RETTENS DOM (Sjette Afdeling)
22. september 2016 (*)
»EU-varemærke – ugyldighedssag – EU-figurmærket SUN CALI – det ældre nationale figurmærke CaLi co – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 – repræsentation for appelkammeret – regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Unionen – økonomisk sammenhørende juridiske personer – artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009«
I sag T-512/15,
Sun Cali, Inc., Denver, Colorado (De Forenede Stater), ved advokat C. Thomas,
sagsøger,
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), ved E. Zaera Cuadrado, som befuldmægtiget,
sagsøgt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO
Abercrombie & Fitch Europe SA, Mendrisio (Schweiz),
angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. juni 2015 af Femte Appelkammer ved EUIPO (forenede sager R 1260/2014-5 og R 1281/2014-5) vedrørende en ugyldighedssag mellem Abercrombie & Fitch Europe og Sun Cali,
har
RETTEN (Sjette Afdeling)
sammensat under rådslagningen af afdelingsformanden, S. Frimodt Nielsen, og dommerne A.M. Collins og V. Valančius (refererende dommer),
justitssekretær: E. Coulon,
under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. september 2015,
under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 25. november 2015,
og under henvisning til, at ingen af hovedparterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,
afsagt følgende
Dom
Tvistens baggrund
1 Den 20. november 2006 indgav sagsøgeren, Sun Cali, Inc., i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).
2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:
3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkesansøgningen vedrørte, henhører under klasse 18, 25, 35 og 45 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
– klasse 18: »håndtasker«
– klasse 25: »beklædningsgenstande til kvinder, nemlig lingeri, bh’er, trusser, korsage, bodysuits, natkjoler, badekåber, undertrøjer, kjoler, T-shirts, bluser, sweatere, cowboybukser, spadseredragter, jakker, nederdele, svømmedragter, sommerkjoler, solsejl og sjaler, beklædningsgenstande til herrer, beklædningsgenstande til børn, sko«
– klasse 35: »detailhandel med beklædningsgenstande, sko og håndtasker«
– klasse 45: »moderådgivning, garderobestyring, imagerådgivning, personlige indkøb for andre«.
4 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 20/2007 af 21. maj 2007.
5 Den 21. november 2007 blev figurmærket registreret som EU-varemærke under nr. 5482369.
6 Den 16. oktober 2012 indgav Abercrombie & Fitch Europe SA en ugyldighedsbegæring vedrørende sagsøgerens figurmærke for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke det var blevet registreret.
7 De ugyldighedsgrunde, der blev påberåbt til støtte for den nævnte begæring, var baseret på de relative ugyldighedsgrunde i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).
8 Ugyldighedsbegæringen var baseret på følgende ældre italienske figurmærke, som blev registreret den 7. april 2008, der betegner alle varer i klasse 25:
9 Ved afgørelse af 17. marts 2014 gav annullationsafdelingen delvis medhold i ugyldighedsbegæringen og erklærede det omtvistede varemærke ugyldigt med hensyn til varer i klasse 18 og 25, idet den i betragtning af sammenfaldet af bestanddelen »cali«, der er den dominerende bestanddel i det ældre varemærke, fandt, at der forelå en risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det omtvistede varemærke med hensyn til varerne i disse klasser. Til gengæld afviste annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen vedrørende det omtvistede varemærke i forhold til de tjenesteydelser, der er omfattet af klasse 35 og 45, idet den fandt, at der ikke var nogen lighed mellem de nævnte varer og tjenesteydelser i klasse 25.
10 Sagsøgeren og Abercrombie & Fitch Europe indgav henholdsvis den 14. maj 2014 og den 16. maj 2014 klage til EUIPO i henhold til artikel 58-62 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.
11 Ved afgørelse af 3. juni 2015 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Femte Appelkammer ved EUIPO for det første sagsøgerens klage fra realitetsbehandling, idet det fandt, at sagsøgeren ikke var behørigt repræsenteret som omhandlet i artikel 92, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, og gav for det andet delvis medhold i klagen fra Abercrombie & Fitch Europe og traf afgørelse om, at det omtvistede varemærke var ugyldigt også i forhold til tjenesteydelser indeholdt i klasse 35. I denne henseende vurderede appelkammeret, at der, henset til ligheden mellem de nævnte tjenesteydelser og varer i klasse 25, forelå en risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det omtvistede varemærke.
Parternes påstande
12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
– Den anfægtede afgørelse annulleres.
– EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.
13 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
– Frifindelse.
– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Retlige bemærkninger
1. Om de beviser, der er fremlagt for første gang for Retten
14 Sagsøgeren har som et bilag til stævningen vedlagt en række dokumenter, der tilsigter at underbygge konklusionen om, at selskabet var behørigt repræsenteret under sagen for appelkammeret, og som tilsigter at tjene som belæg for påstanden om, at det ældre varemærke ville kunne opfattes som en variant af den italienske term »calcio«. Der er bl.a. tale om bilag 3 og 18-22.
15 EUIPO har gjort gældende, at disse dokumenter skal afvises fra realitetsbehandling, da de ikke blev fremlagt under sagen for EUIPO.
16 Det bemærkes, at sigtet med den sag, der er indbragt for Retten, er at få efterprøvet lovligheden af afgørelser fra EUIPO’s appelkamre i henhold til artikel 65 i forordning nr. 207/2009. I medfør af artikel 65, stk. 2 i forordning nr. 207/2009 kan Retten kun ophæve eller omgøre en afgørelse, der er truffet af et appelkammer ved EUIPO, i tilfælde af »inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af forordning nr. 207/2009 eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning«. Det følger af denne bestemmelse, at Retten kun kan ophæve eller omgøre den anfægtede afgørelse, hvis den på det tidspunkt, hvor den blev truffet, var behæftet med en af disse ophævelses- eller omgørelsesgrunde. Retten kan derimod ikke ophæve eller omgøre en sådan afgørelse af årsager, der indtræder, efter at afgørelsen er truffet (jf. dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 53 og den deri nævnte retspraksis). Det følger også af den nævnte bestemmelse, at faktiske omstændigheder, der ikke er påberåbt ved EUIPO’s instanser, ikke kan påberåbes i forbindelse med et søgsmål, der indbringes for Retten. Retten skal således vurdere lovligheden af appelkammerets afgørelse ved at efterprøve anvendelsen af EU-retten, som er foretaget af appelkammeret, bl.a. henset til de faktiske omstændigheder, som forelå for det nævnte appelkammer, men den kan derimod ikke foretage en sådan efterprøvelse ved at tage hensyn til nye faktiske omstændigheder, der fremlægges for Retten (dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 54). Det er således ikke Rettens opgave at foretage en ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der fremlægges for første gang for den (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
17 For så vidt som de i præmis 14 ovenfor omtalte dokumenter i den foreliggende sag er blevet fremlagt for første gang for Retten, kan disse ikke tages i betragtning i forbindelse med legalitetskontrollen af den anfægtede afgørelse og skal derfor afvises.
2. Om realiteten
18 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende vedrørende for det første tilsidesættelse af artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 og for det andet tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).
Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009
19 I forbindelse med det første anbringende har sagsøgeren for det første gjort gældende, at selskabet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, første punktum, i forordning nr. 207/2009 kunne lade sig repræsentere ved EUIPO af en af de ansatte i en filial, som selskabet var indehaver af i Tyskland, eftersom denne sidstnævnte var en regulær kommerciel virksomhed i Unionen som omhandlet i bestemmelsen. For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at selv hvis det antages, at denne filial ikke anerkendes som en regulær kommerciel virksomhed i Unionen tilhørende selskabet, ville dette ikke desto mindre i henhold til artikel 92, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 kunne lade sig repræsentere ved EUIPO af en af den nævnte virksomheds ansatte, eftersom den havde økonomisk tilknytning til sagsøgeren. Heraf har selskabet udledt, at appelkammeret under alle omstændigheder burde have antaget klagen til realitetsbehandling.
20 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter.
21 I henhold til artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kan fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Unionen, lade sig repræsentere ved EUIPO af en af deres ansatte. En ansat hos en sådan juridisk person kan også repræsentere andre juridiske personer, der har økonomisk tilknytning til førstnævnte juridiske person, selv om disse andre juridiske personer hverken har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Unionen.
22 I henhold til artikel 93, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 kan repræsentation af fysiske og juridiske personer ved kontoret kun varetages af en advokat med bestalling i en af medlemsstaterne, og som har sit forretningssted i Unionen, i det omfang advokaten i denne stat kan give møde i varemærkesager, eller af personer, der er godkendt til at give møde i henhold til en af EUIPO ført liste.
23 For det første er det ubestridt, at sagsøgeren, der er indehaver af det omtvistede varemærke, er en privat juridisk person, som har hjemsted i Denver, Colorado (De Forenede Stater), og at selskabet for appelkammeret blev repræsenteret af en fysisk person, der – som det fremgår af sagens akter – præsenterede sig som dels administrerende direktør, dels ansat i en kommerciel virksomhed beliggende i München (Tyskland), der angiveligt var eget af sagsøgeren.
24 For det andet fremgår det af sagens akter, at sagsøgeren pr. e-mail af 3. marts 2015 af EUIPO var blevet opfordret til i forbindelse med sagen for appelkammeret at udpege en faglig repræsentant som omhandlet i artikel 93, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Ved denne e-mail underrettede EUIPO sagsøgeren om kontorets alvorlige tvivl for så vidt angår selskabets mulighed for at blive repræsenteret af en ansat på grundlag af bestemmelserne i samme forordnings artikel 92, stk. 3. Ved sin svarskrivelse af 23. april 2015 nøjedes sagsøgeren med at anføre, at det som følge af, at selskabet besad en kommerciel virksomhed i München, stod dette frit for under anvendelse af artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 at lade sig repræsentere af en af de ansatte i denne virksomhed. Sagsøgeren vedlagde ikke sit svar noget bevis, der kunne understøtte disse erklæringer, på trods af den tvivl, som EUIPO havde givet udtryk for, og henviste blot til EUIPO’s retningslinjer.
25 For det tredje fremgår det også af sagens akter, at den anden part ved sagen for appelkammeret, Abercrombie & Fitch Europe, i sine bemærkninger til den af sagsøgeren indbragte klage for appelkammeret har påstået, at denne ikke var behørigt repræsenteret for appelkammeret, bl.a. på grund af at der ikke fandtes en regulær kommerciel virksomhed i Tyskland. Til støtte for denne påstand gjorde Abercrombie & Fitch gældende, at sagsøgeren, hvis hjemsted og registrerede kontor befandt sig uden for Tyskland, under anvendelse af bestemmelserne i § 13 i Handelsgesetzbuch (den tyske handelslovgivning) var forpligtet til at lade sig registrere ved den ansvarlige ret ved selskabets hovedsæde, for så vidt som denne ønskede at drive en kommerciel virksomhed, hvilket selskabet ikke havde gjort. For at underbygge sine påstande vedlagde Abercrombie & Fitch Europe for det første et uddrag af Gemeinsames Registerportal der Länder (de tyske delstaters fælles registerportal), hvoraf det fremgik, at der ikke var registreret nogen kommerciel virksomhed i Tyskland, der indeholdt termerne »sun cali«, og for det andet et uddrag af handelsregisteret for München, der bekræftede registreringen af en kommerciel virksomhed med firmanavnet SUN CALI Inc som enkeltmandsvirksomhed i navnet på dén ansatte, der repræsenterede sagsøgeren for appelkammeret, og som ligeledes var virksomhedens administrerende direktør.
26 Hvad i den foreliggende sag for det første angår spørgsmålet, om sagsøgeren rådede over en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Unionen som omhandlet i artikel 92, stk. 3, første punktum, i forordning nr. 207/2009, skal det bemærkes, at denne for appelkammeret til støtte for disse påstande fremlagde beviser, der bestod af uddrag fra et websted, www.suncali.de, der gav oplysninger om en postadresse i München, hvor der befandt sig en virksomhed, som markedsførte varer, der blev solgt under det omtvistede varemærke, og fotografier, der angiveligt afbilder den nævnte virksomheds facade.
27 Derudover fremlagde sagsøgeren for EUIPO den 27. maj 2014 en erklæring underskrevet af selskabets administrerende direktør, hvorved sidstnævnte gav sig selv beføjelse til at repræsentere det – bl.a. i forbindelse med den pågældende klagesag – i dennes egenskab af ansat i den i München beliggende virksomhed.
28 Det skal konstateres, at disse beviser, som sagsøgeren har fremlagt for appelkammeret – dvs. for det første uddrag fra et websted, for det andet fotografier, der angiveligt afbilder facaden på en kommerciel virksomhed beliggende i München, og for det tredje en erklæring, der giver en ansat beføjelse til at repræsentere selskabet – ikke udgør relevante angivelser og forklaringer, der under de særlige omstændigheder i denne sag kan godtgøre, at der findes en regulær kommerciel virksomhed i Unionen som omhandlet i artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
29 På den ene side er det nemlig rigtigt, at sådanne beviser lader forstå, at arten af den økonomiske aktivitet, som den nævnte virksomhed påstår at udøve, består i detailhandel af beklædning, fodtøj og tilbehør. Imidlertid er uddrag fra et websted samt fotografier alene og i mangel af andre beviser ikke som sådan tilstrækkelige med henblik på at godtgøre, at der eksisterer en regulær kommerciel virksomhed i Unionen.
30 På den anden side skal det bemærkes, at begrebet filial i henhold til retspraksis forudsætter, at der foreligger et centrum for erhvervsudøvelsen, som udadtil varigt fremtræder som en repræsentation for hovedvirksomheden, med en ledelse og materielt udstyret således, at det kan forhandle med tredjemand, således at denne, skønt han ved, at der eventuelt opstår en retlig forbindelse med den i udlandet hjemmehørende virksomhed, ikke behøver at henvende sig direkte til denne, men kan indgå aftaler på det centrum for erhvervsudøvelsen, som repræsentationen udgør (jf. i denne retning dom af 22.11.1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, præmis 12). De beviser, som sagsøgeren har fremlagt til støtte for påstanden om, at selskabet rådede over en tysk filial, kan åbenbart ikke godtgøre, at denne virksomhed, som det har påberåbt sig, har været en forlængelse af selskabet, og følgelig at den kan udgøre sagsøgerens filial.
31 Derudover underbygger de beviser, som Abercrombie & Fitch Europe har fremlagt for appelkammeret – bl.a. uddraget fra det tyske handelsregister, hvoraf det ikke fremgår, at sagsøgeren råder over en i Tyskland registreret virksomhed – den konklusion, der blev draget af de beviser, som sagsøgeren fremlagde, hvorefter den påståede virksomhed beliggende i München ikke kan anses for at være en regulær kommerciel virksomhed i Unionen, der tilhører sagsøgeren.
32 Heraf følger, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at der ikke var ført bevis for, at sagsøgeren var indehaver af en regulær kommerciel virksomhed i Unionen som omhandlet i artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
33 Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvorvidt en ansat i en juridisk person, der har bopæl eller hovedsæde eller en regulær virksomhed i Unionen, kan repræsentere en anden juridisk person med hjemsted uden for Unionen – dvs. sagsøgeren – fordi der er økonomiske forbindelser mellem disse to juridiske personer som omhandlet i artikel 92, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009, skal det bemærkes, at sagsøgeren for appelkammeret nøjedes med blot at fremsætte påstande om tilstedeværelsen af sådanne forbindelser uden at fremlægge andre beviser end de i præmis 26 og 27 ovenfor nævnte.
34 Det fremgår imidlertid for det første af sagens akter, som dette er blevet anført i præmis 25 ovenfor, at den i Tyskland beliggende virksomhed er registreret som en enkeltmandsvirksomhed i handelsregisteret for München i navnet på den fysiske person, som sagsøgeren har angivet er ansat i den nævnte virksomhed. Det må konstateres, at en enkeltmandsvirksomhed uden status som juridisk person falder uden for anvendelsesområdet for artikel 92, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009, således at det i henhold til denne bestemmelse ikke er muligt for denne at repræsentere en juridisk person, der har hjemsted uden for Unionen, som denne i givet fald er økonomisk forbundet med som omhandlet i den nævnte bestemmelse.
35 For det andet skal det under alle omstændigheder bemærkes, at selv hvis det antages, at den i Tyskland beliggende virksomhed har status som juridisk person, således som sagsøgeren har påberåbt sig, gør de beviser, som sagsøgeren har fremlagt for appelkammeret, det ikke i dette tilfælde muligt at fastslå, at der er økonomiske forbindelser mellem denne virksomhed og sagsøgeren.
36 Det skal i denne forbindelse konstateres, at alene uddrag fra et websted samt fotografier i mangel af andre beviser ikke som sådan er tilstrækkelige med henblik på at godtgøre, at der findes økonomiske forbindelser mellem den i Tyskland beliggende virksomhed og sagsøgeren. Disse beviser er nemlig ikke af en sådan art, at de kan påvise f.eks., at de to juridiske personer hører til samme gruppe, eller den omstændighed, at de eksisterende forvaltningsmekanismer fungerer således, at en af disse juridiske personer kontrollerer den anden.
37 Heraf følger, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at der ikke var ført bevis for, at der var økonomiske forbindelser mellem sagsøgeren og den i Tyskland beliggende virksomhed som omhandlet i artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
38 Følgelig begik appelkammeret ikke en fejl ved i den anfægtede afgørelses punkt 37 at finde, at den af sagsøgeren indbragte klage ikke var i overensstemmelse med artikel 92 i forordning nr. 207/2009, og at den derfor skulle afvises.
39 Det første anbringende må herefter forkastes. Det følger heraf, at sagsøgeren ikke med rette kan fremsætte en påstand om annullation af den anfægtede afgørelse, for så vidt som denne vedrører den klage, som denne havde indbragt for appelkammeret.
40 Hvad angår den klage, som Abercrombie & Fitch Europe indbragte for appelkammeret, skal det bemærkes, at sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 207/2009, selv om denne ikke var repræsenteret og under alle omstændigheder ikke havde fremsat nogen bemærkninger, i retlig forstand var part i den nævnte klagesag. Sagsøgerens påstand om annullation af den anfægtede afgørelse kan således fortsat antages til realitetsbehandling i henhold til artikel 65, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som den gav delvis medhold i Abercrombie & Fitch Europes klage, og der skal derfor foretages en undersøgelse af sagsøgerens andet anbringende for Retten.
Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009
41 Inden for rammerne af det andet anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret konkluderede, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn. Sagsøgeren er navnlig af den opfattelse, at appelkammeret fejlagtigt konstaterede, at der for det første var lighed mellem de omtvistede tegn og for det andet mellem de pågældende varer og tjenesteydelser, hvilket fik det til at slutte, at der forelå en risiko for forveksling med hensyn til tjenesteydelser indeholdt i klasse 35.
42 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter.
43 I medfør af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), erklæres et registreret EU-varemærke efter begæring fra indehaveren af et ældre varemærke ugyldigt, såfremt der, fordi varemærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, og fordi de varer eller tjenesteydelser, som de to varemærker betegner, er af samme eller lignende art, i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
44 Ifølge fast retspraksis udgør risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk sammenhørende virksomheder, en risiko for forveksling. Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende varemærker og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, især den indbyrdes afhængighed mellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne (jf. dom af 9.7.2003, Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).
45 For at der kan foreligge en risiko for forveksling, kræves der for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 både, at de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden, og at de varer eller tjenesteydelser, som varemærkerne betegner, er af samme eller lignende art. Der er i denne henseende tale om kumulative betingelser (jf. dom af 22.1.2009, Commercy mod KHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).
Om den anfægtede afgørelses begrundelse
46 Selv om begrundelsen i den anfægtede afgørelses præmis 45 er meget kortfattet, skal der tages hensyn til den mere detaljerede begrundelse i denne henseende, der er indeholdt i annullationsafdelingens afgørelse. Eftersom appelkammeret nemlig har stadfæstet denne afgørelse for så vidt angår sammenligningen af tegnene og i betragtning af den funktionelle kontinuitet mellem indsigelsesafdelingerne og appelkamrene, som fremgår af artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 30, og af 10.7.2006, La Baronia de Turis mod KHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, præmis 57 og 58), er denne afgørelse i lighed med dens begrundelse en del af den sammenhæng, som den anfægtede afgørelse er truffet i, hvilken sammenhæng er kendt af sagsøgeren og giver Retten mulighed for fuldt ud at udøve sin legalitetskontrol i forhold til, om bedømmelsen af risikoen for forveksling er velbegrundet (jf. i denne retning dom af 21.11.2007, Wesergold Getränkeindustrie mod KHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:352, præmis 64).
Den relevante kundekreds
47 Ifølge retspraksis skal der i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).
48 I den foreliggende sag skal appelkammerets konstatering i den anfægtede afgørelses punkt 43 og 44, hvorefter risikoen for forveksling i det væsentlige skal analyseres ud fra synspunktet for den relevante kundekreds, der udgøres af den brede offentlighed, dvs. den italienske gennemsnitsforbruger, tiltrædes i betragtning af beskaffenheden af de pågældende varer og tjenesteydelser og den omstændighed, at det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for påstanden om annullation, er beskyttet i Italien.
Om sammenligning af varerne og tjenesteydelserne
49 Det følger af fast retspraksis, at der ved vurderingen af de omhandlede varer eller tjenesteydelsers lighed skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem dem. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. Der kan endvidere tages hensyn til andre faktorer, som f.eks. de berørte varers distributionskanaler (jf. dom af 11.7.2007, El Corte Inglés mod KHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
50 I den foreliggende sag fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 41, at tjenesteydelserne i forbindelse med detailsalg i klasse 35 udgjorde en af distributionskanalerne for varer i klasse 25, således at graden af lighed mellem varerne og disse tjenesteydelser var tilstrækkelig til at forlede den relevante kundekreds til at antage, at de hidrørte fra samme virksomhed eller fra økonomisk sammenhørende virksomheder.
51 Sagsøgeren har bestridt denne analyse og har i det væsentlige gjort gældende, at der skal tages hensyn til den svage grad af lighed mellem de omtvistede tegn med henblik på at vurdere graden af lighed mellem de pågældende varer og tjenesteydelser.
52 I denne forbindelse skal det indledningsvis bemærkes, at graden af lighed mellem de omstvistede tegn ikke har nogen indvirkning på bedømmelsen af ligheden mellem de af tegnene omfattede varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 24.6.2014, Hut.com mod KHIM – Intersport France (THE HUT), T-330/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:569, præmis 28). Det er nemlig udelukkende ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, at den indbyrdes afhængighed mellem disse to faktorer ville kunne undersøges. F.eks. kan en svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser således opvejes af en høj grad af lighed mellem tegnene og omvendt.
53 Følgelig skal sagsøgerens argumentation vedrørende den påståede indbyrdes afhængighed mellem for det første graden af lighed mellem de omtvistede tegn og for det andet graden af lighed mellem de pågældende varer og tjenesteydelser forkastes.
54 Derudover skal det bemærkes, at varer eller tjenesteydelser, der supplerer hinanden, er dem, hvorimellem der er en tæt forbindelse i den forstand, at den ene er uundværlig eller væsentlig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af disse varer eller leveringen af disse tjenesteydelser påhviler den samme virksomhed (jf. i denne retning dom af 24.6.2014, Hut.com mod KHIM – Intersport France (THE HUT), T-330/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:569, præmis 24).
55 I den foreliggende sag vedrører tjenesteydelser i forbindelse med »detailhandel med beklædningsgenstande, sko og håndtasker« i klasse 35, som anført i præmis 3 ovenfor, for hvilke det omtvistede varemærke er blevet registreret, varer, der er identiske til dem, der er omfattet af det ældre varemærke – dvs. bl.a. »beklædningsgenstande« og »sko«, der henhører i klasse 25.
56 Det må konstateres, at forholdet mellem disse varer og tjenesteydelser er karakteriseret ved en tæt forbindelse i den forstand, at de nævnte varer er uundværlige eller i det mindste vigtige for leveringen af de af det omtvistede varemærke omfattede tjenesteydelser, idet sidstnævnte netop præsteres i forbindelse med salget af de nævnte varer. De varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er følgelig forbundet i kraft af en komplementærforbindelse, som appelkammeret med rette har anført i den anfægtede afgørelses punkt 41.
57 Under disse omstændigheder må det, i lighed med hvad appelkammeret konstaterede i den anfægtede afgørelses punkt 41, konkluderes, at de af de omtvistede varemærker omfattede varer og tjenesteydelser har en vis grad af lighed.
Sammenligningen af tegnene
58 I henhold til retspraksis ligner to varemærker hinanden, når der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender (dom af 23.10.2002, Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, præmis 30). Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal for så vidt angår den visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. I denne henseende opfatter gennemsnitsforbrugeren normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, sag C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).
– Om de særprægede bestanddele
59 Med henblik på at vurdere det fornødne særpræg af en bestanddel, der udgør et varemærke, skal der foretages en samlet bedømmelse af, om denne bestanddel er mere eller mindre egnet til at bidrage til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Ved denne vurdering skal der bl.a. tages hensyn til den pågældende bestanddels egentlige egenskaber i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt den beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret (dom af 13.6.2006, Inex mod KHIM – Wiseman (Gengivelse af en kohud), T-153/03, EU:T:2006:157, præmis 35, og af 13.12.2007, Cabrera Sánchez mod KHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:391, præmis 51).
60 I den foreliggende sag har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at det omtvistede varemærkes figurbestanddele har en meget høj grad af særpræg.
61 For det første skal der mindes om retspraksis fra Retten, hvoraf det følger, at når et varemærke er sammensat af ordbestanddele og figurative bestanddele, skal de førstnævnte i princippet anses for at have en højere grad af særpræg end de sidstnævnte, eftersom gennemsnitsforbrugeren lettere vil kunne henvise til den omhandlede vare eller tjenesteydelse ved at nævne navnet end ved at beskrive varemærkets figurative bestanddel (jf. dom af 7.2.2013, AMC-Representações Têxteis mod KHIM – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T-50/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:68, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).
62 For det andet skal det ligeledes bemærkes, at den grafiske gengivelse af et hjerte eller halvdelen af et hjerte, i betragtning af de mange forskellige former, der anvendes i sektoren for beklædningsgenstande, ikke adskiller sig i en sådan grad, at det særligt tiltrækker forbrugerens opmærksomhed. Sidstnævnte vil her nemlig alene se en dekorativ udformning, som vedkommende imidlertid ikke vil skænke særlig opmærksomhed, og som denne ikke vil gøre sig den ulejlighed at analysere.
63 Det skal, i modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, fastslås, at det omtvistede varemærkes figurbestanddele – uden at være ubetydelige – ikke har en høj grad af særpræg i forhold til varer, der henhører i klasse 25, og tjenesteydelser, der henhører i klasse 35.
– Om den visuelle og den fonetiske lighed
64 Appelkammeret tilsluttede sig i den anfægtede afgørelses punkt 45 annullationsafdelingens analyse, ifølge hvilken de omtvistede tegn lignede hinanden. Appelkammeret bemærkede, at de omtvistede tegn lignede hinanden på det visuelle og det fonestiske plan, idet der var sammenfald imellem dem i kraft af den fælles bestanddel »cali«.
65 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at tegnene er forskellige på det visuelle og det fonetiske plan. Selskabet har gjort gældende, at gennemsnitsforbrugeren almindeligvis i langt højere grad lægger mærke til bestanddelene i begyndelsen af et varemærke, og at der ikke er nogen lighed mellem ordbestanddelen »sun«, der befinder sig i begyndelsen af det omtvistede varemærke, og ordbestanddelen »cali«, der befinder sig i begyndelsen af det ældre varemærke.
66 Selv om det i denne forbindelse er rigtigt, at gennemsnitsforbrugeren almindeligvis i langt højere grad lægger mærke til bestanddelene i begyndelsen af et varemærke, kan særlige omstændigheder for visse varemærker ikke desto mindre føre til at gøre en undtagelse fra denne regel (jf. i denne retning dom af 20.11.2007, Castellani mod KHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T-149/06, EU:T:2007:350, præmis 54).
67 Derudover skal det bemærkes, at to varemærker ifølge den retspraksis, hvortil der henvises i præmis 58 ovenfor, ligner hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender.
68 I den foreliggende sag er den omstændighed alene, at ordbestanddelen »sun« befinder sig i begyndelsen af det omtvistede tegn, ikke tilstrækkelig til at gøre denne til den dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som dette tegn skaber, idet helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonestiske eller begrebsmæssige lighed skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, og ikke udelukkende på den ordbestanddel, der befinder sig i begyndelsen.
69 For det første må det bemærkes, at ordbestanddelene i de omtvistede tegn er delvist sammenfaldende, fordi ordbestanddelen »cali« forefindes i begge de omtvistede varemærker, hvilken udgør fire bogstaver ud af syv i det omtvistede varemærke og fire bogstaver ud af seks i det ældre varemærke. Således er der sammenfald mellem ordbestanddelene i de omtvistede varemærker med hensyn til mere end halvdelen af de bogstaver, som de udgøres af.
70 For det andet skal det i modsætning til, hvad appellanten har hævdet, bemærkes, at det ældre tegn ligesom det omtvistede tegn er sammensat af to ordbestanddele og ikke en enkelt – dvs. »cali« og »co«. I betragtning af anvendelsen af bogstaver i stor størrelse til ordbestanddelen »cali«, at der er et mellemrum mellem de to ordbestanddele, og at der anvendes bogstaver i en lille størrelse til overbestanddelen »co«, kan det nemlig ikke findes, at det ældre tegn er sammensat af en enkelt ordbestanddel, »calico«. Således er de omtvistede tegn sammenfaldende i kraft af, at de begge indeholder ordbestanddelen »cali«, og er derfor delvist identiske hvad angår deres ordbestanddele.
71 Det skal i øvrigt fastslås, at sagsøgeren ikke har fremsat noget argument, der kan skabe tvivl om konklusionen om, at de omtvistede tegn, i betragtning af at de indeholder den fælles ordbestanddel »cali«, har en vis lighed på det visuelle og det fonetiske plan. I betragtning af ligheden mellem ordbestanddelene »cali« i de omtvistede tegn skal det bemærkes, at forskellene, der navnlig består i deres figurbestanddele og ordbestanddelene »co« og »sun«, ikke er af en sådan art, at de hos den relevante kundekreds kan fjerne indtrykket af, at tegnene ved en helhedsvurdering har en vis lighed på det visuelle og det fonetiske plan.
– Om den begrebsmæssige lighed
72 Appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 45, at de omtvistede tegn på det begrebsmæssige plan lignede hinanden for den del af den relevante kundekreds, der forbandt den fælles bestanddel »cali« med »Californien«, der er en delstat i De Forenede Stater.
73 Påstanden om, at det ældre varemærke af den relevante kundekreds kunne opfattes som en variant af den italienske term »calcio«, er ikke underbygget af nogen beviser, der kan antages til realitetsbehandling (jf. præmis 14-17 ovenfor), og kan derfor ikke anses for påvist.
74 Det skal derfor bemærkes, at appelkammeret ikke begik en fejl ved at fastslå, at de omtvistede tegn på det begrebsmæssige plan lignede hinanden for den del af den relevante kundekreds, der forbandt den fælles bestanddel »cali« med »Californien«.
75 Det følger af det ovenstående, at appelkammeret ikke begik en fejl ved at fastslå, at de omtvistede tegn ud fra et helhedsindtryk lignede hinanden.
Om risikoen for forveksling
76 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (dom af 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 17, og af 14.12.2006, Mast-Jägermeister mod KHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO med ramme m.fl.), T-81/03, T-82/03 og T-103/03, EU:T:2006:397, præmis 74).
77 Appelkammeret vurderede, at der i betragtning af ligheden mellem de omtvistede tegn forelå en risiko for forveksling i forhold til tjenesteydelser i klasse 35, for så vidt som disse havde en vis lighed med varerne i klasse 25.
78 Sagsøgeren har gjort gældende, at der, eftersom de omtvistede tegn er forskellige, ikke foreligger risiko for forveksling.
79 I den foreliggende sag fremgår det af den i præmis 49-75 ovenfor foretagne bedømmelse, at der, i betragtning af at der foreligger en vis grad af lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser, ligheden mellem de omtvistede tegn på det visuelle og det fonetiske plan, for så vidt som der er delvist sammenfald imellem dem i kraft af den fælles ordbestanddel »cali«, deres lighed i forhold til en del af den relevante kundekreds på det begrebsmæssige plan såvel som den nævnte kundekreds’ gennemsnitlige opmærksomhedsniveau, foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
80 Følgelig begik appelkammeret ikke en fejl, idet det i den anfægtede afgørelses punkt 47 vurderede, at der i betragtning af ligheden mellem de omtvistede tegn forelå en risiko for forveksling i forhold til tjenesteydelser i klasse 35, der var omfattet af det omtvistede varemærke, eftersom disse havde en vis lighed med varerne i klasse 25.
81 Det andet anbringende må følgelig forkastes.
82 På baggrund af det ovenstående bør EUIPO frifindes.
Sagens omkostninger
83 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
84 Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO’s påstand herom.
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Sjette Afdeling):
1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.
2) Sun Cali, Inc. betaler sagens omkostninger.
Frimodt Nielsen | Collins | Valančius |
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. september 2016.
Underskrifter