ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
22 de setembro de 2016 (*)
«Marca da União Europeia – Processo de declaração de nulidade – Marca figurativa da União Europeia SUN CALI – Marca nacional figurativa anterior CaLi co – Motivo relativo de recusa – Risco de confusão – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e artigo 53.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 – Representação na Câmara de Recurso – Estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União – Pessoas coletivas economicamente ligadas – Artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009»
No processo T‑512/15,
Sun Cali, Inc., com sede em Denver, Colorado (Estados Unidos), representada por C. Thomas, advogado,
recorrente,
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por E. Zaera Cuadrado, na qualidade de agente,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO
Abercrombie & Fitch Europe SA, com sede em Mendrisio (Suíça),
que tem por objeto um recurso da decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 3 de junho de 2015 (processos apensos R 1260/2014‑5 e R 1281/2014‑5), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Abercrombie & Fitch Europe e a Sun Cali,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção),
composto, na deliberação, por: S. Frimodt Nielsen, presidente, A. M. Collins e V. Valančius (relator), juízes,
secretário: E. Coulon,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de setembro de 2015,
vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de novembro de 2015,
visto não terem as partes principais requerido a marcação de audiência no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita do processo e tendo por isso sido decidido, nos termos do artigo 106.°, n.° 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar a causa sem fase oral,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1 Em 20 de novembro de 2006, a recorrente, a Sun Cali, Inc., apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009 L 78, p. 1)].
2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 18, 25, 35 e 45 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
– classe 18: «Malas de mão»
– classe 25: «Vestuário de senhora, nomeadamente lingerie, soutiens, cuecas, espartilhos, bodies, roupões de quarto, roupões de banho, corpetes interiores, vestidos, t‑shirts, blusas, camisolas, calças de ganga, fatos, jaquetas, saias, fatos de banho, vestidos para tomar banhos de sol, coberturas de proteção contra o sol e agasalhos; vestuário para homem; vestuário e calçado para criança»;
– classe 35: «Serviços de loja retalhista relacionados com vestuário, calçado e malas de senhora»;
– classe 45: «Serviços de consultadoria de moda; serviços de gestão de guarda‑roupas; serviços de consultadoria de imagem; e serviços de compras personalizadas para terceiros».
4 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.° 20/2007, de 21 de maio de 2007.
5 Em 21 de novembro de 2007, o sinal figurativo foi registado como marca da União Europeia sob o número 5482369.
6 Em 16 de outubro de 2012, a Abercrombie & Fitch Europe SA apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca figurativa da recorrente para todos os produtos e serviços para os quais esta tinha sido registada.
7 Os motivos de nulidade invocados em apoio do referido pedido basearam‑se nas causas de nulidade relativa previstas no artigo 53.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 207/2009, lido em conjugação com o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do referido regulamento.
8 O pedido de declaração de nulidade baseou‑se na seguinte marca figurativa italiana anterior, registada em 7 de abril de 2008, que designava todos os produtos pertencentes à classe 25:
9 Por decisão de 17 de março de 2014, a Divisão de Anulação deferiu parcialmente o pedido de declaração de nulidade e decretou a nulidade da marca controvertida para os produtos incluídos nas classes 18 e 25, considerando que, atendendo à coincidência do elemento «cali», elemento dominante da marca anterior, existia um risco de confusão entre a marca anterior e a marca controvertida para os produtos pertencentes às referidas classes. Em contrapartida, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade da marca controvertida para os serviços incluídos nas classes 35 e 45, por considerar que não existiam semelhanças entre os referidos serviços e os produtos abrangidos pela classe 25.
10 Em 14 e 16 de maio de 2014, respetivamente, a recorrente e a Abercrombie & Fitch Europe interpuseram recurso no EUIPO da decisão da Divisão de Anulação, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009.
11 Por decisão de 3 de junho de 2015 (a seguir «decisão impugnada»), a Quinta Câmara de Recurso do EUIPO, por um lado, declarou inadmissível o recurso interposto pela recorrente por considerar que esta não estava devidamente representada, na aceção do artigo 92.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 e, por outro, julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela Abercrombie & Fitch Europe e decretou a nulidade da marca controvertida também para os serviços incluídos na classe 35. A este respeito, considerou que, atendendo à semelhança existente entre os referidos serviços e os produtos incluídos na classe 25, existia um risco de confusão entre a marca anterior e a marca controvertida.
Pedidos das partes
12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– anular a decisão impugnada;
– condenar o EUIPO nas despesas.
13 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
1. Quanto aos documentos apresentados pela primeira vez perante o Tribunal Geral
14 A recorrente juntou, em anexo à petição, uma série de documentos para sustentar a afirmação de que estava devidamente representada no processo na Câmara de Recurso e para sustentar a alegação segundo a qual a marca anterior podia ser compreendida como uma variante do termo italiano «calcio». Trata‑se, nomeadamente, dos anexos 3 e 18 a 22.
15 O EUIPO alega que estes documentos devem ser julgados inadmissíveis porque não foram apresentados durante os processos que correram perante si.
16 Há que recordar que o recurso interposto no Tribunal Geral tem por finalidade fiscalizar a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO na aceção do artigo 65.° do Regulamento n.° 207/2009. Nos termos do artigo 65.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, o Tribunal Geral só pode anular ou reformar a decisão de uma Câmara de Recurso do EUIPO com fundamento em «incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do [Regulamento n.° 207/2009] ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder». Resulta desta disposição que o Tribunal Geral só pode anular ou reformar a decisão objeto do recurso se, no momento em que esta foi adotada, estivesse viciada por um destes motivos de anulação ou de reforma. Em contrapartida, o Tribunal Geral não pode anular ou reformar a referida decisão por motivos que tenham surgido depois de a decisão ter sido adotada (v. acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, n.° 53 e jurisprudência referida). Decorre igualmente da referida disposição que factos não invocados pelas partes perante as instâncias do EUIPO deixam de poder sê‑lo na fase do recurso interposto no Tribunal de Geral. Com efeito, o Tribunal Geral é chamado a apreciar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso através da fiscalização da aplicação do direito da União Europeia efetuada por esta atendendo, nomeadamente, aos elementos de facto que foram submetidos à referida Câmara, mas, em contrapartida, ao efetuar essa fiscalização, o Tribunal Geral não pode tomar em consideração elementos de facto apresentados pela primeira vez perante si (acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, n.° 54). Por conseguinte, o Tribunal Geral não tem por função reexaminar as circunstâncias de facto à luz das provas apresentadas pela primeira vez perante si [v., neste sentido, acórdão de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, n.° 19 e jurisprudência referida].
17 No presente caso, na medida em que os documentos acima mencionados no n.° 14 foram apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral, não podem ser tomados em consideração para efeitos da fiscalização da legalidade da decisão impugnada, devem, por conseguinte, ser afastados.
2. Quanto ao mérito
18 A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009 e, o segundo, à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009
19 No âmbito do primeiro fundamento, a recorrente alega, por um lado, que, em conformidade com o artigo 92.°, n.° 3, primeiro período, do Regulamento n.° 207/2009, podia ser representada junto do EUIPO por um dos empregados da sucursal que tinha na Alemanha, uma vez que esta última era um estabelecimento comercial real e efetivo na União, na aceção desta disposição. Por outro lado, sustenta que, admitindo que esta sucursal não seja reconhecida como um estabelecimento comercial real e efetivo na União que lhe pertence, podia, no entanto, em conformidade com o disposto no artigo 92.°, n.° 3, segundo período, do Regulamento n.° 207/2009, ser representada no EUIPO por um dos empregados do referido estabelecimento, dado que estava economicamente ligada a este. A recorrente deduz assim que, seja como for, a Câmara de Recurso devia ter julgado o seu recurso admissível.
20 O EUIPO contesta os argumentos da recorrente.
21 Nos termos do artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, as pessoas singulares ou coletivas que tenham o seu domicílio ou sede, ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União podem ser representadas junto do EUIPO por um empregado. O empregado dessa pessoa coletiva pode representar também pessoas coletivas economicamente ligadas à primeira pessoa coletiva, mesmo que essas outras pessoas coletivas não tenham domicílio, nem sede ou estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União.
22 Nos termos do artigo 93.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, a representação das pessoas singulares ou coletivas junto do EUIPO só pode ser assegurada por profissionais de justiça habilitados a exercer no território de um dos Estados membros e que possuam o seu domicílio profissional na União, desde que possam agir no referido Estado na qualidade de mandatários em matéria de marcas ou por mandatários autorizados inscritos numa lista mantida para o efeito pelo EUIPO.
23 Em primeiro lugar, é facto assente que a recorrente, titular da marca controvertida, é uma pessoa coletiva de direito privado estabelecida em Denver, Colorado (Estados Unidos), e que foi representada, na Câmara de Recurso, por uma pessoa singular que se apresentava, conforme resulta dos elementos dos autos, por um lado, como sendo seu diretor geral e, por outro, como sendo empregado de um estabelecimento comercial pretensamente detido pela recorrente, situado em Munique (Alemanha).
24 Em segundo lugar, decorre dos elementos dos autos que, por carta de 3 de março de 2015, o EUIPO instou a recorrente a designar, no âmbito do processo na Câmara de Recurso, um representante profissional, na aceção do artigo 93.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009. Nessa carta, o EUIPO informou a recorrente das suas sérias dúvidas quanto à possibilidade de ser representada por um empregado ao abrigo das disposições do artigo 92.°, n.° 3, do mesmo regulamento. Na sua resposta de 23 de abril de 2015, a recorrente limitou‑se a afirmar que, por ter um estabelecimento comercial em Munique, podia fazer‑se representar, em aplicação do artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, por um dos empregados desse estabelecimento. A recorrente não juntou à sua resposta nenhum elemento de prova suscetível de sustentar as suas afirmações, não obstante as dúvidas manifestadas pelo EUIPO, e limitou‑se a remeter para as orientações do EUIPO.
25 Em terceiro lugar, decorre também dos elementos dos autos que a outra parte no processo na Câmara de Recurso, a Abercrombie & Fitch Europe, alegou, nas suas observações em resposta ao recurso interposto pela recorrente na Câmara de Recurso, que aquela parte não estava devidamente representada junto da Câmara de Recurso, devido nomeadamente à inexistência de um estabelecimento comercial real e efetivo na Alemanha. Em apoio desta afirmação, a Abercrombie & Fitch Europe alegou que, em aplicação das disposições do § 13 do Handelsgesetzbuch (Código Comercial alemão), a recorrente, cujo domicílio e sede se situavam fora da Alemanha, estava obrigada a registar‑se no tribunal de primeira instância do lugar em que pretendia explorar um estabelecimento comercial, o que não fez. Para fundamentar as suas alegações, a Abercrombie & Fitch Europe juntou, por um lado, um excerto do Gemeinsames Registerportal der Länder (Portal Comum dos Registos alemão), que revela que nenhum estabelecimento comercial com os termos «sun cali» estava registado na Alemanha e, por outro, um excerto do registo comercial da cidade de Munique que certificava o registo como empresa individual, em nome do empregado que representava a recorrente na Câmara de Recurso e que era também o seu diretor geral, de um estabelecimento comercial com a designação comercial SUN CALI Inc.
26 No presente caso, em primeiro lugar, no que se refere à questão de saber se a recorrente dispunha de um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo na União, na aceção do artigo 92.°, n.° 3, primeiro período, do Regulamento n.° 207/2009, há que salientar que esta parte apresentou, na Câmara de Recurso, em apoio das suas alegações, elementos de prova que consistem em excertos de um sítio Internet, www.suncali.de, que indicam uma morada postal em Munique onde se situa um estabelecimento que comercializa produtos vendidos sob a marca controvertida, bem como fotografias que pretensamente representam a fachada do referido estabelecimento.
27 Além disso, em 27 de maio de 2014, a recorrente apresentou no EUIPO uma declaração, assinada pelo seu diretor geral, na qual este último se autorizava a representá‑la, nomeadamente no âmbito do processo de recurso em causa, na sua qualidade de empregado do estabelecimento comercial situado em Munique.
28 Há que constatar que estes elementos de prova apresentados pela recorrente na Câmara de Recurso, a saber, primeiro, excertos de um sítio Internet, segundo, fotografias que pretensamente representam a fachada de um estabelecimento situado em Munique e, terceiro, uma declaração que autoriza um empregado a representá‑la, não são indicações e explicações pertinentes, nas circunstâncias específicas do caso em apreço, suscetíveis de demonstrar a existência de um estabelecimento comercial real e efetivo na União, na aceção do artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009.
29 Com efeito, por um lado, é certo que tais elementos de prova permitem compreender que a natureza da atividade económica reivindicada pelo referido estabelecimento é a venda a retalho de vestuário, calçado e acessórios. Todavia, meros excertos de um sítio Internet e fotografias são insuficientes, enquanto tais e perante a ausência de outros elementos, para demonstrar a existência de um estabelecimento comercial real e efetivo na União.
30 Por outro lado, há que recordar que, segundo a jurisprudência, o conceito de sucursal implica um centro de operações que se manifesta de forma duradoura para o exterior, como o prolongamento de uma casa‑mãe, dotado de uma direção e materialmente equipado de maneira a poder celebrar negócios com terceiros, de tal modo que estes, sabendo que se estabelecerá um eventual vínculo jurídico com a casa‑mãe cuja sede se situa no estrangeiro, ficam dispensados de se dirigir diretamente a esta e podem celebrar negócios com o centro de operações que constitui o seu prolongamento (v., neste sentido, acórdão de 22 de novembro de 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, n.° 12). Os elementos de prova apresentados pela recorrente em apoio da alegação segundo a qual esta dispõe de uma sucursal alemã não são manifestamente suscetíveis de provar que esse estabelecimento, por si invocado, foi um seu prolongamento e, consequentemente, que possa ser uma sucursal da recorrente.
31 Além disso, os documentos apresentados na Câmara de Recurso pela Abercrombie & Fitch Europe, nomeadamente o excerto do registo comercial alemão, do qual não resulta que a recorrente dispõe de um estabelecimento registado na Alemanha, corroboram a conclusão, retirada dos elementos de prova apresentados pela recorrente, segundo a qual não se pode considerar que o alegado estabelecimento situado em Munique é um estabelecimento comercial real e efetivo na União que pertence à recorrente.
32 Daqui resulta que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que não foi feita prova de que a recorrente possui um estabelecimento real e efetivo na União, na aceção do artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009.
33 Em segundo lugar, no que se refere à questão de saber se o empregado de uma pessoa coletiva que tem a sua sede ou o seu domicílio ou um estabelecimento real e efetivo na União pode representar outra pessoa coletiva estabelecida fora da União, a saber, a recorrente, devido à existência de ligações económicas entre essas duas pessoas coletivas, na aceção do artigo 92.°, n.° 3, segundo período, do Regulamento n.° 207/2009, há que salientar que na Câmara de Recurso do EUIPO a recorrente se limitou a apresentar simples alegações relativas à existência dessas ligações, sem apresentar elementos de prova diferentes dos acima evocados nos n.os 26 e 27.
34 Ora, por um lado, decorre dos elementos dos autos, conforme foi acima indicado no n.° 25, que o estabelecimento situado na Alemanha está registado como empresa individual, no registo comercial da cidade de Munique, em nome da pessoa singular que a recorrente apresenta como sendo empregada do referido estabelecimento. Há que constatar que uma empresa individual, desprovida de personalidade jurídica, não está abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 92.°, n.° 3, segundo período, do Regulamento n.° 207/2009, pelo que, em aplicação desta disposição, é‑lhe impossível representar uma pessoa coletiva estabelecida fora da União à qual estaria, eventualmente, economicamente ligada na aceção da referida disposição.
35 Por outro lado, e seja como for, ainda que se admita que o estabelecimento situado na Alemanha que a recorrente invoca dispõe de personalidade jurídica, há que observar que os elementos de prova apresentados pela recorrente na Câmara de Recurso não permitem, no presente caso, ter a certeza de que existem ligações económicas entre este estabelecimento e a recorrente.
36 A este respeito, há que constatar que meros excertos de um sítio Internet e umas fotografias são insuficientes, enquanto tais e na ausência de outros elementos, para demonstrar a existência de ligações económicas ente o estabelecimento situado na Alemanha e a recorrente. Com efeito, semelhantes elementos não são suscetíveis de caracterizar, por exemplo, a pertença dessas duas pessoas a um mesmo grupo ou ainda o facto de que os mecanismos de gestão existentes são de tal índole que uma dessas pessoas coletivas controla a outra.
37 Daqui resulta que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que não foi feita prova da existência de ligações económicas entre a recorrente e o estabelecimento situado na Alemanha, na aceção do artigo 92.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009.
38 Por conseguinte, a Câmara de Recurso não cometeu um erro quando considerou, no n.° 37 da decisão impugnada, que o recurso interposto pela recorrente não era conforme com o artigo 92.° do Regulamento n.° 207/2009, e que, por conseguinte, não era admissível.
39 Consequentemente, há que afastar o primeiro fundamento. Daqui resulta que a recorrente não pode pedir a anulação da decisão impugnada na parte em que esta incide sobre o recurso que interpôs na Câmara de Recurso.
40 No que respeita ao recurso interposto pela Abercrombie & Fitch Europe na Câmara de Recurso, há que salientar que, em aplicação do artigo 59.° do Regulamento n.° 207/2009, embora não estivesse representada e não tenha, seja como for, apresentado observações, a recorrente era parte no referido processo de recurso de pleno direito. Assim, em aplicação do artigo 65.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, tem legitimidade para pedir a anulação da decisão impugnada na parte em que esta julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela Abercrombie & Fitch Europe, e, por conseguinte, há que examinar o segundo fundamento invocado pela recorrente no Tribunal Geral.
Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009
41 No âmbito do segundo fundamento, a recorrente alega que a Câmara de Recurso concluiu, erradamente, que existia um risco de confusão entre os sinais em conflito. Em especial, a recorrente considera que a Câmara de Recurso constatou erradamente que existia uma semelhança, por um lado, entre os sinais em conflito e, por outro, entre os produtos e os serviços designados, que a levou a concluir que existia um risco de confusão relativamente aos serviços incluídos na classe 35.
42 O EUIPO contesta os argumentos da recorrente.
43 Nos termos de uma leitura conjugada do artigo 53.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009 e do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento, a pedido do titular de uma marca anterior, a marca da União Europeia registada é declarada nula quando, devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou à semelhança dos produtos ou dos serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
44 Segundo jurisprudência constante, constitui um risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, de acordo com a perceção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso, nomeadamente a interdependência da semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, n.os 30 a 33 e jurisprudência referida].
45 Para efeitos da aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009, um risco de confusão pressupõe simultaneamente uma identidade ou una semelhança das marcas em conflito e uma identidade ou uma semelhança dos produtos ou dos serviços que designam. Trata‑se de requisitos cumulativos [v. acórdão de 22 de janeiro de 2009, Commercy/IHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, n.° 42 e jurisprudência referida].
Quanto à fundamentação da decisão impugnada
46 Embora a fundamentação exposta no n.° 45 da decisão impugnada seja muito sucinta, há que ter em conta a fundamentação mais detalhada, a este respeito, que figura na decisão da Divisão de Anulação. Com efeito, dado que a Câmara de Recurso ratificou esta decisão no que se refere à comparação dos sinais, e atendendo à continuidade funcional entre as Divisões de Anulação e as Câmaras de Recurso, que encontra expressão no artigo 64.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009 [v., neste sentido, acórdãos de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, n.° 30, e de 10 de julho de 2006, La Baronia de Turis/IHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, n.os 57 e 58], esta decisão e a sua fundamentação fazem parte do contexto no qual a decisão impugnada foi adotada, contexto esse que a recorrente conhece e que permite ao juiz exercer plenamente a sua fiscalização da legalidade quanto ao mérito da apreciação do risco de confusão [v., neste sentido, acórdão de 21 de novembro de 2007, Wesergold Getränkeindustrie/IHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, não publicado, EU:T:2007:352, n.° 64].
Quanto ao público pertinente
47 Segundo a jurisprudência, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, há que tomar em consideração o consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Deve igualmente tomar‑se em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é suscetível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa [v. acórdão de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, n.° 42 e jurisprudência referida].
48 No presente caso, atendendo à natureza dos produtos e dos serviços em causa, e ao facto de que a marca anterior invocada em apoio do pedido de anulação está protegida em Itália, há que confirmar a constatação da Câmara de Recurso que se encontra nos n.os 43 e 44 da decisão impugnada, segundo a qual, em substância, o risco de confusão deve ser analisado do ponto de vista do público pertinente constituído pelo grande público, ou seja, o consumidor médio, italiano.
Quanto à comparação dos produtos e dos serviços
49 Segundo jurisprudência constante, para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa, há que tomar em consideração todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre estes. Estes fatores incluem, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu caráter concorrente ou complementar. Outros fatores podem também ser tomados em consideração, como, por exemplo, os canais de distribuição dos produtos em causa [v. acórdão de 11 de julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, n.° 37 e jurisprudência referida].
50 No presente caso, a Câmara de Recurso considerou, no n.° 41 da decisão impugnada, que os serviços de venda a retalho, visados pela classe 35, constituíam um dos canais de distribuição dos produtos pertencentes à classe 25, pelo que o nível de semelhança entre esses produtos e esses serviços era suficiente para levar o público pertinente a pensar que provinham da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas.
51 A recorrente contesta esta análise e alega, em substância, que o reduzido grau de semelhança entre os sinais em conflito deve ser tido em conta para apreciar o grau de semelhança entre os produtos e os serviços em causa.
52 A este respeito, há que começar por recordar que o grau de semelhança entre os sinais em conflito não influencia a apreciação da semelhança entre os produtos e os serviços visados por esses sinais [v., neste sentido, acórdão de 24 de junho de 2014, Hut.com/IHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, não publicado, EU:T:2014:569, n.° 28]. Com efeito, só aquando da apreciação global do risco de confusão é que a interdependência entre estes dois fatores poderá ser examinada. Assim, por exemplo, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente.
53 Assim, deve ser afastada a argumentação da recorrente relativa à pretensa interdependência entre, por um lado, o grau de semelhança entre os sinais em conflito e, por outro, o grau de semelhança entre os produtos e os serviços em causa.
54 Além disso, há que recordar que os produtos ou os serviços complementares são aqueles entre os quais existe uma estreita ligação, no sentido de que um é indispensável ou importante para a utilização do outro, de forma que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pela fabricação desses produtos ou pela prestação desses serviços incumbe à mesma empresa [v., neste sentido, acórdão de 24 de junho de 2014, Hut.com/IHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, não publicado, EU:T:2014:569, n.° 24].
55 No presente, os «serviços de loja retalhista relacionados com vestuário, calçado e malas de senhora», pertencentes à classe 35, conforme foram acima indicados no n.° 3, para os quais a marca controvertida foi registada, têm por objeto produtos idênticos aos abrangidos pela marca anterior, a saber, nomeadamente «vestuário» e «calçado», pertencentes à classe 25.
56 Há que constatar que a relação entre esses serviços e esses produtos se caracteriza por uma ligação estreita no sentido de que os referidos produtos são indispensáveis ou, pelo menos, importantes para a prestação dos serviços visados pela marca controvertida, dado que estes últimos são prestados precisamente no momento da venda dos referidos produtos. Por conseguinte, os serviços e os produtos visados pelas marcas em conflito estão ligados por uma relação de complementaridade, como a Câmara de Recurso salientou acertadamente no n.° 41 da decisão impugnada.
57 Nestas condições, há que concluir, à semelhança do que a Câmara de Recurso fez no n.° 41 da decisão impugnada, que os produtos e os serviços visados pelas marcas em conflito apresentam um certo grau de semelhança.
Quanto à comparação dos sinais
58 Segundo a jurisprudência, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, no que se refere a um ou a vários aspetos pertinentes [acórdão de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, n.° 30]. A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear‑se na impressão de conjunto por eles produzida, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes. A perceção das marcas que o consumidor médio tem dos produtos ou dos serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio tem habitualmente uma perceção de uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v. acórdão de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, n.° 35 e jurisprudência referida).
– Quanto aos elementos distintivos
59 Para apreciar o caráter distintivo de um elemento que compõe uma marca, há que examinar a maior ou menor aptidão desse elemento para contribuir para identificar os produtos ou os serviços para os quais a marca foi registada como sendo provenientes de determinada empresa e, assim, para distinguir esses produtos ou esses serviços dos de outras empresas. Aquando dessa apreciação, há que tomar designadamente em consideração as qualidades intrínsecas do elemento em causa à luz da questão de saber se este apresenta ou não caráter descritivo dos produtos ou dos serviços para os quais a marca foi registada [acórdãos de 13 de junho de 2006, Inex/IHMI – Wiseman (Representação de uma pele de vaca), T‑153/03, EU:T:2006:157, n.° 35, e de 13 de dezembro de 2007, Cabrera Sánchez/IHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, não publicado, EU:T:2007:391, n.° 51].
60 No presente caso, a recorrente alega, em substância, que os elementos figurativos da marca controvertida apresentam um caráter distintivo muito elevado.
61 Por um lado, há que recordar a jurisprudência do Tribunal Geral segundo a qual, quando uma marca é composta por elementos nominativos e figurativos, os primeiros são, em princípio, mais distintivos do que os segundos, porque o consumidor médio fará mais facilmente referência ao produto ou ao serviço em causa citando o nome do que descrevendo o elemento figurativo da marca [v. acórdão de 7 de fevereiro de 2013, AMC‑Representações Têxteis/IHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, não publicado, EU:T:2013:68, n.° 29 e jurisprudência referida].
62 Por outro lado, há também que salientar que, dada a multitude de formas utilizadas no setor do vestuário, a representação gráfica de um coração ou da metade de um coração não sobressai ao ponto de chamar especialmente a atenção do consumidor. Com efeito, este último não verá mais do que uma configuração decorativa, à qual no entanto não prestará uma especial atenção e que não se dará ao trabalho de analisar.
63 Por conseguinte, há que considerar, contrariamente ao que a recorrente alega, que os elementos figurativos da marca controvertida, sem serem negligenciáveis, não apresentam um caráter distintivo elevado à luz dos produtos pertencentes à classe 25 e dos serviços pertencentes à classe 35.
– Quanto à semelhança visual e à semelhança fonética
64 A Câmara de Recurso, no n.° 45 da decisão impugnada, aprovou a análise da Divisão de Anulação segundo a qual os sinais em conflito eram semelhantes. A Câmara de Recurso salientou que, nos planos visual e fonético, os sinais em conflito eram semelhantes, uma vez que eram coincidentes no elemento comum «cali».
65 Em substância, a recorrente sustenta que os sinais são diferentes, nos planos visual e fonético. Alega que o consumidor médio presta geralmente uma maior atenção aos elementos que se situam no início de uma marca e que não existe nenhuma semelhança entre o elemento nominativo «sun», que se situa no início da marca controvertida, e o elemento nominativo «cali», que se situa no início da marca anterior.
66 A este respeito, embora seja certo que o consumidor médio presta geralmente mais atenção aos elementos que se situam no início de uma marca, não é menos verdade que as circunstâncias particulares de certas marcas podem constituir uma exceção a esta regra [v., neste sentido, acórdão de 20 de novembro de 2007, Castellani/IHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T‑149/06, EU:T:2007:350, n.° 54].
67 Além disso, há que recordar que, segundo a jurisprudência acima referida no n.° 58.°, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre estas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou a vários aspetos pertinentes.
68 No presente caso, a mera posição no início do sinal controvertido do elemento nominativo «sun» não é suficiente para fazer dele o elemento dominante na impressão de conjunto produzida por esse sinal, pelo que a apreciação global do risco de confusão deve, no que se refere à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear‑se na impressão de conjunto que estes produzem, e não unicamente no elemento nominativo que se situa no início.
69 Por um lado, há que salientar que os elementos nominativos dos sinais em conflito são parcialmente coincidentes, devido à presença nas duas marcas em conflito do elemento nominativo «cali», que representa quatro das sete letras da marca controvertida e quatro das seis letras da marca anterior. Assim, os elementos nominativos das marcas em conflito coincidem em mais de metade das letras que as compõem.
70 Por outro lado, há que observar, contrariamente ao que a recorrente sustenta, que o sinal anterior, bem como o sinal controvertido, é efetivamente composto por dois elementos nominativos e não apenas por um só, a saber, «cali» e «co». Com efeito, atendendo à utilização de fontes de grande dimensão para o elemento nominativo «cali», à existência de um espaço entre os dois elementos nominativos e à utilização de fontes de pequena dimensão para o elemento nominativo «co», não se pode considerar que o sinal anterior é composto por um elemento de nominativo único «calico». Assim, os sinais em conflito coincidem pela presença em cada um deles do elemento nominativo «cali», e apresentam, assim, uma igualdade parcial no que se refere aos seus elementos nominativos.
71 Por outro lado, há que constatar que a recorrente não apresenta nenhum argumento suscetível de pôr em causa a constatação segundo a qual, atendendo à presença nos sinais em conflito do elemento nominativo comum «cali», estes apresentam um certo grau de semelhança nos planos visual e fonético. Atendendo à identidade dos elementos nominativos «cali» nos sinais em conflito, há que considerar que os elementos de disparidade, que consistem em especial nos seus elementos figurativos e nos elementos nominativos «co» e «sun», não são suscetíveis de afastar no público pertinente a impressão de que esses sinais, apreciados globalmente, apresentam uma certa semelhança nos planos visual e fonético.
– Quanto à semelhança conceptual
72 A Câmara de Recurso salientou, no n.° 45 da decisão impugnada, que, no plano conceptual, os sinais em conflito eram semelhantes para a parte do público pertinente que associa o elemento comum «cali» à «Califórnia», um Estado dos Estados Unidos.
73 A alegação segundo a qual, para o público pertinente, a marca anterior pode ser percecionada como uma variante do termo italiano «calcio» não é sustentada por nenhum meio de prova admissível (v. n.os 14 a 17, supra) e, por conseguinte, não pode ser considerada como tendo sido provada.
74 Consequentemente, há que considerar que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro quando considerou que, no plano conceptual, os sinais em conflito eram semelhantes para a parte do público pertinente que associa o elemento comum «cali» à «Califórnia».
75 Resulta do que precede que a Câmara de Recurso não cometeu um erro quando considerou que, segundo uma impressão de conjunto, os sinais em conflito eram semelhantes.
Quanto ao risco de confusão
76 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em consideração e, nomeadamente, entre a semelhança das marcas e a dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente [acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, n.° 17, e de 14 de dezembro de 2006, Mast‑Jägermeister/IHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, n.° 74].
77 A Câmara de Recurso considerou que, atendendo à semelhança dos sinais em conflito, existia um risco de confusão no que se refere aos serviços incluídos na classe 35, na medida em que apresentam uma certa semelhança com os produtos incluídos na classe 25.
78 A recorrente alega que, uma vez que os sinais em conflito são diferentes, não existe risco de confusão.
79 No presente caso, resulta do exame acima efetuado nos n.os 49 a 75 que, atendendo a um certo grau de semelhança entre os produtos e os serviços em causa, à semelhança dos sinais em conflito nos planos visual e fonético, na medida em que coincidem parcialmente pela presença do elemento nominativo comum «cali», à sua semelhança, para uma parte do público pertinente, no plano conceptual, e ao nível de atenção médio do referido público, existe um risco de confusão na aceção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento 207/2009.
80 Por conseguinte, a Câmara de Recurso não cometeu um erro quando considerou no n.° 47 da decisão impugnada que, atendendo à semelhança dos sinais em conflito, existia um risco de confusão no que se refere aos serviços visados pela marca controvertida incluídos na classe 35, uma vez que apresentam uma certa semelhança com os produtos incluídos na classe 25.
81 Por conseguinte, há que afastar o segundo fundamento.
82 Atendendo a tudo o que precedente, há que negar provimento ao recurso.
Quanto às despesas
83 Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
84 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, em conformidade com os pedidos do EUIPO.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção),
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A Sun Cali, Inc., é condenada nas despesas.
Frimodt Nielsen | Collins | Valančius |
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de setembro de 2016.
Assinaturas