Mål T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden

(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsfigurmärket makro – Bolagsnamnet macros consult GmbH – Rättighet som förvärvats innan gemenskapsvarumärkesansökan gavs in och som ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det sökta gemenskapsvarumärket – Icke-registrerade kännetecken som åtnjuter skydd i tysk rätt – 5 § i Markengesetz – Artiklarna 8.4, 53.1 c och 65 i förordning (EG) nr 207/2009”

Sammanfattning – Tribunalens dom (första avdelningen) av den 7 maj 2013

1.      Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Huruvida en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 föreligger – Villkor – Tolkning mot bakgrund av unionsrätten – Bedömning på grundval av kriterierna i den nationella rätt som är tillämplig på det åberopade kännetecknet

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.4 och 53.1 c)

2.      Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Ansökan om ogiltighetsförklaring som är baserad på en äldre nationell rättighet – Bevisbörda

(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.4, 53.1 c, 53.2 och 65; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 37 b ii)

3.      Gemenskapsvarumärke – Överklagande – Överklagande till unionsdomstolen – Tribunalens behörighet – Prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut – Tribunalens beaktande av bevisning avseende fakta som inte tidigare åberopats vid harmoniseringsbyrån – Omfattas inte

1.      Enligt artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning, innebär den omständigheten att ett annat kännetecken än ett varumärke föreligger att ett gemenskapsvarumärke kan ogiltigförklaras om kännetecknet uppfyller följande fyra kumulativa villkor samtidigt: i) kännetecknet ska användas i näringsverksamhet, ii) det ska användas i mer än bara lokal omfattning, iii) rätten till kännetecknet ska ha förvärvats enligt rätten i den medlemsstat där detta kännetecken användes innan ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke gavs in, och iv) rätten till kännetecknet ska slutligen ge innehavaren möjlighet att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Genom dessa fyra villkor begränsas det antal andra kännetecken än varumärken som kan åberopas mot ett gemenskapsvarumärkes giltighet inom hela unionen i enlighet med artikel 1.2 i förordning nr 207/2009. Eftersom villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 är kumulativa, är det tillräckligt att ett av dem inte är uppfyllt för att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska avslås.

De två första villkoren – det vill säga villkoren avseende användningen och omfattningen av det åberopade kännetecknet, varvid kännetecknet ska ha använts i mer än bara lokal omfattning – följer av lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och ska därför tolkas mot bakgrund av unionsrätten. I förordning nr 207/2009 föreskrivs således enhetliga normer beträffande användningen av kännetecken och deras omfattning, vilka är förenliga med de principer som ligger till grund för det system som införts genom nämnda förordning.

Det framgår däremot av uttrycket ”om och i den mån det finns … tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken” att de två andra villkor som därefter anges i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009 utgör villkor som föreskrivs i förordningen, men som till skillnad från de föregående villkoren ska bedömas med beaktande av kriterier som föreskrivs i den rätt som gäller för det åberopade kännetecknet. Hänvisningen till den lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet är motiverad av införandet i förordning nr 207/2009 av en möjlighet att åberopa kännetecken som står utanför gemenskapsvarumärkessystemet mot ett gemenskapsvarumärke. Det är således endast med stöd av den lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida det åberopade kännetecknet är äldre än gemenskapsvarumärket och om kännetecknet kan medföra att det är motiverat att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

(se punkterna 54–56 och 70)

2.      Det framgår av lydelsen i artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, som anger i vilka situationer en äldre rättighet kan ligga till grund för ett förbud mot att använda ett gemenskapsvarumärke, att denna bestämmelse klart skiljer mellan två olika situationer. Dessa två situationer avgränsas beroende på om det är unionslagstiftningen ”eller” nationell lagstiftning som skyddar den äldre rättigheten.

Förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken definierar det processuella regelverk som gäller då en ansökan ges in enligt artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 på grundval av en äldre rättighet som skyddas i nationell rätt. I regel 37 i förordning nr 2868/95 föreskrivs att det åligger sökanden att lägga fram information som visar att sökanden, under tillämplig nationell lag, är berättigad att göra anspråk på den rättigheten.

Enligt regel 37 krävs det för att användningen av ett gemenskapsvarumärke ska kunna förbjudas med stöd av en äldre rättighet att sökanden till harmoniseringsbyrån ger in information som visar att sökanden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda. Sökanden ska dessutom till harmoniseringsbyrån ge in information som visar innehållet i den nationella lagstiftningen.

Eftersom artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 uttryckligen hänvisar till artikel 8.4 i samma förordning och då den sistnämnda bestämmelsen avser äldre rättigheter som skyddas i unionslagstiftningen eller i en medlemsstats nationella lagstiftning som är tillämplig på det aktuella kännetecknet, är de bevisregler som nämns ovan också tillämpliga när en nationell rätt åberopas på grundval av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009. Regel 37 b ii i förordning nr 2868/95 innehåller nämligen liknande bestämmelser beträffande bevisningen för att det föreligger en äldre rättighet för det fall då en ansökan inges med stöd av artikel 53.1 i förordning nr 207/2009.

Frågan huruvida det finns någon nationell rättighet utgör en sakfråga. Det ankommer således på en part som gör gällande att det föreligger en rättighet som uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 att vid harmoniseringsbyrån styrka inte bara att en sådan rättighet följer av nationell lagstiftning, utan också själva innehållet i lagstiftningen.

(se punkterna 57–60, 62 och 72)

3.      Se domen.

(se punkt 61)