Zaak T‑424/10

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk dat olifanten in rechthoek weergeeft — Ouder internationaal en ouder nationaal beeldmerk die olifant weergeven en ouder nationaal woordmerk elefanten — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Onderscheidend vermogen van oudere merken”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

2.      Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Ambtshalve onderzoek van feiten — Oppositieprocedure — Onderzoek beperkt tot aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten

(Verordeningen van de Raad nrs. 40/94, art. 74, lid 1, en 207/2009, art. 76, lid 1)

1.      Een fonetische vergelijking is irrelevant bij het onderzoek naar de overeenstemming van een beeldmerk zonder woordelementen met een ander merk voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk. Een beeldmerk zonder woordelementen kan als zodanig immers niet worden uitgesproken. Hoogstens kan de visuele of begripsmatige inhoud ervan mondeling worden beschreven. Een dergelijke beschrijving valt noodzakelijkerwijs samen met de visuele of de begripsmatige perceptie van het betrokken merk. De fonetische perceptie van een beeldmerk zonder woordelementen hoeft dan ook niet autonoom te worden onderzocht en vergeleken met de fonetische perceptie van andere merken.

(cf. punten 45‑46)

2.      Volgens zowel artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk als artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk, onderzoekt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) tijdens procedures inzake relatieve weigeringsgronden enkel de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door hen ingestelde vordering.

Krachtens die bepaling moet het Bureau in zijn beslissingen onderzoeken of een aanspraak die inhoudt dat de oudere merken door hun vroeger gebruik een groter onderscheidend vermogen hebben, die degene die nietigverklaring vordert uitdrukkelijk heeft aangevoerd in zijn schriftelijke opmerkingen, gegrond is.

Het standaardformulier bevat geen onderdeel dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat de eventuele reputatie ervan betreft. Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn.

(cf. punten 58, 61‑62)