Asunto T‑445/12

Koscher + Würtz GmbH

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea — Marca figurativa KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marca nacional denominativa anterior Ka We — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Procedimiento de recurso — Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso — Prueba del uso efectivo de la marca anterior — Solicitud presentada ante la División de Oposición — Denegación del registro de la marca solicitada sin previo examen del requisito de uso efectivo de la marca anterior — Error de Derecho — Facultad de modificación»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda)
de 26 de septiembre de 2014

1.      Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites — Motivos relativos a las cuestiones apreciadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada — Consecuencias de la desestimación de estos motivos

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3]

2.      Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de una unidad de la Oficina que se pronuncia en primera instancia, atribuido a la Sala de Recurso — Continuidad funcional entre estas dos instancias — Examen del recurso por la Sala de Recurso — Alcance

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 64, ap. 1]

3.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Necesidad de resolver esta cuestión, una vez planteada por el solicitante, antes de decidir sobre la oposición

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, ap. 2]

4.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Apreciación del riesgo de confusión — Criterios

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

5.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa KW SURGICAL INSTRUMENTS y marca denominativa Ka We

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

6.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre los productos o servicios de que se trata — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

7.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

8.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Posibilidad de similitud gráfica entre una marca figurativa y una marca denominativa

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

9.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Escaso carácter distintivo de la marca anterior — Relevancia

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

10.    Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Ponderación de las similitudes y diferencias entre los signos — Consideración de otras situaciones distintas de la adquisición de los productos o servicios controvertidos por el público pertinente

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1.      La facultad de modificación, que reconoce al Tribunal el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, no tiene por efecto que se le confiera la facultad de proceder a una apreciación sobre la que no se ha definido aún la Sala de Recurso. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, tras haber controlado la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho que hayan quedado establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar.

A este respecto, un motivo basado en la comisión de un error de Derecho por parte de la Sala de Recurso, a la luz del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, al haber estimado la oposición sin examinar si la marca anterior había sido objeto de uso efectivo, tan sólo puede conducir a que se anule la resolución de la Sala de Recurso y se devuelva el asunto a dicha Sala. En efecto, el Tribunal no puede efectuar ninguna apreciación sobre el uso efectivo de la marca anterior, puesto que la Sala de Recurso no se ha pronunciado sobre este punto.

Por el contrario, un segundo motivo, basado en la inexistencia de riesgo de confusión, podría permitir, de estimarse fundado, que el demandante obtuviera la completa resolución del litigio. Por lo tanto, corresponde al Tribunal examinar este motivo.

Si del examen efectuado por el Tribunal se desprende que procede desestimar el segundo motivo, así como las pretensiones de modificación formuladas por el demandante, corresponderá a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), una vez examinada la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, pronunciarse nuevamente, en su caso, sobre el riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto. Deberá sacar las correspondientes consecuencias, para la comparación entre estas dos marcas, de la eventual inexistencia de uso efectivo de la marca anterior para algunos de los productos que contempla.

(véanse los apartados 19, 39 a 41, 82 y 83)

2.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 28 y 29)

3.      La solicitud de que el oponente demuestre el uso efectivo de la marca anterior lo constituye en la obligación de probar el uso efectivo de su marca, so pena de desestimación de la oposición que ha presentado. Por lo tanto, el uso efectivo de la marca anterior es una cuestión que, una vez suscitada por el solicitante de la marca, debe en principio dirimirse antes de que se resuelva sobre la oposición propiamente dicha. En consecuencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento de oposición una cuestión específica y previa y, en este sentido, modifica su contenido.

Por tanto, la Sala de Recurso incurre en error de Derecho al denegar al solicitante la protección en la Comunidad del registro internacional que haya obtenido, sin examinar previamente la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, pese a la solicitud formulada por éste ante la División de Oposición sobre dicho uso efectivo.

(véanse los apartados 30 y 34)

4.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 43, 44, 49 y 67)

5.      Para el público profesional alemán especializado en el ámbito médico, que presenta un nivel de atención particularmente elevado, existe riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, entre el signo figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS, para el que se solicita el registro como marca comunitaria en relación con los «Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material quirúrgico» de la clase 10 del Arreglo de Niza, y la marca denominativa Ka We, registrada anteriormente en Alemania para «Instrumentos y aparatos médicos y sanitarios, prótesis auditivas, vendas higiénicas, miembros artificiales (con excepción de los productos de caucho o asociados al caucho)» de la misma clase del Arreglo de Niza.

En efecto, si bien es cierto que sólo se encuentran en la marca solicitada las palabras «surgical» e «instruments», así como los elementos figurativos constituidos por un semicírculo y por la reproducción de un instrumento quirúrgico, estas diferencias no bastan para descartar que el consumidor pertinente tenga la impresión de que estas marcas, apreciadas globalmente, son escasamente similares desde una perspectiva visual e idénticas o muy similares desde un punto de vista fonético. La presencia, restringida a la marca solicitada, del elemento denominativo «surgical instruments» no puede, en cualquier caso, neutralizar las similitudes visuales y fonéticas existentes entre los signos de las dos marcas de que se trata. Aun suponiendo que no se haya acreditado la identidad entre los productos contemplados por las dos marcas en conflicto, el grado de similitud que, cuando menos, existe entre ellos cuando se tiene en cuenta el conjunto de los productos designados por la marca anterior basta para que pueda constatarse un riesgo de confusión.

(véanse los apartados 45 y 71 a 74)

6.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 46)

7.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 50)

8.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 51)

9.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 69)

10.    La circunstancia de que los productos de que se trate, dirigidos a un público profesional, sólo en ocasiones excepcionales se oferten, comercialicen o promocionen por teléfono no excluye todo riesgo de confusión entre dos signos idénticos o muy similares en un plano fonético, puesto que el uso del signo, en este mismo plano, no se limita a las situaciones en las que se comercializan los productos en cuestión, sino que también puede darse en aquellas otras en las que los profesionales se refieran oralmente a tales productos, por ejemplo al utilizarlos o al conversar sobre su utilización y, en particular, sobre sus ventajas e inconvenientes.

A este respecto, si bien no puede exigirse a la autoridad que haya de apreciar la existencia de un riesgo de confusión que determine, para cada categoría de productos, un valor medio de atención del consumidor a partir del grado de atención que este último pueda prestar en diferentes situaciones ni que tome en consideración el menor grado de atención que el público pueda prestar ante un producto y una marca, no se excluye que puedan tenerse en cuenta situaciones distintas del acto de compra para apreciar la existencia de riesgo de confusión.

(véanse los apartados 79 a 81)