Language of document : ECLI:EU:T:2014:829

Processo T‑445/12

Koscher + Würtz GmbH

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária – Processo de oposição – Registo internacional que designa a Comunidade Europeia – Marca figurativa KW SURGICAL INSTRUMENTS – Marca nominativa nacional anterior Ka We – Motivo relativo de recusa – Risco de confusão – Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 207/2009 – Processo de recurso – Alargamento do exame que deve ser efetuado pela Câmara de Recurso – Prova da utilização séria da marca anterior – Pedido apresentado na Divisão de Oposição – Recusa de registo da marca pedida sem exame prévio do requisito da utilização séria da marca anterior – Erro de direito – Poder de reforma»

Sumário – Acórdão do Tribunal Geral (Segunda Secção) de 26 de setembro de 2014

1.      Marca comunitária – Processo de recurso – Recurso para o juiz da União – Faculdade de o Tribunal Geral modificar a decisão impugnada – Limites – Fundamentos relativos às questões apreciadas pela Câmara de Recursos na decisão impugnada – Consequências da não aceitação desses fundamentos

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 65.°, n.° 3)

2.      Marca comunitária – Processo de recurso – Recurso interposto de uma decisão de uma unidade do Instituto que se pronuncia em primeira instância e remetida à Câmara de Recurso – Continuidade funcional entre estas duas instâncias – Exame do recurso pela Câmara de Recurso – Alcance

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 64.°, n.° 1)

3.      Marca comunitária – Observações dos terceiros e oposição – Exame da oposição – Prova do uso da marca anterior – Necessidade de resolver esta questão, uma vez levantada pelo recorrente, antes da decisão sobre a oposição

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 42.°, n.° 2)

4.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Risco de confusão com a marca anterior – Apreciação do risco de confusão – Critérios

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

5.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Risco de confusão com a marca anterior – Marca figurativa KW SURGICAL INSTRUMENTS e marca nominativa Ka We

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

6.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Semelhança entre os produtos ou serviços em causa – Critérios de apreciação

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

7.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Semelhança entre as marcas em causa – Critérios de apreciação – Marca complexa

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

8.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Semelhança entre as marcas em causa – Possibilidade de semelhança visual entre uma marca figurativa e uma marca nominativa

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

9.      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Risco de confusão com a marca anterior – Caráter distintivo fraco da marca anterior – Incidência

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

10.    Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos relativos de recusa – Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes – Risco de confusão com a marca anterior – Ponderação dos elementos de semelhança ou de diferença dos sinais – Tomada em conta de situações diferentes da compra dos produtos ou serviços em causa pelo público relevante

[Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

1.      O poder de reforma, reconhecido ao Tribunal Geral pelo artigo 65.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca comunitária, não tem por efeito conferir ao Tribunal o poder de proceder a uma apreciação sobre a qual a Câmara de Recurso ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações em que o Tribunal Geral, depois de ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, esteja em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito que tenham sido provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado.

A este respeito, um fundamento relativo a um erro de direito cometido pela Câmara de Recurso, à luz do artigo 42.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, quando julgou procedente a oposição sem examinar se a marca anterior tinha sido objeto de uma utilização séria só pode conduzir a uma anulação da decisão da Câmara de Recurso e à remissão do processo para essa câmara. Com efeito, o Tribunal Geral não pode proceder a uma apreciação da utilização séria da marca anterior uma vez que a Câmara de Recurso não se pronunciou sobre este aspeto.

Pelo contrário, um segundo fundamento, relativo à inexistência de risco de confusão, se lhe por dado provimento, pode permitir que o recorrente obtenha uma resolução completa do litígio. Compete, portanto, ao Tribunal Geral examinar este fundamento.

Se resulta do exame do Tribunal Geral que o segundo fundamento deve ser afastado e que deve ser negado provimento ao pedido de reforma apresentado pela recorrente, compete ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), após um exame da questão da utilização séria da marca anterior pronunciar‑se de novo, se for caso disso, sobre o risco de confusão entre as duas marcas em conflito. Pertencer‑lhe‑á então tirar as consequências, a respeito da comparação entre essas duas marcas, de uma eventual inexistência de utilização séria da marca anterior para certos produtos abrangidos por esta.

(cf. n.os 19, 39 a 41, 82 e 83)

2.      V. texto da decisão.

(cf. n.os 28 e 29)

3.      O pedido por meio do qual se requer que o oponente faça prova de utilização séria da marca anterior tem por efeito fazer recair sobre ele o ónus da prova da utilização séria da sua marca sob pena de rejeição da sua oposição. A utilização séria da marca anterior constitui, por conseguinte, uma questão que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve, em princípio, ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita. O requerimento da prova da utilização séria da marca anterior acrescenta assim uma questão específica e prévia ao processo de oposição e, neste sentido, altera o seu conteúdo.

Assim, ao recusar conceder à recorrente a proteção, para a Comunidade, do registo internacional que a mesma tinha obtido, sem que a questão da utilização séria da marca anterior seja previamente examinada, tendo um pedido relativo à utilização séria da marca anterior sido apresentado pelo requerente na divisão de oposição, a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito.

(cf. n.os 30 e 34)

4.      V. texto da decisão.

(cf. n.os 43, 44, 49 e 67)

5.      Existe, para o público profissional alemão dotado de especialização no domínio médico e em que o nível de atenção desse público era particularmente elevado, um risco de confusão, nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009 da marca comunitária, entre o sinal figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS, cujo registo como marca comunitária foi pedido para «[a]parelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material cirúrgico», pertencentes à classe 10 na aceção do Acordo de Nice, e a marca nominativa Ka We, registada anteriormente na Alemanha para Instrumentos e aparelhos médicos e sanitários, próteses auditivas, ligaduras higiénicas, membros artificiais (com exceção dos produtos em borracha ou derivados da borracha)», abrangidos pela mesma classe do referido acordo.

Com efeito, embora seja certo que as palavras «surgical» e «instruments», bem como os elementos figurativos constituídos por um semicírculo e pela reprodução de um instrumento cirúrgico, só aparecem na marca pedida, as diferenças referidas no número anterior não são suficientes para afastar no consumidor relevante a impressão segundo a qual essas marcas, apreciadas globalmente, têm uma fraca semelhança no plano visual e são idênticas ou altamente semelhantes no plano fonético. A presença, no que respeita apenas à marca pedida, do elemento nominativo «surgical instruments» não é, em todo o caso, suscetível de neutralizar as semelhanças visuais e fonéticas que foram constatadas no número anterior entre os sinais das duas marcas em causa, ainda que se admita que não será provada uma identidade entre os produtos visados pelas duas marcas em conflito, o grau de semelhança que, pelo menos, existe entre estes quando são tidos em conta todos os produtos abrangidos pela marca anterior é suficiente para que possa ser constatado um risco de confusão.

(cf. n.os 45, 71 a 74)

6.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 46)

7.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 50)

8.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 51)

9.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 69)

10.    A circunstância de os produtos visados, se dirigirem a um público profissional, produtos em causa só excecionalmente são propostos, comercializados ou promovidos por telefone não permitiria excluir qualquer risco de confusão entre dois sinais idênticos ou altamente semelhantes no plano fonético, uma vez que a utilização do sinal, no plano fonético, não se limita às situações nas quais os produtos em causa são comercializados, mas pode também dizer respeito a outras situações em que os profissionais em causa se referem de forma oral a estes produtos, por exemplo, quando da sua utilização ou durante discussões relativas a essa utilização respeitantes, nomeadamente, às vantagens e aos inconvenientes dos referidos produtos.

A este respeito, embora o Tribunal de Justiça tenha declarado que não pode ser exigido à entidade chamada a apreciar a existência de um risco de confusão que determine, para cada categoria de produtos, um valor médio de atenção do consumidor a partir do grau de atenção de que este pode fazer prova em diferentes situações, e que tome em consideração o grau de atenção mais fraco de que o público é suscetível de fazer prova perante um produto e uma marca, também não excluiu, no entanto, que, para apreciar a existência de um risco de confusão, possam ser tidas em conta outras situações para além do ato de compra.

(cf. n.os 79 a 81)