ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)
z 22. novembra 2023 (*)
„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o zrušení rozhodnutí alebo výmaze zápisov – Výmaz zápisu poznačeného zrejmou chybou pripísateľnou EUIPO z registra – Zápis licencií k obrazovým ochranným známkam LAPLANDIA Land of purity a i. do registra – Podmienky zápisu licencie do registra – Dôkaz o udelení licencie majiteľom zapísaným v registri – Pojem ‚zrejmá chyba pripísateľná EUIPO‘ – Článok 27 ods. 1 druhá veta nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Článok 103 ods. 1 prvá veta nariadenia 2017/1001“
Vo veci T‑679/22,
Oy Shaman Spirits Ltd, so sídlom v Tyrnävä (Fínsko), v zastúpení: R. Almaraz Palmero, advokátka,
žalobkyňa,
proti
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: E. Markakis, splnomocnený zástupca,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:
Global Drinks Finland Oy, so sídlom v Helsinkách (Fínsko), v zastúpení: T. Talvitie, advokát,
VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),
v zložení: predseda komory F. Schalin, sudcovia G. Steinfatt (spravodajkyňa) a D. Kukovec,
tajomník: V. Di Bucci,
so zreteľom na písomnú časť konania,
so zreteľom na to, že hlavní účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a vzhľadom na rozhodnutie podľa článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,
vyhlásil tento
Rozsudok
1 Svojou žalobou podanou na základe článku 263 ZFEÚ sa žalobkyňa, spoločnosť Oy Shaman Spirits Ltd, domáha zrušenia rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. septembra 2022 (vec R 909/2021‑1) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).
Okolnosti predchádzajúce sporu
2 V rokoch 2008 až 2016 boli spoločnosti Brandavid Oy zapísané tieto obrazové ochranné známky Európskej únie (ďalej len „predmetné ochranné známky“):
– obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná 15. septembra 2008 pod číslom 6 491 914 označujúca výrobky zaradené do tried 32 a 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, vyobrazená takto:
– obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná 20. októbra 2009 pod číslom 7 087 281 označujúca výrobky patriace do tried 32 a 33, vyobrazená takto:
– obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná 29. februára 2016 pod číslom 14 786 883 označujúca výrobky patriace do tried 31, 32 a 33, vyobrazená takto:
3 Dňa 5. januára 2017 bol prevod predmetných ochranných známok na vedľajšieho účastníka konania, spoločnosť Global Drinks Finland Oy, zapísaný do registra.
4 Žiadosťou podanou 6. júla 2020, ku ktorej bola okrem iného priložená dohoda uzatvorená medzi žalobkyňou a spoločnosťou Brandavid Oy (ďalej len „licenčná zmluva“), žalobkyňa požiadala EUIPO o to, aby bola do registra ochranných známok Európskej únie v jej prospech zapísaná výlučná licencia, pokiaľ ide o predmetné ochranné známky.
5 Dňa 27. júla 2020 oddelenie EUIPO zodpovedné za register oznámilo žalobkyni a vedľajšiemu účastníkovi konania, že bol vykonaný zápis licencie do registra na základe žiadosti žalobkyne podľa článku 111 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).
6 Listami z 12. a 19. októbra 2020 vedľajší účastník konania vyjadril svoj nesúhlas so zápisom licencie do registra.
7 Dňa 25. novembra 2020 oddelenie zodpovedné za register oznámilo zrušenie zápisu licencie do registra, pokiaľ žalobkyňa nepredloží dôkaz o tom, že vedľajší účastník konania súhlasí so zápisom licencie.
8 Dňa 22. decembra 2020 žalobkyňa predložila šesť dokumentov s cieľom preukázať, že vedľajší účastník konania súhlasil s licenčnou zmluvou.
9 Rozhodnutím na základe článku 103 ods. 1 nariadenia 2017/1001 z 18. marca 2021 oddelenie zodpovedné za register vymazalo zápis licencie z registra ochranných známok Európskej únie.
10 Dňa 14. mája 2021 žalobkyňa podala odvolanie proti rozhodnutiu oddelenia zodpovedného za register.
11 Dňa 14. septembra 2022 prvý odvolací senát vydal napadnuté rozhodnutie, ktorým zamietol odvolanie žalobkyne. Zastával názor, že jediným dôkazom predloženým spolu so žiadosťou o zápis je licenčná zmluva podpísaná spoločnosťou Brandavid Oy a žalobkyňou v roku 2016, ktorej vedľajší účastník konania nikdy nebol zmluvnou stranou. Pri neexistencii akéhokoľvek dôkazu umožňujúceho preukázať existenciu licencie udelenej alebo schválenej vedľajším účastníkom konania ako zapísaným majiteľom predmetných ochranných známok zápis licencie, vykonaný 27. júla 2020, predstavuje zrejmú chybu pripísateľnú Úradu v zmysle článku 103 ods. 1 nariadenia 2017/1001, čo odôvodňuje jeho výmaz. Otázka, či vedľajší účastník konania vedel o uvedenej licenčnej zmluve v čase podania žiadosti o zápis, je irelevantná, pretože vedľajší účastník konania nie je treťou osobou a právne tvrdenia a dôkazy týkajúce sa fínskeho práva nemôžu spochybniť faktický záver, podľa ktorého vedľajší účastník konania nevyjadril súhlas s touto licenčnou zmluvou.
Návrhy účastníkov konania
12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
– zrušil napadnuté rozhodnutie,
– uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov konania vynaložených v konaní pred odvolacím senátom.
13 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
– zamietol žalobu,
– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, ak sa nariadi pojednávanie.
14 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
– zamietol žalobu,
– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov konania vynaložených v konaní pred odvolacím senátom.
Právny stav
15 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článkov 25 až 27 nariadenia 2017/1001, druhý na porušení článkov 19 a 20 tohto nariadenia a tretí na porušení článku 103 uvedeného nariadenia.
O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článkov 25 až 27 nariadenia 2017/1001
16 Žalobkyňa odvolaciemu senátu v podstate vytýka, že nerešpektoval licenčnú zmluvu, na základe ktorej získala licenciu k predmetným ochranným známkam podľa článku 25 ods. 1 nariadenia 2017/1001 a právo na zápis tejto licencie podľa článku 26 ods. 1 uvedeného nariadenia. Spresňuje, že túto licenčnú zmluvu podpísala v roku 2016 Brandavid Oy, ktorá bola v tom čase majiteľom predmetných ochranných známok, a výslovne jej udelila zmluvné práva na používanie uvedených ochranných známok a na to, aby bola zapísaná ako výhradná držiteľka licencie. V čase zápisu prevodu týchto ochranných známok, teda v roku 2017, mal vedľajší účastník konania vedomosť o existencii tejto licenčnej zmluvy, a teda súhlasil s udelením výlučnej licencie žalobkyni.
17 Okrem toho žalobkyňa zastáva názor, že výlučná licencia jej bola udelená nezávisle od vlastníctva predmetných ochranných známok.
18 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.
19 Podľa článku 25 ods. 5 nariadenia 2017/1001 sa na žiadosť jednej zo strán udelenie alebo prevod licencie, pokiaľ ide o ochrannú známku Európskej únie, zapíše do registra a zverejní sa.
20 Podľa článku 26 ods. 1 nariadenia 2017/1001 sa článok 20 ods. 5 uvedeného nariadenia a pravidlá prijaté podľa tohto ustanovenia uplatňujú mutatis mutandis na zápis licencie podľa článku 25 ods. 5 uvedeného nariadenia.
21 Článok 20 ods. 5 nariadenia 2017/1001 stanovuje, že žiadosť o zápis prevodu obsahuje určité informácie, ako aj dokumenty náležite preukazujúce prevod v súlade s odsekmi 2 a 3, pričom uvedený odsek 3 vyžaduje, aby sa „prevod ochrannej známky [Európskej únie uskutočnil] písomne“, a že si „vyžaduje… podpisy zmluvných strán s výnimkou prípadov, keď k tomu dôjde na základe vynesenia rozsudku; v opačnom prípade je prevod neplatný“.
22 Okrem toho článok 13 ods. 3 písm. a), c) a d) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/626 z 5. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 37), ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis na licencie podľa článku 20 ods. 6 písm. b) a článku 26 ods. 1 nariadenia 2017/1001 spresňuje, že podmienkou platného udelenia licencie je predchádzajúce podpísanie žiadosti zapísaným majiteľom alebo vyhlásenie jeho súhlasu s prevodom.
23 Tým, že EUIPO vymazal zápis licencie, správne uplatnil články 25 a 26 nariadenia 2017/1001 v spojení s ustanoveniami, na ktoré uvedené články odkazujú. Licenčná zmluva totiž neobsahovala zmienku o vedľajšom účastníkovi konania, ktorý bol v čase podania žiadosti a zápisu licencie majiteľom zapísaným v registri, ani neobsahovala jeho podpis. Bývalý majiteľ zapísaný v registri už nemal právo udeliť súhlas, ktorý vyžadujú príslušné ustanovenia.
24 EUIPO správne vysvetľuje, že uplatniteľné ustanovenia z dôvodov právnej istoty vyžadujú, aby majiteľ zapísaný v registri aktívne prejavil svoju vôľu udeliť licenciu, a to buď tak, že priamo podá na EUIPO žiadosť o zápis licencie podľa článku 26 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 a článku 13 ods. 3 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia 2018/626, alebo tak, že podpíše vyhlásenie, dohodu alebo vzorové tlačivo podľa článku 13 ods. 3 písm. c) a d) uvedeného vykonávacieho nariadenia.
25 Tvrdenia uvádzané žalobkyňou nemôžu spochybniť zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
26 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého v čase zápisu prevodu predmetných ochranných známok vedľajší účastník konania a Brandavid Oy vedeli o existencii licenčnej zmluvy, treba uviesť, že aj za predpokladu, že by licencia udelená právnym predchodcom vedľajšieho účastníka konania bola voči vedľajšiemu účastníkovi konania právne záväzná podľa článku 27 ods. 1 druhej vety nariadenia 2017/1001, nevyplývala by z toho povinnosť EUIPO zapísať túto licenciu. Zákonnosť napadnutého rozhodnutia totiž závisí len od formalizovaných podmienok stanovených v uplatniteľných ustanoveniach. Keďže tieto podmienky neboli v prejednávanej veci splnené (pozri bod 23 vyššie), napadnuté rozhodnutie nemožno zrušiť ani na základe samotnej skutočnosti, že práve vedľajší účastník konania upriamil pozornosť EUIPO na nedodržanie podmienok zápisu.
27 Aj za predpokladu, že by licencia mohla zostať platná alebo by mohla priznávať práva podľa vnútroštátneho práva uplatniteľného na licenčnú zmluvu po prevode predmetnej ochrannej známky vzhľadom na to, že Brandavit Oy a vedľajší účastník konania údajne uvedený prevod vykonali s plným vedomím o existencii licencie, ako tvrdí žalobkyňa, táto hmotnoprávna situácia nemôže mať vplyv na právo na zápis, ktoré sa riadi formalizovaným prístupom, ktorý je jasne kodifikovaný v uplatniteľných ustanoveniach, ktorých znenie neponecháva nijaký priestor na výklad. Žalobkyňa má naďalej možnosť domáhať sa svojich nárokov vyplývajúcich z hmotnoprávnych ustanovení pred vnútroštátnymi súdmi. V tejto súvislosti EUIPO správne uviedol, že je možné, že prípadné porušenie uvedenej licenčnej zmluvy a jej ustanovenia uplatniteľného na právnych nástupcov by mohlo viesť ku vzniku zmluvnej zodpovednosti druhej zmluvnej strany bez toho, aby tento zmluvný aspekt mohol mať vplyv na preskúmanie žiadosti o zápis.
28 Prvý žalobný dôvod je preto potrebné zamietnuť.
O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článkov 19 a 20 nariadenia 2017/1001
29 Žalobkyňa z článku 19 ods. 1 nariadenia 2017/1001 vyvodzuje, že právom uplatniteľným na spory týkajúce sa prevodu alebo licencií súvisiacich so zápismi predmetných ochranných známok je fínske vnútroštátne právo, keďže ona sama, vedľajší účastník konania a Brandavid Oy majú svoje sídla vo Fínsku.
30 Na jednej strane však fínske právo nevyžaduje, aby zmluva mala písomnú formu, a na druhej strane podľa fínskeho práva nie je relevantné, či vedľajší účastník konania v roku 2016 podpísal alebo nepodpísal licenčnú zmluvu, keďže sa stal právnym nástupcom spoločnosti Brandavid Oy v dôsledku úplného prevodu práv z ochrannej známky, ktoré už boli zapísané v registri, s vedomím o existencii licenčnej zmluvy. Noví majitelia ochranných známok by mali rešpektovať ustanovenia predchádzajúcich dohôd uzatvorených medzi predchádzajúcimi majiteľmi ochranných známok a držiteľmi licencií k uvedeným ochranným známkam.
31 Žalobkyňa navyše spochybňuje pripomienku odvolacieho senátu uvedenú v bode 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorej nikdy nepredložila zoznam ochranných známok, ktorých majiteľom bola Brandavid Oy a ktoré boli následne prevedené na vedľajšieho účastníka konania. Tvrdí, že tento zoznam bol uvedený v prílohe 1 vyjadrenia, ktorým sa vysvetľujú dôvody odvolania pred odvolacím senátom.
32 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.
33 V prvom rade treba poznamenať, ako to urobil EUIPO, že článok 19 ods. 1 nariadenia 2017/1001, ktorý odkazuje na právo členského štátu, v ktorom má majiteľ ochrannej známky Európskej únie svoje sídlo, sa uplatňuje len „pokiaľ nie je v článkoch 20 až 28 stanovené inak“. Zápis licencie týkajúcej sa ochrannej známky Európskej únie do registra ochranných známok Európskej únie je však samostatne upravený právom Únie v článkoch 25 až 28 uvedeného nariadenia a v článku 13 vykonávacieho nariadenia 2018/626.
34 Z toho vyplýva, že otázka, či fínske právo obsahuje formálne požiadavky na licenčnú zmluvu alebo za akých podmienok takáto zmluva zaväzuje aj právneho nástupcu majiteľa práv k predmetným ochranným známkam, je irelevantná na posúdenie otázky, či zápis licencie v prospech žalobkyne do registra ochranných známok Európskej únie bol správny alebo nesprávny. Tvrdenia žalobkyne založené na fínskom práve nemôžu spochybniť zákonnosť napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o podmienky zápisu licencie.
35 Okrem toho namietanie žalobkyne proti pripomienke odvolacieho senátu uvedenej v bode 21 napadnutého rozhodnutia je neúčinné, keďže ako správne uviedol EUIPO, ide o nadbytočnú úvahu odvolacieho senátu. Napadnuté rozhodnutie totiž spočíva predovšetkým na konštatovaní, podľa ktorého žalobkyňa nepreukázala, že majiteľ zapísaný v registri v jej prospech udelil licenciu. Toto konštatovanie nezávisí od otázky, ktorých ochranných známok sa licencia týkala.
36 Druhý žalobný dôvod preto treba zamietnuť.
O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 103 nariadenia 2017/1001
37 Žalobkyňa vytýka EUIPO, že prekročil svoju právomoc. EUIPO podľa žalobkyne žiadnu chybu neopravil. EUIPO prekročil svoju právomoc tým, že vydal rozhodnutie o zrušení zápisu licenčnej zmluvy do registra, pričom toto rozhodnutie bolo správne a v súlade s fínskym právom. EUIPO mal uplatniť fínske právo podľa článku 19 nariadenia 2017/1001 namiesto uplatnenia článku 103 uvedeného nariadenia.
38 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.
39 Podľa článku 103 ods. 1 prvej vety nariadenia 2017/1001 „ak úrad urobil zápis do registra alebo vydal rozhodnutie, ktoré obsahuje zrejmú chybu pripísateľnú úradu, zabezpečí výmaz zápisu alebo zrušenie rozhodnutia“.
40 Po prvé, ako správne uvádzajú EUIPO a vedľajší účastník konania, pri vymazanom zápise z 27. júla 2020 došlo k zrejmej chybe pripísateľnej EUIPO. Táto chyba spočíva v tom, že zápis do registra bol vykonaný na základe dokumentov, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v uplatniteľnej právnej úprave (pozri bod 23 vyššie). Licenčná zmluva, ktorá bola priložená k žiadosti o zápis, neobsahovala nijaký dôkaz o tom, že majiteľ predmetných ochranných známok zapísaný v registri k nim udelil licenciu. V tejto súvislosti odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že žalobkyňa nepreukázala, že licencia bola udelená so súhlasom majiteľa týchto ochranných známok.
41 Po druhé odvolací senát nebol povinný uplatniť vnútroštátne právo, keďže konanie o zápise licencie týkajúcej sa ochrannej známky Európskej únie do registra ochranných známok Európskej únie je autonómne upravené právom Únie v článkoch 25 až 28 nariadenia 2017/1001 a v článku 13 vykonávacieho nariadenia 2018/626 (pozri bod 33 vyššie).
42 Po tretie treba zamietnuť výhradu žalobkyne, podľa ktorej odvolací senát prekročil svoju právomoc tým, že zrušil rozhodnutie, ktoré nebolo zjavne nesprávne, ale bolo správne podľa fínskeho práva.
43 EUIPO totiž neprináleží skúmať platnosť a právne účinky prevodu ochrannej známky Európskej únie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva. Pri rozhodovaní o žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky Európskej únie sa právomoc EUIPO v zásade obmedzuje na preskúmanie formálnych podmienok uvedených v článku 20 nariadenia 2017/1001 a článku 13 vykonávacieho nariadenia 2018/626 a nezahŕňa posúdenie hmotnoprávnych otázok, ktoré môžu vzniknúť v rámci uplatniteľného vnútroštátneho práva [rozsudok z 22. septembra 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, bod 61]. Pri zápise licencie do registra podľa rovnakých pravidiel, ako sú pravidlá prevodu, treba túto judikatúru uplatniť mutatis mutandis na prejednávanú vec (pozri bod 20 vyššie).
44 Preto treba zamietnuť tretí žalobný dôvod, a teda aj žalobu v celom rozsahu.
O trovách
45 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
46 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, v súlade s návrhmi vedľajšieho účastníka konania je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil, a to vrátane trov, ktoré vynaložil v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom, ktoré sa podľa článku 190 ods. 2 rokovacieho poriadku považujú za nahraditeľné trovy konania.
47 Naopak, keďže EUIPO navrhol uložiť žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania len v prípade, že bude nariadené pojednávanie, treba vzhľadom na to, že pojednávanie nebolo nariadené, rozhodnúť, že EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania.
Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)
rozhodol takto:
1. Žaloba sa zamieta.
2. Oy Shaman Spirits Ltd je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Global Drinks Finland Oy, a to vrátane trov, ktoré táto spoločnosť vynaložila v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom.
3. EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania.
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. novembra 2023.
Podpisy