ROZSUDEK SOUDU (šestého senátu)
29. dubna 2009 (*)
„Ochranná známka Společenství – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství α – Absolutní důvod pro zamítnutí – Rozlišovací způsobilost – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“
Ve věci T‑23/07,
BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, se sídlem v Hamburku (Německo), zastoupená M. Wolterem, advokátem,
žalobkyně,
proti
Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému M. Kiciou, jako zmocněncem,
žalovanému,
jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. listopadu 2006 (věc R 808/2006‑4), týkajícímu se zápisu obrazového označení α jako ochranné známky Společenství,
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (šestý senát),
ve složení A. W. H. Meij, předseda, V. Vadapalas a L. Truchot (zpravodaj), soudci,
vedoucí soudní kanceláře: T. Weiler, rada,
s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 5. února 2007,
s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 26. dubna 2007,
s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 5. června 2007, kterým se zamítá možnost předložit repliku,
s přihlédnutím ke změně složení senátů Soudu,
s přihlédnutím k písemným otázkám Soudu účastníkům řízení,
po jednání konaném dne 19. listopadu 2008, během kterého žalobkyně předložila dokumenty,
vydává tento
Rozsudek
Skutečnosti předcházející sporu
1 Žalobkyně, společnost BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, podala dne 14. září 2005 u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován jakožto obrazová ochranná známka, je označení:
3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 33 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Alkoholické nápoje, s výjimkou piva, vína, šumivého vína a nápojů s obsahem vína“.
4 Rozhodnutím ze dne 31. května 2006 zamítl průzkumový referent přihlášku k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pro nedostatek rozlišovací způsobilosti označení. Průzkumový referent shledal, že přihlašovaná ochranná známka je věrnou napodobeninou malého řeckého písmene „α“ bez grafické změny a že řecky hovořící kupující v tomto označení nerozeznají údaj o obchodním původu výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky.
5 Dne 15. června 2006 podala žalobkyně k OHIM proti tomuto rozhodnutí odvolání.
6 Toto odvolání bylo zamítnuto rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. listopadu 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“) z důvodu, že předložené označení postrádá rozlišovací způsobilost vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
Návrhová žádání účastníků řízení
7 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
– zrušil napadené rozhodnutí;
– určil, že čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 nebrání zveřejnění přihlašované ochranné známky pro výrobky třídy 33 uvedené v přihlášce k zápisu;
– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
8 OHIM navrhuje, aby Soud:
– druhý bod návrhových žádání žalobkyně odmítl jako nepřípustný;
– žalobu ve zbývající části zamítl jako neopodstatněnou;
– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
K přípustnosti důkazů předložených žalobkyní poprvé před Soudem
9 Cílem žaloby podané k Soudu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Úkolem Soudu tedy není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před Soudem. Připuštění těchto důkazů je totiž v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, podle něhož spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Z toho vyplývá, že dokumenty předložené žalobkyní poprvé během jednání jsou nepřípustné [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T‑128/01, Recueil, s. II‑701, bod 18].
K věci samé
Argumenty účastníků řízení
10 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 7 odst. 1 písm. c) a článku 12 nařízení č. 40/94.
11 V rámci svého prvního žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že předložené označení má rozlišovací způsobilost vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož umožňuje identifikovat dotčené výrobky zařazené do třídy 33 jako pocházející z jejího podniku, a tudíž je odlišit od výrobků jiných podniků.
12 Vzhledem k tomu, že na základě článku 4 nařízení č. 40/94 písmena mohou tvořit ochrannou známku, nelze jim v zásadě odepírat rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b), protože jinak by byl článek 4 zbaven své podstaty.
13 Argument odvolacího senátu, podle kterého musí zůstat písmena dostupná, je neúčinný. Jednak i barva může mít rozlišovací způsobilost, a může být tedy zapsána. Kromě toho snaha zabránit tomu, aby určitá písmena byla předmětem monopolu, se netýká otázky jejich rozlišovací způsobilosti. Používání označení výlučně k popisným účelům je ostatně výslovně vyhrazeno článkem 12 nařízení č. 40/94.
14 Žalobkyně poukazuje na to, že minimální rozlišovací způsobilost postačuje k tomu, aby ochranným známkám byla poskytnuta ochrana bez ohledu na kategorii označení ve smyslu článku 4 nařízení č. 40/94, do které spadají. Písmenům tedy nelze v zásadě odepírat rozlišovací způsobilost, aniž by byly zkoumány dotčené výrobky, pouze z důvodu, že neobsahují žádný originální dodatek nebo dodatek, který by je individualizoval.
15 K tomu, aby obrazovým nebo slovním ochranným známkám ve formě písmen byla na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 odepřena rozlišovací způsobilost, je třeba provést konkrétní zjištění, jež umožňují učinit závěr o tom, že dotčená veřejnost nevnímá dotčené písmeno jako údaj o původu označených výrobků. Z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že odvolací senát konkrétně ověřoval, že předložené označení postrádá rozlišovací způsobilost, protože má pro dotčenou veřejnost ve vztahu k dotčeným výrobkům popisný charakter.
16 Z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že dotčení řecky hovořící spotřebitelé malé písmeno „α“ používají nebo chápou ve vztahu k alkoholickým nápojům jako veličinu, údaj o kategorii nebo druhové označení.
17 OHIM tvrdí, že druhý bod návrhových žádání žaloby je nepřípustný, neboť nepřísluší Soudu, ale přísluší výlučně OHIM, aby vyvodil důsledky vyplývající z případného zrušujícího rozsudku na základě čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94.
18 K věci samé má OHIM za to, pokud jde o první žalobní důvod, že odvolací senát neopomněl, že kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti jsou totožná pro všechny kategorie ochranných známek, třebaže se může ukázat obtížnějším u některých z nich zjistit rozlišovací způsobilost. Ačkoliv tradiční slovní, obrazové nebo trojrozměrné ochranné známky mohou být přímo vnímány jakožto údaj o obchodním původu označených výrobků, není tomu tak nutně v případě označení tvořených jediným písmenem. Tato označení mohou být chápána jako označení veličiny, typu výrobků nebo jako druhové označení a pro tyto účely jsou také používána.
19 Stanovisko odvolacího senátu, podle kterého samostatně stojící písmena nejsou vnímána jako údaj o obchodním původu označených výrobků, neznamená, že není možné zapsat ochranné známky tvořené samostatně stojícími písmeny. Odvolací senát jasně vysvětlil, že i když má samostatně stojící písmeno abstraktní způsobilost tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 4 nařízení č. 40/94, nelze z toho vyvozovat žádný závěr týkající se jeho konkrétní rozlišovací způsobilosti.
20 Odvolací senát tedy zcela nevyloučil rozlišovací způsobilost samostatně stojícího písmene, požadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jak ukazuje přezkum konkrétní rozlišovací způsobilosti dotčeného označení, který provedl.
21 Podle odvolacího senátu musí být kontrola zachování dostupnosti označení prováděna výlučně v rámci posouzení jeho popisného charakteru ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Jak zdůraznil odvolací senát, je však třeba odvolat se na rozsudek Soudního dvora ze dne 6. května 2003, Libertel (C‑104/01, Recueil, s. I‑3793), který se vyjádřil k rozlišovací způsobilosti označení. V tomto rozsudku Soudní dvůr totiž rozhodl, že dostupnost barev nesmí být s přihlédnutím k jejich omezenému počtu neoprávněně omezována. To samé platí pro samostatně stojící písmena, takže projednávaný případ je zcela srovnatelný.
22 V projednávaném případě je třeba v rámci přezkumu a priori zkoumat mimo jakékoliv posouzení skutečného užívání označení ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, zda lze vyloučit možnost, že je toto označení způsobilé v očích cílové veřejnosti odlišit výrobky, které označuje, od výrobků jiného původu, pokud by tato veřejnost měla učinit svůj výběr v obchodě.
23 Předložené označení je tvořeno písmenem ve formě obrazového označení, ale obsahuje změnu tak malou, že je vnímáno jako pouhé písmeno. Otázkou tedy je, zda relevantní veřejnost při styku s tímto označením ve formě obvyklého druhu písma umístěným na dotčených výrobcích nebo na jakékoliv části jejich běžného obalu, bude přepokládat, že tyto výrobky pocházejí od daného podniku, a sice téhož podniku.
24 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, existují různé číslice, písmena a obdobné kombinace, které jsou používány na obalech dotčených výrobků společně s písmeny řecké abecedy pro popis zvláštních vlastností výrobků.
25 Relevantní veřejnost vnímá předložené označení jako pouhé písmeno, které se od ostatních písmen abecedy odlišuje pouze prostřednictvím druhořadého detailu, a sice tím, že se jedná pouze o jiné písmeno abecedy. Toto označení tedy neobsahuje žádný významný prvek nebo prvek, na základě kterého by ho průměrný přiměřeně pozorný a informovaný spotřebitel alkoholických nápojů mohl považovat za údaj o obchodním původu dotčených výrobků.
26 Je obtížně představitelné, že by referenční veřejnost samostatně stojící písmeno „α“ nepovažovala za označení typu nebo druhu výrobků, zejména pokud není umístěné na výrobku tak, aby zvláštním způsobem upoutalo pozornost. První písmeno abecedy je zvláště často používané jako propagační údaj o výjimečnosti výrobku, zejména týkající se jakosti. Dotčené písmeno se hodí alespoň k takovému použití, přičemž spotřebitel může obecně přiřadit tento význam jak k velkému písmenu, tak k malému písmenu.
27 Sporné označení je ostatně obecně používané řecky hovořícím spotřebitelem jako označení jakosti, což potvrzuje nahlédnutí do anglicko-řeckého slovníku. Písmeno „α“ je v něm vyobrazené jako symbol čísel jedna a tisíc. V důsledku tohoto významu předloženého označení je málo pravděpodobné, že by jej relevantní veřejnost vnímala jako údaj o obchodním původu výrobků, které označuje.
28 Odvolací senát poté, co konstatoval způsobilost písmene „α“ označit obecnou kategorii nebo druh a způsobilost tvořit číslo kódu nebo odkaz na zvláštní velikost, měl právem za to, že veřejnost v tomto označení nebude vnímat údaj o obchodním původu označených výrobků, aniž by tak v zásadě vyloučil rozlišovací způsobilost sporného označení. Případná neexistence dalších skutkových posouzení nemůže zpochybnit opodstatněnost napadeného rozhodnutí.
Závěry Soudu
29 Nařízení č. 40/94 ve svém článku 4, nazvaném „Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství“, stanoví:
„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“
30 Toto ustanovení obsahuje seznam příkladů označení schopných grafického ztvárnění, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků, to znamená plnit funkci ochranné známky, jíž je identifikace obchodního původu těchto výrobků [viz pokud jde o článek 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah je v podstatě totožný s obsahem článku 4 nařízení č. 40/94, rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, Nichols, C‑404/02, Sb. rozh. s. I‑8499, bod 22].
31 Ačkoliv článek 4 nařízení č. 40/94 uvádí výslovně písmena, obecná způsobilost určité kategorie označení tvořit ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení nicméně neznamená, že tato označení mají nezbytně rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) ve vztahu k určitému výrobku nebo službě [rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, KWS Saat v. OHIM (Odstín oranžové barvy), T‑173/00, Recueil, s. II‑3843, bod 26].
32 Článek 7 nařízení č. 40/94, který vyjmenovává absolutní důvody pro zamítnutí, které mohou bránit zápisu označení jako ochranných známek Společenství, upřesňuje v tomto ohledu ve svém odstavci 1:
„Do rejstříku se nezapíšou:
[…]
b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
[…]“
33 Za taková označení je nutné považovat označení neschopná konkrétně identifikovat původ výrobků, na které se vztahují, a umožnit spotřebiteli, který získá tyto výrobky, aby mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu v opačném případě [rozsudek Soudu ze dne 9. července 2008, Hartmann v. OHIM (E), T‑302/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 31; výše uvedený rozsudek Odstín oranžové barvy, bod 27).
34 Krom toho, větší obtíž, k níž může popřípadě dojít při konkrétním posouzení rozlišovací způsobilosti určitých ochranných známek, nemůže odůvodnit předpoklad, že takové ochranné známky postrádají a priori rozlišovací způsobilost nebo ji mohou získat pouze užíváním podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (viz obdobně výše uvedený rozsudek Nichols, bod 29).
35 Podle ustálené judikatury musí být rozlišovací způsobilost ochranné známky vyžadovaná čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 posuzována ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro něž byl zápis žádán, a jednak vnímání zúčastněných kruhů, které jsou tvořené spotřebiteli těchto výrobků nebo služeb [viz pokud jde o čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, jehož normativní obsah je v podstatě totožný s obsahem čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Henkel, C‑218/01, Recueil, s. I‑1725, bod 50].
36 Krom toho z ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, ve spojení s odstavcem 2 téhož článku, vyplývá, že se ochranná známka nezapíše, pokud postrádá rozlišovací způsobilost pouze v části Společenství (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C‑25/05 P, Sb. rozh. s. I‑5719, bod 81).
37 V projednávaném případě žalobkyně požadovala zápis označení přihlašovaného jako obrazové označení jako ochranné známky Společenství, přičemž však účastníci řízení nezpochybňovali, že toto označení reprodukuje, jak konstatoval odvolací senát, písmeno řecké abecedy alfa („α“) bez jakékoliv grafické změny či dodatku grafického prvku ve formě blízké té, kterou má stejné písmeno psané prostřednictvím standardního druhu písma Times New Roman.
38 Vzhledem k tomu, že se přihlašovaná ochranná známka vztahuje, jak účastníci řízení potvrdili během řízení, na alkoholické nápoje jiné než pivo, víno, šumivé víno a nápoje s obsahem vína, tedy zboží běžné spotřeby, a že je tvořená malým řeckým písmenem „α“, musí být posouzení rozlišovací způsobilosti této ochranné známky provedeno s ohledem na vnímání označení průměrnými řecky hovořícími spotřebiteli, kteří jsou běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní.
39 V projednávaném případě tedy odvolacímu senátu příslušelo, aby v rámci konkrétního přezkumu potenciální způsobilosti označení navrženého k zápisu zkoumal, zda lze vyloučit možnost, že je toto označení způsobilé v očích průměrných řecky hovořících spotřebitelů odlišit výrobky žalobkyně od výrobků jiného původu (viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 5. dubna 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. OHIM (EASYBANK), T‑87/00, Recueil, s. II‑1259, bod 40, a výše uvedený rozsudek E, bod 35), přičemž k vyloučení použití absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 postačuje minimální rozlišovací způsobilost [rozsudek Soudu ze dne 7. února 2002, Mag Instrument v. OHIM (Tvar kapesních svítilen), T‑88/00, Recueil, s. II‑467, bod 34].
40 Pro účely takového posouzení přísluší OHIM, aby pod dohledem Soudu zohlednil všechny okolnosti a relevantní skutečnosti.
41 Zaprvé odvolací senát v bodech 17 a 20 napadeného rozhodnutí konstatoval, že samostatně stojící písmena, a tudíž sporné malé písmeno „α“ v rozsahu, v němž nejsou doplněny prvky grafického ztvárnění vytvářející grafický účinek jako celek, postrádají rozlišovací způsobilost, neboť označením je „něco postřehnutelné, zapamatovatelné a rozpoznatelné“.
42 Odvolací senát tím, že takto a priori z nedostatku změn nebo grafických ozdob vyvodil nedostatek rozlišovací způsobilosti předloženého označení, v rozporu s článkem 4 nařízení č. 40/94 implicitně, avšak nezbytně usoudil, že dotčené písmeno nemá samo o sobě minimální úroveň rozlišovací způsobilosti vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b), aby mohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství.
43 Krom toho z článku 4 nařízení č. 40/94 vyplývá, že písmena mohou tvořit ochranné známky Společenství za předpokladu, že taková označení jsou způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků [výše uvedený rozsudek E, bod 38; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 13. června 2007, IVG Immobilien v. OHIM (I), T‑441/05, Sb. rozh. s. II‑1937, bod 47], přičemž zápis označení jako ochranné známky není podmíněn zjištěním určité úrovně umělecké kreativity nebo představivosti na straně přihlašovatele ochranné známky (rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C‑329/02 P, Sb. rozh. s. I‑8137, bod 41), ale samotnou způsobilostí označení individualizovat výrobky přihlašovatele ochranné známky ve vztahu k výrobkům nabízeným jeho konkurenty [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Rewe-Zentral v. OHIM (LITE), T‑79/00, Recueil, s. II‑705, bod 30]. Odvolací senát přitom v tomto ohledu žádný konkrétní přezkum sporného označení neprovedl.
44 Zadruhé měl odvolací senát v bodě 22 napadeného rozhodnutí za to, že by výklad čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, podle kterého samostatně stojící písmeno má rozlišovací způsobilost, měl za následek vyloučení jakéhokoliv předpokladu nedostatku rozlišovací způsobilosti označení v oblasti písmen, což by tento text činilo bezpředmětným.
45 Odmítnutí zásady přiznání samostatně stojícím písmenům jakoukoliv rozlišovací způsobilost, vyjádřené bez výhrad a aniž by byl proveden konkrétní přezkum připomenutý v bodě 39 výše, brání samotné znění článku 4 nařízení č. 40/94, který zařazuje písmena mezi označení schopná grafického ztvárnění, která mohou tvořit ochranné známky, pokud jsou způsobilá odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb nabízených jinými podniky.
46 Navíc z judikatury vyplývá, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nerozlišuje mezi označeními různé povahy a že kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených samostatně stojícím písmenem jsou stejná jako kritéria použitelná na jiné kategorie ochranných známek (výše uvedený rozsudek E, bod 34).
47 K tomu, aby předložené označení mělo minimální stupeň rozlišovací způsobilosti vyžadovaný tímto ustanovením, stačí, aby se toto označení a priori jevilo jako způsobilé umožnit relevantní veřejnosti identifikovat původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihláška ochranné známky Společenství, a odlišit je bez možné záměny od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ (výše uvedený rozsudek I, bod 55).
48 Zatřetí odvolací senát odvolávající se na výše uvedený rozsudek Libertel měl v bodě 23 napadeného rozhodnutí za to, že stejně jako barvy a samostatná čísla musí samostatně stojící písmena jakožto základní prvky zůstat k dispozici všem jako „základní rezerva“ pro účely identifikace, popisu nebo jiných využití.
49 Jak bylo připomenuto výše, takové odůvodnění vyjadřující v zásadě nemožnost zapsat samostatně stojící písmeno jakožto ochrannou známku, aniž by byl proveden konkrétní přezkum způsobilosti sporného označení odlišit dotčené výrobky od výrobků jiných podniků, je v rozporu s článkem 4 nařízení č. 40/94.
50 Krom toho, pokud jde o výše uvedený rozsudek Libertel uvedený v napadeném rozhodnutí, kterého se dovolává OHIM, je pravda, že Soudní dvůr rozhodl, že je třeba v oblasti práva Společenství upravujícího ochranné známky uznat veřejný zájem, aby nedošlo k nepatřičnému omezení dostupnosti barev pro ostatní subjekty nabízející výrobky nebo služby takového typu, jako jsou výrobky nebo služby, pro které se požaduje zápis (výše uvedený rozsudek Libertel, bod 60).
51 Soudní dvůr měl nicméně za to, že rozlišovací způsobilost může být přiznána barvě za předpokladu, že z hlediska vnímání relevantní veřejnosti je způsobilá identifikovat výrobky nebo služby uvedené v přihlášce ochranné známky a odlišit je od výrobků nebo služeb jiných podniků (výše uvedený rozsudek Libertel, bod 69). Relevance tohoto posouzení pro projednávaný spor není zpochybněna pravidlem obsaženým v tomtéž rozsudku, podle kterého lze existenci rozlišovací způsobilosti před jakýmkoli užíváním připustit jen za výjimečných okolností (výše uvedený rozsudek Libertel, bod 66), protože tato výhrada byla uvedena s ohledem na skutečnost, na kterou předtím poukázal Soudní dvůr, že vnímání relevantní veřejnosti není nutně stejné v případě označení tvořeného samotnou barvou jako v případě slovní nebo obrazové ochranné známky, která jako v projednávaném případě sestává z označení, které je nezávislé na vzhledu výrobků, které označuje (výše uvedený rozsudek Libertel, bod 65).
52 Odvolací senát tedy nebyl oprávněn proti zápisu písmene „α“ namítat argument založený na dostupnosti označení, jelikož tato úvaha nevylučuje konkrétní přezkum způsobilosti přihlašované ochranné známky identifikovat výrobek nebo službu, pro kterou je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a odlišit tento výrobek nebo službu od výrobků jiných podniků.
53 Začtvrté se odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí domníval, že referenční veřejnost bude „možná“ písmeno „α“ chápat jako odkaz na jakost (jakost „A“), údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu takových alkoholických nápojů, jako jsou nápoje uvedené v přihlášce ochranné známky.
54 OHIM nemůže tvrdit, že odvolací senát tím, že takto rozhodl, provedl konkrétní přezkum rozlišovací způsobilosti dotčeného označení. Krom toho, že je toto odůvodnění stiženo pochybností, která jej znehodnocuje, totiž toto odůvodnění neodkazuje na žádnou konkrétní skutečnost, která by mohla odůvodnit závěr, že přihlašovaná ochranná známka je relevantní veřejností vnímána jako odkaz na jakost, údaj o velikosti nebo označení typu nebo druhu výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek E, bod 44). Z toho vyplývá, že odvolací senát neprokázal nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky.
55 Za předpokladu, že by nové dokumenty předložené OHIM v přílohách B1 a B2 jeho vyjádření k žalobě za účelem prokázání skutečnosti, že relevantní veřejnost bude velké písmeno alfa „A“ vnímat jako údaj o jakosti vín, byly přípustné, v projednávaném případě postrádají důkazní sílu, jelikož skutečnosti v nich uváděné se vztahují, jak OHIM uznal na jednání, výlučně na vína, a nikoliv na dotčené alkoholické nápoje a jelikož písmena uvedená na přiložených vyobrazeních lahví vína buď nejsou totožná s písmenem „α“, nebo jsou spojená s jiným písmenem, anebo tvoří jednu ze složek obchodní firmy velkoobchodníka s vínem.
56 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že odvolací senát tím, že nedostatek rozlišovací způsobilosti předloženého označení vyvodil pouze z nedostatku grafických změn nebo ozdob ve vztahu k druhu písma Times New Roman, aniž by provedl konkrétní přezkum jeho způsobilosti u referenční veřejnosti odlišit dotčené výrobky od výrobků konkurentů žalobkyně, čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 použil nesprávně.
57 Prvnímu žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět a zrušit napadené rozhodnutí, aniž by bylo nutné přezkoumávat ostatní dva žalobní důvody vznesené žalobkyní.
58 Na základě čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 přísluší OHIM, aby přihlášku ochranné známky Společenství žalobkyně znovu přezkoumal ve světle odůvodnění tohoto rozsudku.
59 O druhém bodu návrhových žádání žalobkyně tedy není třeba rozhodovat, a tudíž není třeba rozhodovat ani o námitce nepřípustnosti, kterou proti tomuto druhému bodu návrhových žádání žalobkyně vznesl OHIM.
K nákladům řízení
60 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
61 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé žalobkyni.
Z těchto důvodů
SOUD (šestý senát)
rozhodl takto:
1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 30. listopadu 2006 (věc R 808/2006-4) se zrušuje.
2) O druhém bodu návrhových žádání společnosti BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG není třeba rozhodovat.
3) OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 29. dubna 2009.
Podpisy.