SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
de 12 de mayo de 2010 (*)
«Dibujo o modelo comunitario – Procedimiento de nulidad – Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un instrumento para escribir – Marca nacional figurativa anterior – Motivo de nulidad – Uso en el dibujo o modelo comunitario de un signo anterior cuyo titular tiene derecho a prohibir su utilización – Artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 6/2002 – Solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior presentada por primera vez ante la Sala de Recurso»
En el asunto T‑148/08,
Beifa Group Co. Ltd, con domicilio social en Ningbo, Zhejiang (China), representada por Sres. R. Davis, Barrister, y N. Cordell, Solicitor,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard‑Monguiral, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:
Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, con domicilio en Heroldsberg (Alemania), representada por los Sres. U. Blumenröder y H. Gauß, abogados,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 31 de enero de 2008 (asunto R 1352/2006-3), relativa a un procedimiento de nulidad de un dibujo o modelo comunitario entre Schwan‑Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG y Ningo Beifa Group Co., Ltd,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
integrado por el Sr. M. Vilaras (Ponente), Presidente, y los Sres. M. Prek y V.M. Ciucă, Jueces;
Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de abril de 2008;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de septiembre de 2008;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de septiembre de 2008;
celebrada la vista el 18 de noviembre de 2009;
dicta la siguiente
Sentencia
Marco jurídico
Reglamento (CE) nº 6/2002
1 El Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), en su versión modificada, establece en su artículo 1:
«1. El dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en el presente Reglamento se denominará en lo sucesivo dibujo o modelo comunitario.
2. La protección conferida se extenderá a cualquier dibujo o modelo:
[…]
b) en tanto que, dibujo o modelo comunitario registrado, si se registra conforme al procedimiento previsto en el presente Reglamento.
[…]»
2 El artículo 3 del Reglamento nº 6/2002 dispone:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) dibujo o modelo: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación;
[…]»
3 El artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 dispone:
«La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.»
4 El artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 dispone:
«Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.»
5 Los artículos 24 y 25 del Reglamento nº 6/2002 prevén:
«Artículo 24
Declaración de nulidad
1. Un dibujo o modelo comunitario registrado podrá declararse nulo previa solicitud presentada en la [OAMI] con arreglo al procedimiento previsto en los títulos VI y VII […]
Artículo 25
Causas de nulidad
1. El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes:
[…]
e) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior, y el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso;
[…]
3. Las causas previstas en las letras d), e) y f) del apartado 1 podrán ser invocadas únicamente por el solicitante o el titular del derecho anterior.
[…]»
6 El título IV del Reglamento nº 6/2002 (artículos 35 a 44) se denomina «Solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado». En el artículo 36, apartado 2, de ese Reglamento se establece, en particular, que la solicitud de un dibujo o modelo comunitario «deberá contener además una relación de los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el dibujo o modelo». Además, en virtud de los artículos 41 a 44 del Reglamento nº 6/2002, el solicitante de un dibujo o modelo comunitario registrado disfruta, con arreglo a ciertos requisitos, de un derecho de prioridad, cuyo efecto consiste, según el artículo 43 de ese mismo Reglamento, en que la fecha de prioridad pase a considerarse fecha de presentación de la solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario.
7 En el título VI del Reglamento nº 6/2002, denominado «Renuncia y nulidad del dibujo o modelo comunitario registrado», el artículo 52, apartado 1, de ese Reglamento prevé que, «salvo lo dispuesto en los apartados 2 a 5 del artículo 25, cualquier persona física o jurídica, así como las autoridades públicas con competencia para ello, podrán presentar ante la [OAMI] una solicitud de declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado».
8 El título VII del Reglamento nº 6/2002, denominado «Recurso», establece, en los artículos 55 a 60 de ese Reglamento, el procedimiento de recurso ante la Sala de Recurso. El tenor de esas disposiciones es idéntico o análogo al de los artículos 57 a 62 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), cuyos artículos 58 a 64 corresponden a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94].
9 Además, en el título VII del Reglamento nº 6/2002, el artículo 61 de este Reglamento dispone:
«1. Contra las resoluciones de la [Sala de Recurso] que recaigan en asuntos recurridos podrá interponerse recurso ante el Tribunal de Justicia.
2. El recurso podrá fundarse en motivos de incompetencia, de quebrantamiento sustancial de forma, de infracción del Tratado, del presente Reglamento y de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación o de desviación de poder.
3. El Tribunal de Justicia estará facultado para anular o modificar la resolución recurrida.
4. Podrán intervenir en el recurso todas las partes en el procedimiento ante la [Sala de Recurso] que se consideren adversamente afectadas por el fallo.
5. El recurso deberá interponerse ante el Tribunal de Justicia en el plazo de dos meses desde la notificación del fallo de la [Sala de Recurso].
6. La [OAMI] deberá tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.»
Directiva 89/104/CEE
10 El artículo 4, apartado 4, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) [derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25)], dispone:
«[...] cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
[…]
c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:
[…]
iv) un derecho de propiedad industrial. [...]»
11 El artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104 dispone:
«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
2. Cualquier Estado miembro podrá [asimismo] disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o [...] del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»
12 Los artículos 10 a 12 de la Directiva 89/104 disponen:
«Artículo 10
Uso de la marca
1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
2. Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada;
b) poner la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación.
3. El uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación se considerará como uso hecho por el titular.
[…]
Artículo 11
Sanciones por la falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos
[…]
3. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12, en caso de demanda reconvencional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no sea válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si a consecuencia de una excepción queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12.
4. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación de los apartados [1, 2 y 3], se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
Artículo 12
Causas de caducidad
1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso […]»
Markengesetz
13 La Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley alemana de protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGB1. I, 1994, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), en su versión modificada, prevé, en su artículo 13, apartado 2, número 6, que puede declararse la nulidad de una marca registrada cuando su uso pueda prohibirse en virtud de un derecho de propiedad industrial anterior. Con arreglo al artículo 51, apartado 1, de la Markengesetz, la nulidad se declara como resultado de un recurso interpuesto por el titular del derecho anterior.
14 El artículo 14, apartado 2, de la Markengesetz dispone:
«Se prohíbe a cualquier tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, en el tráfico económico:
1. El uso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta haya sido registrada.
2. El uso de de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
3. El uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el país y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a éstos.»
15 El artículo 25, apartado 1, de la Markengesetz establece:
«El titular de una marca registrada no estará facultado para alegar, frente a terceros, derechos con arreglo a los artículos 14, 18 [y] 19 si, durante el período de los cinco años anteriores a la invocación de tales derechos, no se ha usado la marca, con arreglo al artículo 26, para los productos o los servicios en los que se basa para invocar sus derechos, siempre que, en esa fecha, hayan transcurrido al menos cinco años desde el registro de la marca.»
16 A tenor del artículo 25, apartado 2, de la Markengesetz, si se invocan en el marco de un recurso los derechos del titular de una marca que resultan, en particular, del artículo 14 de la Markengesetz, la parte demandante debe, a instancia de la parte demandada, aportar la prueba del uso efectivo de su marca.
17 El artículo 26 de la Markengesetz, que se refiere al uso de la marca, adapta el Derecho alemán a las disposiciones de los artículos 10 a 12 de la Directiva 89/104.
Reglamento nº 40/94
18 El artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) dispone:
«Artículo 9
Derecho conferido por la marca comunitaria
1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
[…]»
19 El artículo 43 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42 del Reglamento nº 207/2009) dispone:
«Artículo 43
Examen de la oposición
[…]
2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde [...] al menos cinco años [antes]. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.
[…]»
20 El artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009) dispone:
«Artículo 52
Causas de nulidad relativa
[…]
2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [OAMI] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de:
[…]
d) un derecho de propiedad industrial;
con arreglo [...] al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos.»
21 El artículo 56 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 57 del Reglamento nº 207/2009) dispone:
«Artículo 56
Examen de la solicitud
[…]
2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el apartado 2 del artículo 43 se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.
[…]»
22 El artículo 92 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 96 del Reglamento nº 207/2009) dispone que los tribunales de marcas comunitarias, designados por los Estados miembros en virtud del artículo 91, apartado 1, del mismo Reglamento (actualmente artículo 95, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) «tendrán competencia exclusiva: […] d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria contempladas en el artículo 96». A tenor del artículo 96, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 100, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), «la demanda de reconvención por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en los motivos de caducidad o de nulidad previstos por el presente Reglamento».
Antecedentes del litigio
23 El 27 de mayo de 2005, la demandante, Beifa Group Co. Ltd (anteriormente Beifa Group Co. Ltd), presentó una solicitud de registro de diferentes dibujos o modelos comunitarios ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento nº 6/2002.
24 En particular, la solicitud tenía por objeto el dibujo o modelo que tiene la siguiente representación (en lo sucesivo, «dibujo o modelo controvertido»):
25 Con arreglo a los artículos 41 a 43 del Reglamento nº 6/2002, la demandante invocó en su solicitud de registro un derecho de prioridad en relación con el dibujo o modelo controvertido, basado en una solicitud de registro anterior del mismo dibujo, presentada ante la autoridad china competente, el 5 de febrero de 2005.
26 Con arreglo al artículo 36, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002, la solicitud indicaba, como productos a los que el dibujo o modelo controvertido estaba destinado a incorporarse o aplicarse, los «instrumentos para escribir».
27 El dibujo o modelo controvertido se registró como dibujo o modelo comunitario con el número 352315-0007 y se publicó en el Boletín de dibujos o modelos comunitarios nº 68/2005, de 26 de julio de 2005.
28 El 23 de marzo de 2006, la parte coadyuvante, Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, presentó ante la OAMI, con arreglo al artículo 52 del Reglamento nº 6/2002, una solicitud de nulidad del dibujo o modelo controvertido, en la que alegaba que la causa de nulidad a la que hace referencia el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 se oponía al mantenimiento de ese dibujo o modelo.
29 La solicitud de nulidad se basaba, en particular, en la marca de la coadyuvante que se reproduce a continuación, registrada en Alemania el 14 de diciembre de 2000 con el número 300454708, para, en particular, los «instrumentos para escribir», que pertenecen a la clase 16 según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «marca anterior»):
30 Mediante resolución de 24 de agosto de 2006, la División de Anulación de la OAMI acogió la solicitud de nulidad presentada por la coadyuvante y, en consecuencia, declaró la nulidad del dibujo o modelo controvertido, sobre la base de la causa recogida en el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002.
31 En esencia, la División de Anulación consideró que, en el dibujo o modelo controvertido, se hacía uso de la marca anterior, en el sentido de que integraba un signo que poseía todos los elementos característicos de la forma tridimensional de dicha marca y, por lo tanto, presentaba una similitud con ésta. Habida cuenta de que los productos designados por el dibujo o modelo controvertido y por la marca anterior eran idénticos, existía, según la División de Anulación, un riesgo de confusión para el público destinatario de esos productos, que confería a la coadyuvante el derecho a prohibir, en virtud del artículo 14, apartado 2, número 2, de la Markengesetz, la utilización del signo usado en el dibujo o modelo controvertido.
32 El 19 de octubre de 2006, la demandante interpuso un recurso, con arreglo a los artículos 55 a 60 del Reglamento nº 6/2002, contra la resolución de la División de Anulación.
33 Mediante resolución de 31 enero de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 21 de febrero siguiente, la Tercera Sala de Recurso desestimó el recurso de la demandante. En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que, dado que la marca anterior no había sido declarada nula con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Markengesetz por las autoridades alemanas competentes, debía ser considerada un signo distintivo, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 (apartado 15 de la resolución impugnada).
34 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que, a efectos de la aplicación de esta última disposición, el signo anterior invocado no debía ser reproducido de manera idéntica en el dibujo o modelo comunitario posterior controvertido, sino que bastaba con que ese signo estuviera integrado, como tal, en dicho dibujo o modelo (apartado 16 de la resolución impugnada).
35 En tercer lugar, la Sala de Recurso estimó que, a pesar de la existencia de determinadas diferencias entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior, los elementos característicos de dicha marca podían ser identificados en el dibujo o modelo controvertido, de modo que su utilización constituía una violación de los derechos exclusivos conferidos a la coadyuvante, titular de la marca anterior, por el artículo 14 de la Markengesetz, y que era aplicable el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 (apartados 17 y 18 de la resolución impugnada).
36 Por último, habida cuenta de la conclusión precedente, la Sala de Recurso consideró que no procedía pronunciarse sobre la pertinencia de otros elementos invocados por la coadyuvante en apoyo de su solicitud de nulidad, entre ellos una sentencia de 18 de enero de 2007 del Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (Tribunal regional superior de Fráncfort del Meno, Alemania) (apartado 19 de la resolución impugnada).
Pretensiones de las partes
37 La demandante solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada.
– Devuelva el asunto a la División de Anulación para que ésta examine los otros motivos de nulidad invocados por la coadyuvante y que no examinó.
– Condene en costas a la OAMI.
38 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de la demandante
39 La OAMI alega que la segunda pretensión de la demandante es inadmisible, en la medida que ésta solicita, en esencia, al Tribunal que dirija una orden conminatoria a la OAMI, cuestión que excede de la competencia de dicho Tribunal.
40 Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 61, apartado 3, del Reglamento nº 6/2002, el Tribunal es competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada. Además, a tenor del artículo 61, apartado 6, del mismo Reglamento, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal. De esta última disposición resulta que no corresponde al Tribunal dirigir una orden conminatoria a la OAMI, a la que incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la sentencia [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OAMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec. p. II‑785, apartado 15, y la jurisprudencia citada].
41 Es preciso recordar asimismo que, en virtud del artículo 60, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002, la Sala de Recurso que conoce de un recurso contra una resolución de un órgano inferior de la OAMI puede, tras un examen del fondo del recurso, devolver el caso a dicho órgano para que dé cumplimiento al fallo.
42 De las disposiciones y consideraciones anteriores resulta que no es inadmisible una pretensión dirigida a que el Tribunal cuando conoce de un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, devuelva el asunto a la instancia inferior, cuya resolución ha sido objeto del recurso ante la Sala de Recurso [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, apartados 17 a 20].
43 En efecto, si estimara dicha pretensión, el Tribunal no condenaría a la OAMI a una determinada obligación de hacer o de no hacer y, por consiguiente, no dirigiría una orden conminatoria a ésta. Dicha pretensión se dirige, más bien, a que el propio Tribunal adopte una resolución que la Sala de Recurso debería o podría haber adoptado y, por lo tanto, al ejercicio, por el Tribunal, de su poder de modificación de la resolución de la Sala de Recurso, de cuya impugnación conoce [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias del Tribunal de 11 de febrero de 2009, Bayern Innovativ/OAMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, no publicada en la Recopilación, apartado 15, y de 14 de septiembre de 2009, Lange Uhren/OAMI (Campos geométricos en la esfera de un reloj), T‑152/07, Rec. p. II‑0000, apartado 39].
44 De las consideraciones anteriores resulta que, contrariamente a lo que alega la OAMI, la segunda pretensión de la demandante es admisible.
Sobre el fondo
45 En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos. El primer motivo se basa en una interpretación errónea del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002. El segundo motivo se basa en un error de Derecho del que supuestamente adolece la denegación de la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, presentada por la demandante ante la OAMI. El tercer motivo se basa en la aplicación errónea del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002.
Sobre el primer motivo, basado en una interpretación errónea del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002
– Alegaciones de las partes
46 La demandante alega que del propio tenor del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 resulta que, contrariamente a lo que estimó la Sala de Recurso, esta disposición no puede ser invocada por el titular de un signo distintivo cuando, en un dibujo o modelo posterior, no ha usado el signo de que se trata, sino un signo similar. Esta interpretación de dicha disposición queda confirmada no sólo por el hecho de que un dibujo o modelo comunitario afecta únicamente a la apariencia de un producto y no tiene por objeto específicamente un producto dado, sino además por la práctica decisoria anterior de la OAMI.
47 La OAMI y la coadyuvante alegan que el concepto de uso, en el sentido del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, puede cubrir situaciones en las que el signo anterior invocado en apoyo de una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario registrado es simplemente imitado en el dibujo o en el modelo controvertido, sin que se haya reproducido íntegramente en sus detalles más pequeños.
48 El marco de la comparación entre el dibujo o modelo controvertido y el signo anterior se limita sólo a los elementos de dicho dibujo o modelo que violan los derechos conferidos por el citado signo anterior a su titular, sin tener en cuenta los elementos adicionales del dibujo o modelo controvertido. En cambio, el alcance de la protección del signo anterior depende del Derecho que rige ese signo.
49 A su juicio, la causa de nulidad contemplada en el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 es, por lo tanto, aplicable a dibujos o modelos que presentan un carácter nuevo e individual y, en ese sentido, se distingue de la causa de nulidad del artículo 25, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. Contrariamente a las afirmaciones de la demandante, la práctica decisoria anterior de la OAMI confirma esa interpretación.
– Apreciación del Tribunal
50 En primer lugar, debe señalarse que, como alegan acertadamente la OAMI y la coadyuvante, la causa de nulidad contemplada en el artículo 25, apartado 1, letra e) del Reglamento nº 6/22002 no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. En efecto, aunque determinados elementos del signo de que se trata estuvieran ausentes en el dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un «uso» de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria.
51 Como se desprende de jurisprudencia reiterada, ello es así con más razón por el hecho de que el público sólo conserva en la memoria una imagen imperfecta de las marcas registradas en los Estados miembros o de las marcas comunitarias [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartado 33]. Esta consideración es válida para todo tipo de signo distintivo. Por consiguiente, en caso de omisión de determinados elementos secundarios de un signo distintivo, utilizado en un dibujo o modelo comunitario posterior, o en caso de adición de tales elementos a ese mismo signo, el público pertinente no se dará necesariamente cuenta de esas modificaciones del signo en cuestión. Al contrario, podrá pensar que se usa el signo tal como lo conserva en su memoria, en el modelo o dibujo comunitario posterior.
52 De lo antedicho se desprende que, contrariamente a lo alegado por la demandante, una interpretación literal del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 no excluye necesariamente su aplicación en el caso de que, en un dibujo o modelo comunitario posterior, se use no un signo idéntico al invocado en apoyo de la solicitud de nulidad, sino un signo similar.
53 En segundo lugar, es preciso señalar que la interpretación del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 realizada en la resolución impugnada es la única que puede garantizar, por un lado, una protección eficaz de los derechos del titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, contra cualquier ataque dirigido contra esa marca mediante su utilización en un dibujo o modelo comunitario posterior y, por otro, la coherencia entre las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 6/2002 y las de la Directiva 89/104 o de los Reglamentos nº 40/94 y nº 207/2009.
54 A este respecto, debe recordarse que el titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, tiene derecho a prohibir la utilización de un dibujo o modelo comunitario posterior tanto en el caso de que se use en el citado dibujo o modelo un signo idéntico a la marca anterior y en el que los productos o servicios a que se refieren, respectivamente, el dibujo o modelo en cuestión y la marca anterior sean idénticos, como en el caso de que se use en el dibujo o modelo comunitario de que se trata un signo que presente con la marca anterior tal similitud que, habida cuenta también de la identidad o de la similitud de los productos o servicios afectados, respectivamente, por la marca y por el dibujo o modelo en cuestión, exista un riesgo de confusión en el público [véanse el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104, el artículo 14, apartado 2, números 1 y 2, de la Markengesetz y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009]].
55 Habida cuenta del derecho del titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, a prohibir la utilización de un dibujo o modelo comunitario posterior en el que se use un signo idéntico a su marca o un signo similar a ella, queda excluido que, al adoptar el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, el legislador comunitario haya tenido la intención de permitir que dicho titular presentara una solicitud de nulidad del dibujo o modelo de que se trata sólo en el caso de que se use en ese dibujo o modelo un signo idéntico a la marca anterior, y de prohibir la presentación de tal solicitud cuando se use en dicho modelo o dibujo un signo que sea similar hasta el punto de que exista, en el público, un riesgo de confusión.
56 Es preciso señalar asimismo que el titular de una marca comunitaria o registrada en un Estado miembro no puede invocar las disposiciones mencionadas en el apartado 54 supra para prohibir la utilización de un dibujo o modelo comunitario anteriormente registrado, usando un signo idéntico a la marca en cuestión o similar, ya que el titular de dicho dibujo o modelo comunitario puede defenderse contra tal interdicción solicitando, en su caso mediante una demanda de reconvención, la anulación de la marca anterior afectada [véanse el artículo 4, apartado 4, letra c), inciso iv), de la Directiva 89/104, el artículo 13, apartado 2, número 6, y el artículo 51, apartado 1, de la Markengesetz, así como el artículo 52, apartado 2, letra d), el artículo 92, letra d), y el artículo 96, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 2, letra d), artículo 96, letra d), y artículo 100, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009]].
57 Si el titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, tuviera derecho a presentar una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario posterior sólo en el caso de que en dicho dibujo o modelo comunitario se usara un signo idéntico a su marca y no en el caso de que se usara un signo similar, no podría defenderse contra un eventual intento del titular del dibujo o modelo posterior, en el que se usa un signo similar, de prohibir, en virtud del artículo 10, apartado 1, y del artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002, el uso de la marca anterior.
58 Ahora bien, del considerando trigésimo primero del Reglamento nº 6/2002, según el cual dicho Reglamento «no excluye la aplicación a los dibujos y modelos protegidos por dibujos o modelos comunitarios de [...] las normas relativas a [...] marcas comerciales», se desprende que los derechos que un dibujo o modelo comunitario confiere a su titular no cuestionan en absoluto los derechos que el titular de una marca anterior ha adquirido en virtud de dicha marca.
59 De las consideraciones anteriores se desprende que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, en el sentido de que puede ser invocado por el titular de un signo distintivo para solicitar la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario posterior, cuando, en el citado dibujo o modelo, se usa un signo que presenta una similitud con el suyo. Por lo tanto, el primer motivo debe desestimarse por infundado.
Sobre el segundo motivo, basado en un error de Derecho que afecta a la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, presentada por la demandante ante la OAMI
– Alegaciones de las partes
60 La demandante alega que del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, en relación con el artículo 25 de la Markengesetz, resulta que el titular de una marca alemana que solicita la nulidad de un dibujo o modelo comunitario porque en éste se usa la marca en cuestión debe, en caso de impugnación, probar que ha hecho un uso efectivo de dicha marca. Por consiguiente, la Sala de Recurso debería haber examinado la solicitud de prueba del uso de la marca anterior, presentada por la demandante, puesto que la marca anterior había sido registrada más de cinco años antes de la presentación de la solicitud de nulidad. Sin embargo, aunque la coadyuvante hubiera vendido, durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de nulidad, numerosos instrumentos para escribir pertenecientes a la clase 16, tales ventas no probarían en ningún caso el uso de la marca anterior, ya que los productos de que se trata fueron vendidos con una forma diferente, en la que se incluía el nombre y el logotipo de la coadyuvante. Además, la marca anterior no es una marca tridimensional, sino una marca figurativa.
61 La OAMI y la coadyuvante alegan que, contrariamente a lo dispuesto en los artículos 43, apartado 2, y 56, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009), el Reglamento nº 6/2002 no permite al titular de un dibujo o modelo comunitario objeto de una solicitud de nulidad presentar una solicitud de prueba del uso del signo anterior invocado en apoyo de dicha solicitud. Por consiguiente, la Sala de Recurso no pudo examinar la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior presentada por la demandante. Sin embargo, ésta no sufrió ningún perjuicio, ya que, si consideraba que la marca anterior no había sido objeto de dicho uso, habría podido presentar ante los órganos competentes alemanes, una solicitud para que esa marca fuera declarada nula. En cualquier caso, la mera adición del nombre y del logotipo de la coadyuvante en los instrumentos para escribir vendidos por ella es irrelevante a efectos de la apreciación del uso efectivo de la marca anterior y de la existencia de un riesgo de confusión en el caso de autos.
62 La coadyuvante añade que, aunque la demandante hubiera tenido derecho a presentar una solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior ante la OAMI, debería haberla presentado ya ante la División de Anulación y que, por lo tanto, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, presentada por la demandante por primera vez ante la Sala de Recurso es inadmisible. En cualquier caso, la coadyuvante considera que demostró el uso efectivo de su marca anterior.
– Apreciación del Tribunal
63 Es preciso recordar que el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 exige, en particular, que el Derecho comunitario o la norma del Estado miembro que regula el signo anterior invocado en apoyo de su solicitud de nulidad basada en esa disposición «[confiera] al titular del signo el derecho a prohibir» la utilización de su signo en un dibujo o modelo posterior.
64 En el caso de autos, el signo anterior es una marca alemana, que se rige por las disposiciones de la Markengesetz. Como ya se ha señalado, el artículo 14, apartado 2, número 2, de la Markengesetz confiere al titular de tal marca el derecho a prohibir el uso de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca en cuestión y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y por el signo de que se trata, implique un riesgo de confusión en el público.
65 Sin embargo, el artículo 25, apartado 1, de la Markengesetz dispone que el titular de una marca anterior no puede alegar, frente a terceros, los derechos que resultan, en particular, del artículo 14, si, durante el período de los cinco años anteriores a la invocación de tales derechos, no se ha utilizado la marca, con arreglo al artículo 26, para los productos o servicios en los que se basa ese titular para alegar sus derechos, siempre que, en esa fecha, hayan transcurrido al menos cinco años desde el registro de la marca. Al incluir esta disposición en la Markengesetz, el legislador alemán hizo uso de la facultad que le reconoce el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 89/104. El artículo 25, apartado 2, de la Markengesetz deja expresamente a la parte frente a la que se invocan los derechos del titular de una marca anterior el cuidado de exigir que dicho titular aporte la prueba del uso efectivo de su marca. Si no se formula una demanda en tal sentido, no debe aportarse dicha prueba.
66 De esas disposiciones resulta que, contrariamente a lo alegado por la OAMI y la coadyuvante, cuando, como en el caso de autos, una marca anterior alemana invocada en apoyo del motivo de nulidad previsto en el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, esté registrada desde al menos cinco años antes de la presentación de la solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, el titular de esa marca deberá, a instancia del titular del dibujo o modelo comunitario impugnado por la solicitud de nulidad, aportar la prueba de que ha hecho un uso efectivo de su marca durante los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de nulidad. En ausencia de dicha prueba, el titular de la marca anterior alemana controvertida no tiene derecho, con arreglo a la legislación alemana que regula su signo, a prohibir el uso de éste en el dibujo o modelo comunitario impugnado por la solicitud de nulidad, lo que implica que no puede aplicarse el motivo de nulidad basado en el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002.
67 En ausencia de una disposición específica en el Reglamento nº 6/2002 relativa a las modalidades de presentación de una solicitud de prueba del uso efectivo del signo anterior por el titular de un dibujo o modelo comunitario impugnado por una solicitud de nulidad basada en ese signo, se ha de concluir que dicha solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI [véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 y T‑184/02, Rec. p. II‑965, apartado 38; de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, apartado 24, y de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03 , Rec. p. II‑1917, apartado 77]. En principio, debe presentarse dentro del plazo concedido por la División de Anulación al titular del dibujo o modelo comunitario objeto de la demanda de nulidad para presentar sus observaciones en respuesta a dicha solicitud (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia FLEXI AIR, antes citada, apartados 25 a 28).
68 En cambio, una solicitud de prueba del uso efectivo del signo anterior, invocado en apoyo de una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no puede presentarse por primera vez ante la Sala de Recurso.
69 En efecto, según jurisprudencia reiterada, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria, prevista en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009), no puede presentarse por primera vez ante la Sala de Recurso [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, apartado 41, y de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, apartado 114].
70 Según esta jurisprudencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento ante la División de Oposición la cuestión específica y previa del uso efectivo de la marca anterior y, en este sentido, modifica el contenido de la oposición. Pues bien, corresponde a la División de Oposición pronunciarse, en primera instancia, sobre la oposición, tal como se define en los distintos escritos y solicitudes procesales de las partes, incluida, en su caso, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior. La Sala de Recurso es únicamente competente para decidir sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de la División de Oposición y no para decidir ella misma, en primera instancia, sobre una nueva oposición. Admitir lo contrario implicaría el examen, por la Sala de Recurso, de una solicitud totalmente específica, vinculada a consideraciones jurídicas y fácticas nuevas, ajenas al marco del procedimiento de oposición, según los límites definidos por su planteamiento ante la División de Oposición y por el modo en que ésta lo haya sustanciado (sentencias PAM PLUVIAL, citada en el apartado 69 supra, apartados 37 a 39, y AMS Advanced Medical Services, citada en el apartado 69 supra, apartados 111 a 113).
71 Estas consideraciones son asimismo válidas, por analogía, cuando, como en el caso de autos, el titular de un dibujo o modelo comunitario, impugnado por una solicitud de nulidad basada en la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, tiene derecho a solicitar que el titular del signo anterior, invocado en apoyo de la solicitud de nulidad, aporte la prueba del uso efectivo de su signo. Tampoco cabe admitir, en este contexto, que la Sala de Recurso tenga que pronunciarse sobre un asunto diferente del que conoció la División de Anulación, es decir, un asunto cuyo alcance se haya visto ampliado por la adición de la cuestión previa del uso efectivo del signo anterior invocado en apoyo de la solicitud de nulidad.
72 De las consideraciones precedentes resulta que la demandante tenía derecho, en el caso de autos, a presentar, ante la División de Anulación, una solicitud para lograr que la coadyuvante aportara la prueba del uso efectivo de la marca anterior.
73 A este respecto, procede señalar que la Sala de Recurso se limitó a considerar, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que la OAMI no era competente para discutir la validez de la marca anterior y que si la demandante consideraba que dicha marca había sido registrada incumpliendo lo dispuesto en la Markengesetz o que debía ser anulada por falta de uso, debía presentar una solicitud de nulidad de dicha marca, con arreglo a lo dispuesto en la Markengesetz.
74 Pues bien, de los apartados 63 a 66 supra resulta que, si bien esta consideración de la Sala de Recurso es correcta en sí misma, no es suficiente para justificar la desestimación de una solicitud de prueba del uso efectivo del signo anterior invocado en apoyo de una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario basada en el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, cuando, como en el caso de autos, el Derecho que regula el signo anterior de que se trata prevé que, en ausencia de uso efectivo de ese signo, su titular no tendrá derecho a prohibir a un tercero, y por lo tanto al titular del dibujo o modelo comunitario posterior impugnado en la solicitud de nulidad, la utilización de ese signo o de un signo similar.
75 Así la demandante, partiendo de la premisa de que había presentado regularmente ante la OAMI una solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, reprocha a la resolución impugnada un error de Derecho, en la medida en que la Sala de Recurso no examinó su solicitud.
76 Debe señalarse, no obstante, que esta premisa es errónea. En efecto, como alega acertadamente la coadyuvante, las observaciones de la demandante, presentadas el 22 de junio de 2006 ante la División de Anulación en respuesta a la solicitud de nulidad y que figuran en los autos del procedimiento sustanciado ante la OAMI remitidos por ésta al Tribunal de conformidad con el artículo 133, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento, no sólo no contiene ninguna solicitud expresa dirigida a que la coadyuvante aporte la prueba del uso efectivo de la marca anterior, sino que tampoco hace ninguna otra referencia a la cuestión del uso efectivo de la marca anterior.
77 La demandante no suscitó esta última cuestión, por primera vez, hasta el escrito que contenía los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso. En la vista, la demandante confirmó que ello era así, de lo que quedó constancia en el acta de la vista. Ahora bien, aunque pudiera interpretarse el escrito que contenía los motivos del recurso de la demandante ante la Sala de Recuro en el sentido de que incluía una solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, dicha solicitud, presentada por primera vez ante la Sala de Recurso, sería inadmisible y no podría ser tomada en consideración ni ser objeto de examen por la Sala de Recurso.
78 En tales circunstancias, debe desestimarse también el presente motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en una aplicación errónea del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002
– Alegaciones de las partes
79 La demandante alega que, aunque la interpretación del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 efectuada por los órganos de la OAMI fuera correcta, la Sala de Recurso hizo una interpretación errónea de dicha disposición, dado que no procedió a una apreciación de la existencia de un riesgo de confusión entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior, análoga a la apreciación exigida por la jurisprudencia relativa a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].
80 En primer lugar, según la demandante, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no intentó identificar al público relevante en el caso de autos.
81 En segundo lugar, aduce que tampoco tuvo en cuenta el hecho de que las marcas constituidas por una forma están dotadas de un carácter distintivo muy escaso. Aunque la marca anterior fuera válida, presentaría un carácter distintivo muy escaso, aspecto que debería tenerse en cuenta al examinar la existencia de un eventual riesgo de confusión.
82 En tercer lugar, sostiene que la Sala de Recurso tampoco procedió a una comparación de conjunto entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido. En lugar de indicar los motivos por los que la resolución de la División de Anulación era correcta y de proceder a su propio examen de la marca anterior, la Sala de Recurso se basó en una simple descripción de esa marca y se limitó a incluir, en el apartado 17 de resolución impugnada, una lista, tomada de la resolución de la División de Anulación, en la que se incluían cuatro características de la marca anterior, que, supuestamente, también están presentes en el dibujo o modelo controvertido. Sin embargo, la presencia de esas cuatro características en el dibujo o modelo controvertido no es en absoluto cierta. Además, existen otras diez características de la marca anterior que no están presentes en el dibujo o modelo controvertido, así como seis características de éste que no figuran en la marca anterior.
83 En cuarto lugar, alega que la Sala de Recurso no examinó en absoluto si existía riesgo de confusión en el caso de autos. Si el propio Tribunal decidiera examinar esta cuestión, debería concluir que no existe tal riesgo, dado el escaso carácter distintivo de la marca anterior y las diferencias entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido.
84 En la vista, la demandante alegó que el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 sólo podría aplicarse al caso de autos en el supuesto de que el público destinatario percibiera el dibujo o modelo controvertido como un signo distintivo. Sin embargo, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no examinó si ello era así en el caso de autos. La demandante añade que, a pesar de que ese motivo no figurara formalmente en el recurso, no puede calificarse de nuevo, ya que está vinculado al presente motivo.
85 En primer lugar, la OAMI alega que la motivación de la resolución impugnada es ciertamente sucinta, pero suficiente. Además, procede tomar en consideración también la motivación de la resolución de la División de Anulación.
86 En segundo lugar, aduce que las cuatro características de la marca anterior, identificadas en el apartado 17 de la resolución impugnada, están efectivamente presentes en esa marca y constituyen sus elementos dominantes, siendo así que esas características están también presentes en el dibujo o modelo controvertido. Las diferencias entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido, identificadas por la demandante, no pueden cuestionar la existencia de una similitud entre ellos.
87 En tercer lugar, sostiene que la Sala de Recurso confirmó acertadamente la resolución de la División de Anulación en cuanto a la existencia de un riesgo de confusión en el caso de autos, habida cuenta de la identidad de los productos de que se trata, la similitud existente entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido, así como el nivel reducido de atención por parte del público pertinente, a saber, el gran público, ya que los productos en cuestión son de consumo corriente y de bajo precio.
88 En cuarto lugar, afirma que, contrariamente a lo que alega la demandante, el carácter distintivo de la marca anterior no es escaso, sino, como mínimo, «medio». En efecto, aunque es más difícil, en la práctica, registrar una marca tridimensional, el carácter distintivo de dicha marca, una vez registrada, no puede ser cuestionado.
89 En quinto lugar, a su juicio, dos sentencias de los órganos jurisdiccionales alemanes, en asuntos entre la demandante y la coadyuvante, confirman la existencia de un riesgo de confusión en el caso de autos.
90 La coadyuvante alega que las cuatro características de la marca anterior, identificadas en el apartado 17 de la resolución impugnada, están efectivamente presentes en el dibujo o modelo controvertido y son suficientes para concluir que existe una similitud entre éste y la marca anterior. En cambio, esta similitud no puede ser cuestionada en atención a los elementos de diferenciación identificados por la demandante, que se deben a exigencias técnicas o funcionales. Además, el carácter distintivo de la marca anterior no es reducido, habida cuenta de la presencia de los productos designados por esa marca en el mercado alemán durante un largo período. La propia demandante invocó, en el marco de litigios entre las partes en Alemania, una encuesta que demuestra que las diferentes marcas de la coadyuvante están dotadas de un fuerte carácter distintivo.
91 En su opinión, habida cuenta de la identidad de los productos de que se trata, del reducido grado de atención del público pertinente, por tratarse de productos de consumo corriente, del hecho de que ese público sólo excepcionalmente tendría ocasión de proceder a una comparación directa entre dos signos que designan los mismos productos y de la similitud existente entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido, se ha de concluir que existe un riego de confusión en el caso de autos. A su juicio, debe tenerse en cuenta también el hecho de que la demandante ya ha vulnerado en varias ocasiones los derechos de la coadyuvante que derivan de sus marcas anteriores, lo que, según la jurisprudencia alemana, justifica que la demandante guarde una mayor «distancia» con respecto a esos derechos.
92 Además, la coadyuvante invoca una marca no registrada de la que dice ser titular y que protege también sus instrumentos para escribir, el artículo 14, apartado 2, número 3, de la Markengesetz, la protección adicional que resulta de las disposiciones alemanas contra la competencia desleal, así como el motivo de nulidad basado en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002.
93 Por último, en respuesta a la alegación de la demandante, expuesta en la vista y resumida en el apartado 84 supra, la OAMI y la coadyuvante indican que se trata de un motivo nuevo que no se basa en elementos de Derecho y de hecho señalados durante el procedimiento y que, por lo tanto, es inadmisible.
– Apreciación del Tribunal
94 A tenor del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, un dibujo o modelo comunitario puede ser declarado nulo a instancia del titular de un signo distintivo anterior, si dicho signo se usa en un dibujo o modelo posterior y si, en particular, el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro de que se trate por la que se rige dicho signo confiere al titular del signo el derecho a prohibir tal uso.
95 Como se ha señalado antes, cuando el signo invocado en apoyo de una causa de nulidad basada en esa disposición es una marca anterior alemana que, sin ser idéntica al dibujo o modelo comunitario impugnado por la solicitud de nulidad, presenta una similitud con éste, la legislación del Estado miembro de que se trata, a saber, el artículo 14, apartado 2, número 2, de la Markengesetz, confiere al titular de dicha marca el derecho a prohibir la utilización de su signo en el dibujo o modelo posterior únicamente si, debido a la similitud de ese dibujo o modelo con la marca en cuestión y debido a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por dicha marca y por el dibujo o modelo posterior, existe riesgo de confusión en el público.
96 Debe recordarse también que el artículo 14, apartado 2, número 2, de la Markengesetz constituye la adaptación del Derecho alemán al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/04 y debe, por lo tanto, interpretarse teniendo en cuenta la jurisprudencia relativa a esta última disposición.
97 Constituye un riesgo de confusión en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 51 supra, apartado 17, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, apartado 26).
98 La existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 51 supra, apartado 18, y Medion, citada en el apartado 97 supra, apartado 27).
99 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca u otro signo distintivo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, citada en el apartado 98 supra, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 51 supra, apartado 25, y Medion, citada en el apartado 97 supra, apartado 28).
100 Por consiguiente, debe examinarse si, en el caso de autos, la Sala de Recurso hizo una aplicación exacta de dicha jurisprudencia, cuando concluyó, en la resolución impugnada, que existía riesgo de confusión entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido y que, por lo tanto, éste debía declararse nulo. A este respecto, se ha de tomar en consideración también la resolución de la División de Anulación, que llegó a la misma conclusión y que fue confirmada por la Sala de Recurso.
101 En efecto, cuando la Sala de Recurso confirma la resolución del órgano inferior de la OAMI en su integridad, esa resolución, así como su motivación, forman parte del contexto en el que se ha adoptado la resolución de la Sala de Recurso, contexto que conocen las partes y que permite al juez controlar plenamente la legalidad en cuanto a la procedencia de la apreciación de la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, apartado 47; véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 21 de noviembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OAMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, no publicada en la Recopilación, apartado 64].
102 En primer lugar, en relación con el motivo formulado por la demandante en la vista (véase el apartado 84 supra), es preciso recordar que, a tenor del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, está prohibida la invocación de motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
103 No obstante, ha de declararse la admisibilidad de un motivo que constituya una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presente un estrecho vínculo con éste (véase la sentencia del Tribunal de 3 mayo de 2007, España/Comisión, T‑219/04, Rec. p. II‑1323, apartado 46, y la jurisprudencia citada).
104 Tal es efectivamente el caso del motivo antes mencionado de la demandante, el cual constituye una ampliación del tercer motivo y, como alega la demandante, presenta un vínculo estrecho con ese motivo. Por lo tanto, es admisible.
105 En cuanto al fondo, debe recordarse que una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, basada en la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, sólo puede prosperar si se concluye que el público pertinente considera que, en el dibujo o modelo comunitario objeto de esa solicitud, se usa el signo distintivo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad.
106 En el caso de que se concluya que el público pertinente no percibirá que, en el dibujo o modelo comunitario al que se refiere la solicitud de nulidad, se usa el signo distintivo invocado en apoyo de dicha solicitud, puede excluirse, evidentemente, cualquier riesgo de confusión.
107 En cambio, contrariamente a lo que parece sostener la demandante, no es necesario analizar de manera separada la cuestión de si el público pertinente percibirá el dibujo o modelo comunitario objeto de la solicitud de nulidad como un signo distintivo (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C‑102/07, Rec. p. I‑2439, apartado 34).
108 En segundo lugar, debe señalarse que es pacífico entre las partes que los productos designados por la marca anterior y aquellos a los que el dibujo o modelo controvertido está destinado a incorporarse, a saber, los «instrumentos para escribir», son idénticos. Esos productos, que son de consumo corriente y, por regla general, de precio relativamente bajo, interesan a todos los consumidores, lo que, por otra parte, la demandante no discute. Por lo tanto, la referencia de la División de Anulación (apartado 15 de la resolución de la División de Anulación) al «público» debe entenderse en el sentido de que ésta consideró, de modo implícito, pero cierto, que, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión en el caso de autos, se había de tener en cuenta la percepción de la marca anterior y del dibujo o modelo controvertido por el gran público, a saber, por el consumidor medio [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 30 noviembre de 2004, Geddes/OAMI (NURSERYROOM), T‑173/03, Rec. p. II‑4165, apartado 18]. En la resolución impugnada, la Sala de Recurso no puso en duda esta apreciación de la División de Anulación. Además, dado que la marca anterior se había registrado en Alemania, la percepción que debe tenerse en cuenta es la del consumidor medio alemán.
109 En tercer lugar, en cuanto a la comparación de la marca anterior y del dibujo o modelo controvertido, la División de Anulación procedió a una comparación gráfica. De este modo, identificó, en el apartado 12 de su resolución, cuatro elementos de la forma de la marca anterior, que la caracterizan, y consideró, en el apartado 13 de esa misma resolución, que el dibujo o modelo incorporaba un signo que presentaba todos esos elementos característicos de la marca anterior, lo que tiene por consecuencia que el citado diseño o modelo presente una similitud con la marca anterior. La División de Anulación consideró asimismo que la adición de otros elementos al dibujo o modelo controvertido, como «virolas» o «protuberancias» no impedía la identificación de las características referidas de la marca anterior en ese mismo dibujo o modelo. Esas consideraciones de la División de Anulación fueron retomadas y confirmadas por la Sala de Recurso en el apartado 17 de la resolución impugnada.
110 A este respecto, procede señalar en primer lugar que los órganos de la OAMI, acertadamente, no procedieron en el caso de autos a una comparación fonética y a una comparación conceptual entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido. En efecto, por una parte, ni la marca anterior ni el dibujo o modelo controvertido contienen un elemento verbal. Tampoco se prestan a una descripción verbal simple y corta, que pueda ser objeto de una comparación fonética. Por otra parte, ni la marca anterior ni el dibujo o modelo controvertido remiten a ningún concepto particular, de modo que no es posible una comparación conceptual entre ellos.
111 En cambio, por lo que atañe a la comparación gráfica entre la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido, es preciso señalar, de entrada, que, si bien la División de Anulación hace referencia, en el apartado 4 de su resolución, al hecho de que la coadyuvante invocó otros signos en apoyo de su solicitud de nulidad, únicamente menciona en el citado apartado la marca anterior, sin precisar sin embargo si se trata de una marca figurativa o una marca tridimensional. Además, la División de Anulación se refiere, en los apartados 12 y 13 de su resolución, a la «forma tridimensional» de la citada marca.
112 La Sala de Recurso, por su parte, en el apartado 2 de la resolución impugnada, menciona únicamente la marca anterior como el signo invocado por la coadyuvante en apoyo de su solicitud de nulidad.
113 Ahora bien, del certificado de registro de la marca anterior, que figura en los autos del procedimiento ante la OAMI, se desprende que dicha marca es una marca figurativa, consistente en la imagen reproducida en el apartado 29 supra. En la vista, y habida cuenta de ese elemento, las partes se mostraron de acuerdo al afirmar que la única marca que los órganos de la OAMI consideraron, en el marco del examen de la solicitud de nulidad controvertida, era la marca anterior, que es una marca figurativa, de lo que quedó constancia en el acta de la vista.
114 En ausencia de cualquier otra precisión en la resolución de la División de Anulación, la referencia en esa misma resolución a la «forma tridimensional» de la marca anterior –referencia que, a primera vista, resulta paradójica tratándose de una marca figurativa– lleva necesariamente a la conclusión de que, en vez de basarse en una comparación entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior, la División de Anulación procedió a una comparación entre dicho dibujo o modelo y una marca tridimensional no identificada en su resolución.
115 A este respecto, debe señalarse que, como resulta de los autos del procedimiento ante la OAMI, la coadyuvante había invocado en apoyo de su solicitud de nulidad, además de la marca anterior, en particular, una marca tridimensional, registrada en Alemania con el número 02911311 y correspondiente a la imagen que figura en el apartado 29 supra.
116 El error cometido por la División de Anulación no fue rectificado en modo alguno por la Sala de Recurso. Como ya se ha señalado, ésta se limitó, en el apartado 17 de la resolución impugnada, a retomar las características atribuidas a la marca anterior por la División de Anulación sin indicar que ésta, por error, se había referido a una marca tridimensional en vez de la marca anterior, ni que esas mismas características estaban también presentes en la marca anterior.
117 De lo antedicho resulta, por lo tanto, que, habida cuenta de que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso basó su conclusión relativa a la existencia de un riesgo de confusión entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior en la comparación de dicho dibujo o modelo con un signo diferente de la marca anterior, incurrió en error de Derecho y la resolución impugnada debe ser anulada.
118 Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación formulada en la vista por la OAMI. Ésta sostuvo que la comparación del dibujo o modelo controvertido con la marca anterior no puede llevar a un resultado diferente del obtenido por la comparación del mismo dibujo o modelo con un signo tridimensional cuya forma está representada por la imagen que constituye la marca anterior.
119 En particular, la OAMI señaló, por una parte, que los certificados de registro de las marcas tridimensionales incluían únicamente una representación bidimensional de tales marcas y, por otra, que la jurisprudencia relativa a la existencia o a la ausencia de carácter distintivo de una marca tridimensional constituida por el aspecto del producto designado también es válida cuando la marca solicitada es una marca figurativa constituida por la forma de dicho producto [sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2007, Henkel/OAMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, apartado 38, y sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2008, Cassegrain/OAMI (Forma de una bolsa), T‑73/06, no publicada en la Recopilación, apartado 22].
120 A este respecto, cabe señalar que el examen de la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 debe basarse en la percepción por el público pertinente del signo distintivo invocado en apoyo de esa causa, así como en la impresión de conjunto que ese signo produce en el público (véase el apartado 99 supra).
121 Ahora bien, una marca tridimensional no es necesariamente percibida por el público pertinente de la misma manera que una marca figurativa. En el primer caso, ese público percibe un objeto tangible, que puede examinar bajo diferentes ángulos, mientras que, en el segundo, el público ve sólo una imagen.
122 No puede excluirse, ciertamente, que, en el caso de que exista una similitud entre dos objetos tridimensionales, la comparación entre uno de esos objetos y una imagen del otro pueda asimismo llevar a la constatación de la existencia de una similitud. No es menos cierto que el examen de la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 implica una comparación entre el dibujo o modelo comunitario controvertido y el signo distintivo invocado en apoyo de ese motivo.
123 En cambio, no puede presumirse sin más una similitud entre el dibujo o modelo controvertido y el signo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad por el mero hecho de que dicho dibujo o modelo presente una similitud con otro signo, aunque ese último signo presente una similitud con el signo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad.
124 Por lo tanto, la argumentación de la OAMI equivale a pedir al propio Tribunal que proceda, por primera vez, a una comparación entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior, al no haber sido efectuada dicha comparación ni por la División de Anulación ni por la Sala de Recurso. Sin embargo, no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre cuestiones que no han sido examinadas en cuanto al fondo por la OAMI [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, apartado 51].
125 La jurisprudencia evocada por la OAMI no puede llevar a una conclusión diferente. Si bien dicha jurisprudencia precisa los criterios sobre cuya base debe apreciarse el carácter distintivo intrínseco, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], de un signo figurativo constituido por el aspecto del producto designado, no cuestiona el principio según el cual dicho carácter debe apreciarse teniendo en cuenta la percepción, por el público pertinente, del signo en cuestión, en sí mismo, y no de otro signo (véanse, en este sentido, las sentencias, citadas en el apartado 119 supra, Henkel/OAMI, apartado 35, y Forma de una bolsa, apartados 19 y 35).
126 La conclusión según la cual la resolución impugnada adolece de un error de Derecho y debe ser anulada tampoco queda desvirtuada por el hecho de que la demandante no haya invocado expresamente ese error en el marco de su tercer motivo.
127 Por una parte, en su argumentación relativa al segundo motivo, la demandante indicó acertadamente que la marca anterior era, en realidad, una marca figurativa. Además, en la vista, la demandante alegó que, al examinar el riesgo de confusión entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior, los órganos de la OAMI se refirieron, por error, a una marca diferente de la marca anterior.
128 Por otra parte, y en particular, debe señalarse que, dado que la demandante rechaza la conclusión extraída de la resolución impugnada, según la cual la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido presentan una similitud suficiente para dar lugar a un riesgo de confusión, corresponde al Tribunal analizar todos los parámetros de la comparación entre esa marca y ese dibujo o modelo, ya que dicha comparación constituye el fundamento de esa conclusión. En tal contexto, el Tribunal debe, ante todo, comprobar si los órganos de la OAMI procedieron efectivamente a una comparación entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior.
129 En efecto, cuando el Tribunal debe examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por esta Sala, ya que dicha apreciación forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, apartado 48).
130 Además, procede observar que, aunque sólo deba pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, a las cuales corresponde delimitar el marco del litigio, el juez no puede atenerse únicamente a las alegaciones formuladas por éstas en apoyo de sus pretensiones, so pena de verse obligado, en su caso, a fundar su decisión en consideraciones jurídicas erróneas (autos del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2004, UER/M6 y otros, C‑470/02 P, no publicado en la Recopilación, apartado 69, y de 13 de junio de 2006, Mancini/Comisión, C‑172/05 P, no publicado en la Recopilación, apartado 41).
131 En cuanto a la alegación de la coadyuvante basada, en primer lugar, en que es titular de una marca tridimensional no registrada que presenta una similitud con el dibujo o modelo controvertido, en segundo lugar, en el artículo 14, apartado 2, número 3 de la Markengesetz, en tercer lugar, en la protección adicional que resulta de las disposiciones alemanas contra la competencia desleal, y, en cuarto lugar, en la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002, basta señalar que, como se desprende del apartado 19 de la resolución impugnada, se trata de cuestiones que la Sala de Recurso no consideró necesario examinar en cuanto al fondo y que, como ya se ha señalado, el propio Tribunal no puede examinar.
132 En vista de las consideraciones anteriores, procede estimar el tercer motivo y, por lo tanto, anular la resolución impugnada.
133 Por último, el Tribunal considera que los intereses de la demandante están suficientemente garantizados por la anulación de la resolución impugnada, sin que sea necesario devolver el asunto a la División de Anulación (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia STREAMSERVE, citada en el apartado 42 supra, apartado 72). Por lo tanto, procede desestimar la segunda pretensión de la demandante.
Costas
134 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
135 La coadyuvante cargará con sus propias costas, al haber sido desestimadas sus pretensiones.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1) Anular la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 31 de enero de 2008 (asunto R 1352/2006‑3).
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3) La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Beifa Group Co. Ltd. Schwan Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG cargará con sus propias costas.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de mayo de 2010.
Firmas