Asunto T‑148/08

Beifa Group Co. Ltd

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un instrumento para escribir — Marca nacional figurativa anterior — Motivo de nulidad — Uso en el dibujo o modelo comunitario de un signo anterior cuyo titular tiene derecho a prohibir su utilización — Artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 6/2002 — Solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior presentada por primera vez ante la Sala de Recurso»

Sumario de la sentencia

1.      Dibujos o modelos comunitarios — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Competencia del Tribunal General — Devolución del asunto a un órgano inferior de la Oficina

[Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, arts. 60, ap. 1, y 61, aps. 3 y 6]

2.      Dibujos o modelos comunitarios — Motivos de nulidad — Uso de un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior — Uso de un signo que presenta una similitud con el signo distintivo — Inclusión

[Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, art. 25, ap. 1, letra e)]

3.      Dibujos o modelos comunitarios — Motivos de nulidad — Uso de un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior — Prueba del uso del signo distintivo

[Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, art. 25, ap. 1, letra e)]

4.      Dibujos o modelos comunitarios — Motivos de nulidad — Uso de un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior — Prueba del uso del signo distintivo

[Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, art. 25, ap. 1, letra e)]

5.      Dibujos o modelos comunitarios — Motivos de nulidad — Uso de un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior — Percepción por el público del dibujo o modelo como un signo distintivo — Inexistencia de análisis por separado

[Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, art. 25, ap. 1, letra e)]

6.      Dibujos o modelos comunitarios — Motivos de nulidad — Uso de un signo distintivo en un dibujo o modelo posterior — Comparación entre el dibujo o modelo controvertido y el signo distintivo — Signo tridimensional

[Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, art. 25, ap. 1, letra e)]

7.      Procedimiento — Obligación del órgano jurisdiccional de ceñirse al litigio tal y como ha quedado delimitado por las partes — Obligación del órgano jurisdiccional de pronunciarse ateniéndose únicamente a las alegaciones formuladas por las partes — Inexistencia

1.      Con arreglo al artículo 61, apartado 3, del Reglamento nº 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, el Tribunal es competente tanto para anular como para modificar la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Además, a tenor del artículo 61, apartado 6, del mismo Reglamento, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal. De esta última disposición resulta que no corresponde al Tribunal dirigir una orden conminatoria a la Oficina, a la que incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la sentencia del Tribunal.

En virtud del artículo 60, apartado 1, del Reglamento, la Sala de Recurso que conoce de un recurso contra una resolución de un órgano inferior de la Oficina puede, tras un examen del fondo del recurso, devolver el caso a dicho órgano para que dé cumplimiento al fallo.

De las disposiciones y consideraciones anteriores resulta que no es inadmisible una pretensión dirigida a que el Tribunal cuando conoce de un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina, devuelva el asunto a la instancia inferior, cuya resolución ha sido objeto del recurso ante la Sala de Recurso.

En efecto, si estimara dicha pretensión, el Tribunal no condenaría a la Oficina a una determinada obligación de hacer o de no hacer y, por consiguiente, no dirigiría una orden conminatoria a ésta. Dicha pretensión se dirige, más bien, a que el propio Tribunal adopte una resolución que la Sala de Recurso debería o podría haber adoptado y, por lo tanto, al ejercicio, por el Tribunal, de su poder de modificación de la resolución de la Sala de Recurso, de cuya impugnación conoce.

(véanse los apartados 40 a 43)

2.      El artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que puede ser invocado por el titular de un signo distintivo para solicitar la declaración de nulidad de un dibujo o modelo comunitario posterior, cuando, en el citado dibujo o modelo, se usa un signo que presenta una similitud con el suyo.

En primer lugar, la causa de nulidad contemplada en el artículo 25, apartado 1, letra e) del citado Reglamento no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. En efecto, aunque determinados elementos del signo de que se trata estuvieran ausentes en el dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un «uso» de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria. De lo antedicho se desprende que, contrariamente a lo alegado por la demandante, una interpretación literal del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento no excluye necesariamente su aplicación en el caso de que, en un dibujo o modelo comunitario posterior, se use no un signo idéntico al invocado en apoyo de la solicitud de nulidad, sino un signo similar.

En segundo lugar, esa interpretación del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento es la única que puede garantizar, por un lado, una protección eficaz de los derechos del titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, contra cualquier ataque dirigido contra esa marca mediante su utilización en un dibujo o modelo comunitario posterior y, por otro, la coherencia entre las disposiciones pertinentes del citado Reglamento y las de la Directiva 89/104 o de los Reglamentos nº 40/94 y nº 207/2009, sobre la marca comunitaria.

(véanse los apartados 50, 52, 53 y 59)

3.      El artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, exige, en particular, que el Derecho comunitario o la norma del Estado miembro que regula el signo anterior invocado en apoyo de su solicitud de nulidad basada en esa disposición confiera al titular del signo el derecho a prohibir la utilización de su signo en un dibujo o modelo posterior. Cuando el Derecho comunitario o la legislación del Estado miembro en cuestión prevén que el titular de una marca anterior no puede alegar, frente a terceros, los derechos que resultan de esa marca si, durante el período de los cinco años anteriores a la invocación de tales derechos, no se ha utilizado la marca, para los productos o servicios en los que se basa ese titular para alegar sus derechos, dicho titular debe aportar la prueba de ese uso.

(véanse los apartados 63 a 65)

4.      En ausencia de una disposición específica en el Reglamento nº 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, relativa a las modalidades de presentación de una solicitud de prueba del uso efectivo del signo anterior por el titular de un dibujo o modelo comunitario impugnado por una solicitud de nulidad basada en ese signo, se ha de concluir que dicha solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). En principio, debe presentarse dentro del plazo concedido por la División de Anulación al titular del dibujo o modelo comunitario objeto de la demanda de nulidad para presentar sus observaciones en respuesta a dicha solicitud.

En cambio, una solicitud de prueba del uso efectivo del signo anterior, invocado en apoyo de una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario no puede presentarse por primera vez ante la Sala de Recurso. No cabe admitir que la Sala de Recurso tenga que pronunciarse sobre un asunto diferente del que conoció la División de Anulación, es decir, un asunto cuyo alcance se haya visto ampliado por la adición de la cuestión previa del uso efectivo del signo anterior invocado en apoyo de la solicitud de nulidad.

(véanse los apartados 67, 68 y 71)

5.      Una solicitud de nulidad de un dibujo o modelo comunitario, basada en la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, sólo puede prosperar si se concluye que el público pertinente considera que, en el dibujo o modelo comunitario objeto de esa solicitud, se usa el signo distintivo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad. En el caso de que se concluya que el público pertinente no percibirá que, en el dibujo o modelo comunitario al que se refiere la solicitud de nulidad, se usa el signo distintivo invocado en apoyo de dicha solicitud, puede excluirse, evidentemente, cualquier riesgo de confusión. En cambio, no es necesario analizar de manera separada la cuestión de si el público pertinente percibirá el dibujo o modelo comunitario objeto de la solicitud de nulidad como un signo distintivo.

(véanse los apartados 105 a 107)

6.      El examen de la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe basarse en la percepción por el público pertinente del signo distintivo invocado en apoyo de esa causa, así como en la impresión de conjunto que ese signo produce en el público.

Ahora bien, una marca tridimensional no es necesariamente percibida por el público pertinente de la misma manera que una marca figurativa. En el primer caso, ese público percibe un objeto tangible, que puede examinar bajo diferentes ángulos, mientras que, en el segundo, el público ve sólo una imagen.

No puede excluirse, ciertamente, que, en el caso de que exista una similitud entre dos objetos tridimensionales, la comparación entre uno de esos objetos y una imagen del otro pueda asimismo llevar a la constatación de la existencia de una similitud. No es menos cierto que el examen de la causa de nulidad a la que se refiere el artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 implica una comparación entre el dibujo o modelo comunitario controvertido y el signo distintivo invocado en apoyo de ese motivo.

En cambio, no puede presumirse sin más una similitud entre el dibujo o modelo controvertido y el signo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad por el mero hecho de que dicho dibujo o modelo presente una similitud con otro signo, aunque ese último signo presente una similitud con el signo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad.

(véanse los apartados 120 a 123)

7.      Aunque sólo deba pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, a las cuales corresponde delimitar el marco del litigio, el juez no puede atenerse únicamente a las alegaciones formuladas por éstas en apoyo de sus pretensiones, so pena de verse obligado, en su caso, a fundar su decisión en consideraciones jurídicas erróneas.

(véase el apartado 130)