Asia T-148/08

Beifa Group Co. Ltd

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää kirjoitusvälinettä – Aikaisempi kansallinen kuviomerkki – Mitättömyysperuste – Sellaisen aikaisemman merkin, jonka haltijalla on oikeus kieltää sen käyttö, käyttö yhteisömallissa – Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Ensimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa esitetty vaatimus todisteiden esittämiseksi aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä

Tuomion tiivistelmä

1.      Yhteisömalli – Muutoksenhakumenettely – Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Asian palauttaminen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston alemmalle osastolle

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 60 artiklan 1 kohta ja 61 artiklan 3 ja 6 kohta)

2.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Erottavan merkin käyttö myöhemmässä mallissa – Sellaisen merkin käyttö, joka on samankaltainen kuin erottava merkki, kuuluu tähän mitättömyysperusteeseen

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta)

3.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Erottavan merkin käyttö myöhemmässä mallissa – Näyttö erottavan merkin käytöstä

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta)

4.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Erottavan merkin käyttö myöhemmässä mallissa – Näyttö erottavan merkin käytöstä

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta)

5.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Erottavan merkin käyttö myöhemmässä mallissa – Se, että kohdeyleisö mieltää yhteisömallin erottavaksi merkiksi – Erillistä arviointia ei ole tehty

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta)

6.      Yhteisömalli – Mitättömyysperusteet – Erottavan merkin käyttö myöhemmässä mallissa – Riidanalaisen mallin ja erottavan merkin vertailu – Kolmiulotteinen merkki

(Neuvoston asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta)

7.      Oikeudenkäyntimenettely – Tuomarin velvollisuus kunnioittaa asianosaisten määrittelemää riita-asian kohdetta – Tuomioistuimella ei ole velvollisuutta ratkaista asiaa pelkästään asianosaisten esittämien argumenttien perusteella

1.      Yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 3 kohdan mukaan unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta joko kumota sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) päätös tai muuttaa sitä. Lisäksi asetuksen 61 artiklan 6 kohdan mukaan sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion panemiseksi täytäntöön. Tästä viimeksi mainitusta säännöksestä seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle tuomion täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä ja että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston on toimittava tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla.

Asetuksen N:o 6/2002 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti valituslautakunta, jonka käsiteltäväksi on saatettu alemmanasteisen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston osaston päätös, voi tutkittuaan valituksen perusteet palauttaa päätöksen kyseiselle osastolle jatkokäsittelyä varten.

Näistä säännöksistä ja toteamuksista käy ilmi, että vaatimus, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakunnan päätöksestä nostettu kanne, on palautettava asia alemmalle osastolle, jonka päätöksestä valituslautakunnalle valitettiin, voidaan ottaa tutkittavaksi.

Jos nimittäin unionin yleinen tuomioistuin hyväksyy tällaisen vaatimuksen, se ei aseta sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle minkäänlaista toimimisvelvoitetta tai pidättymisvelvoitetta eikä se näin ollen velvoita tätä toimimaan tietyllä tavalla. Tällaisessa vaatimuksessa pyritään pikemminkin siihen, että unionin yleinen tuomioistuin tekee itse päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä tai jonka se olisi voinut tehdä, ja siis siihen, että unionin yleinen tuomioistuin käyttää toimivaltaansa siinä riitautetun valituslautakunnan päätöksen muuttamiseen.

(ks. 40–43 kohta)

2.      Yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, että erottavan merkin haltija voi vedota siihen hakeakseen myöhemmän yhteisömallin mitättömäksi julistamista, kun kyseisessä mallissa käytetään merkkiä, joka on samankaltainen tämän haltijan merkin kanssa.

Ensinnäkin asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu mitättömyysperuste ei välttämättä edellytä, että aikaisempi erottava merkki toisinnetaan kokonaan ja yksityiskohtaisesti myöhemmässä yhteisömallissa. Vaikka riidanalaisesta yhteisömallista puuttuu joitakin kyseisen merkin osatekijöitä tai siihen on lisätty muita osatekijöitä, kyseessä voi olla kyseisen merkin ”käyttö” muun muassa silloin, kun poistetut tai lisätyt osatekijät ovat toisarvoisia. Tästä seuraa, että asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan sanamuodon mukainen tulkinta ei välttämättä sulje pois tämän alakohdan soveltamista silloin, kun myöhemmässä yhteisömallissa ei käytetä sitä samaa merkkiä, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, vaan siinä käytetään samankaltaista merkkiä.

Toiseksi tällainen asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkinta on ainoa tulkintatapa, jonka avulla voidaan taata yhtäältä aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien tehokas suoja tämän tavaramerkin sellaisia loukkauksia vastaan, joissa sitä käytetään myöhemmässä yhteisömallissa, ja toisaalta asetuksen ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 tai yhteisön tavaramerkistä annettujen asetusten N:o 40/94 ja N:o 207/2009 merkityksellisten säännösten välinen johdonmukaisuus.

(ks. 50, 52, 53 ja 59 kohta)

3.      Yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa edellytetään muun muassa, että aikaisempaa merkkiä, johon on vedottu tähän säännökseen perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, koskevassa yhteisön oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää merkkinsä käyttö myöhemmässä mallissa. Tällaisesta käytöstä on esitettävä näyttöä, kun yhteisön oikeudessa tai kysymyksessä olevan jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään siitä, että aikaisemman tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta vedota kolmansia vastaan tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa, jos kyseisiin oikeuksiin vetoamista edeltäneiden viiden vuoden aikana tavaramerkkiä ei ole käytetty niitä tavaroita tai palveluita varten, joilla kyseinen haltija perustelee oikeuksiinsa vetoamista.

(ks. 63–65 kohta)

4.      Koska yhteisömallista annetussa asetuksessa N:o 6/2002 ei ole erityistä säännöstä menettelystä, jota noudattaen aikaisempaan merkkiin perustuvassa mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitetun yhteisömallin haltijan on esitettävä vaatimus tämän aikaisemman merkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä, on todettava, että kyseinen vaatimus on esitettävä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) nimenomaisesti ja hyvissä ajoin. Lähtökohtaisesti vaatimus on tehtävä siinä määräajassa, jonka mitättömyysosasto on asettanut mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitetun yhteisömallin haltijalle huomautusten esittämiseksi hakemuksesta.

Sitä vastoin vaatimusta todisteiden esittämisestä sellaisen aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä, johon on vedottu yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, ei voida esittää ensimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa. Ei nimittäin voida hyväksyä sitä, että valituslautakunta voi joutua lausumaan eri asiasta kuin siitä, joka saatettiin mitättömyysosaston käsiteltäväksi, eli asiasta, jonka ulottuvuutta on laajennettu lisäämällä siihen ennakollinen kysymys, joka koskee sen aikaisemman merkin tosiasiallista käyttöä, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi.

(ks. 67, 68 ja 71 kohta)

5.      Yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus, joka perustuu yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun mitättömyysperusteeseen, voi menestyä vain, jos todetaan, että kohdeyleisö katsoo, että tämän hakemuksen kohteena olevassa yhteisömallissa käytetään erottavaa merkkiä, johon mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi on vedottu. Jos todetaan, että kohdeyleisö ei miellä mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitettua yhteisömallia siten, että siinä käytetään erottavaa merkkiä, johon tämän hakemuksen tueksi on vedottu, on ilmeistä, että sekaannusvaara voidaan sulkea pois. Sitä vastoin ei ole tarpeellista arvioida erikseen sitä, mieltääkö kohdeyleisö mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen kohteena olevan yhteisömallin siten, että se on erottava merkki.

(ks. 105–107 kohta)

6.      Yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen tarkastelun on perustuttava siihen, miten kohdeyleisö mieltää erottavan merkin, johon tämän perusteen tueksi on vedottu, sekä kokonaisvaikutelmaan, jonka kohdeyleisö saa kyseisestä merkistä.

Kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin kuviomerkkiä. Ensimmäisessä tapauksessa kyseinen yleisö havaitsee käsin kosketeltavan esineen, jota se voi tarkastella useasta kulmasta, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa yleisö näkee vain kuvan.

Ei tietenkään voida sulkea pois, että tapauksessa, jossa kaksi kolmiulotteista esinettä ovat samankaltaisia, yhden esineen vertailu toista esinettä esittävän kuvan kanssa voi myös johtaa toteamukseen, että ne ovat samankaltaisia. Asetuksen 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen tarkastelu edellyttää kuitenkin riitautetun yhteisömallin vertailua sen erottavan merkin kanssa, johon tämän perusteen tueksi on vedottu.

Sitä vastoin riidanalaisen mallin ja merkin, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, välistä samankaltaisuutta ei voida vain olettaa pelkästään sen seikan perusteella, että kyseinen malli on samankaltainen kuin muu merkki, vaikka tämä viimeksi mainittu merkki olisi samankaltainen kuin merkki, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi.

(ks. 120–123 kohta)

7.      Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen tarvitsee ottaa kantaa vain asianosaisten vaatimuksiin, koska asianosaisten asiana on määrittää oikeusriidan laajuus, se ei ole sidottu pelkästään niihin argumentteihin, jotka asianosaiset vaatimustensa tueksi esittävät, sillä muuten se saattaisi joutua perustamaan ratkaisunsa virheellisiin oikeudellisiin näkökohtiin.

(ks. 130 kohta)