Causa T‑148/08

Beifa Group Co. Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante uno strumento di scrittura — Marchio nazionale figurativo anteriore — Causa di nullità — Uso nel disegno o modello comunitario di un segno anteriore di cui il titolare ha il diritto di vietare l’uso — Art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 — Richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso»

Massime della sentenza

1.      Disegni e modelli comunitari — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Rinvio dinanzi ad un organo inferiore dell’UAMI

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 60, n. 1, e 61, nn. 3 e 6)

2.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo — Uso di un segno che presenta una somiglianza con il segno distintivo — Inclusione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, n. 1, lett. e)]

3.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo — Prova dell’uso del segno distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, n. 1, lett. e)]

4.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo — Prova dell’uso del segno distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, n. 1, lett. e)]

5.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo — Percezione da parte del pubblico del disegno o modello come segno distintivo — Assenza di analisi separata

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, n. 1, lett. e)]

6.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Uso di un segno distintivo in un disegno o modello successivo — Raffronto tra il disegno o modello controverso e il segno distintivo — Segno tridimensionale

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 25, n. 1, lett. e)]

7.      Procedura — Obbligo per il giudice di rispettare l’ambito della controversia definito dalle parti — Obbligo per il giudice di pronunciarsi fondandosi unicamente sugli argomenti dedotti dalle parti — Insussistenza

1.      A termini dell’art. 61, n. 3, del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Inoltre, ai sensi dell’art. 61, n. 6, dello stesso regolamento, l’UAMI è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. Da quest’ultima disposizione discende che non spetta al Tribunale emettere provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell’UAMI, il quale ha, infatti, l’obbligo di trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale.

In forza dell’art. 60, n. 1, del regolamento, la commissione di ricorso, investita di un ricorso avverso una decisione di un organo inferiore dell’UAMI, in seguito all’esame del merito può rinviare la causa a tale organo per nuova decisione.

Dalle suddette disposizioni e considerazioni risulta che un capo di conclusioni diretto ad ottenere che il Tribunale, investito di un ricorso avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, rimetta gli atti della causa all’organo inferiore, la cui decisione è stata oggetto di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, non è irricevibile.

Infatti, se dovesse accogliere un simile capo di conclusioni, il Tribunale non condannerebbe l’Ufficio ad un qualche obbligo di fare o non fare e, quindi, non emetterebbe nei suoi confronti un provvedimento ingiuntivo. Un tale capo di conclusioni è diretto piuttosto ad ottenere che lo stesso Tribunale adotti una decisione che avrebbe dovuto o avrebbe potuto prendere la commissione di ricorso e, dunque, all’esercizio da parte del Tribunale del proprio potere di riforma della decisione della commissione di ricorso impugnata dinanzi ad esso.

(v. punti 40-43)

2.      L’art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002, sui disegni o modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che esso può essere invocato dal titolare di un segno distintivo per chiedere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario successivo, qualora, in tale disegno o modello, sia utilizzato un segno che presenti una somiglianza con il suo.

In primo luogo, la causa di nullità di cui all’art. 25, n. 1, lett. e), del suddetto regolamento non implica necessariamente la riproduzione integrale e dettagliata di un segno distintivo anteriore in un disegno o modello comunitario successivo. Infatti, anche qualora taluni elementi del segno in questione non fossero presenti nel disegno o modello comunitario contestato o vi fossero stati aggiunti altri elementi, si potrebbe trattare di un «uso» di detto segno, in particolare quando gli elementi omessi o aggiunti sono d’importanza secondaria. Ne consegue che un’interpretazione letterale dell’art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento non esclude necessariamente la sua applicabilità nel caso in cui, in un disegno o modello comunitario successivo, sia utilizzato non un segno identico a quello invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, ma un segno simile.

In secondo luogo, tale interpretazione dell’art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento è la sola in grado di assicurare, da un lato, una tutela efficace dei diritti del titolare di un marchio anteriore, comunitario o registrato in uno Stato membro, contro qualsivoglia pregiudizio a tale marchio per effetto della sua utilizzazione in un disegno o modello comunitario successivo e, dall’altro, la coerenza tra le disposizioni pertinenti del predetto regolamento e quelle della prima direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa o dei regolamenti nn. 40/94 e 207/2009 sul marchio comunitario.

(v. punti 50, 52-53, 59)

3.      L’art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari stabilisce, in particolare, che il diritto comunitario o la normativa dello Stato membro cui è soggetto il segno anteriore invocato a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità fondata su tale disposizione conferiscono al titolare del segno il diritto di vietare l’uso del suo segno in un disegno o modello successivo. Quando il diritto comunitario o la normativa dello Stato membro di cui trattasi prevedano che il titolare di un marchio anteriore non possa far valere, nei confronti dei terzi, i suoi diritti derivanti da tale marchio se, nel corso dei cinque anni che precedono l’invocazione di tali diritti, il marchio non è stato usato per i prodotti o i servizi su cui il titolare si fonda per far valere i propri diritti, deve essere fornita la prova di un simile uso.

(v. punti 63-65)

4.      In mancanza di una disposizione specifica nel regolamento n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari, relativa alle modalità di presentazione di una richiesta di prova dell’uso effettivo del segno anteriore da parte del titolare di un disegno o modello comunitario messo in discussione da una domanda di dichiarazione di nullità fondata su tale segno, occorre ritenere che detta domanda debba essere proposta espressamente ed in tempo utile dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). In linea di principio, essa dev’essere presentata nel termine assegnato dalla divisione di annullamento al titolare del disegno o modello comunitario messo in discussione da una domanda di dichiarazione di nullità affinché questi possa presentare le proprie osservazioni in risposta a tale domanda.

Per contro, una richiesta di prova dell’uso effettivo del segno anteriore invocato a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Non è ammissibile che la commissione di ricorso possa essere chiamata a pronunciarsi su una causa diversa rispetto a quella sottoposta alla divisione di annullamento, vale a dire una causa la cui portata sia stata estesa mediante l’aggiunta della questione preliminare dell’uso effettivo del segno anteriore invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

(v. punti 67-68, 71)

5.      Una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario, fondata sulla causa di nullità di cui all’art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, può essere accolta solo qualora si concluda che il pubblico di riferimento riterrà che, nel disegno o modello comunitario oggetto di tale domanda, sia utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità. Nell’ipotesi in cui si giunga alla conclusione che il pubblico di riferimento non percepisca che, nel disegno o modello comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, sia utilizzato il segno distintivo invocato a sostegno di tale domanda, si può evidentemente escludere qualsiasi rischio di confusione. Per contro, non è necessario analizzare separatamente la questione se il pubblico di riferimento percepirà il disegno o modello comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità come costituente un segno distintivo.

(v. punti 105-107)

6.      L’esame della causa di nullità di cui all’art. 25, n. 1, lett. e), del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari deve fondarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento ha del segno distintivo invocato a sostegno di tale causa, nonché sull’impressione complessiva che tale segno produce su tale pubblico.

Orbene, un marchio tridimensionale non viene necessariamente percepito dal pubblico di riferimento nello stesso modo di un marchio figurativo. Nel primo caso detto pubblico percepisce un oggetto tangibile, che esso può esaminare sotto diversi profili, mentre, nel secondo, il pubblico vede unicamente un’immagine.

Anche se non può escludersi che, nell’ipotesi dell’esistenza di una somiglianza tra due oggetti tridimensionali, il raffronto tra uno di questi oggetti e un’immagine dell’altro possa parimenti condurre alla constatazione dell’esistenza di una somiglianza, resta tuttavia il fatto che l’esame della causa di nullità di cui all’art. 25, n. 1, lett. e), di detto regolamento implica un raffronto tra il disegno o modello comunitario contestato e il segno distintivo invocato a sostegno di tale causa.

Viceversa, una somiglianza tra il disegno o modello contestato e il segno invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità non può semplicemente presumersi per il solo fatto che detto disegno o modello presenti una somiglianza con un altro segno, quand’anche quest’ultimo segno presentasse una somiglianza con il segno invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità.

(v. punti 120-123)

7.      Pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare l’ambito della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee.

(v. punto 130)