Mål T‑148/08

Beifa Group Co. Ltd

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning föreställande ett skrivdon – Äldre nationellt figurmärke – Ogiltighetsgrund – Användning i gemenskapsformgivning av ett äldre kännetecken som innehavaren har rätt att hindra användningen av – Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 – Begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen använts har ingetts först vid överklagandenämnden”

Sammanfattning av domen

1.      Gemenskapsformgivning — Överklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen — Tribunalens behörighet — Återförvisning till en lägre instans vid harmoniseringsbyrån

(Rådets förordning nr 6/2002, artiklarna 60.1, 61.3 och 61.6)

2.      Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Användning av ett kännetecken som liknar det särskiljande kännetecknet — Omfattas

(Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e)

3.      Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Bevis för användning av det särskiljande kännetecknet

(Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e)

4.      Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Bevis för användning av det särskiljande kännetecknet

(Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e)

5.      Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Omsättningskretsens uppfattning av formgivningen som ett särskiljande kännetecken — Separat bedömning görs inte

(Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e)

6.      Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrunder — Användning av ett särskiljande kännetecken i en senare formgivning — Jämförelse mellan den ifrågasatta gemenskapsformgivningen och det särskiljande kännetecknet — Tredimensionellt kännetecken

(Rådets förordning nr 6/2002, artikel 25.1 e)

7.      Förfarande — Tribunalens skyldighet att respektera de ramar för tvisten som har definierats av parterna — Skyldighet för tribunalen att pröva tvisten enbart med hänsyn till de argument som parterna har åberopat — Föreligger inte

1.      Enligt artikel 61.3 i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning är tribunalen behörig att såväl upphäva som ändra harmoniseringsbyråns beslut. Enligt artikel 61.6 i förordning nr 6/2002 ska harmoniseringsbyrån vidta de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom. Av den sistnämnda bestämmelsen följer att det inte ankommer på tribunalen att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens dom.

Enligt artikel 60.1 i förordning nr 6/2002 får överklagandenämnden, sedan ett beslut som fattats av en lägre instans vid harmoniseringsbyrån har överklagats, efter prövning om överklagandet är befogat återförvisa ärendet till den enheten för vidare handläggning.

Av dessa bestämmelser och anmärkningar framgår att ett yrkande som syftar till att tribunalen i en talan mot ett beslut som en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat ska återförvisa målet till den lägre instans vars beslut har överklagats till överklagandenämnden inte ska avvisas.

Även om tribunalen biföll ett sådant yrkande, skulle den nämligen inte förplikta harmoniseringsbyrån att göra eller inte göra något och därmed inte rikta något föreläggande till harmoniseringsbyrån. Ett sådant yrkande syftar snarare till att tribunalen själv ska fatta ett beslut som överklagandenämnden borde eller kunde ha fattat, och således till att tribunalen ska utöva sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut, mot vilket talan förs.

(se punkterna 40–43)

2.      Artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska tolkas så, att innehavaren av ett särskiljande kännetecken kan åberopa denna bestämmelse för att ansöka om ogiltigförklaring av en senare gemenskapsformgivning, när ett kännetecken som liknar denne innehavares kännetecken används i nämnda formgivning.

För det första innebär den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 e i den ovannämnda förordningen inte med nödvändighet att ett äldre särskiljande kännetecken ska återges i sin helhet och i detalj i en senare gemenskapsformgivning. Det kan vara fråga om ”användning” av det ifrågavarande kännetecknet även om vissa beståndsdelar i detta saknas i den ifrågasatta formgivningen eller om andra beståndsdelar har lagts till. Detta gäller i synnerhet när de beståndsdelar som har utelämnats eller lagts till är av underordnad betydelse. Härav följer att en bokstavstolkning av artikel 25.1 e i denna förordning inte nödvändigtvis innebär att denna bestämmelse inte kan tillämpas när det kännetecken som används i en senare gemenskapsformgivning inte är identiskt med det som har åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring, men liknar detta.

För det andra är den ovannämnda tolkningen av artikel 25.1 e i denna förordning den enda som kan säkerställa ett effektivt skydd för de rättigheter som tillkommer innehavaren av ett äldre gemenskapsvarumärke eller ett äldre varumärke som registrerats i en medlemsstat mot varje intrång i varumärket genom att detta används i en senare gemenskapsformgivning. Denna tolkning är vidare den enda som kan säkerställa konsekvensen mellan de relevanta bestämmelserna i den ovannämnda förordningen, första direktivet 89/104 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, förordning nr 40/94 och förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

(se punkterna 50, 52, 53 och 59)

3.      Enligt artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning fordras bland annat att gemenskapsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på det kännetecken som åberopats till stöd för en ansökan om ogiltigförklaring i enlighet med denna bestämmelse ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda att kännetecknet används i en senare formgivning. Om det i gemenskapslagstiftningen eller i den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning föreskrivs att innehavaren av ett äldre varumärke inte mot utomstående kan göra gällande de rättigheter som följer av detta varumärke om varumärket inte under en tid av fem år före det att dessa rättigheter åberopats har använts för de varor eller tjänster som innehavaren utgår ifrån för att göra gällande sina rättigheter, ska innehavaren lägga fram bevis för att detta varumärke verkligen har använts.

(se punkterna 63–65)

4.      Eftersom förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning inte innehåller särskilda bestämmelser om hur en innehavare av en gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring ska begära bevis för att det äldre varumärke som ligger till grund för denna ansökan verkligen använts, finner tribunalen att denna begäran ska framställas uttryckligen och i god tid till harmoniseringsbyrån. Denna begäran ska i princip framställas inom den tidsfrist som annulleringsenheten har fastställt för att innehavaren av den gemenskapsformgivning som sätts i fråga genom ansökan om ogiltigförklaring ska inge yttrande som svar på denna ansökan.

En begäran om bevis för att det äldre kännetecken som åberopats till stöd för en ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning verkligen använts kan emellertid inte framställas för första gången vid överklagandenämnden. Det kan inte godtas att överklagandenämnden ska ta ställning till ett annat ärende än det som annulleringsenheten har bedömt, nämligen ett ärende som har större omfattning, eftersom det utökats med prejudicialfrågan huruvida det äldre kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring verkligen har använts.

(se punkterna 67, 68 och 71)

5.      En ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning som grundar sig på den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning kan vinna bifall endast om det slås fast att omsättningskretsen anser att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan. Om det slås fast att omsättningskretsen inte uppfattar att det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring används i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansökan kan det uppenbarligen uteslutas att risk för förväxling föreligger. Det är däremot inte nödvändigt att göra en separat bedömning av frågan huruvida omsättningskretsen uppfattar den gemenskapsformgivning som avses med ansökan om ogiltigförklaring som ett särskiljande kännetecken.

(se punkterna 105–107)

6.      Prövningen av den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning ska grunda sig på omsättningskretsens uppfattning av det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för denna grund och på det helhetsintryck som detta kännetecken ger omsättningskretsen.

Omsättningskretsen uppfattar emellertid inte med nödvändighet ett tredimensionellt varumärke på samma sätt som ett figurmärke. I det förstnämnda fallet uppfattar omsättningskretsen ett gripbart föremål som kan undersökas från olika håll, men i det andra fallet ser den endast en bild.

Om två tredimensionella föremål liknar varandra kan det förvisso inte uteslutas att jämförelsen mellan ett av dessa och en bild av det andra kan leda till slutsatsen att de liknar varandra. Prövningen av den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i den ovannämnda förordningen ska emellertid omfatta en jämförelse mellan den ifrågasatta gemenskapsformgivningen och det särskiljande kännetecken som åberopats till stöd för denna grund.

Det kan emellertid inte helt enkelt förutsättas att den ifrågasatta formgivningen och det kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring liknar varandra endast på grund av att denna formgivning liknar ett annat kännetecken, även om detta kännetecken liknar det kännetecken som åberopats till stöd för ansökan om ogiltigförklaring.

(se punkterna 120–123)

7.      Tribunalen är, även om den enbart ska pröva tvisten i enlighet med de yrkanden som framställts av parterna, på vilka det ankommer att avgränsa tvisten, heller inte bunden enbart till de argument som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden, med risk för att avgörandet annars skulle fattas på felaktiga rättsliga grunder.

(se punkt 130)