Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de enero de 2007 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Nürnberg-Fürth, Alemania) -Adam Opel AG/Autec AG

(Asunto C-48/05) ¹

(Procedimiento prejudicial - Marca - Artículo 5, apartados 1, letra a), y 2, y artículo 6, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104/CEE - Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca - Marca registrada para vehículos automóviles y para juguetes - Reproducción de la marca por un tercero en modelos a escala reducida de vehículos de esta marca)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landgericht Nürnberg-Fürth

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Adam Opel AG

Demandada: Autec AG

Parie interviniente: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV

Objeto

Petición de decisión prejudicial - Landgericht Nürnberg-Fürth - Interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra a), y 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/194/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1) - Derecho del titular de una marca a oponerse al uso de la marca por un tercero - Reproducción de la marca de un fabricante de automóviles en modelos de automóviles a escala reducida.

Fallo

Cuando una marca está registrada tanto para automóviles -por los que es conocida- como para juguetes, la incorporación por un tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida:

constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que el titular de la marca está facultado para prohibir si este uso menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, como marca registrada para juguetes;

constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la misma Directiva, que el titular de la marca está facultado para prohibir -cuando la protección definida en esta disposición ha sido introducida en el Derecho nacional- si mediante este uso sin causa justa se obtiene indebidamente un beneficio del carácter distintivo o de la reputación de la marca, como marca registrada para vehículos automóviles, o se causa un perjuicio a los mismos.

2)    Cuando una marca está registrada concretamente para vehículos automóviles, la incorporación por un tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida no constituyen el uso de una indicación relativa a una característica de estos modelos reducidos, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104.

____________

¹ - DO C 82, de 2.4.2005.