Byla T‑292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Bendrijos prekių ženklo OFTEN paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas OLTEN – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Žymenų panašumas – Prekių panašumas – Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) – Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymas – Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys) – Ginčo Apeliacinėje taryboje dalykas – Reglamento Nr. 40/94 61 ir 62 straipsniai (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 63 ir 64 straipsniai)“

Sprendimo santrauka

1.      Bendrijos prekių ženklas – Trečiųjų šalių pastabos ir protestas – Protesto nagrinėjimas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas – Būtinybė išspręsti šį klausimą, jei jį iškelia pareiškėjas, prieš priimant sprendimą dėl protesto – Pasekmė

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis)

2.      Bendrijos prekių ženklas – Trečiųjų šalių pastabos ir protestas – Protesto nagrinėjimas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas – Ieškinio pagrindo, susijusio su nepakankamu naudojimo iš tikrųjų įrodymu, nepateikimas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis)

3.      Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Aiškaus vieno ar kito šių aspektų užginčijimo nebuvimas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

4.      Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

1.      Klausimas dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 dalį yra išankstinis klausimas, kuris, jeigu jį iškelia prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo, turi būti išspręstas prieš nagrinėjant patį protestą. Prekių ženklo paraišką pateikusio asmens prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų papildo protesto procedūrą šiuo išankstiniu klausimu ir taip pakeičia jos turinį, nes tai yra naujas ir specifinis prašymas, susijęs su faktiniais ir teisiniais vertinimais, kurie skiriasi nuo tų, dėl kurių buvo pareikštas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos.

Iš to matyti, jog klausimas dėl naudojimo iš tikrųjų yra specifinio ir išankstinio pobūdžio, nes reikia nustatyti, ar siekiant protesto nagrinėjimo tikslų ankstesnis prekių ženklas gali būti laikomas įregistruotu nagrinėjamoms prekėms arba paslaugoms, ir todėl šio klausimo neapima paties protesto, susijusio su galimybe supainioti su šiuo prekių ženklu, nagrinėjimas.

(žr. 31–33 punktus)

2.      Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio pagrindas, susijęs su nepakankamu naudojimo iš tikrųjų įrodymu pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį, konkrečiai nepateikiamas Apeliacinėje taryboje ir jis taip pat nėra svarbus elementas siekiant apeliacijos nagrinėjimo tikslų, nes nagrinėjamas tik pats protestas, susijęs su galimybės supainioti buvimu, šis pagrindas nėra ginčo Apeliacinėje taryboje dalykas.

(žr. 39–40 punktus)

3.      Galimybe supainioti pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą pagrįsto protesto atveju Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) įpareigojama nuspręsti dėl aptariamais prekių ženklais žymimų prekių ir paslaugų tapatumo ar panašumo ir šių prekių ženklų tapatumo ar panašumo. Tai, kad vienas ar kitas šių aspektų aiškiai neginčijamas Apeliacinėje taryboje, nereiškia, kad šio klausimo Tarnyba neprivalo nagrinėti. Šiuos argumentus patvirtina veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama visapusiškai vertinant galimybę supainioti, ypač prekių ženklų panašumo ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo, tarpusavio priklausomybės principas.

Todėl Apeliacinė taryba, nagrinėdama apeliaciją dėl galimybe supainioti pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą pagrįsto protesto, turi nagrinėti aptariamų prekių panašumo klausimą, nors šis klausimas joje nebuvo aiškiai iškeltas.

(žr. 41–44 punktus)

4.      Atitinkama iš Ispanijos paprastų vartotojų sudaryta visuomenė, nors jos pastabumo lygis yra didesnis už įprastą, gali supainioti pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą žodinį žymenį OFTEN, kurį įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą prašoma visų pirma Nicos sutarties 14 klasės „Dirbiniams iš [brangiųjų metalų ir jų lydinių] arba jais padengtiems dirbiniams, nepriskirtiems prie kitų klasių; juvelyriniams dirbiniams, bižuterijai, laikrodžiams ir chronometriniams prietaisams; sagėms; kaklaraiščių smeigtukams; neįprastiems raktų žiedams; medaliams; skiriamiesiems ženklams iš brangiųjų metalų; batų puošmenoms ir skrybėlių papuošalams iš brangiųjų metalų; rankogalių sąsagoms“, ir žodinį prekių ženklą OLTEN, anksčiau Ispanijoje įregistruotą tos pačios klasės „laikrodžiams“.

(žr. 73–74, 104 punktus)