Zadeva T-292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti OFTEN – Prejšnja nacionalna besedna znamka OLTEN – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Podobnost proizvodov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) – Dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke – Člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009) – Predmet postopka pred odborom za pritožbe – Člena 61 in 62 Uredbe št. 40/94 (postala člena 63 in 64 Uredbe št. 207/2009)“

Povzetek sodbe

1.      Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Vprašanje, ki ga je treba, ko ga prijavitelj postavi, rešiti pred sprejetjem odločbe o ugovoru – Posledica

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2))

2.      Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Nepredložitev razloga glede nezadostnosti dokaza o resni in dejanski uporabi

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2))

3.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Neobstoj izrecnega izpodbijanja enega od teh vidikov

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

4.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

1.      Vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je predhodno vprašanje, ki ga je treba, ko ga prijavitelj znamke postavi, rešiti, preden je rešen ugovor. Zahteva prijavitelja znamke, da se dokaže resna in dejanska uporaba, postopku z ugovorom doda to predhodno vprašanje in tako spremeni njegovo vsebino, saj pomeni novo in specifično zahtevo, povezano z dejanskimi in pravnimi okoliščinami, ki se razlikujejo od tistih, ki so bile podlaga za vložitev ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti.

Iz tega izhaja, da je vprašanje resne in dejanske uporabe posebno in predhodno, ker vodi do ugotovitve, ali je za namene preizkusa ugovora prejšnjo znamko mogoče šteti za registrirano za zadevne proizvode in storitve, pri čemer to vprašanje ne spada v okvir preizkusa samega ugovora zaradi obstoja verjetnosti zmede s to znamko.

(Glej točke od 31 do 33.)

2.      Če razlog glede pomanjkljivosti dokaza resne in dejanske uporabe prejšnje znamke v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti ni posebej naveden pred odborom za pritožbe in tudi ni pomemben dejavnik za preizkus pritožbe, ki je bil omejen na preizkus ugovora zaradi obstoja verjetnosti zmede, ta razlog ni del predmeta postopka pred odborom za pritožbe.

(Glej točki 39 in 40.)

3.      Zaradi ugovora, ki temelji na obstoju verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, se Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) predloži vprašanje glede enakosti ali podobnosti proizvodov in storitev, ki jih označujejo zadevne znamke, ter glede enakosti ali podobnosti teh znamk. Dejstvo, da en ali drugi od teh vidikov ni bil izrecno izpodbijan pred odborom za pritožbe, ne pomeni, da Uradu ni treba odločiti o tem vprašanju. Te ugotovitve so v skladu z načelom medsebojne odvisnosti med upoštevanimi elementi v okviru celovite presoje verjetnosti zmede, zlasti med podobnostjo znamk ter podobnostjo proizvodov in storitev, ki jih označuje znamka.

Odboru za pritožbe, ki odloča o pritožbi na podlagi ugovora, ki je temeljil na obstoju verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je torej predloženo vprašanje podobnosti zadevnih proizvodov, čeprav to vprašanje pred njim ni bilo izrecno postavljeno.

(Glej točke od 41 do 44.)

4.      Za upoštevno javnost, ki jo sestavljajo povprečni španski potrošniki, kljub stopnji pozornosti, ki je večja od običajne, obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti med besednim znakom OFTEN, katerega registracija kot znamke Skupnosti se med drugim zahteva za „žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmete, izdelane iz njih ali prevlečene z njimi, ki jih drugi razredi ne obsegajo; zlatarske izdelke, nakit, drage kamne; ure in kronometrske instrumente; okrasne igle (nakit); kravatne igle; okrasne obeske za ključe; medalje; značke iz žlahtnih kovin; okraske za čevlje in za klobuke iz žlahtnih kovin; manšetne gumbe“ iz razreda 14 Nicejskega aranžmaja, in prejšnjo besedno znamko OLTEN, ki je bila v Španiji registrirana med drugim za „ročne ure“ iz istega razreda.

(Glej točke 73, 74 in 104.)