Asia T-402/02

August Storck KG

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki − Päistään kierretyn karamellipaperin muotoa esittävä kuviomerkki − Hakemuksen tarkoitus − Ehdoton hylkäysperuste − Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta − Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky − Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta − Oikeus tulla kuulluksi − Asetuksen (EY) N:o 40/94 73 artiklan 1 kohta − Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta − Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta

Tuomion tiivistelmä

1.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua – Tavaramerkin ja erityisesti väristä muodostuvan tavaramerkin graafinen esitys − Täytettävät vaatimukset

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 4 artikla; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 3 säännön 2 kohta)

2.      Yhteisön tavaramerkki – Rekisteröintimenettely – Tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttaminen, rajoittaminen ja muuttaminen – Vaatimus toimimisesta nimenomaisesti ja ilman ehtoja – Toissijaisesti ehdotettua rajoittamista ei oteta huomioon

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohta)

3.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Päistään kierretyn karamellipaperin esityksestä muodostuva kuviomerkki

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

4.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Viraston arviointi – Tavanomaisia kulutustavaroita varten haettu tavaramerkki – Viittaus tarkoitetussa kaupassa tavanomaiseen käytäntöön – Sallittavuus

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

5.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Kuviomerkki, joka muodostuu pakkauksen muodon esityksestä – Erottamiskyky – Arviointiperusteet – Muodon toteuttamiskustannukset eivät kuulu arviointiperusteisiin

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

6.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky tai jotka ovat kuvailevia tai tavanomaisia – Poikkeus – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Arviointiperusteet

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta)

7.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Poikkeus – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Ulottuvuus – Tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky kaikkialla yhteisössä – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky niin ikään kaikkialla yhteisössä

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta)

8.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Poikkeus – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Viraston suorittaman tutkimuksen rajoittaminen tavaramerkin hakijan esittämiin tosiseikkoihin

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta ja 74 artiklan 1 kohta)

1.      Asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa ja asetuksen N:o 2868/95 3 säännön 2 kohdassa tarkoitetulla yhteisön tavaramerkin graafisella esityksellä on merkki voitava esittää visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että merkki voidaan tunnistaa täsmällisesti. Täyttääkseen tehtävänsä graafisen esityksen on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, sellainen, että siihen on helppo tutustua, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

Näin ollen tietyn värin pelkkä näyte ei sellaisenaan täytä mainittuja vaatimuksia, koska se voi muuttua ajan mittaan. Sitä vastoin näytteen, värin ja sen sanallisen kuvauksen yhdistelmä voi muodostaa graafisen esityksen, kunhan kuvaus on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, sellainen, että siihen on helppo tutustua, ymmärrettävä ja objektiivinen. Ellei yhdistelmä täytä graafiselle esitykselle asetettuja edellytyksiä muun muassa siitä syystä, että se ei ole täsmällinen tai kestävä, tämä puute voidaan tarvittaessa korjata kuvaamalla väriä lisäksi kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla.

(ks. 25 ja 26 kohta)

2.      Vaikka on totta, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan hakija voi milloin tahansa peruuttaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa ja että näin ollen tavara- tai palveluluettelon rajoittamiseen on oikeus yksinomaan hakijalla, joka voi milloin tahansa pyytää sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) tällaista rajoittamista, yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kokonainen tai osittainen peruuttaminen tai sen sisältämän tavara- ja palveluluettelon rajoittaminen on tehtävä nimenomaisesti ja ilman ehtoja.

Sellaista pyyntöä ei näin ollen voida ottaa huomioon, jolla hakija ehdottaa rekisteröintihakemuksensa hylkäämispäätöksestä nostetussa kanteessa hakemuksen käsittämän tavaraluettelon rajaamista yksinomaan tiettyihin tavaroihin ainoastaan toissijaisena vaihtoehtona eli yksinomaan siinä tapauksessa, että valituslautakunta päättää hylätä kyseisen hakemuksen kaikkien siinä tarkoitettujen tavaroiden osalta.

(ks. 33 ja 34 kohta)

3.      Makeisten pakkaamiseen tarkoitetun päistään kierretyn kullanvärisen karamellipaperin esityksestä muodostuvalta kuviomerkiltä, jonka rekisteröintiä on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 kuuluvia ”makeisia” varten, puuttuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden osalta, koska päistään kierretyt karamellipaperit eivät eroa oleellisesti kyseessä olevien tuotteiden kääreistä, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, ja ne mielletään luontaisesti tyypilliseksi näiden tuotteiden kääreen muodoksi, joten kohdeyleisö ei voi muodon ja värin yhdistelmän ominaispiirteiden avulla muistaa niitä merkkeinä kaupallisesta alkuperästä.

(ks. 57 ja 62 kohta)

4.      Arvioidessaan sitä, puuttuuko hakemuksen kohteena olevalta yhteisön tavaramerkiltä sellaisenaan erottamiskyky tavanomaisten kulutustavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) voi perustaa näkemyksensä kyseessä olevien tavaroiden kaupassa tavanomaiseen käytäntöön, vaikka tästä ei olisi esitetty konkreettisia esimerkkejä. Virasto voi perustaa analyysinsä kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat.

(ks. 58 kohta)

5.      Kun arvioidaan kääreen muodon esityksestä muodostuvan yhteisön kuviomerkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä, tämän muodon toteutuksen kustannukset eivät kuulu merkityksellisiin arviointiperusteisiin. Erottamiskyvytön muoto ei näet voi saavuttaa erottamiskykyä toteutuksensa aiheuttamien kustannusten perusteella.

(ks. 59 kohta)

6.      Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyvyn saavuttaminen yhteisön tavaramerkin käytön kautta edellyttää ensinnäkin, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen merkin ansiosta asianomaiset tavarat tai palvelut tietyltä yritykseltä oleviksi. Tilanteita, joissa erottamiskyvyn saavuttamista käytön perusteella koskevan edellytyksen voidaan katsoa täyttyneen, ei kuitenkaan voida määritellä yksinomaan yleisten ja abstraktien tietojen, kuten tiettyjen prosenttiosuuksien perusteella.

Toiseksi tavaramerkin rekisteröimiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla merkin käytössä saavuttama erottamiskyky on osoitettava siinä osassa Euroopan unionia, jossa se puuttui 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan perusteella.

Arvioitaessa käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on kolmanneksi otettava huomioon sellaiset tekijät kuten tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

Neljänneksi tavaramerkin erottamiskykyä ja myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on niin ikään arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja ottamalla huomioon kyseessä olevan tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset.

(ks. 77−80 kohta)

7.      Yhteisön tavaramerkin, jonka osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on olemassa kaikkialla yhteisössä, on oltava tullut käytössä erottamiskykyiseksi niin ikään kaikkialla yhteisössä, jotta se voidaan rekisteröidä asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

(ks. 86 kohta)

8.      Arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua yhteisön tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) velvollisuutena on tutkia tosiseikkoja, joiden vuoksi haetulla tavaramerkillä voi olla tällainen erottamiskyky, ainoastaan, jos hakija on vedonnut niihin.

Vaikka on totta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta ei ole sääntöä, jonka mukaan viraston (eli hakemuksen tutkineen virkamiehen tai tilanteen mukaan valituslautakunnan) tutkimuksen olisi kohdistuttava ainoastaan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, toisin kuin saman asetuksen suhteellisia hylkäysperusteita koskevan 74 artiklan 1 kohdan lopussa säädetään, kun tavaramerkin hakija ei ole esittänyt väitettä siitä, että tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, viraston on käytännössä mahdotonta ottaa huomioon se, että haettu tavaramerkki on saavuttanut tällaisen erottamiskyvyn.

(ks. 96 kohta)