SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 30 de marzo de 2000 (1)
«Marca comunitaria - Vocablo OPTIONS - Motivo de denegación absoluto -
Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE)
n. 40/94 - Adquisición como consecuencia del uso en una parte
de la Comunidad»
En el asunto T-91/99,
Ford Motor Company, con domicilio social en Dearborn, Michigan (Estados
Unidos), representada por el Sr. A.J. Tweedale Willoughby y, en la fase oral del
procedimiento, por la Sra. B.H.E. Halliday, Solicitors de Londres, que designa
como domicilio en Luxemburgo el bufete de Mes Loeff, Claeys y Verbeke, 58, rue
Charles Martel,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. F. López de Rego, Jefe del Servicio Jurídico
y Contencioso, y A. Di Carlo, miembro del Servicio Jurídico, y, en la fase oral del
procedimiento, por el Sr. A. von Mühlendahl, Vicepresidente responsable de
Asuntos Jurídicos, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio
Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg,
que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Segunda
de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
y modelos) de 11 de febrero de 1999 (asunto R 150/98-2), por la que se denegó el
registro del vocablo OPTIONS como marca comunitaria,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),
integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. R.M. Moura Ramos y
P. Mengozzi, Jueces;
Secretario: Sr. G. Herzig, administrador;
visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera
Instancia el 15 de abril de 1999;
visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera
Instancia el 13 de julio de 1999;
celebrada la vista el 2 de diciembre de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
Normativa aplicable
- 1.
- Según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo, de
20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada
(DO 1994, L 11, p. 1):
«1. Se denegará el registro de:
[...]
b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la
época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras
características del producto o del servicio;
d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que
se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres
leales y constantes del comercio;
[...]
2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren
en una parte de la Comunidad.
3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera
adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un
carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»
Antecedentes del litigio
- 2.
- El 29 de marzo de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca
comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).
- 3.
- La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo OPTIONS. Los servicios para los
que se solicitó el registro eran, inicialmente, todos los servicios comprendidos en
la «clase 36» del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de
productos y servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su
versión revisada y modificada. Posteriormente, el 27 de agosto de 1996, se modificó
la descripción, que pasó a estar redactada así: «servicios de seguro, garantía,
financiación, venta a plazos y arrendamiento financiero (”leasing”)».
- 4.
- Mediante resolución de 9 de julio de 1998, el examinador desestimó la solicitud con
arreglo al artículo 38 del Reglamento n. 40/94. El examinador basó su decisión en
el hecho de que el vocablo OPTIONS carecía de carácter distintivo en inglés y en
francés.
- 5.
- El 9 de septiembre de 1998, la demandante interpuso recurso ante la Oficina
contra la resolución del examinador, al amparo del artículo 59 del Reglamento
n. 40/94. El escrito en el que exponía los motivos del recurso fue presentado el 9
de noviembre de 1998. En la motivación de su recurso, la demandante aportaba
datos destinados a probar que la marca OPTIONS había sido utilizada en la
prestación de los servicios de referencia en Bélgica, Dinamarca, Países Bajos,Portugal, Suecia y Reino Unido. No se invocaba sin embargo uso alguno en lo que
respecta a Francia.
- 6.
- Este recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala Segunda de Recurso
de la Oficina de 11 de febrero de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»),
que fue notificada a la demandante el 15 de febrero de 1999. En su resolución, la
Sala de Recurso estimó que, aunque la marca OPTIONS hubiera adquirido un
carácter distintivo por su uso en el Reino Unido, como alegaba la demandante, no
tenía por sí misma carácter distintivo en Francia. La Sala decidió pues desestimar
el recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento
n. 40/94, subrayando que no se había invocado uso alguno de la marca en este
último país.
Pretensiones de las partes
- 7.
- La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la Oficina.
- Adopte todas las medidas que estime oportunas.
- 8.
- La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Alegaciones de las partes
- 9.
- En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la
infracción de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94.
Alega que dicha disposición debe prevalecer sobre el apartado 2 de este mismo
artículo, al menos cuando el carácter distintivo adquirido por el uso pueda
acreditarse en una parte sustancial de la Comunidad Europea que comprenda
alguno de los «principales países» tales como, en el presente caso, el Reino Unido.
- 10.
- En primer lugar, la demandante reconoce que, a falta de pruebas del uso de la
marca, una marca que es descriptiva sólo en una parte de la Comunidad no puede
ser registrada, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c),
a la vista de lo que establece el artículo 7, apartado 2. Sostiene sin embargo que
el artículo 7, apartado 2, no constituye, en sí, un motivo de denegación del registro,sino que se limita a precisar el alcance de lo dispuesto en el artículo 7, apartado
1, letras b) y c).
- 11.
- En segundo lugar, la demandante alega que, para que el artículo 7, apartado 3,
resulte aplicable, basta con que la marca haya adquirido carácter distintivo a través
de su uso en sólo una parte de la Comunidad. Ahora bien, a diferencia del
apartado 2 del artículo 7, el apartado 3 de dicho artículo no se limita a regular la
aplicación de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 7, sino
que, en determinadas circunstancias, prevalece sobre esta última disposición. En
su opinión, pues, y en contra de la práctica que parece seguir la Oficina hasta
ahora, cuando se acredite que una marca ha adquirido carácter distintivo por su
uso en una parte sustancial de la Comunidad, deberá autorizarse el registro de la
misma.
- 12.
- Por lo que respecta a la extensión geográfica en la que el uso de la marca le ha
hecho adquirir carácter distintivo, la demandante señala que ni el artículo 7,
apartado 3, ni ninguna otra disposición del Reglamento n. 40/94 obligan a acreditar
dicho carácter distintivo en toda la Comunidad. A su juicio, basta pues con que se
haya adquirido tal carácter en una parte sustancial de la Comunidad. En el
presente caso, dicho carácter distintivo se ha acreditado en el Reino Unido y en
algunos otros Estados comunitarios.
- 13.
- La demandante precisa a este respecto que ella misma o sus filiales han registrado
la marca OPTIONS en Irlanda y en el Reino Unido para los servicios
comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza, mencionado más arriba. El
registro de la marca en el Reino Unido se obtuvo tras justificar el carácter
distintivo adquirido en dicho Estado miembro. Además, la marca ha sido registrada
en escritura cursiva en Dinamarca y el Reino Unido. Por último, la marca
OPTIONS está registrada en el Benelux como marca verbal.
- 14.
- La demandante alega que la prueba del registro de una marca idéntica en el Reino
Unido y en Irlanda basta por sí misma para refutar las objeciones al registro
basadas en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n. 40/94.
- 15.
- La Oficina afirma, en primer lugar, compartir la opinión de la demandante de que
el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n. 40/94 no constituye por sí solo un
motivo independiente de denegación, sino que se limita a guiar la aplicación del
artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y no hace sino aclarar el alcance de estas
últimas disposiciones. Considera no obstante que el mero hecho de que la
resolución haya citado el artículo 7, apartado 2, no significa que la Sala de Recurso
haya estimado que dicha disposición constituía un motivo de denegación por sí sola.
- 16.
- La Oficina recuerda que la Sala de Recurso denegó el registro de la marca
atendiendo a la falta de carácter distintivo de la misma y a su carácter descriptivo,
motivos mencionados en las letras b) y c), respectivamente, del apartado 1 delartículo 7. Basándose únicamente en estas consideraciones, la Sala hizo alusión al
apartado 2 de este mismo artículo para concluir que tales motivos de denegación
absolutos -existentes en una parte de la Comunidad, a saber, en Francia- eran
suficientes para no aceptar el registro solicitado.
- 17.
- En consecuencia, la demandada sostiene que la resolución impugnada fue
correctamente adoptada con arreglo a lo dispuesto en las letras b) y c) del
apartado 1 del artículo 7 del Reglamento n. 40/94, en relación con lo establecido
en el apartado 2 del mismo artículo.
- 18.
- En segundo lugar, la demandada alega que, cuando la negativa a registrar una
marca comunitaria se base en la falta de carácter distintivo y en el carácter
descriptivo de la marca en una parte de la Comunidad, para impugnar dicha
denegación de registro invocando el carácter distintivo adquirido por el uso,
previsto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento 40/94, será preciso demostrar
que la adquisición del carácter distintivo por el uso se produjo en la parte de la
Comunidad en la que se haya negado su existencia. Si el motivo de denegación está
presente en toda la Comunidad, deberá acreditarse que el carácter distintivo
adquirido existe en cualquier parte de la Comunidad.
- 19.
- La demandada sostiene que, de aceptarse la tesis contraria, el registro de la marca
supondría una grave vulneración del principio de la unicidad de la marca
comunitaria, tal como se establece expresamente en el artículo 1, apartado 2, del
Reglamento n. 40/94. Dicho principio desempeña un papel fundamental en el
sistema de la marca comunitaria, que se basa en un ordenamiento jurídico
separado e independiente de los sistemas de marcas nacionales. A este respecto,
la Oficina subraya igualmente que no existe excepción alguna a la unicidad de las
marcas comunitarias en lo que respecta a los motivos de denegación absolutos.
- 20.
- En el presente caso, la demandada pide pues que se desestime el recurso, dado
que la demandante, por una parte, no ha invocado la adquisición de un carácter
distintivo, y ni siquiera el uso de la marca, en las partes francófonas de la
Comunidad y, por otra parte, ha reconocido que la marca OPTIONS no tiene
carácter distintivo y que, en todo caso, en francés y en inglés tiene carácter
descriptivo.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
- 21.
- La demandante sostiene que, cuando la marca ha adquirido carácter distintivocomo consecuencia del uso, conforme a lo previsto en el artículo 7, apartado 3, del
Reglamento n. 40/94, la Oficina está obligada a registrar dicha marca, aunque
dicha adquisición sólo se haya producido en una parte sustancial de la Comunidad,
y no puede oponerse al registro invocando las disposiciones del apartado 1, letras
b), c) y d), y del apartado 2 de dicho artículo.
- 22.
- No es posible aceptar esta tesis.
- 23.
- Procede recordar que, con arreglo al segundo considerando del Reglamento
n. 40/94, el régimen comunitario para las marcas confiere a las empresas el
derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias
que gozan de una protección uniforme y que producen sus efectos en todo el
territorio de la Comunidad, y que el principio de la unicidad de la marca
comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario de dicho
Reglamento. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento n. 40/94 recoge este mismo
principio, disponiendo que la marca comunitaria tendrá «carácter unitario», lo que
significa que «producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad».
- 24.
- En consecuencia, para poder ser registrado, un signo debe tener carácter distintivo
en el conjunto de la Comunidad. Dicho requisito, que permite a los consumidores
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas,
conforme al artículo 4 del Reglamento n. 40/94, resulta esencial para que el
mencionado signo pueda desempeñar la función de marca comunitaria en la vida
económica.
- 25.
- Una aplicación explícita del principio de la unicidad de la marca comunitaria es la
que se efectúa en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n. 40/94, que establece
que se denegará el registro de la marca «incluso si los motivos de denegación
[establecidos en el apartado 1 de dicho artículo] sólo existieran en una parte de la
Comunidad».
- 26.
- El artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94 debe interpretarse a la luz de
dicho principio.
- 27.
- Desde esta perspectiva, para obtener el registro de una marca al amparo del
artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94, el carácter distintivo adquirido
como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte sustancial
de la Comunidad en la que dicha marca carecía de carácter distintivo a la luz de
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento.
- 28.
- En el presente caso, la demandante no ha negado la falta de carácter distintivo del
vocablo OPTIONS en lengua francesa. Tampoco ha alegado que la marca
OPTIONS haya sido objeto de un uso que le haya permitido adquirir carácter
distintivo en una parte sustancial de la Comunidad, en este caso en Francia.
- 29.
- Dadas estas circunstancias, no cabe reprochar a la Oficina que haya denegado el
registro del vocablo OPTIONS como marca comunitaria.
- 30.
- Se deduce del conjunto de consideraciones precedentes que procede desestimar el
recurso.
Costas
- 31.
- A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de
Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo
hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de
la demandante y haber solicitado la demandada la condena en costas de la
demandante, procede condenar en costas a esta última.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a la demandante.
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TiiliMoura Ramos
Mengozzi
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Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de marzo de 2000.
El Secretario
La Presidenta
H. Jung
V. Tiili