WYROK SĄDU (czwarta izba)
z dnia 20 marca 2013 r.(*)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CLUB GOURMET – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy CLUB DEL GOURMET, EN… El Corte Inglés – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak podobieństwa towarów i usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Argumenty i dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem
W sprawie T‑571/11
El Corte Inglés, SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokatów E. Seijo Veiguelę oraz J.L. Rivasa Zurda,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez Ó. Mondéjara Ortuña, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była
Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo),
mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 28 lipca 2011 r. (sprawa R 1946/2010‑1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy El Corte Inglés, SA a Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,
SĄD (czwarta izba),
w składzie: I. Pelikánová (sprawozdawca), prezes, K. Jürimäe i M. van der Woude, sędziowie,
sekretarz: C. Heeren, administrator,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 listopada 2011 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 marca 2012 r.,
uwzględniając pytania skierowane do stron na piśmie przez Sąd i ich odpowiedzi na te pytania złożone w sekretariacie Sądu w dniach 5 i 14 listopada 2012 r.,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 grudnia 2012 r.,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1 W dniu 24 maja 2004 r. Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
2 Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, to oznaczenie słowne CLUB GOURMET.
3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, po ograniczeniu ich wykazu w toku postępowania przed OHIM, należą do klas 16, 21, 29, 30, 32 i 33 Porozumienia nicejskiego dotyczącego klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
– klasa 16: „papier listowy, podstawki papierowe, obrusy stołowe, maty stołowe i serwetki papierowe, torby papierowe na prezenty”;
– klasa 21: „łyżki do polewania, mieszarki inne niż elektryczne, otwieracze do butelek, pędzelki do gotowania, ceramika do gospodarstwa domowego, młynki do kawy, perkolatory do kawy, torby dekoracyjne na słodycze, foremki kuchenne, szpilki kuchenne, utensylia do wypieków, korkociągi, prasy do żywności, lejki, tarki, ruszty, wiaderka do kostek lodu, foremki do lodu, pojemniki kuchenne, miksery kuchenne, utensylia kuchenne, młynki do celów domowych, malaksery, łyżki do mieszania, maszynki do klusek, końcówki, młynki do pieprzu i soli, pipety, dzbany, garnki, wałki do ciasta, zastawa stołowa, szpatułki, spryskiwacze, kulki herbaciane, puszki na herbatę, czajniczki do herbaty, serwisy do herbaty, tace, butelki zamykane próżniowo i pipety do degustacji win; pojemniki do przechowywania żywności, wyroby szklane, porcelana i naczynia ceramiczne”;
– klasa 29: „owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, mięso, ryby, drób i dziczyzna, wędliny, ser, zupy, jogurt, olej z oliwek, placki”;
– klasa 30: „kawa, makaron, herbata, kakao, mąka, cukier, chleb, biszkopty, wyroby cukiernicze, ciasta, lody i sorbety, kanapki, miód, melasa, musztarda, ocet, sosy, dodatki i przyprawy, sosy owocowe”;
– klasa 32: „piwa, wody mineralne i wody gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do przygotowania napojów”;
– klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa); wina; likiery”.
4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 17/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
5 W dniu 22 lipca 2005 r. skarżąca, El Corte Inglés, SA, wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów wymienionych w pkt 3 powyżej.
6 Sprzeciw został pierwotnie oparty na następujących czterech wcześniejszych znakach towarowych:
– graficznym hiszpańskim znaku towarowym nr 1817328, zarejestrowanym dla usług należących do klasy 35;
– zgłoszeniu słownego hiszpańskiego znaku towarowego nr 2229135, oznaczającego towary należące do klasy 16;
– zgłoszeniu słownego hiszpańskiego znaku towarowego nr 2589335, oznaczającego towary należące do klas 29–34;
– zgłoszeniu słownego hiszpańskiego znaku towarowego nr 3789054, oznaczającego towary należące do klas 29–33 i 35.
7 Następnie zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 3789054 zostało odrzucone decyzją Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 lipca 2006 r. (sprawa R 343/2006‑2), która stała się ostateczna. Ponadto pismami z dnia 24 listopada 2009 r. i z 11 sierpnia 2010 r. w ramach postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów skarżąca zrezygnowała z oparcia swojego sprzeciwu na, odpowiednio, zgłoszeniach hiszpańskich znaków towarowych nr 2229135 i nr 2589335.
8 W rezultacie sprzeciw nie opiera się już na wcześniejszym graficznym hiszpańskim znaku towarowym (zwanym dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”) przedstawionym poniżej, zarejestrowanym pod numerem 1817328 dla usług należących do klasy 35 odpowiadających następującemu opisowi: „Zdanie reklamowe. Będzie stosować się do towarów objętych znakami towarowymi nr 1013156 (klasa 29), nr 1013157 (klasa 30), nr 1815538 (klasa 31), nr 1815539 (klasa 32), nr 1013158 (klasa 33), nr 1815547 (klasa 42) »El Corte Inglés« (graficzny znak towarowy)”:
9 Na poparcie sprzeciwu podniesiono podstawy określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].
10 W dniu 3 września 2010 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.
11 W dniu 6 października 2010 r. skarżąca na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
12 Decyzją z dnia 28 lipca 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła skargę. W szczególności uznała zasadniczo, że opis usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym jako „zdanie reklamowe” nie pozwala na żadne porównanie z towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym w zakresie, w jakim nie oznacza on ani towaru, ani usługi. Posiłkowo, nawet przy założeniu, że wcześniejszy znak towarowy oznacza „usługi reklamowe” należące do klasy 35, towary i usługi oznaczone przez kolidujące ze sobą znaki towarowe są według Izby Odwoławczej różne. Towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym są bowiem skierowane do przeciętnego konsumenta, podczas gdy usługi reklamowe jakoby oznaczone przez wcześniejszy znak towarowy są skierowane do kręgu odbiorców złożonego co do istoty z profesjonalistów. Wreszcie kolidujące ze sobą znaki towarowe są, po pierwsze, całościowo różne pod względem wizualnym, a po drugie, pozbawione podobieństwa pod względem fonetycznym, i wreszcie wykazują niewielkie pokrewieństwo pod względem koncepcyjnym.
Żądania stron
13 Skarżąca wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
– obciążenie OHIM kosztami postępowania.
14 OHIM wnosi do Sądu o:
– oddalenie skargi;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
15 Skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
16 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług objętych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają w szczególności znaki zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
17 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Według tegoż orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów i usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T‑162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II‑2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].
18 Przede wszystkim należy zbadać kwestię, jakie produkty są oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, skoro ocena dokonana przez Izbę Odwoławczą została zakwestionowana przez skarżącą.
19 Izba Odwoławcza uznała w pkt 17 zaskarżonej decyzji, że opis towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, nie wskazuje wyraźnie charakteru usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym i nie odpowiada żadnemu z towarów lub żadnej z usług wymienionych w klasyfikacji nicejskiej. Ponadto „zdanie reklamowe” nie jest ani towarem, ani usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W rezultacie opis ten nie pozwala na jakiekolwiek porównanie towarów i usług objętych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, tak że sprzeciw powinien zostać oddalony. Tylko posiłkowo Izba Odwoławcza następnie zbadała skargę, opierając się na wykładni dokonanej przez Wydział Sprzeciwów, zgodnie z którą wyrażenie „zdanie reklamowe” należy utożsamić z „usługami reklamowymi” należącymi do klasy 35.
20 W tym względzie skarżąca podnosi co do istoty, że zgodnie z praktyką stosowaną do 1997 r. przez hiszpański urząd patentów i znaków towarowych (OEPM) „znak slogan” taki jak wcześniejszy znak towarowy jest chroniony nie tylko w odniesieniu do usług należących do klasy 35, ale także w odniesieniu do towarów i usług oznaczonych jednym lub kilkoma „podstawowymi znakami towarowymi”. W niniejszym przypadku wcześniejszy znak towarowy, zgłoszony w dniu 26 kwietnia 1994 r. i zarejestrowany w dniu 5 stycznia 1996 r., jest zatem również chroniony w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 29–33 i 42 i oznaczonych znakami towarowymi wymienionymi w opisie usług wcześniejszego znaku towarowego. Z tego względu należy wziąć pod uwagę również te towary i usługi dla celów porównania z tymi oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym, a nie tylko z tymi należącymi do klasy 35.
21 OHIM podnosi w tym względzie co do istoty, że nie jest możliwe rozszerzenie ochrony wcześniejszego znaku towarowego na towary należące do innych klas lub na towary i usługi chronione innymi prawami, które nie zostały przywołane jako podstawa sprzeciwu.
22 W tych okolicznościach należy przede wszystkim dokonać ustalenia znaczenia opisu towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany. W tym względzie w pierwszej kolejności będzie chodzić o wzięcie pod uwagę brzmienia opisu oznaczonych towarów lub usług, jaki widnieje w pkt 8 powyżej. W drugiej kolejności trzeba będzie dokonać oceny uzupełniających wskazań przedstawionych przez skarżącą przed OHIM, a w trzeciej kolejności trzeba będzie zbadać istnienie i znaczenie ewentualnego obowiązku dokonania przez OHIM badania pewnych okoliczności z urzędu.
W przedmiocie brzmienia opisu towarów i usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym
23 Należy przypomnieć, że wykaz towarów i usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym brzmi następująco: „[klasa] 35: Zdanie reklamowe. Będzie stosować się do towarów objętych znakami towarowymi nr 1013156 (klasa 29), nr 1013157 (klasa 30), nr 1815538 (klasa 31), nr 1815539 (klasa 32), nr 1013158 (klasa 33), nr 1815547 (klasa 42) »El Corte Inglés« (graficzny znak towarowy)”.
24 Należy zauważyć w tym względzie, że wykaz ten określa jedyną usługę należącą do klasy 35, mianowicie „zdanie reklamowe”, w odniesieniu do której wskazuje następnie planowane używanie. Natomiast na podstawie lektury brzmienia cytowanego w poprzedzającym punkcie nie wydaje się, by wcześniejszy znak towarowy miał oznaczać również towary objęte znakami towarowymi wskazanymi jako stanowiące dziedzinę zastosowania rozpatrywanej usługi. Ponadto wbrew temu, co podniosła skarżąca w toku rozprawy, na podstawie lektury wyłącznie tego wykazu nie jest możliwe stwierdzenie, jakie towary są oznaczone znakami towarowymi, które wykaz ten wymienia, gdyż towary te nie są określone konkretnie, ale jedynie poprzez odniesienie do znaków towarowych, którymi są oznaczone, i do klas, do których należą. Ponieważ zaś klasy porozumienia nicejskiego często grupują znaczną liczbę towarów bardzo zróżnicowanych, takie wskazania nie są wystarczające dla celów określenia towarów, które mają być konkretnie objęte znakami (zob. podobnie i analogicznie wyrok Trybunału z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie C‑307/10 The Chartered Institute of Patent Attorneys, pkt 49, 56, 61, 62).
W przedmiocie wskazań przedstawionych przez skarżącą przed OHIM
25 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji wydawanych przez izby odwoławcze OHIM w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Z przepisu tego wynika, że na etapie skargi wniesionej do Sądu nie można powoływać się na okoliczności faktyczne, które nie zostały przedstawione przez strony w postępowaniu przed instancjami OHIM, i że zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Badanie zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM należy bowiem przeprowadzić w oparciu o informacje, którymi mogła ona dysponować w momencie wydania przez nią decyzji (wyroki Trybunału: z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C‑214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑7057, pkt 50–52; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C‑16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑10053, pkt 136–138).
26 Należy zaś stwierdzić, że skarżąca po raz pierwszy przed Sądem powołała się na szczególną praktykę OEPM w odniesieniu do traktowania „znaków sloganów” do 1997 r. i na orzecznictwo sądów hiszpańskich dotyczące zakresu ochrony przyznanej przez rejestracje sprzed tej daty. Na podstawie lektury jej pism przedstawionych przed OHIM wydaje się bowiem, że skarżąca w żadnym momencie nie podniosła w sposób wyraźny ani przed Wydziałem Sprzeciwów, ani przed Izbą Odwoławczą, iż ochrona przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu rozciąga się poza same usługi należące do klasy 35.
27 W szczególności, po pierwsze, w formularzu sprzeciwu złożonym do OHIM w dniu 22 lipca 2005 r. skarżąca zaznaczyła pole wskazujące, że sprzeciw opiera się na „na wszystkich towarach/usługach, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany”, przy czym z formularza nie wynika, o jakie towary lub o jakie usługi chodzi, ani nawet do jakich klas te ostatnie należą.
28 Po drugie, w załączniku do wspomnianego formularza uszczegółowiającego podstawy sprzeciwu skarżąca powołała się na cztery wcześniejsze prawa wymienione w pkt 6 powyżej, w tym na wcześniejszy znak towarowy, wskazując – w odniesieniu do każdego z tych praw – do których klas należą towary lub usługi przez nie oznaczone. W odniesieniu zaś do wcześniejszego znaku towarowego wymieniła ona tylko klasę 35, a nie klasy 29–33 i 42, na które rozciąga się według niej ochrona tego znaku towarowego.
29 Po trzecie, pismem z dnia 27 października 2005 r. OHIM powiadomił skarżącą, że jej sprzeciw nie zawiera żadnego wskazania towarów i usług, na których sprzeciw ten się opiera, i że samo wskazanie świadczące, iż sprzeciw opiera się na wszystkich towarach i usługach, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany, nie jest wystarczające w tym względzie. W swojej odpowiedzi z dnia 28 października 2005 r. skarżąca ograniczyła się zaś do przedstawienia w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego wyciągów z bazy danych dotyczącej sytuacji prawnej akt sprawy przed OEPM (zwanej „bazą danych sitadex”) w językach hiszpańskim i angielskim, które zawierały w rubryce „klasa” tylko wzmiankę „35”.
30 Po czwarte, w swoich uwagach z dnia 10 lipca 2008 r. dotyczących sprzeciwu druga strona postępowania przed OHIM podniosła, że wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany dla usług należących do klasy 35, zdefiniowanych jako zdanie reklamowe mające zastosowanie do licznych znaków towarowych, i że usługi te nie wykazują żadnego podobieństwa do towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym ani żadnej relacji z tymi towarami. Dodała, że skarżąca nie oparła swojego sprzeciwu na żadnej rejestracji dla klas 29, 30, 32 i 33. W swoich uwagach z dnia 15 grudnia 2008 r. przed Wydziałem Sprzeciwów, przedłożonych w odpowiedzi na uwagi drugiej strony przed OHIM, skarżąca wskazała zaś jedynie, że wcześniejsze prawa oznaczają towary i usługi należące do klas 16, 29–35 i 42. Jako że w tej dacie skarżąca opierała jeszcze swój sprzeciw, poza wcześniejszym znakiem towarowym, na dwóch zgłoszeniach hiszpańskich znaków towarowych (zob. pkt 6 i 7 powyżej), wzmianka ta nie pozwalała Wydziałowi Sprzeciwów na zrozumienie, że wcześniejszy znak towarowy miał oznaczać towary należące do klas innych niż klasa 35.
31 Po piąte, w decyzji z dnia 3 września 2010 r. Wydział Sprzeciwów wskazał, co się tyczy usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, że usługi te są „określone co do istoty jako zdanie reklamowe należące do klasy 35” i że interpretuje ten „wykaz raczej niezwyczajny i mało jasny” jako odnoszący się do usług reklamowych dotyczących towarów należących do klas 29–33 i 42. Dodał, że „jako że [wykaz usług] widnieje jedynie pod tytułem klasy 35, Wydział Sprzeciwów interpretuje go jako obejmujący wyłącznie usługi należące do klasy 35, a nie towary lub usługi należące do klas 29, 30, 31, 32, 33 i 42”.
32 Jednakże pomimo tej wyraźnej odmowy wzięcia pod uwagę przez Wydział Sprzeciwów towarów należących do wspomnianych klas w zakresie, w jakim miałyby być oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, skarżąca wciąż nie uważała za użyteczne, by w uzasadnieniu swojego odwołania do Izby Odwoławczej wyraźnie podnieść, że jej zdaniem wspomniany znak towarowy jest również chroniony w odniesieniu do tych towarów. Przeciwnie, skarżąca najpierw wskazała w sekcji zatytułowanej „okoliczności i postępowanie” wspomnianej skargi, że jej sprzeciw opiera się na „rejestracji [wcześniejszego znaku towarowego] dla klasy 35”. Następnie we fragmentach poświęconych porównaniu towarów wyjaśniła, że „wcześniejszy znak towarowy obejmuje usługi należące do klasy 35 »usługi reklamowe związane z towarami należącymi do klas 29, 30, 31, 32, 33 i 42«”, by następnie oprzeć się wyłącznie na argumencie, zgodnie z którym „usługi reklamowe” należące do klasy 35 są komplementarne w stosunku do towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym i wykazują pokrewieństwo z niektórymi z tych towarów. W tym względzie, po pierwsze, należy podkreślić, że wcześniejszy znak towarowy oznaczał „zdanie reklamowe”, a nie „usługi reklamowe”, i że wskazania przedstawione przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą nie odpowiadały zatem okolicznościom faktycznym. Po drugie, o ile skarżąca zamierzała powołać się na okoliczność, że ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozciąga się na towary i usługi należące do klas 29–33 i 42, wystarczyłoby, aby powołała się na podobieństwo lub identyczność, co najmniej częściową, rozpatrywanych towarów i usług, zamiast podnosić istnienie domniemanego związku komplementarności pomiędzy usługi należącymi do klasy 35 i towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym należącymi do klas 16, 21, 29, 30, 32 i 33.
33 Wynika z tego, że wbrew temu, co skarżąca twierdziła w toku rozprawy, dowody, które przedłożyła podczas postępowania administracyjnego, w całości nie zawierały żadnego wyraźnego wskazania, zgodnie z którym ochrona przyznana przez wcześniejszy znak towarowy miała w przeświadczeniu skarżącej rozciągać się poza same usługi należące do klasy 35. Przeciwnie, wspomniane dowody zawierały liczne wskazania, wyraźne i dorozumiane, zgodnie z którymi wcześniejszy znak towarowy miał oznaczać wyłącznie usługi należące do klasy 35 – i to bez przesądzania na tym etapie badania dokonywanego przez Trybunał kwestii tego, jak należy rozumieć wskazanie „zdanie reklamowe”.
W przedmiocie obowiązku uwzględnienia przez OHIM prawa hiszpańskiego z urzędu
34 Należy jednakże zbadać, czy – jak skarżąca podniosła w toku rozprawy – OHIM był zobowiązany wziąć pod uwagę z urzędu okoliczność, że na mocy prawa hiszpańskiego ochrona przyznana przez wcześniejszy znak towarowy rozciąga się na towary należące do klas 29–33 i 42 i oznaczone znakami towarowymi wymienionymi w opisie usług.
35 W tym względzie należy zauważyć, że co do zasady w odniesieniu do instytucji Unii określenie i wykładnia przepisów prawa krajowego w zakresie, w jakim są one niezbędne dla ich działalności, jest kwestią ustalenia okoliczności faktycznych, a nie stosowania prawa. To stosowanie dotyczy bowiem tylko stosowania prawa Unii. I tak, o ile prawdą jest, że art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, na który powołuje się skarżąca, należy rozumieć w ten sposób, że przepisy prawa, których naruszenie może być przedmiotem zaskarżenia przed Sądem, mogą być przepisami zarówno prawa krajowego, jak i prawa wspólnotowego, o tyle tylko to ostatnie należy do materii prawnej, w której ma zastosowanie zasada iura novit curia, podczas gdy to pierwsze sytuuje się na płaszczyźnie ciężaru przedstawienia faktów i ciężaru dowodu dotyczącego przedstawienia okoliczności faktycznych, przy czym jego treść należy ewentualnie wykazać poprzez przedstawienie dowodów (opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona w postępowaniu, w którym zapadł wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C‑263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5853, pkt 55, 56, 75, 77; zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 47–50).
36 Co się tyczy w szczególności zakresu ochrony przyznanej przez wcześniejszy krajowy znak towarowy, taka wykładnia może zresztą również opierać się na brzmieniu zasady 19 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami, która przewiduje, że „[w] okresie [wyznaczonym przez OHIM] strona wnosząca sprzeciw przedkłada ponadto dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony jej wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa”. Zgodnie z zasadą 20 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, „[j]eżeli do upływu terminu […] strona wnosząca sprzeciw nie przedstawi dowodu na istnienie, ważność i zakres ochrony jej wcześniejszego znaku lub wcześniejszego prawa […], sprzeciw jest odrzucany [oddalany] jako bezzasadny”. Zgodnie z tymi przepisami to do strony wnoszącej sprzeciw należy udowodnienie zakresu ochrony przysługującej wcześniejszemu prawu, na które się powołuje, a nie do OHIM – przeprowadzenie badań w tym zakresie.
37 W rezultacie należy odrzucić twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym prawo krajowe stanowi część ram prawa Unii istotnego dla celów badania przez Sąd zgodności z prawem decyzji OHIM. O ile Sąd może w ramach tego badania również piętnować popełnione przez OHIM błędy w ocenie okoliczności faktycznych, o tyle aby OHIM mógł wziąć pod uwagę dane okoliczności, muszą one być podniesione i w odpowiednim przypadku wykazane przez stronę, która na nie się powołuje.
38 Wynika z tego, że co do zasady w ramach postępowania przed instytucjami Unii na stronie, która powołuje się na prawo krajowe, ciąży obowiązek wykazania, że to prawo wspiera jej roszczenia.
39 Oczywiście jest prawdą, że Sąd opatrzył tę zasadę zastrzeżeniem, orzekając, iż OHIM powinien z urzędu zasięgnąć informacji za pomocą środków, które w tym przypadku uzna za stosowne, o prawie krajowym danego państwa członkowskiego, jeżeli takie informacje są niezbędne do oceny przesłanek zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji, a zwłaszcza prawdziwości przywołanych faktów lub mocy dowodowej przedstawionych dowodów (zob. wyrok Sądu z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T‑318/03 Atomic Austria przeciwko OHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Zb.Orz. s. II‑1319, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
40 To skłoniło Sąd do uznania, że OHIM był zobowiązany do wzięcia pod uwagę przy ocenie dowodów, które zostały mu przedłożone, prawa krajowego i praktyk krajowych w sytuacji, w której strona wnosząca sprzeciw przedstawiła wyciągi z rejestru zaświadczające o wpisie swoich krajowych znaków towarowych, ale nie była w stanie udowodnić ich przedłużenia, gdyż dany krajowy urząd ds. znaków towarowych z zasady nie sporządza urzędowego dokumentu zaświadczającego o takim przedłużeniu (ww. wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 43–47).
41 Jednakże zgodnie z fragmentem przytoczonym w pkt 39 powyżej obowiązek zasięgnięcia przez OHIM informacji z urzędu o prawie krajowym został uzależniony od warunku, że „takie informacje są niezbędne do oceny przesłanek zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji, a zwłaszcza prawdziwości przywołanych faktów lub mocy dowodowej przedstawionych dowodów”. A zatem OHIM jest zobowiązany, w razie potrzeby, do zasięgnięcia informacji z urzędu o prawie krajowym tylko w sytuacji, gdy dysponuje już wskazaniami dotyczącymi prawa krajowego – albo w postaci twierdzeń co do jego treści, albo w postaci dowodów, które przedstawiono na rozprawie i na których moc dowodową się powołano.
42 W niniejszym przypadku zaś – jak zauważono w pkt 27–33 powyżej – skarżąca nigdy wyraźnie nie podniosła przed OHIM, że wcześniejszy znak towarowy w szczególności jest chroniony w odniesieniu do towarów lub usług innych od tych należących jedynie do klasy 35. Przeciwnie, kilkukrotnie przedstawiła nawet wskazania sugerujące, że wspomniany znak towarowy dotyczy wyłącznie klasy 35.
43 W tych okolicznościach było niemożliwe, aby zarówno Wydział Sprzeciwów, jak i Izba Odwoławcza zdały sobie sprawę, że wcześniejszy znak towarowy miał oznaczać również towary i usługi oznaczone „podstawowymi znakami towarowymi” i należące do klas 16, 29–33 i 42. Z tego względu w niniejszym przypadku OHIM nie był zobowiązany do zasięgnięcia informacji o prawie hiszpańskim ani do przeprowadzania badań w tym względzie.
44 Wreszcie należy odrzucić argument skarżącej dotyczący tego, że OHIM nie potrzebował w rzeczywistości zasięgać informacji lub przeprowadzać badań w odniesieniu do prawa hiszpańskiego, gdyż jej zdaniem w decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie R 343/2006‑2, również dotyczącej skarżącej, „uzna[ł on] istnienie, znaczenie i skutki […] »znaków sloganów«”, zaś Wydział Sprzeciwów wziął pod uwagę tę decyzję w swojej decyzji z dnia 3 września 2010 r. w niniejszej sprawie.
45 Po pierwsze, pierwszy fragment decyzji z dnia 17 lipca 2006 r. przytoczony przez skarżącą widnieje w sekcji zatytułowanej „Argumenty zgłaszającej”, zatem Druga Izba Odwoławcza przedstawiała tylko argumenty przywołane przez skarżącą. Należy podkreślić w tym względzie, że nie jest dopuszczalne, by skarżąca powoływała się w celu podważania zgodności z prawem zaskarżonej decyzji w niniejszej sprawie na argumenty i okoliczności faktyczne, które podniosła przed OHIM nie w ramach niniejszego postępowania inter partes, ale w ramach postępowania ex parte dotyczącego innego zgłoszenia znaku towarowego.
46 Po drugie, w drugim przytoczonym przez skarżącą fragmencie Izba Odwoławcza wyraźnie wskazała, że szczególna praktyka OEPM dotycząca „znaków sloganów”, na którą powołuje się skarżąca w ramach argumentu opierającego się na istnieniu wcześniejszych rejestracji krajowych, „nie wydaje się prima facie mieć znaczenia”. W decyzji, na którą powołuje się skarżąca, OHIM zatem nawet nie zbadał co do istoty argumentu skarżącej opierającego się na swoistych cechach prawa hiszpańskiego w odniesieniu do „znaków sloganów”. A fortiori nie można uważać, że OHIM uznał istnienie, znaczenie i skutki tych swoistych cech.
47 Po trzecie, wbrew temu, co twierdzi skarżąca, nie może być mowy o tym, że wspomniane swoiste cechy prawa hiszpańskiego są „znane samemu OHIM i przytaczane przez niego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu [w niniejszej sprawie]”. Jak bowiem wynika ze wstępnych uwag Wydziału Sprzeciwów ujętych w decyzji z dnia 3 września 2010 r. w niniejszej sprawie, wziął on tylko pod uwagę sentencję decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2006 r., która oddalając odwołanie wniesione przez skarżącą, ostatecznie odmówiła zarejestrowania jednego z wcześniejszych znaków towarowych, na którym skarżąca pierwotnie oparła się na poparcie swojego sprzeciwu w niniejszej sprawie.
48 Z całości poprzedzających rozważań wynika, że OHIM nie mógł wiedzieć, ani na podstawie lektury opisu usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, ani na podstawie wskazań przedstawionych przed nim przez skarżącą, że ochrona przyznana przez wcześniejszy znak towarowy ma się rozciągać na towary oznaczone „podstawowymi znakami towarowymi” skarżącej z klas 29–33 i 42. Tym samym w okolicznościach takich jak w niniejszym przypadku OHIM nie był zobowiązany do wzięcia pod uwagę z urzędu specyficznych cech prawa hiszpańskiego dotyczących „znaków sloganów” ani do przeprowadzenia z urzędu badań dotyczących tych specyficznych cech.
49 Wynika z tego, że należy odrzucić jako niedopuszczalne wszystkie dowody i argumenty skarżącej dotyczące prawa hiszpańskiego zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 25 powyżej.
50 W rezultacie dla celów niniejszej sprawy opis usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym ogranicza się do usług należących do klasy 35, jakie zostały określone w opisie przytoczonym w pkt 8 powyżej.
W przedmiocie wykładni opisu usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym
51 Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że wskazanie „zdanie reklamowe” jako opis usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym nie odpowiada żadnemu z towarów i usług wymienionych w klasyfikacji nicejskiej, nie stanowi towaru ani usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i nie może być interpretowane jako odnoszące się do „usług reklamowych”, gdyż w przeciwnym razie doszłoby do niedopuszczalnego rozszerzenia zakresu usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym.
52 Skarżąca, wezwana w ramach pytań zadanych przez Sąd na piśmie i w toku rozprawy do zajęcia stanowiska w odniesieniu do powyżej przedstawionej oceny, wskazała w toku rozprawy, że nie sprzeciwia się zasadniczo temu, by określenie „zdanie reklamowe” było interpretowane – jak to uczynił Wydział Sprzeciwów – jako odnoszące się faktycznie do usług reklamowych, ale podkreśliła, że kwestionuje, by ochrona wcześniejszego znaku towarowego była ograniczona do tych usług z wyłączeniem towarów oznaczonych „podstawowymi znakami towarowymi”. Zresztą w jej ocenie usługi należące do klasy 35 oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym są w stosunku do towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym podobne, komplementarne i ściśle z nimi związane. Skarżąca powołuje się w tym względzie na dwa wyroki, w których Sąd jej zdaniem uznał istnienie podobieństwa między z jednej strony usługami należącymi w szczególności do klasy 35 a z drugiej strony towarami należącymi do klas 5, 14, 18 i 25.
53 Wystarczy stwierdzić w tym względzie, że te argumenty skarżącej nie dotyczą w żaden sposób oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą, przedstawionej w pkt 51 powyżej, i że a fortiori nie mogą jej podważać.
54 Jak to zostało stwierdzone powyżej, okoliczności niniejszego przypadku są cechowane dwa czynniki: ani z brzmienia opisu usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, ani ze wskazań i twierdzeń skarżącej przedstawionych przez nią w toku postępowania przed OHIM nie wynika, że zakres ochrony wspomnianego znaku towarowego rozciąga się poza jego ścisłe brzmienie; ponadto specyficzne cechy prawa hiszpańskiego pozwalające według skarżącej na użyteczne uściślenie sensu wspomnianego opisu usług nie mogą ze względów proceduralnych być wzięte pod uwagę przez Sąd. W tych okolicznościach należy stwierdzić, jak to uczyniła Izba Odwoławcza, że opis usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, przedstawiony w pkt 8 powyżej, nie pozwala na porównanie ich z towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym.
55 W konsekwencji Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając, że z tego względu sprzeciw należało oddalić.
56 W świetle całości poprzedzających rozważań należy oddalić jedyny zarzut skarżącej, a tym samym skargę w całości.
W przedmiocie kosztów
57 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
58 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD (czwarta izba)
orzeka, co następuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) El Corte Inglés, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
Pelikánová | Jürimäe | Van der Woude |
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 marca 2013 r.
Podpisy