Causa T‑672/16

C=Holdings BV

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo C=commodore – Domanda di declaratoria di inefficacia della registrazione internazionale – Articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Mancanza di uso effettivo per una parte dei prodotti e dei servizi coperti dalla registrazione internazionale – Esistenza di ragioni legittime per la mancata utilizzazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 dicembre 2018

1.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Nozione di «motivi legittimi» per il mancato uso – Interpretazione autonoma e uniforme – Ostacoli aventi un legame diretto con il marchio che ne rendono l’uso impossibile o irragionevole e che sono indipendenti dalla volontà del titolare del marchio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Esame d’ufficio da parte dell’Ufficio – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, 42, § 2, 51, § 1, 57, § 2)

3.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio figurativo C=commodore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 51, § 1, a), 158, § 2]

4.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Prova dell’uso per taluni prodotti e servizi – Motivi legittimi del mancato uso dello stesso marchio rispetto ad altri prodotti o servizi – Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)]

5.      Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Esistenza di motivi legittimi di mancato uso per una parte del periodo quinquennale – Insussistenza della decadenza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 18‑20)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 34, 37, 38, 42, 44‑48, 52‑62, 69)

4.      L’esistenza di un uso effettivo, per taluni prodotti e servizi coperti dal marchio contestato, nell’ambito del procedimento di decadenza, non impedisce, né in diritto né in fatto, la presenza di ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio in relazione ad altri prodotti o servizi coperti dallo stesso. A tale proposito, risulta dalla giurisprudenza che l’uso effettivo ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, deve essere dimostrato per ciascun tipo di prodotti o servizi coperti dal marchio contestato che possono essere considerati in modo autonomo. Orbene, nulla nel testo di tale disposizione, né nessun’altra disposizione del diritto dell’Unione, osta a che l’uso effettivo di un marchio possa essere dimostrato in relazione a taluni prodotti o servizi coperti dallo stesso, e giustificare al contempo la mancanza di un tale uso rispetto ad altri prodotti o servizi con l’esistenza di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

(v. punto 41)

5.      Se, per un periodo «ininterrotto» di cinque anni, non vi è né l’uso effettivo del marchio in questione né ragioni legittime per la mancata utilizzazione dello stesso, il titolare à dichiarato decaduto dai suoi diritti ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea. Per contro, se il marchio in questione ha formato oggetto di un uso effettivo o se un tale uso è stato impedito per il sopravvenire di ragioni legittime nel corso di una parte del periodo di cinque anni, quest’ultimo non è più «ininterrotto». Pertanto, è sufficiente che vi siano ragioni legittime per la mancata utilizzazione di un marchio durante una parte del periodo di riferimento affinché il suo titolare si sottragga alla decadenza dai diritti su detto marchio. Un’interpretazione contraria sarebbe in contrasto con la formulazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il quale non fa distinzione tra i titolari di un marchio dell’Unione europea che hanno fatto un uso effettivo del loro marchio e quelli che sono stati ostacolati da ragioni legittime. L’obiettivo sottostante a tale articolo conferma tale interpretazione. Infatti, prevedendo la possibilità di giustificare la mancata utilizzazione di un marchio dell’Unione europea per ragioni legittime, il legislatore dell’Unione ha cercato di evitare che il titolare del marchio sia dichiarato decaduto dai diritti sullo stesso ove sia stato oggettivamente ostacolato dal farne un uso effettivo per ragioni indipendenti dalla sua volontà e quindi estranee a detto titolare. Orbene, esigere che ragioni del genere debbano coprire l’intero periodo quinquennale rilevante rischierebbe di mettere in discussione tale obiettivo. Infatti, il sopravvenire di tali ragioni, anche qualora fossero durate solo per una parte del periodo di riferimento, ha potuto ostacolare o quantomeno ritardare l’uso effettivo del marchio al di là del periodo durante il quale si sono verificate tali ragioni. Infatti, la circostanza che gli eventi che possono essere qualificati come «ragioni legittime» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 siano terminati in un dato momento nel corso del periodo di riferimento non significa che il titolare del marchio abbia ragionevolmente potuto riprendere subito l’uso effettivo dello stesso.

Parimenti, il fatto che tali eventi si siano verificati non all’inizio del periodo di riferimento, ma successivamente nel corso dello stesso, non consente di dichiarare il titolare del marchio decaduto dai suoi diritti.

(v. punti 63, 65‑68)