Causa T‑171/12

Peri GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di un tenditore a vite – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 settembre 2014

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Annullamento o riforma per motivi emersi successivamente alla pronuncia della decisione – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 65, § 2, e 76)

2.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43, § 1)

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 13, 14)

2.      In linea di principio, una limitazione, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di una domanda di marchio comunitario che interviene dopo l’adozione della decisione della commissione di ricorso impugnata dinanzi al Tribunale non può incidere sulla legittimità di tale decisione, che è la sola contestata dinanzi a quest’ultimo. Tuttavia, occorre anche rilevare che la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può, in certi casi, essere contestata dinanzi al Tribunale unicamente riguardo a un parte dei prodotti o dei servizi che figurano nell’elenco di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario considerato. In un caso del genere, tale decisione diviene definitiva per gli altri prodotti o servizi contemplati nel medesimo elenco.

Infatti, una dichiarazione del richiedente il marchio dinanzi al Tribunale e, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale detto richiedente ritira la propria domanda per alcuni dei prodotti oggetto della domanda iniziale può essere interpretata come una dichiarazione che la decisione impugnata è contestata unicamente laddove concerne il resto dei prodotti in questione o, se tale dichiarazione è intervenuta in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale.

Tuttavia, se, con la limitazione dell’elenco dei prodotti compresi nella sua domanda di marchio comunitario, il richiedente del marchio non intende ritirare dall’elenco uno o più prodotti, ma modificarne una o più caratteristiche non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull’esame del marchio comunitario condotto dagli organi dell’Ufficio nel corso del procedimento amministrativo. Ciò premesso, ammettere tale modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad una modifica dell’oggetto della lite, vietata dall’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, una siffatta limitazione non può essere presa inconsiderazione dal Tribunale per l’esame del merito del ricorso.

(v. punti 18‑21)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 32)

4.      I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, e quindi potrebbe risultare più difficile dimostrare il carattere distintivo di un siffatto marchio tridimensionale rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo. Inoltre, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

(v. punti 33‑35)

5.      È privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti interessati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, il segno tridimensionale costituito dalla forme di un tenditore a vite, oggetto di una domanda di registrazione per «Casseforme in calcestruzzo e relativi accessori in metallo» e «Casseforme in calcestruzzo e relativi accessori non di metallo» appartenenti alle classi 6 e 19 ai sensi dell’accordo di Nizza, nella misura in cui, per il pubblico specialistico dell’Unione, il tenditore raffigurato presenta solo lievi differenze rispetto agli altri prodotti di questo tipo. Infatti, non sembra che il tenditore di cui trattasi presenti una qualità inconsueta tale da far pensare che la sua sola rappresentazione tridimensionale consenta di guardare al marchio richiesto come se avesse la capacità intrinseca di distinguere i prodotti che intende designare da quelli dei suoi concorrenti.

(v. punti 37, 38, 43)