SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 1 de julio de 1999 (1)
«Marca - Agotamiento del derecho del titular de una marca - Consentimiento
del titular»
En el asunto C-173/98,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al
artículo 234 CE (antiguo artículo 177), por la Cour d'appel de Bruxelles (Bélgica),
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Sebago Inc.,
Ancienne Maison Dubois et Fils SA
y
G-B Unic SA,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 7 de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; P. Jann, J.C. Moitinho
de Almeida, C. Gulmann (Ponente) y D.A.O. Edward, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre de G-B Unic SA, por Me Richard Byl, Abogado de Bruselas;
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. Kareen Rispal-Bellanger,
sous-directeur du droit économique international et droit communautaire de
la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y
Anne de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad
de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. Karen
Banks, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois et Fils
SA, representadas por Me Benoît Strowel, Abogado de Bruselas; de G-B Unic SA,
representada por Me Richard Byl, y de la Comisión, representada por la Sra. Karen
Banks, expuestas en la vista de 28 de enero de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el
25 de marzo de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
- 1.
- Mediante resolución de 30 de abril de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el
11 de mayo siguiente, la Cour d'appel de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo
234 CE (antiguo artículo 177), varias cuestiones prejudiciales sobre la
interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo
sucesivo, «Directiva»), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo,
«Acuerdo EEE»).
- 2.
- Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, por una parte, las
sociedades Sebago Inc. (en lo sucesivo, «Sebago») y Ancienne Maison Dubois et
Fils SA (en lo sucesivo, «Maison Dubois») y, por otra parte, G-B Unic SA (en lo
sucesivo, «G-B Unic»), que versaba sobre la venta por ésta sin el consentimiento
de Sebago, de mercancías designadas con una marca de la que esta última es
titular.
- 3.
- El artículo 7 de la Directiva, relativo al «agotamiento de los derechos conferidos
por la marca», dispone:
«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso
de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por
el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que
justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos,
en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras
su comercialización.»
- 4.
- Con arreglo al apartado 2 del artículo 65, en relación con el punto 4 del
Anexo XVII del Acuerdo EEE, el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva fue
modificado a efectos de dicho Acuerdo, de forma que se sustituía la expresión «en
la Comunidad» por las palabras «en una Parte Contratante».
- 5.
- Sebago es una sociedad inscrita en los Estados Unidos de América, que es titular
de dos marcas Benelux constituidas por la denominación «Docksides» y de tres
marcas Benelux con la denominación «Sebago». Dichas marcas están registradas,
en particular, para zapatos. Maison Dubois es la distribuidora exclusiva en el
Benelux de zapatos designados con las marcas de Sebago.
- 6.
- En su décima edición de 1996 de su folleto titulado «La quinzaine Maxi-GB», en
el que se anunciaban precios válidos desde el 29 de mayo hasta el 11 de junio de
1996, G-B Unic hizo publicidad para la venta de zapatos Docksides Sebago en sus
hipermercados Maxi-GB. Se trataba de 2.561 pares de zapatos fabricados en El
Salvador y comprados a una sociedad belga especializada en importaciones
paralelas. Durante el verano de 1996 se vendió la totalidad de las existencias.
- 7.
- Sebago y Maison Dubois no discuten que los zapatos vendidos por G-B Unic
fuesen productos auténticos. Sin embargo, afirman que, puesto que no habían
autorizado la venta de dichos zapatos en la Comunidad, G-B Unic no tenía el
derecho de venderlos en dicho territorio.
- 8.
- En consecuencia, Sebago y Maison Dubois alegaron ante los órganos
jurisdiccionales belgas que G-B Unic había violado el derecho de marca de Sebago
al comercializar sin su consentimiento dichos productos en la Comunidad.
Invocaron el apartado 8 del artículo 13 A de la Ley Uniforme Benelux de marcas,
modificada por el Protocolo Benelux de 2 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo,
«Ley Uniforme»), cuyos términos son análogos a los del apartado 1 del artículo 7
de la Directiva.
- 9.
- En su resolución de remisión, la Cour d'appel de Bruxelles señala que la
interpretación que las partes del procedimiento principal dan al apartado 8 del
artículo 13 A de la Ley Uniforme difiere en dos aspectos esenciales: uno se refiere
a la cuestión de si en dicha disposición se consagra el principio de agotamiento
internacional (tesis de G-B Unic) o únicamente el del agotamiento comunitario
(tesis de Sebago), y el otro se refiere a la cuestión de determinar qué requisitos se
deben reunir para que se pueda presumir que se ha prestado el consentimiento del
titular de la marca.
- 10.
- Por lo que se refiere al segundo aspecto, G-B Unic sostiene que, para cumplir el
requisito de consentimiento previsto en el apartado 8 del artículo 13 A de la Ley
Uniforme, es suficiente que se hayan comercializado legalmente en la Comunidad
con el consentimiento del titular productos similares de la misma marca. En
cambio, Sebago alega que debe obtenerse su consentimiento para cada partida
concreta de mercancías, es decir para cada partida importada en un momento dado
por un importador particular. Por tanto, considera que sólo puede presumirse su
consentimiento si G-B Unic logra demostrar que obtuvo los zapatos de que se trata
de un vendedor que formaba parte de la red de distribución creada por Sebago en
la Comunidad o de un vendedor que, aunque no perteneciere a dicha red, hubiere
obtenido los zapatos legalmente en la Comunidad.
- 11.
- G-B Unic también sostuvo ante el órgano jurisdiccional nacional que ya había
quedado acreditado que Sebago había prestado tácitamente su consentimiento a
la comercialización en la Comunidad de las mercancías controvertidas al no
prohibir a su licenciatario de El Salvador exportar sus productos a la Comunidad.
Sin embargo, la Cour d'appel de Bruxelles estimó de modo expreso que no se
había aportado la prueba de que se hubiese concedido una licencia, cuya existencia
se había negado por Sebago, y que, ante tal situación, el mero hecho de que el
fabricante de El Salvador hubiera exportado los productos de referencia a la
Comunidad no permitía dar por demostrado que Sebago hubiera prestado su
consentimiento a que fueran comercializados en ésta.
- 12.
- En consecuencia, la Cour d'appel de Bruxelles decidió suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«¿Procede interpretar el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido
de que el derecho conferido por la marca permite a su titular oponerse a la
utilización de su marca para productos auténticos que no se hayan comercializado
en la Comunidad Económica Europea (ampliada a Noruega, Islandia y
Liechtenstein, en virtud del Acuerdo de 2 de mayo de 1992 sobre el Espacio
Económico Europeo) por el titular o con su consentimiento, cuando:
- los productos designados con la marca proceden directamente de un país
no perteneciente a la Comunidad Europea ni al Espacio Económico
Europeo,
- los productos designados con la marca proceden de un país de la
Comunidad Europea o del Espacio Económico Europeo donde se
encuentran en tránsito sin el consentimiento del titular de la marca o de su
representante,
- si los productos se han adquirido en un país de la Comunidad Europea o
del Espacio Económico Europeo, donde se han comercializado por primera
vez sin el consentimiento del titular de la marca o de su representante,
- ya sea cuando productos designados con la marca, idénticos a los productos
auténticos designados con la misma marca, pero importados en paralelo
directa o indirectamente de países no pertenecientes a la Comunidad
Europea o al Espacio Económico Europeo, son o han sido ya
comercializados en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo por
el titular de la marca o con su consentimiento,
- ya sea cuando productos designados con la marca, similares a los productos
auténticos designados con la misma marca, pero importados en paralelo
directa o indirectamente de países no pertenecientes a la Comunidad
Europea o al Espacio Económico Europeo, son o han sido ya
comercializados en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo por
el titular de la marca o con su consentimiento?»
- 13.
- De modo preliminar, procede señalar que en la sentencia de 16 de julio de 1998,
Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I-4799), pronunciada con
posterioridad a la resolución de remisión en el presente asunto, el Tribunal de
Justicia estimó que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, en su versión
modificada por el Acuerdo EEE, se opone a normas nacionales que prevén el
agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos
comercializados fuera del Espacio Económico Europeo con dicha marca por el
titular o con su consentimiento.
- 14.
- Las partes del procedimiento principal, así como el Gobierno francés y la Comisión
consideran que, en la sentencia Silhouette International Schmied, antes citada, el
Tribunal de Justicia respondió a las primeras tres cuestiones de modo que sólo
procede responder a las dos últimas.
- 15.
- Por lo que respecta a estas últimas cuestiones, Sebago y Maison Dubois, así como
el Gobierno francés y la Comisión, estiman que el consentimiento del titular de la
marca para la comercialización en el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo,
«EEE») de una partida de mercancías no agota los derechos conferidos por la
marca para la comercialización de otras partidas de sus productos, aun cuando
éstos sean idénticos.
- 16.
- G-B Unic considera, en cambio, que el artículo 7 de la Directiva no exige que el
consentimiento se refiera a las mercancías afectadas concretamente por la
importación paralela. Basa su argumentación, en particular, en el concepto de
función esencial de la marca que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
consiste en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto,
siendo el objetivo permitir a los consumidores distinguir dicho producto sin
confusión alguna de aquellos que tengan otra procedencia. Sin embargo, según ella,
dicha función no implica que el titular tenga el derecho de prohibir la importación
de productos auténticos. En consecuencia, sería erróneo pretender que el artículo
7 de la Directiva sólo se refiera al consentimiento del titular para la
comercialización de los ejemplares importados de productos originales. Por tanto,
G-B Unic estima que existe consentimiento con arreglo al artículo 7 de la Directiva
cuando éste se refiere a la especie de productos de que se trate.
- 17.
- En primer lugar procede observar que las partes en el presente asunto han
señalado con razón que el Tribunal de Justicia ya había formulado la respuesta a
las tres primeras cuestiones prejudiciales en la sentencia Silhouette International
Schmied, antes citada. En efecto, en los apartados 18 y 26 de esta última sentencia,el Tribunal de Justicia estimó que, según el propio texto del artículo 7 de la
Directiva, el agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar
cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el EEE desde
la entrada en vigor del Acuerdo EEE) y que la Directiva no deja a los Estados
miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional dicho agotamiento
respecto de productos comercializados en países terceros.
- 18.
- Después, debe resaltarse que, mediante sus últimas dos cuestiones, el órgano
jurisdiccional nacional pide esencialmente que se dilucide si hay consentimiento en
el sentido del artículo 7 de la Directiva cuando el titular de la marca ha permitido
la comercialización en el EEE de productos idénticos o similares a aquellos
respecto de los cuales se invoca el agotamiento o si, por el contrario, el
consentimiento debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se
invoca el agotamiento.
- 19.
- En relación con este extremo, procede afirmar que, si bien el texto del apartado
1 del artículo 7 de la Directiva no da directamente la respuesta a esta cuestión, no
es menos cierto que los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto
de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular
en el territorio definido por dicha disposición. Respecto de los ejemplares de este
producto que no han sido comercializados en dicho territorio con su
consentimiento, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con
arreglo al derecho que le confiere la Directiva.
- 20.
- Dicha interpretación del apartado 1 del artículo 7 ya ha sido consagrada por el
Tribunal de Justicia. En efecto, este último ya ha declarado que dicha disposición
tiene por objeto hacer posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un
producto designado con una marca que ha sido comercializado con el
consentimiento del titular sin que éste pueda oponerse a ello (véanse las sentencias
de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013,
apartados 37 y 38, y de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, aún no publicada
en la Recopilación, apartado 57). En resumen, esta interpretación queda
confirmada por el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que, al hacer referencia
a la «comercialización ulterior» de los productos, muestra que el principio de
agotamiento sólo afecta a determinados productos que han sido objeto de una
primera comercialización con el consentimiento del titular de la marca.
- 21.
- También procede recordar que al adoptar el artículo 7 de la Directiva, que
restringe el agotamiento del derecho conferido por la marca a los casos en que los
productos designados con la marca han sido comercializados en la Comunidad (el
EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE), el legislador comunitario ha
precisado que la comercialización fuera de dicho territorio no agota el derecho del
titular de oponerse a la importación de dichos productos efectuada sin su
consentimiento y a controlar, de este modo, la primera comercialización en la
Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE) de los productos
designados con la marca. Pues bien, dicha protección quedaría vacía de contenido
si fuese suficiente, para que hubiese agotamiento con arreglo al artículo 7, que el
titular de la marca hubiera prestado su consentimiento a la comercialización en
dicho territorio de productos idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales
se invoca el agotamiento.
- 22.
- Habida cuenta de las anteriores observaciones, procede responder a las cuestiones
prejudiciales que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva debe interpretarse en
el sentido de que:
- el agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar
cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (el EEE
tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE) y de que dicho precepto no deja
a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el
agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos
comercializados en países terceros;
- para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del artículo 7
de dicha Directiva, éste debe referirse a cada ejemplar del producto
respecto del cual se invoca el agotamiento.
Costas
- 23.
- Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal,
el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional,
corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Cour d'appel de Bruxelles
mediante resolución de 30 de abril de 1998, declara:
El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión
modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de
1992, debe interpretarse en el sentido de que:
- el agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar
cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el
Espacio Económico Europeo tras la entrada en vigor del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo) y de que dicho precepto no deja a los Estados
miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento
de los derechos conferidos por la marca respecto de productos
comercializados en países terceros;
- para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del artículo 7
de dicha Directiva, éste debe referirse a cada ejemplar del producto
respecto del cual se invoca el agotamiento.
PuissochetJann
Moitinho de Almeida
Gulmann Edward
|
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de julio de 1999.
El Secretario
El Presidente de la Sala Quinta
R. Grass
J.-P. Puissochet