Věc T‑419/17

Mendes SA

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Slovní ochranná známka Evropské unie VSL#3 – Ochranná známka, která se stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro kterou je zapsána – Ochranná známka, která může klamat veřejnost – Článek 51 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 2017/1001]“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (pátého senátu) ze dne 18. května 2018

1.      Ochranná známka Evropské unie – Přezkumné řízení – Žaloba k unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Nový přezkum skutkových okolností ve světle důkazů předložených poprvé až před ním – Vyloučení

(Nařízení Rady č. 207/2009, článek 65)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Ochranná známka, která se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé – Podmínky

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 51 odst. 1 písm. b)]

3.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Ochranná známka, která se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé – Posouzení s ohledem na vnímání označení relevantní veřejností

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 51 odst. 1 písm. b)]

4.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Ochranná známka, která se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé – Slovní ochranná známka VSL#3

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 51 odst. 1 písm. b)]

5.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Ochranná známka, která může klamat veřejnost – Podmínky

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 51 odst. 1 písm. c)]

6.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Ochranná známka, která může klamat veřejnost – Slovní ochranná známka VSL#3

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 51 odst. 1 písm. c)]

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 15)

2.      Z judikatury Soudního dvora použitelné obdobně na čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie vyplývá, že se tento článek vztahuje na situaci, kdy ochranná známka nadále není způsobilá plnit funkci označení původu.

Mezi různými funkcemi ochranné známky je funkce označení původu její základní funkcí. Tato funkce umožňuje určit, že výrobek nebo služba označené ochrannou známkou pocházejí z určitého podniku, a tudíž odlišit tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiných podniků. Uvedeným podnikem je podnik, pod jehož kontrolou jsou výrobek či služba uváděny na trh.

Normotvůrce Evropské unie zakotvil funkci označení původu ochranné známky tím, že v článku 4 nařízení č. 207/2009 stanovil, že označení způsobilá grafického ztvárnění mohou být ochrannou známkou pouze za podmínky, jsou-li způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.

Zatímco článek 7 nařízení č. 207/2009 obsahuje výčet situací, ve kterých ochranná známka není ab initio způsobilá plnit funkci označení původu, čl. 51 odst. 1 písm. b) téhož nařízení se týká situace, ve které se užívání ochranné známky stalo natolik rozšířeným, že označení, které ji tvoří, se již blíží tomu, že označuje kategorii, druh nebo povahu výrobků nebo služeb, na které se vztahuje její zápis, a nikoliv specifické výrobky a služby pocházející z určitého podniku. Ochranná známka, která se stala označením obvyklým pro výrobek, ztratila tedy rozlišovací způsobilost, takže nadále neplní tuto funkci.

Majiteli ochranné známky pak mohou být zrušena práva přiznaná článkem 9 nařízení č. 207/2009, pokud se zaprvé tato známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro kterou je zapsána, a zadruhé je tato přeměna důsledkem činnosti nebo nečinnosti uvedeného majitele. Jedná se o podmínky kumulativní.

(viz body 22–26)

3.      Podle judikatury, pokud se při distribuci výrobku, na který se vztahuje zapsaná ochranná známka, spotřebiteli nebo konečnému uživateli účastní zprostředkující obchodníci, skládá se relevantní veřejnost, jejíž hledisko musí být zohledněno pro účely posouzení otázky, zda se tato ochranná známka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro dotčený výrobek, ze všech spotřebitelů nebo konečných uživatelů a podle charakteristických znaků trhu pro dotčený výrobek ze všech obchodníků účastnících se distribuce výrobku.

Ochranná známka je totiž nedílnou součástí komunikačního procesu mezi prodávajícími a kupujícími. Tento komunikační proces může dosáhnout kýženého úspěchu a ochranná známka bude moci plnit funkci, která odůvodňuje její existenci, pouze v případě, že obě strany, které jsou účastníky této komunikace, chápou ochrannou známku jako takovou, tj. uvědomují si její funkci označení původu. Pokud jedna z těchto skupin chápe ochrannou známku jako druhový název, přenos informací, které mají být s pomocí ochranné známky sděleny, selhává.

Ochranná známka nicméně může nadále plnit funkci označení původu navzdory tomu, že kupující si není vědom existence ochranné známky, pokud má zprostředkující obchodník rozhodující vliv na rozhodování kupujícího o koupi, a jeho znalost funkce označení původu vede k úspěšnému zakončení komunikačního procesu. Tak je tomu v případě, kdy je na příslušném trhu obvyklé, že zprostředkující obchodník poskytne radu, která rozhodujícím způsobem ovlivní rozhodnutí o koupi, nebo když zprostředkující obchodník dokonce sám učiní rozhodnutí o koupi za spotřebitele, jak je tomu v případě lékáren a lékařů, pokud jde o léky podléhající omezení výdeje na lékařský předpis.

Pokud tak relevantní veřejnost zahrnuje především spotřebitele a konečné uživatele, je nutné zohlednit také zprostředkující obchodníky hrající roli v posouzení obvyklé povahy ochranné známky.

Z této judikatury vyplývá, že relevantní veřejnost, jejíž hledisko musí být zohledněno pro účely posouzení, zda se zpochybněná ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek uváděný na trh pod touto ochrannou známkou, musí být definována s ohledem na charakteristické znaky trhu s uvedeným výrobkem.

(viz body 31–35)

4.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 36–50)

5.      Z judikatury vyplývá, že případ zrušení práv stanovený v čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie předpokládá existenci skutečného klamání nebo dostatečně vážného nebezpečí klamání spotřebitele.

Použitelnost čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 je podmíněna klamavým užíváním ochranné známky po jejím zápisu. Takové klamavé užívání musí být náležitě prokázáno žalobcem.

I když s ohledem na znění čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 mohou mít změny ve složení výrobků označených ochrannou známkou za následek zrušení práv, k tomuto zrušení nicméně dojde pouze v případě, že ochranná známka předává nesprávnou informaci o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu uvedeného výrobku.

(viz body 54, 55, 60)

6.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 61, 62, 64–66)