Vec T‑419/17

Mendes SA

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie VSL#3 – Ochranná známka, ktorá sa stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu, pre ktoré je zapísaná – Ochranná známka, ktorá svojou povahou môže klamať verejnosť – Článok 51 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 18. mája 2018

1.      Ochranná známka Európskej únie – Opravné prostriedky – Žaloba podaná na súde Únie – Právomoc Všeobecného súdu – Opätovné preskúmanie skutočností s prihliadnutím na dôkazy po prvýkrát predložené pred Všeobecným súdom – Vylúčenie

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 65)

2.      Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody na zrušenie –Ochranná známka, ktorá sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním v obchode – Podmienky

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 51 ods. 1 písm. b)]

3.      Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody na zrušenie – Ochranná známka, ktorá sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním v obchode – Posúdenie z hľadiska vnímania označenia príslušnou skupinou verejnosti

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 51 ods. 1 písm. b)]

4.      Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody na zrušenie – Ochranná známka, ktorá sa v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním v obchode – Slovná ochranná známka VSL#3

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 51 ods. 1 písm. b)]

5.      Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Dôvody na zrušenie – Ochranná známka, ktorá svojou povahou môže klamať verejnosť – Podmienky

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 51 ods. 1 písm. c)]

6.      Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť –Dôvody na zrušenie – Ochranná známka, ktorá svojou povahou môže klamať verejnosť – Slovná ochranná známka VSL#3

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 51 ods. 1 písm. c)]

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 15)

2.      Z judikatúry Súdneho dvora uplatniteľnej analogicky na článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie vyplýva, že tento článok sa týka situácie, v ktorej ochranná známka už nie je spôsobilá spĺňať svoju funkciu označenia pôvodu.

Medzi rôznymi funkciami ochrannej známky je funkcia označenia pôvodu základnou funkciou. Umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov a služieb iných podnikov. Identifikovaný podnik je podnik, pod ktorého kontrolou sa výrobok alebo služba uvádza na trh.

Normotvorca Európskej únie potvrdil funkciu označenia pôvodu ochrannej známky tým, že v článku 4 smernice č. 207/2009 stanovil, že označenia, ktoré sa dajú graficky vyjadriť, môžu tvoriť ochrannú známku iba vtedy, ak sú spôsobilé odlíšiť výrobky alebo služby jedného podniku od výrobkov alebo služieb iných podnikov.

Zatiaľ čo článok 7 nariadenia č. 207/2009 vymenováva prípady, v ktorých ochranná známka nemôže ab initio spĺňať funkciu označenia pôvodu, článok 51 ods. 1 písm. b) tohto istého nariadenia sa týka situácie, v ktorej je používanie ochrannej známky natoľko rozšírené, že označenie, ktoré ju tvorí, má určiť kategóriu, druh alebo povahu tovarov alebo služieb, ktorých sa týka zápis, a nie osobitných tovarov alebo služieb pochádzajúcich od určitého podniku. Ochranná známka, ktorá sa stala obvyklým pomenovaním tovaru, preto stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť, takže túto funkciu už nespĺňa.

Majiteľovi ochrannej známky možno teda zrušiť práva priznané článkom 9 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ sa po prvé táto ochranná známka stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a po druhé, ak táto premena závisí od konania alebo nekonania uvedeného majiteľa. Ide o kumulatívne podmienky.

(pozri body 22 – 26)

3.      V tejto súvislosti podľa judikatúry za predpokladu, že do distribúcie tovaru, na ktorý sa vzťahuje zapísaná ochranná známka, spotrebiteľom alebo konečným odberateľom vstupujú sprostredkovatelia, príslušné skupiny verejnosti, ktorých vnímanie sa musí zohľadniť pri posúdení otázky, či sa táto ochranná známka stala v obchode obvyklým pomenovaním pre príslušný tovar, tvoria všetci spotrebitelia alebo koncoví užívatelia a v závislosti od vlastností trhu predmetného tovaru všetci odborníci, ktorí sa podieľajú na predaji dotknutého tovaru.

Ochranná známka totiž tvorí neoddeliteľnú súčasť komunikácie medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Táto komunikácia urýchli úspech, ktorý sa ňou sleduje, a ochranná známka plní funkciu, ktorá odôvodňuje jej existenciu, len v tom prípade, keď obe strany, ktoré sú účastníkmi komunikácie, rozumejú ochrannej známke, t. j. uvedomujú si jej funkciu označenia pôvodu. Keď jedna z týchto dvoch skupín považuje ochrannú známku za označenie druhu, prenos informácie, ktorú má ochranná známka sprostredkovať, zlyhá.

Ochranná známka totiž svoju funkciu označenia pôvodu výrobku môže plniť aj v prípade neznalosti zo strany kupujúceho, že ide o ochrannú známku, keď sprostredkovateľ relevantným spôsobom ovplyvní jeho rozhodovanie pri kúpe, takže znalosť funkcie ochrannej známky ako označenia pôvodu výrobku tak prispeje k úspechu komunikácie. Je to tak v prípade, keď je na príslušnom trhu bežné poradenstvo zo strany sprostredkovateľa, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvní rozhodovanie pri kúpe, alebo keď sprostredkovateľ prijme rozhodnutie o kúpe za spotrebiteľa, ako je to v prípade lekárnikov a lekárov v súvislosti s liekmi na predpis.

Ak teda príslušnú skupinu verejnosti tvoria predovšetkým koneční spotrebitelia a koncoví užívatelia, musia byť tiež zohľadnení sprostredkovatelia, ktorí zohrávajú úlohu pri posúdení bežnej povahy ochrannej známky.

Z tejto judikatúry vyplýva, že príslušná skupina verejnosti, ktorej vnímanie musí byť zohľadnené na účely posúdenia, či sa sporná ochranná známka stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar uvedený na trh pod touto ochrannou známkou, musí byť vymedzená z hľadiska charakteristických znakov trhu pre uvedený výrobok.

(pozri body 31 – 35)

4.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 36 – 50)

5.      Z judikatúry vyplýva, že dôvody na zrušenie uvedené v článku 51 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie predpokladajú existenciu skutočného klamania alebo dostatočne vážneho rizika klamania spotrebiteľa.

Uplatniteľnosť článku 51 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 je podmienená klamlivým používaním ochrannej známky po jej zápise. Takéto klamlivé používanie musí žalobca riadne preukázať.

Aj keď z hľadiska znenia článku 51 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 zmeny v zložení výrobku, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, môžu viesť k jej zrušeniu, došlo by k nemu však len v prípade, ak by ochranná známka poskytovala nepresnú informáciu o povahe, kvalite alebo pôvode uvedeného tovaru.

(pozri body 54, 55, 60)

6.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 61, 62, 64 – 66)