Processo T‑307/13

Capella EOOD

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Processo de extinção — Marca figurativa comunitária ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Admissibilidade do pedido de extinção»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Segunda Secção) de 9 de dezembro de 2014

1.      Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso perante o juiz da União — Competência do Tribunal Geral — Injunção dirigida ao Instituto — Exclusão

(Regulamento do Conselho n.° 207/2009, artigo 65.°°,n.° 6)

2.      Marca comunitária — Processo de recurso — Recurso perante o juiz da União — Papel processual do Instituto — Faculdade de este último, ao mesmo tempo que é designado como recorrido, apoiar os pedidos do recorrente

(Regulamento de Processo do Tribunal Geral, artigo 133.°, n.° 2)

3.      Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Exame do pedido — Prova do uso da marca anterior — Utilização parcial — Obrigação do requerente da extinção de determinar o alcance do seu pedido de prova — Alcance — Retoma da designação da categoria de produtos ou serviços registados, com exclusão de determinadas subcategorias — Admissibilidade do pedido de extinção

[Regulamento do Conselho n.° 207/2009, artigo 51.°°, n.° 1, alínea a), e n.° 2, e 56.°; Regulamento da Comissão n.° 2868/95, artigo 1.°, regra 37, alínea a), iii)]

1.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 11)

2.      Num processo de recurso no âmbito de marcas comunitárias contra uma decisão de uma Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), nada se opõe a que o Instituto compartilhe um dos pedidos da parte recorrente ou ainda que se limite a remeter para o critério do Tribunal Geral, embora apresentando toda a argumentação que considere adequada para esclarecer o Tribunal Geral. Diversamente, não pode formular pedidos de anulação ou de alteração da decisão da Câmara de Recurso sobre pontos não suscitados na petição ou apresentar fundamentos nela não invocados.

(cf. n.° 17)

3.      Na medida em que a prova da utilização da marca na qual se baseia a oposição só deve ser produzida a pedido do requerente do registo, compete a este último determinar o alcance do seu pedido de prova.

Quando, a marca controvertida foi registada para uma categoria de produtos ou de serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas, é possível que o titular da referida marca só consiga oferecer a prova da sua utilização séria para uma parte desses produtos ou serviços, caso em que a proteção que confere o registo da marca em causa se refere apenas à categoria ou às subcategorias a que pertencem os produtos ou serviços para os quais a marca em causa foi efetivamente utilizada.

Do mesmo modo, quando a marca controvertida foi registada para uma categoria de produtos ou de serviços suficientemente ampla para que nela se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas, um requerente da extinção, que considera que o titular da marca controvertida fez uma utilização séria de uma parte desses produtos e serviços, tem o direito, para determinar o alcance do seu pedido de prova da utilização séria da referida marca, na qual se baseia o pedido de extinção, de excluir do seu pedido os referidos produtos ou serviços.

A este respeito, face a uma designação de produtos, para os quais a marca controvertida foi registada, sob uma dada categoria, não pode ser exigido ao requerente da extinção, para que o seu pedido seja deferido, que identifique todas as subcategorias de produtos e serviços suscetíveis, em seu entender, de pertencerem, embora distinguindo‑se respetivamente de modo autónomo, à categoria mais ampla que é a única designada a título do registo da marca controvertida.

Ora, por um lado, na medida em que, no seu pedido de extinção, o requerente retoma antes de mais expressa e integralmente a designação da categoria dos produtos para os quais a marca controvertida foi registada, depois limita o âmbito, afastando determinadas subcategorias de produtos relativamente aos quais não contesta a utilização séria, o requerente manifestamente respondeu a essa exigência de determinar o alcance do seu pedido de prova de utilização séria da marca controvertida. Por outro lado, apenas o requerente do registo de uma marca comunitária está autorizado a determinar, sob controlo das instâncias competentes do Instituto, o alcance da proteção que pretende ver atribuída à referida marca. Portanto, quando o titular da marca controvertida, no momento do registo desta, tinha designado os produtos abrangidos pelo reenvio para uma categoria mais ampla, sem identificar mais pormenorizadamente as subcategorias de produtos e de serviços suscetíveis de pertencerem a esta última, a Câmara de Recurso do Instituto não pode declarar o pedido de extinção inadmissível por o requerente não ter identificado, no referido pedido, tais subcategorias.

Por último, a fim de se pronunciar sobre a admissibilidade de um pedido de extinção baseada na falta de utilização séria de uma marca, incumbe às instâncias competentes do Instituto apreciar, em primeiro lugar, se a marca controvertida foi registada para uma categoria de produtos ou de serviços suficientemente ampla para que se possam distinguir várias subcategorias suscetíveis de ser autonomamente consideradas.

(cf. n.^os 23‑25, 30, 31)