Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
17 aprile 2024 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo in Insajderi – Marchi nazionali denominativo anteriore INSAJDERI e figurativo anteriore in Insajderi Gazetë online – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso – Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Mancata produzione di prove – Traduzione – Articolo 7 del regolamento delegato 2018/625 – Diritto di essere ascoltato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Possibilità per la commissione di ricorso di accettare prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»
Nella causa T‑119/23,
Insider LLC, con sede a Pristina (Repubblica del Kosovo), rappresentata da M. Ketler, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
Florim Alaj, residente a Zug (Svizzera),
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A. Kornezov, presidente, K. Kecsmár (relatore) e S. Kingston, giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Insider LLC, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 dicembre 2022 (procedimento R 1152/2022-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 16 giugno 2020 il controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, il sig. Florim Alaj, ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:
3 Il marchio richiesto designava i prodotti rientranti nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Fornitura di informazioni, notizie e commenti in materia di eventi di attualità connessi con l’istruzione, l’intrattenimento e lo sport via internet».
4 La ricorrente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i servizi di cui al precedente punto 3.
5 L’opposizione si fondava sui due seguenti marchi anteriori, registrati in Kosovo, depositati il 5 maggio 2020 e che designano servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 41:
– il marchio denominativo kosovaro n. 27 062 INSAJDERI;
– il marchio figurativo kosovaro n. 27 063 rappresentato qui di seguito:
6 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
7 Il 10 maggio 2022 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione e ha negato la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi di cui al precedente punto 3.
8 Il 30 giugno 2022 il controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.
9 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di opposizione e respinto integralmente l’opposizione, con la motivazione che la ricorrente non aveva dimostrato, prima della scadenza del termine impartito per presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione, che i marchi anteriori rivendicati esistevano e che essa ne era titolare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Essa ha, in particolare, ritenuto che le traduzioni autenticate dei certificati di registrazione dei marchi anteriori, fornite dalla ricorrente a titolo di prova dell’esistenza di detti marchi e del fatto che essa ne era titolare (in prosieguo: le «traduzioni»), costituissero traduzioni non ufficiali nelle quali il testo originale non era visibile, rendendo impossibile verificare se fossero menzionate informazioni essenziali nel certificato originale.
Conclusioni delle parti
10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO alle spese del procedimento.
11 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere integralmente il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese se le parti sono convocate in udienza.
In diritto
12 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), il secondo, sulla violazione dell’articolo 7 di detto regolamento delegato e degli articoli da 24 a 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37) e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001.
13 Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, poi il terzo motivo e, infine, se del caso, il secondo motivo.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625
14 La ricorrente sostiene che il controinteressato nel procedimento non aveva contestato dinanzi alla commissione di ricorso l’esistenza dei marchi anteriori. Pertanto, esaminando tale elemento e l’autenticità delle traduzioni di propria iniziativa, la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha spiegato né perché tale esame fosse necessario per garantire una corretta applicazione del regolamento 2017/1001 né in che modo esso riguardasse forme sostanziali ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625. Infine, la ricorrente afferma, in sostanza, che la questione dell’autenticità delle traduzioni è una questione di fatto piuttosto che una questione di diritto, per cui il citato articolo non sarebbe applicabile al riguardo.
15 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
16 In via preliminare, occorre ricordare che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell’EUIPO, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall’altro. Il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso non si limita al controllo della legittimità della decisione oggetto del ricorso proposto dinanzi ad esse, ma, per l’effetto devolutivo del procedimento di ricorso, implica una nuova valutazione della controversia nel suo complesso, dato che le commissioni di ricorso devono riesaminare integralmente il ricorso iniziale e tener conto delle prove prodotte in tempo utile. Pertanto, dall’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che, per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere a un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto. [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T‑61/16, EU:T:2017:877, punto 115 e giurisprudenza citata].
17 Come risulta dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, l’opponente presenta le prove dell’esistenza, della validità e dell’estensione della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, mediante, in particolare, certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione entro il termine stabilito per presentare fatti, prove e argomenti a sostegno dell’opposizione. In particolare, se l’opposizione è fondata sull’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, l’opponente produce la prova di essere titolare del marchio anteriore e del suo rapporto con l’agente o rappresentante. Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 si evince che i certificati di deposito, di registrazione o di rinnovo sono presentati nella lingua procedurale o accompagnati da una traduzione in tale lingua.
18 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la commissione di ricorso potesse, da un lato, sollevare d’ufficio la mancata produzione dei certificati di registrazione originali dei marchi anteriori ed esaminare l’esistenza, la validità e l’estensione della protezione dei marchi anteriori nonché il fatto che la ricorrente ne era titolare e, dall’altro, verificare d’ufficio l’autenticità delle traduzioni.
19 A tal riguardo, dall’articolo 27, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento delegato 2018/625 risulta che le questioni di diritto non sollevate dalle parti possono essere esaminate dalla commissione di ricorso qualora sia necessario risolverle al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento 2017/1001 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti qualora riguardino forme sostanziali.
20 Dall’articolo 7 del regolamento delegato 2018/625 si evince che il fatto di corroborare un’opposizione mediante la prova dell’esistenza, della validità e dell’estensione della protezione dei marchi anteriori sui quali si fonda l’opposizione, e la legittimazione dell’opponente a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 2017/1001, sono condizioni indispensabili per il successo di quest’ultima.
21 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente esaminato d’ufficio la questione della giustificazione del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato 2018/625, in quanto la prova dell’esistenza, della validità e dell’estensione della protezione dei marchi anteriori sui quali si fonda l’opposizione, nonché del fatto che l’opponente è titolare di questi ultimi, sono condizioni necessarie all’applicazione degli impedimenti alla registrazione relativi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Ne consegue che tale giustificazione dei diritti anteriori rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento delegato 2018/625.
22 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione dell’autenticità delle traduzioni costituisce una questione di diritto. Infatti, come rilevato al precedente punto 17, il rispetto dell’obbligo di suffragare l’opposizione e di fornire la traduzione nella lingua processuale degli elementi prodotti a tal fine costituisce una questione che la commissione di ricorso è tenuta ad esaminare, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento delegato 2018/625, e che può influire sulla sua valutazione del ricorso proposto dinanzi ad essa. Inoltre, in assenza di possibilità di assicurarsi che le traduzioni siano conformi ai documenti originali, il richiedente il marchio può non essere stato in grado di difendersi adeguatamente [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 dicembre 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro оSoul (CAFE DEL SOL), T‑549/15, non pubblicata, EU:T:2016:719, punto 28].
23 La commissione di ricorso era quindi legittimata, da un lato, a rilevare d’ufficio la mancata produzione dei certificati di registrazione originali dei marchi anteriori e ad esaminare l’esistenza, la validità e l’estensione della protezione dei marchi anteriori, nonché il fatto che la ricorrente ne era titolare e, dall’altro, a verificare d’ufficio l’autenticità delle traduzioni.
24 Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001
25 La ricorrente sostiene in sostanza, che, sollevando d’ufficio, da un lato, la mancata produzione dei certificati di registrazione originali dei marchi in conflitto e, dall’altro, dubbi quanto all’autenticità delle traduzioni di tali documenti, senza averla preventivamente invitata a presentare le proprie osservazioni in merito, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta in quanto l’ha privata del suo diritto di essere ascoltata.
26 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente sostenendo anzitutto che la ricorrente non ha prodotto, nel corso del procedimento amministrativo, alcun certificato originale di registrazione dei marchi anteriori, pur avendo ricevuto, l’8 marzo 2021, una comunicazione in cui si sottolineava l’obbligo della ricorrente di comprovare i diritti anteriori entro i termini previsti. A suo avviso, la commissione di ricorso non era tenuta a fondarsi sulle sole traduzioni e non poteva verificare, su tale unica base, se informazioni essenziali quali la data di deposito, il titolare o l’elenco dei servizi fossero menzionate nel certificato originale. Inoltre, l’EUIPO sostiene che la commissione di ricorso non ha violato il diritto al contraddittorio della ricorrente, poiché l’obbligo di produrre elementi per provare l’esistenza, la validità e l’estensione della protezione dei marchi anteriori, nonché elementi che dimostrano la legittimazione della ricorrente a proporre opposizione, era noto alla ricorrente in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625. Infine, la commissione di ricorso non sarebbe stata tenuta ad informare la ricorrente delle lacune nelle prove da essa prodotte a sostegno dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 9, di detto regolamento delegato.
27 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, le decisioni dell’EUIPO devono essere fondate esclusivamente su motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione costituisce un’applicazione particolare del principio generale della tutela dei diritti della difesa, sancito anche all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, secondo il quale le persone i cui interessi siano pregiudicati da decisioni delle autorità pubbliche devono essere messe in condizione di far conoscere proficuamente il proprio punto di vista [sentenza dell’8 giugno 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), da T‑26/21 a T‑28/21, non pubblicata, EU:T:2022:350, punto 40].
28 Infatti, tutti gli atti dell’Unione devono rispettare i diritti fondamentali, quali riconosciuti dalla Carta, fermo restando che tale rispetto costituisce un presupposto della loro legittimità, che spetta al giudice dell’Unione controllare nel contesto del sistema globale di rimedi giurisdizionali istituito dal Trattato FUE, e il rispetto della Carta si impone alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 283 a 285, e parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti 169 e 171].
29 Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, che costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante un procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT Francia/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 75 e giurisprudenza citata).
30 Inoltre, il diritto di essere ascoltati si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare [v. sentenza del 7 febbraio 2007, KuInduMusical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), T‑317/05, EU:T:2007:39, punto 27 e giurisprudenza citata].
31 È obbligo dell’EUIPO mettere le parti dei procedimenti pendenti dinanzi ai suoi organi in condizione di far valere il loro punto di vista su tutti gli elementi che costituiscono la base delle decisioni di tali organi [v. sentenza del 20 marzo 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 27 e giurisprudenza citata].
32 Nel caso di specie, è pacifico che la commissione di ricorso ha respinto l’opposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, senza che la ricorrente abbia potuto prendere posizione sul motivo determinante di tale decisione. Infatti, la commissione di ricorso ha sollevato essa stessa l’assenza di versioni originali dei certificati di registrazione dei marchi anteriori e dubbi circa l’autenticità delle traduzioni e ne ha dedotto, su questa sola base, come esposto al precedente punto 9, che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza e la titolarità dei marchi anteriori e che, di conseguenza, l’opposizione doveva essere respinta. Come sostiene la ricorrente nel terzo motivo, il fatto che la commissione di ricorso abbia esaminato d’ufficio tale questione, senza averla ascoltata nel caso di specie sul punto, costituisce un’irregolarità procedurale. (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2016, CAFE DEL SOL, T‑549/15, non pubblicata, EU:T:2016:719, punto 31 e giurisprudenza citata).
33 La violazione dei diritti della difesa può tuttavia essere riscontrata solo se la mancata presa in considerazione della posizione di una parte interessata ha avuto un’incidenza concreta sulla possibilità per l’interessato di difendersi. Non si può però imporre al ricorrente di dimostrare che la decisione impugnata avrebbe avuto un contenuto diverso in assenza della violazione riscontrata, ma solo che tale ipotesi non è del tutto esclusa se il ricorrente avrebbe potuto difendersi meglio in assenza dell’irregolarità procedurale (v., in tal senso, sentenze del 1º ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares оHardware/Consiglio, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punto 94 e giurisprudenza citata, e del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 28 e giurisprudenza citata).
34 Occorre quindi verificare se non sia del tutto escluso che, in assenza dell’irregolarità procedurale di cui al precedente punto 32, il procedimento avrebbe condotto ad un risultato diverso.
35 È quanto si verifica nel caso di specie. Infatti, se la commissione di ricorso avesse posto la ricorrente in condizione di esprimersi sulla questione dell’assenza delle versioni originali dei certificati di registrazione dei marchi anteriori, quest’ultima avrebbe potuto fornirli, consentendo alla commissione di ricorso di esaminarli e di accertare l’autenticità delle traduzioni.
36 Pertanto, la decisione impugnata è stata adottata in violazione del diritto di essere ascoltato garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.
37 Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti dell’EUIPO. Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’EUIPO secondo cui la produzione di detti certificati originali in tale fase sarebbe stata tardiva, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 95 del regolamento 2017/1001, l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
38 Come dichiarato dalla Corte, dalla formulazione di tale disposizione si evince che, in linea generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione, ai sensi delle disposizioni del regolamento 2017/1001, e che all’EUIPO non è in alcun modo precluso tener conto dei fatti e delle prove così tardivamente dedotti o prodotti (v. sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 46 e giurisprudenza citata).
39 Precisando che l’EUIPO «può» decidere di non tener conto di tali prove, l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 investe infatti quest’ultimo di un’ampia discrezionalità nel decidere, motivando al contempo la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali prove (v. sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 47 e giurisprudenza citata).
40 Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che non vi è alcuna ragione di principio connessa alla natura del procedimento che si svolge dinanzi alla commissione di ricorso o alla competenza di tale organo che impedisca che, ai fini di statuire sul ricorso con cui è adita, detta commissione prenda in considerazione fatti o prove dedotti per la prima volta dinanzi ad essa (v. sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 48 e giurisprudenza citata).
41 In aggiunta, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, la commissione di ricorso può accogliere prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali prove soddisfano le seguenti condizioni: da un lato, esse «possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa» e, dall’altro, «non sono stat[e] presentat[e] per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositat[e] per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stat[e] esaminat[e] d’ufficio dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso».
42 Nel caso di specie, poiché la commissione di ricorso ha messo in dubbio l’autenticità delle traduzioni e ha ritenuto che, non avendo fornito le versioni originali dei certificati di registrazione dei marchi anteriori all’origine dell’opposizione, la ricorrente non avesse soddisfatto i requisiti previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, e dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 in termini di prova dell’esistenza dei marchi e del fatto che la ricorrente ne era titolare, cosicché la sua opposizione è stata respinta in quanto infondata, come rilevato al precedente punto 35, non si può escludere che la ricorrente, se fosse stata sentita su tale punto, avrebbe potuto presentare le versioni originali di detti certificati, che, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, la commissione di ricorso avrebbe potuto ammetterli e che, di conseguenza, il procedimento di opposizione avrebbe condotto a un risultato diverso.
43 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, la sua comunicazione alla ricorrente dell’8 marzo 2021 non può essere considerata come un invito a prendere posizione sull’assenza di versioni originali dei certificati di registrazione dei marchi anteriori o sull’autenticità delle traduzioni. Infatti, nel caso di specie, si tratta di una comunicazione standardizzata, che non menziona in alcun modo le questioni relative all’esistenza, alla validità e all’estensione della protezione dei marchi anteriori e alla titolarità di questi ultimi che la commissione di ricorso intendeva sollevare d’ufficio, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625.
44 Inoltre, il fatto che, nella fase del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, la ricorrente sia stata informata dell’obbligo di suffragare i marchi anteriori entro il termine prescritto è irrilevante ai fini della valutazione del rispetto dei diritti della difesa nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, dal momento che la competenza delle commissioni di ricorso implica un riesame delle decisioni adottate dagli organi dell’EUIPO e che, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha sollevato di propria iniziativa l’assenza di prove dell’esistenza, della validità e dell’estensione della protezione dei marchi anteriori, non si può ritenere che detta informazione abbia consentito alla ricorrente di far conoscere proficuamente il suo punto di vista dinanzi alla commissione di ricorso in merito al rigetto della sua opposizione per effetto della mancata produzione delle versioni originali dei certificati di registrazione dei marchi anteriori e dei dubbi gravanti sull’autenticità della traduzione di detti certificati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 dicembre 2016, CAFE DEL SOL, T‑549/15, non pubblicata, EU:T:2016:719, punto 43).
45 In terzo luogo, dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 risulta che, qualora non venga prodotta alcuna prova entro il termine impartito, o qualora le prove prodotte siano manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento delegato, per ognuno dei diritti anteriori, l’opposizione è respinta in quanto infondata. Una conclusione del genere non è invece automatica quando taluni di questi elementi sono stati prodotti entro il termine o non sono irrilevanti o manifestamente insufficienti. Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di opposizione, entro il termine impartito, le traduzioni dei certificati di registrazione dei marchi anteriori. Tali elementi non sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti, poiché se la ricorrente fosse stata ascoltata e avesse prodotto gli originali di tali certificati nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima non sarebbe stata comunque tenuta a respingere l’opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625. Infatti, detto articolo non è una norma che impedisce alla commissione di ricorso di avvalersi del potere discrezionale conferitole dall’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, dal momento che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 deve essere interpretato in modo da renderlo conforme alle norme superiori di diritto enunciate nel regolamento 2017/1001 e nell’articolo 41 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2016, CAFE DEL SOL, T‑549/15, non pubblicata, EU:T:2016:719, punto 38).
46 In quarto luogo, laddove l’EUIPO sostiene che non può essere tenuto ad invitare esplicitamente una parte a produrre elementi di prova, occorre ricordare che spettava alla commissione di ricorso sincerarsi che le condizioni prescritte dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e dall’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001 fossero rispettate, il che non si è verificato nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2019, PRIMED, T‑138/17, non pubblicata, EU:T:2019:174, punto 44 e giurisprudenza citata).
47 Per tutte le ragioni che precedono, il terzo motivo deve essere accolto e, senza che sia necessario pronunciarsi sul secondo motivo, la decisione impugnata deve essere annullata.
Sulle spese
48 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
49 La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 dicembre 2022 (procedimento R 1152/2022-5) è annullata.
2) L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Insider LLC.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 aprile 2024.
Firme