CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 26 de abril de 2018 (1)
Asunto C‑129/17
Mitsubishi Shoji Kaisha,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
contra
Duma Forklifts,
G.S. International
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas, Bélgica)
«Cuestión prejudicial — Marca de la Unión Europea — Derechos conferidos por la marca — Importaciones paralelas en el EEE — Remarcado de productos previo a su importación en el EEE»
1. A partir del registro de un signo distintivo como marca, su titular goza, frente a terceros, de una serie de derechos que le permiten oponer aquel signo a sus competidores. Entre estos derechos se halla, precisamente, el de prohibir el uso de la marca, sin su consentimiento, en el tráfico económico.
2. La legislación de la Unión, además, ampara el derecho del titular a autorizar, en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE), la primera comercialización de los productos designados con la marca. Una vez ejercido, aparece el denominado agotamiento del derecho de marca, de modo que su titular no podrá oponerse ya a las enajenaciones posteriores de aquellos productos, salvo en determinados supuestos tasados. (2)
3. En este reenvío prejudicial coinciden dos circunstancias singulares:
– Por un lado, un tercero ha suprimido (de-branding) sin el consentimiento del titular de la marca los signos distintivos de esta, que figuraban en unas carretillas elevadoras no comercializadas previamente en el EEE, ya que se encontraban almacenadas en régimen de depósito aduanero.
– Por otro lado, la eliminación de tales signos por el tercero obedece al propósito de importar o comercializar esas mercancías en el EEE, tras haberlas provisto de un distintivo propio (re‑branding). (3)
4. A partir de estos hechos, el órgano judicial de reenvío eleva al Tribunal de Justicia sus dudas sobre los límites de los derechos conferidos al titular de la marca por la legislación aplicable en materia de signos distintivos. En concreto, pregunta si el tercero que ha incurrido en la conducta antes descrita ha usado la marca registrada, vulnerando los derechos que asisten al titular de esta.
I. Marco jurídico
5. En el derecho de la Unión, el régimen jurídico de protección de las marcas se integra tanto por las medidas armonizadoras de los derechos nacionales (en particular, la Directiva 2008/95/CE, (4) cuyas modificaciones posteriores no afectan a este caso), (5) como por las disposiciones reguladoras de la marca de la Unión, (6) vigentes para los operadores que opten por acudir a este título de propiedad industrial de ámbito continental. (7)
A. Normativa sobre marcas
1. Directiva 2008/95
6. En su considerando décimo primero se lee:
«La protección conferida por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, debe ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. […]»
7. El artículo 5 («Derechos conferidos por la marca»), apartados 1 y 3, recoge:
«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
[…]
3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a) poner el signo en los productos o en su presentación;
b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c) importar productos o exportarlos con el signo;
d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»
8. El artículo 7 («Agotamiento del derecho conferido por la marca») prescribe:
«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»
2. Reglamento n.º 207/2009
9. A tenor del considerando noveno:
«Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca [de la Unión Europea] no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la [Unión Europea] con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.»
10. Los artículos 9 («Derecho conferido por la marca [de la Unión Europea]») y 13 («Agotamiento del derecho conferido por la marca») son equivalentes a los artículos 5 y 7 de la Directiva 2008/95, respectivamente.
B. Normativa aduanera
11. El régimen de depósito aduanero aplicable ratione temporis a este asunto figuraba, como uno de los regímenes especiales, en el título VII, capítulo I («Disposiciones generales»), artículo 135, («Ámbito de aplicación»), letra b), del Reglamento (CE) n.º 450/2008, sobre el Código aduanero de la Unión. (8)
12. El artículo 141 («Manipulaciones usuales») del Código aduanero de la Unión señala:
«Las mercancías incluidas en un régimen de depósito aduanero o de perfeccionamiento o en una zona franca podrán ser sometidas a las manipulaciones usuales destinadas a garantizar su conservación, mejorar su presentación o su calidad comercial o preparar su distribución o reventa.»
13. El artículo 531 del Reglamento de aplicación del Código aduanero (9) prevé que las «mercancías no comunitarias podrán ser sometidas a las manipulaciones usuales enumeradas en el anexo 72». Dicho anexo especifica el concepto de «manipulaciones usuales» y, por lo que interesa a este asunto, incluye entre ellas:
«16. El empaquetado, desempaquetado, reempaquetado, decantado o simple traslado a contenedores, aunque pueda representar un cambio en el código NC de ocho cifras. La colocación, retirada o modificación de marcas, precintos, etiquetas, espacios para precios u otros símbolos distintivos similares.» (10)
C. Normativa sobre competencia desleal
14. Dado que no se excluye la posibilidad de acudir a la regulación sobre competencia desleal, procede traer a colación el artículo 10 bis del Convenio de París, (11) que reza así:
«1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberán prohibirse:
i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.»
II. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
A. Hechos
15. Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd., sociedad domiciliada en Japón (en lo sucesivo, «Mitsubishi»), gestiona a nivel mundial la cartera de marcas del grupo Mitsubishi. En esa condición, actúa como titular de las siguientes marcas (en lo sucesivo, «marcas Mitsubishi»):
– dos marcas de la Unión: una, denominativa, «MITSUBISHI», registrada el 24 de septiembre de 2001, y otra, figurativa, registrada el 3 de marzo de 2000, cuyo gráfico se reproduce al final de este guion; ambas inscritas para los productos de la clase 12, entre otros, y, en particular, para automóviles, vehículos eléctricos y carretillas elevadoras:
– dos marcas Benelux registradas el 1 de junio de 1974: una, denominativa, «MITSUBISHI» y otra, figurativa, de idéntico gráfico que la marca de la Unión figurativa; ambas abarcan, entre otros, los bienes de la clase 12, incluidos los vehículos y medios de transporte terrestres.
16. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (en lo sucesivo, «MCFE»), domiciliada en los Países Bajos, ostenta la exclusiva para producir y comercializar en el EEE carretillas elevadoras de la marca Mitsubishi. MCFE trabaja con distribuidores oficiales que venden las carretillas en el EEE. Fuera de ese territorio, las carretillas elevadoras Mitsubishi se fabrican esencialmente por Mitsubishi Heavy Industries Ltd., también sociedad del grupo Mitsubishi, pero independiente de la compañía gestora de las marcas.
17. Duma Forklifts NV (en lo sucesivo, «Duma»), sociedad domiciliada en Bélgica, tiene como principal actividad la compraventa mundial de carretillas elevadoras, nuevas y de segunda mano, de las marcas Mitsubishi, Caterpillar, Nissan y Toyota, entre otras. También fabrica sus propias carretillas elevadoras, con los nombres «GSI», «GS» o «Duma», y ejerce como mayorista de carretillas elevadoras, excavadoras, minitractores y apiladores, que vende tanto dentro como fuera del EEE. Hasta mediados de los años noventa perteneció a la red de distribuidores oficiales de las carretillas elevadoras Mitsubishi en Bélgica.
18. G.S. International BVBA (en lo sucesivo, «GSI»), también con domicilio en Bélgica, está vinculada a Duma, con la que comparte administrador y sede. GSI construye y repara carretillas elevadoras que, junto con sus piezas de recambio, importa y exporta al por mayor en el mercado mundial. Se dedica, asimismo, a adaptar las carretillas a la normativa europea vigente, proveyéndolas de un número de serie propio. Tras una serie de manipulaciones, GSI entrega las máquinas a Duma con la pertinente declaración EU de conformidad, que ella misma emite.
19. Según el auto de remisión, entre el 1 de enero de 2004 y el 12 de noviembre de 2009, Duma y GSI procedieron al comercio paralelo ilícito, es decir, sin el consentimiento del titular de las marcas Mitsubishi, de carretillas en las que constaban dichas marcas. Este comportamiento, sin embargo, no es objeto de las cuestiones prejudiciales.
20. A partir del 20 de noviembre de 2009, en cambio, Duma y GSI adquirieron el mismo tipo de carretillas a una empresa del grupo Mitsubishi y las colocaron en régimen de depósito aduanero. Durante el tiempo que permanecieron en dicho régimen, ambas empresas:
– realizaron el desmarcado completo de las máquinas, de las que quitaron las marcas Mitsubishi;
– introdujeron las modificaciones necesarias para adaptar las carretillas a las normas de la Unión;
– fijaron en las carretillas sus propias marcas y sustituyeron las placas de identificación y los números de serie por los suyos propios;
– finalmente, importaron y vendieron los vehículos en el EEE y en países terceros.
B. Procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales
21. El 10 de noviembre de 2008, Mitsubishi y MCFE interpusieron una demanda ante el Rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunal mercantil de Bruselas, Bélgica), solicitando la cesación de los actos de importación paralela y de desmarcado y remarcado, que imputaban a Duma y a GSI. Mediante sentencia de 17 de marzo de 2010, ese órgano jurisdiccional desestimó la demanda, por infundada.
22. Mitsubishi y MCFE han recurrido en apelación la sentencia de primera instancia. Solicitan, en síntesis, al Hof van beroep Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas, Bélgica) que la anule y prohíba el comercio paralelo de carretillas elevadoras provistas de las marcas Mitsubishi, así como el de esos mismos vehículos desmarcados.
23. Las recurrentes en apelación alegan que la práctica del desmarcado y remarcado con un signo diferente de las carretillas y su posterior importación en el EEE infringe sus derechos de marca. Además de ignorar la función de indicación del origen del producto, la conducta controvertida vulnera el derecho del titular de la marca a controlar la primera comercialización, en el EEE, de los productos provistos de sus marcas. El depósito aduanero no debe convertirse en una zona libre de todo derecho y, después del desmarcado y remarcado, el consumidor seguiría reconociendo las carretillas de Mitsubishi.
24. Duma y GSI niegan que se violen los derechos de Mitsubishi. Las marcas retiradas durante el depósito aduanero eran asiáticas, no europeas. Además, al haber adaptado las carretillas a las normas vigentes en la Unión, se consideran fabricantes de estos vehículos y, por ende, con derecho a colocarles sus propias marcas.
25. En el mismo auto que contiene el reenvío prejudicial, el tribunal de apelación ya ha acogido (en parte) los recursos de Mitsubishi y de MCFE en relación con los hechos anteriores al 20 de noviembre de 2009. Sin embargo, alberga dudas sobre la aplicabilidad de las acciones marcarias a las conductas posteriores a ese día, esto es, a las que consistieron en la retirada de las marcas Mitsubishi, su sustitución por otras marcas propias de Duma y GSI y la supresión de la placa de identificación y del número de serie de los vehículos. Opina que el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre la práctica del desmarcado, tal como la han llevado a cabo Duma y GSI.
26. En esta tesitura, el Hof van beroep Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas) eleva al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones, con carácter prejudicial:
«1) a) ¿Comprenden el artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE y el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, […] el derecho del titular de la marca de oponerse a la eliminación, por un tercero, sin su consentimiento, de todos los signos, idénticos a las marcas, que se han colocado en las mercancías (de‑branding) cuando se trata de mercancías que nunca antes han sido comercializadas en el Espacio Económico Europeo, como mercancías almacenadas en un depósito aduanero, y cuando este tercero elimina esos signos con el propósito de importar o comercializar esas mercancías en el Espacio Económico Europeo?
b) ¿Puede verse afectada la respuesta a la cuestión prejudicial 1 [letra a)] por el hecho de que la importación o comercialización de esas mercancías en el Espacio Económico Europeo se produzca con un signo distintivo propio del tercero, puesto por él en dichas mercancías (re-branding)?
2) ¿Puede verse afectada la respuesta a la primera cuestión prejudicial por el hecho de que las mercancías así importadas o comercializadas sigan siendo identificadas por el consumidor medio pertinente, por su aspecto exterior o por su modelo, como mercancías procedentes del titular de la marca?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y posiciones de las partes
A. Procedimiento
27. El auto de remisión tuvo entrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de marzo de 2017, habiendo depositado observaciones escritas Mitsubishi, Duma, el Gobierno alemán y la Comisión.
28. Se celebró una vista el 8 de febrero de 2018, a la que asistieron los representantes de Mitsubishi, de Duma y de la Comisión.
B. Síntesis de las alegaciones de las partes
29. Mitsubishi (12) alega que la única razón por la que Duma y GSI someten las carretillas elevadoras adquiridas fuera del EEE a las manipulaciones descritas es eludir las normas sobre el agotamiento del derecho de marca. Sugiere interpretar el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y su homólogo del Reglamento n.º 207/2009 (artículo 9) en el sentido de que otorgan al titular de una marca el derecho a oponerse a la supresión, por un tercero y sin su consentimiento, de los signos colocados en los productos, cuando sean mercancías aún no comercializadas en el EEE, como las que se encuentran en un depósito aduanero.
30. Incide asimismo en que la enumeración de los usos de la marca que el titular puede prohibir a terceros, contenida en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95 y en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, no es exhaustiva. (13) A su juicio, el derecho del titular a controlar la primera comercialización constituye el objeto específico del derecho de marca. (14) Aunque la introducción de productos bajo el régimen suspensivo de depósito aduanero no se considere un uso de la marca, no por eso implica una autorización para someterlos a manipulaciones cuyo único objetivo sea eludir el derecho del titular a supervisar su puesta en circulación en el mercado.
31. Además, esas operaciones vulnerarían las funciones de la marca, tanto la de ser garantía del origen del producto y de su calidad, (15) como las relativas a la inversión (16) y a la publicidad. (17) Cree irrelevante el nuevo marcado con un signo del importador y el que el consumidor reconozca que Mitsubishi fabrica las carretillas. Este último dato significaría, además, que se estaría dando al consumidor la impresión de que existe un vínculo comercial con el titular de la marca original, por lo que Duma y GSI se aprovecharían de las marcas del fabricante, afectando así a su reputación. (18)
32. Duma auspicia, en cambio, una respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales. Basa su alegación en que no efectúa ningún uso de un signo idéntico o análogo a alguna de las marcas europeas de Mitsubishi, pues los aparatos solo se importan en la Unión una vez retiradas esas marcas. (19) Estima aplicable la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en cuya virtud el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Unión, en régimen de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no han sido anteriormente comercializados en el EEE. (20)
33. Recuerda que, según dicha jurisprudencia, el titular del derecho solo puede oponerse al despacho a libre práctica de los productos que incorporen la marca, o si se acredita que las mercancías iban a venderse u ofertarse en el EEE, lo que implicaría necesariamente su comercialización en ese territorio. (21) Sin embargo, insiste, tal facultad del titular solo abarcaría los supuestos en los que se introdujeran los productos en el mercado con la marca. (22) Por eso, en ausencia del uso de un signo idéntico o análogo a las marcas de Mitsubishi, Duma no otorga ninguna relevancia a la percepción del consumidor medio.
34. El Gobierno alemán también propugna una respuesta negativa a las cuestiones prejudiciales. Del tenor literal de los artículos 5 de la Directiva 2008/95 y 9 del Reglamento n.º 207/2009 deduce que el ejercicio de los derechos conferidos por la marca presupone el «uso» de esta, término de idéntica interpretación en ambas disposiciones. (23) Un enfoque sistemático llega al mismo resultado, pues los ejemplos que los dos preceptos prevén como usos sujetos a la autorización del titular de la marca implican que el signo debe aparecer, como tal, en el tráfico mercantil, lo que no sucedería cuando la marca se retira por completo del producto. Sin embargo, no excluye que el titular de la marca, para oponerse a la importación de los bienes remarcados, aduzca las normas que disciplinan la competencia desleal.
35. Para el Gobierno alemán, el desmarcado completo no afectaría a ninguna de las funciones de la marca. (24) Menos aún podría hablarse, en este asunto, de la violación del derecho a controlar la primera comercialización de las mercancías en el EEE, pues el derecho de marcas no protege al titular de la marca frente a la comercialización de sus productos con independencia de su marcado. (25) En este contexto, descarta que la sentencia Portakabin (26) sea contraria a tales apreciaciones, ya que aquel litigio no versaba sobre la retirada completa de la marca, sino sobre su uso por un tercero en la publicidad.
36. La Comisión aboga por una respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales. Parte de que el derecho de la Unión no conoce el agotamiento internacional, de modo que, en este asunto, a falta de una venta en el EEE, el titular puede oponerse a la comercialización de mercancías con su marca en ese territorio. (27) Entiende que, si bien la puesta de mercancías bajo un régimen como el del depósito aduanero por un tercero no entraña una violación del derecho exclusivo del titular de la marca, (28) no sería así cuando se realizan determinadas operaciones comerciales en la Unión, como la oferta o la publicidad, o bien cuando hay razones para temer el desvío de los productos hacia el EEE. (29)
37. A juicio de la Comisión, Duma y GSI habrían utilizado el régimen del depósito aduanero para introducir las carretillas elevadoras en el territorio del EEE con la finalidad de formalizar su importación, en cuyo caso resultaría irrelevante que el desmarcado de la mercancía pudiera calificarse como un ilícito desde el punto de vista de la competencia desleal.
IV. Análisis
A. Planteamiento y observaciones preliminares
38. El órgano jurisdiccional remitente quiere saber si el artículo 5 de la Directiva 2008/95 y el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009 permiten a Mitsubishi oponerse a la supresión de sus marcas para las carretillas elevadoras, tal como han hecho Duma y GSI.
39. Dado que no se discute la falta de consentimiento del titular de la marca ni el empleo en el tráfico económico (esto es, dos de las condiciones de aplicación de esos dos preceptos), la cuestión se centra, fundamentalmente, en si hubo un uso de las marcas controvertidas. Intentaré explicar por qué no creo que lo hubiera (epígrafe B).
40. Que Duma y GSI hayan colocado, después del desmarcado, sus propios signos en las carretillas elevadoras, cuando se encontraban en régimen de depósito aduanero, no sería más que un ardid jurídico para eludir el derecho del titular de las marcas a prohibir la importación paralela de los productos, derecho que le asiste en virtud de la falta de reconocimiento del agotamiento internacional en el ordenamiento jurídico de la Unión. Esta es la tesis de Mitsubishi, a la que se refiere el tribunal de reenvío. Procederá, pues, en un segundo momento, verificar si hubo una elusión legal o un fraude, en detrimento de los derechos del titular de la marca (epígrafe C).
41. En fin, será oportuno efectuar una sucinta remisión a las normas sobre competencia desleal, que pudieran facilitar una reacción frente a conductas como las de autos (epígrafe D).
42. Antes de abordar mi análisis, he de hacer dos observaciones. La primera es que la solución del problema requiere orientar el debate hacia el uso (o el no uso) del signo, esto es, hacia los preceptos de la Directiva 2008/95 y del Reglamento n.º 207/2009 que regulan los poderes del titular de la marca. A mi juicio, son esos preceptos, y no las disposiciones aduaneras, los que ofrecen la respuesta a la pregunta clave del reenvío, que versa, precisamente, sobre el artículo 5 de la Directiva y el artículo 9 del Reglamento.
43. La segunda observación es que, según los datos que obran en autos y los que se expusieron en la vista, las carretillas comercializadas por Duma, si bien originariamente procedían de Mitsubishi e incorporaban las marcas de esta compañía, habían sufrido modificaciones en su estructura, mientras se hallaban en el depósito aduanero. Con esas modificaciones, Duma trataba de adaptar los vehículos a las exigencias de seguridad y medioambientales propias del derecho de la Unión, para comercializarlos después dentro del EEE. La comercialización se lleva a cabo ya bajo las marcas propias de Duma, que se presenta ante el consumidor como responsable de las carretillas, cuyo servicio postventa asume, en competencia con Mitsubishi.
B. Sobre el desmarcado como «uso» de las marcas Mitsubishi
1. Derechos del titular de la marca
44. En palabras del Tribunal de Justicia, «según el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva [(30)], la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. En virtud de la letra a) del mismo apartado, ese derecho exclusivo permite al titular prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada».(31)
45. Ahora bien, ha precisado asimismo el Tribunal de Justicia, «en los artículos 5 a 7 de la Directiva [89/104], el legislador comunitario consagró la norma del agotamiento comunitario, es decir, la norma en virtud de la cual el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de esta para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Al adoptar tales disposiciones, el legislador [de la Unión] no ha dejado a los Estados miembros la posibilidad de prever en su derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros (sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C‑355/96, [EU:C:1998:374], apartado 26)». (32)
46. A los efectos que interesan en este litigio, cabe señalar un límite al derecho del titular de la marca a controlar la primera comercialización en el EEE: «la circulación de mercancías entre oficinas de aduana y el almacenamiento de mercancías en un depósito situado bajo vigilancia aduanera […] no pueden, como tales, analizarse como una puesta en venta de mercancías en la Unión». (33)
47. Deriva de esa premisa que «las mercancías incluidas en un régimen aduanero suspensivo no pueden, por el mero hecho de dicha inclusión, vulnerar derechos de propiedad intelectual aplicables en la Unión». (34) Únicamente en caso de oferta o venta de los productos con la marca a terceros en el EEE se puede menoscabar el derecho exclusivo del titular.
2. Interpretación del término «uso»
48. El Tribunal de Justicia ha descartado como usos lesivos del derecho de marca la mención oral de la marca competidora, a modo de ejemplo entre negociantes; (35) los anuncios relativos a los accesorios y recambios para la reparación y mantenimiento de automóviles; (36) y los rótulos comerciales, siempre que respetaran las prácticas leales en materia industrial o comercial. (37) Pero no se ha ocupado hasta ahora (salvo error por mi parte) del «no uso» en condiciones análogas a las de este asunto.
49. En la sentencia Portakabin (38) se examinó una conducta más o menos próxima, pero con un factor diferenciador clave, que era el empleo, a efectos publicitarios, de la marca cuyo titular no había otorgado su consentimiento. (39) El Tribunal de Justicia estimó que el titular está facultado para prohibir a un anunciante hacer publicidad, a partir de una palabraclave idéntica o similar a esta marca, seleccionada por dicho anunciante sin consentimiento del titular. La pregunta del juez nacional versaba allí sobre el uso, en la publicidad por internet, del signo protegido, y precisamente la ausencia de toda consulta sobre la supresión de la marca resulta reveladora. En la sentencia no consta que la empresa titular del derecho de marca alegara su infracción por la práctica del desmarcado y remarcado.
a) Interpretación literal
50. Desde el punto de vista semántico, en su primera acepción, la palabra usar quiere decir «hacer servir una cosa para algo». El empleo de una marca para identificar los productos de un fabricante constituye, pues, un uso de esa misma marca.
51. Inversamente, y en buena lógica, la supresión o la retirada de la marca de un determinado producto representa lo opuesto al uso de ese signo distintivo. Coincido, pues, con el Gobierno alemán (40) en que la supresión completa de la marca no puede considerarse un uso de ella. Difícilmente puede afirmarse que, al despojar a un producto de la marca que hasta entonces lo diferenciaba de otros, el autor de esa conducta continúa usando el signo ya desaparecido, como elemento identificativo del origen de la mercancía.
52. El uso de la marca ha de acaecer «en el tráfico económico», según disponen el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que tal expresión alude al uso realizado en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. (41) Así pues, la eliminación de la marca de los productos que la incorporaban provocará la ausencia de esa marca en el mercado, esto es, en el tráfico económico, por lo que el consumidor no podrá percibirla.
53. Como señala Duma, solo existen dos hipótesis en las que la falta de signo distintivo podría reputarse un uso capaz de vulnerar los derechos del titular de la marca: a) que la marca fuese la propia forma tridimensional del producto, registrada tras superar el examen de las causas de denegación absolutas del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y e), de la Directiva 2008/95; (42) y b) cuando un color registrado como marca hubiese sido invariablemente empleado hasta haber obtenido carácter distintivo. (43) Ninguna de esas hipótesis corresponde al caso de autos.
b) Interpretación sistemática
54. Desde una perspectiva sistemática, conviene fijarse en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95 y en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. Al precisar los usos prohibidos sin el consentimiento del titular de la marca, no citan la conducta consistente en suprimir el signo de las mercancías que hasta entonces lo incorporaban.
55. La enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, tal como la recogen esos dos artículos, no es exhaustiva. (44) Pero, como señala el Gobierno alemán, la ausencia en esa lista de la supresión de la marca es natural: según la lógica de ambos preceptos, el signo que, supuestamente, se ha usado ha de aparecer en el mercado, para desplegar en él sus efectos como instrumento de comunicación. (45)
56. Una vez que Duma y GSI han suprimido las marcas Mitsubishi de las carretillas elevadoras, sustituyéndolas por las propias de aquellas empresas, encuentro claro que no usan los signos distintivos de Mitsubishi. Diferente sería si los signos objeto del remarcado («Duma» y «GSI») tuvieran alguna semejanza con las marcas Mitsubishi, semejanza que ni el titular de estas últimas afirma ni parece probable (aunque esto sea una cuestión de hecho que correspondería dilucidar al juez de reenvío).
57. Si esto es así, como creo, resulta irrelevante —desde la perspectiva del derecho de marcas— que las mercancías comercializadas por Duma y GSI sean más o menos similares a las de Mitsubishi. Lo que aquí se dirime es una duda relativa al uso de marcas que pertenecen a un titular, esto es, al signo distintivo en cuanto tal, no a la mayor o menor similitud de los productos que identifican.
c) Interpretación teleológica
58. Según el Tribunal de Justicia, en el artículo 2 de la Directiva 2008/95, se consagra la función esencial que la marca está llamada a cumplir, al disponer que solo los signos apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras podrán constituir marcas. (46)
59. La marca protege, pues, la manera que su titular tiene de singularizar sus productos: se le concede el monopolio del signo, oponible a terceros, en aras de la transparencia informativa del mercado, para identificar aquellos productos, de modo que se asocien con el signo protegido. Cuando se suprime de una mercancía el signo que hasta entonces la diferenciaba, podrá inducirse a error al consumidor o podrá incurrirse en una conducta comercial desleal, pero, repito no por eso se hace un uso indebido de la marca que hasta ese momento figuraba en esa misma mercancía.
60. Como ulteriormente expondré, ante una acción de esas características, que implique un engaño al consumidor o una práctica comercial desleal, la reacción jurídicamente apropiada tiene otros cauces procesales.
d) Apunte de derecho comparado
61. El derecho de algunos Estados miembros confirmaría esta posición. Me limitaré a tres ejemplos.
62. En el Reino Unido, (47) la supresión de la marca en los productos que estaban provistos de ella no abre a su titular el derecho a oponerse al desmarcado (de‑branding), siempre que sea completo, esto es, que se haya eliminado del todo el signo precedente. La jurisprudencia británica acoge esta tesis, contraria a reconocer que quien incurre en esa conducta infringe el derecho del titular de la marca a oponerse a su uso por un tercero. (48)
63. En el derecho alemán, la doctrina también propugna que la supresión de la marca original no reúne los requisitos de aplicación de las infracciones del derecho de marcas. (49) Se basa en la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo civil y penal, Alemania), a cuyo tenor, en la misma línea de las sentencias británicas, «cuando la mercancía, alterada o no, se enajena después de haberse retirado la marca del fabricante, este último no puede ampararse en acciones marcarias, ya que el uso de su marca registrada no ha tenido lugar». (50)
64. Es cierto que, en Francia, «la supresión o la modificación de una marca regularmente fijada» constituye una infracción al derecho del titular de esa marca. Pero es así porque el legislador ha introducido, de modo expreso, en el artículo L 713‑2 del Code de la propriété intellectuelle (Código de la propiedad intelectual), la prohibición, salvo con el consentimiento del titular, de aquella conducta.(51) Que haya sido preciso introducir esa regla, como complementaria a la protección contra el uso indebido de la marca, denota que, sin ella, no cabría entenderla incluida en el haz de facultades que los artículos 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95 y 9, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 establecen en favor del titular de la marca.
65. Aun siendo consciente de que estos ejemplos se refieren al derecho interno, en el que rige el principio del agotamiento, en ningún momento se aprecia que la justificación de la posición adoptada (que se podría resumir en la regla «no use, no infringement») tenga vinculación con dicho principio.
e) La función del legislador
66. Si los derechos de los Estados miembros acusan diferencias notables sobre la inclusión del desmarcado y del remarcado, como supuestos de uso indebido de la marca, se debe a que el legislador de la Unión se ha abstenido de tomar una decisión a ese respecto. El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95 y el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 se circunscriben a regular usos de las marcas, pero no van más allá: de ahí que los Estados miembros puedan dictar sus propias reglas, a favor o en contra, sobre el no uso (o eliminación) del signo distintivo, dentro de su libertad de configuración normativa.
67. Si aceptásemos interpretar que la falta de uso constituye, a pesar de todo, un uso, en el sentido de los dos citados artículos, estaríamos dando al derecho de la Unión una significación que, a mi juicio, excede del sentido que se le ha de atribuir según dicha normativa, y que los Estados miembros no previeron (como lo demuestra que algunos de ellos continúen rechazándola). Bajo la cobertura de una tarea interpretativa, probablemente estaríamos adoptando, más bien, una solución legislativa.
3. Funciones de la marca
68. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al menos en el supuesto de «doble identidad» contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, el ejercicio del derecho exclusivo se reserva a los casos en los que el usodel signo por un tercero menoscaba o puede menoscabar alguna de las funciones de la marca, ya sea la función esencial de indicación del origen del producto o del servicio cubierto por la marca, ya sea otra de las funciones de esta. (52) Entre las demás funciones se incluyen, en particular, la de garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio y las de comunicación, inversión o publicidad. (53)
69. Se advierte, de todos modos, que el Tribunal de Justicia incide siempre en el uso del signo protegido. Como propugno que, en este asunto, no ha habido realmente uso de las marcas Mitsubishi, creo innecesario abordar la controversia sobre el eventual menoscabo de las funciones propias de estas marcas, controversia que solo tiene sentido en presencia de su uso.
70. Si, por el contrario, en la noción de usos que el titular de la marca puede prohibir tuviesen cabida conductas como las ahora analizadas, sería preciso indagar si se conculcó la función de la marca para señalar el origen de los productos. (54) Sería esta una cuestión más bien de hecho, que habría de dilucidar al juez a quo, valorando que, por la particularidad de las carretillas elevadoras, empleadas en actividades de almacenamiento o similares, el consumidor estará, generalmente, integrado por profesionales con un mayor grado de discernimiento. (55)
71. A esos efectos, un dato que refleja el auto de reenvío podría resultar relevante: si, según afirma el tribunal a quo (segunda pregunta prejudicial), pese al remarcado del producto, los consumidores seguían percibiendo los productos como procedentes de Mitsubishi, parece probable que la confusión sobre su origen empresarial no concurriría. (56)
C. Inclusión de las mercancías en el régimen de depósito aduanero
72. De lo hasta ahora expuesto deduzco que la eliminación, en cierto producto, del signo que en él figuraba no constituye un uso de la marca para cuya ejecución sea imprescindible el consentimiento de su titular. La fijación de otro signo solo facultaría a dicho titular para prohibir la comercialización de los productos si el remarcado fuese idéntico o similar al signo original, lo que no consta que haya acaecido en este asunto.
73. Si esto es así, los problemas relativos a la aplicación del derecho aduanero tienen, en realidad, mucho menos interés para este litigio. En principio, mientras los bienes se encuentran en un depósito aduanero, no pueden ocurrir atentados a los derechos de marca protegidos dentro de la Unión. Además, las cuestiones relativas a la primera comercialización de mercancías dentro del EEE solo se suscitan, desde la perspectiva del derecho de marcas, cuando se trata de productos provistos de un signo distintivo que su titular entiende vulnerado. Si, por el contrario, son mercancías desprovistas de ese signo, repito, la reacción del titular de la marca suprimida no podrá ya ampararse en este título (eventualmente, sí en otros).
74. De todos modos, me pronunciaré con carácter subsidiario sobre el resto de las alegaciones presentadas.
1. Sobre la alegación de fraude
75. Mitsubishi mantiene que las prácticas de desmarcado y remarcado infringen su derecho a controlar la primera comercialización de los productos provistos de su marca, (57) en la medida en que su único objetivo es eludir o neutralizar tal derecho. Esgrime en apoyo de su tesis un pasaje de la sentencia TOP Logistics y otros. (58)
76. El argumento del fraude de ley no es fácil de probar. En realidad, el tribunal remitente ni siquiera plantea sus preguntas en esos términos. No obstante, al haber ampliado dicho tribunal la primera cuestión (sobre el desmarcado) a la relativa a la importación o comercialización en el EEE de las mercancías tras su remarcado, no hay inconveniente en analizar si la utilización de la normativa aduanera pudiera haberse hecho, en este asunto, de modo fraudulento.
77. El Tribunal de Justicia ha declarado que los justiciables no pueden prevalerse de las normas de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. (59) Para apreciar si así ha sido, han de concurrir:
– «una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, a pesar de haberse respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el fin perseguido por dicha normativa»,
– «una voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención». (60)
78. Pues bien, aunque mediante el recurso al desmarcado y posterior remarcado Duma y GSI pueden introducir en el EEE las carretillas elevadoras inicialmente fabricadas por Mitsubishi, lo hacen adaptándolas a las exigencias técnicas propias del derecho de la Unión. Ha de subrayarse, además, que no buscan su venta ostentando la marca (y otros distintivos) de ese fabricante, sino los suyos propios.
79. Duma y GSI, por lo tanto, no contravienen el derecho del titular de una marca registrada, que prevalece mientras los productos se introduzcan aún provistos de dicha marca. Así se desprende del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 2008/95 («importar productos o exportarlos con el signo»). (61)
80. La alusión a la sentencia TOP Logistics y otros (62) no ayuda, en verdad, a Mitsubishi. En ella se habla del derecho del titular de la marca a controlar la primera comercialización en el EEE de productos designados con esa marca. En aquel asunto las mercancías habían sido despachadas a libre práctica y posteriormente incluidas en un régimen suspensivo de impuestos especiales, lo que no sucede en este. Por lo demás, las operaciones a las que Duma y GSI someten a las carretillas pudieran encontrar eventual acomodo en el artículo 531 del Reglamento de aplicación del Código aduanero, que admite, en particular, las manipulaciones usuales consistentes en la «colocación o retirada de marcas». (63)
81. En suma, no percibo que haya habido fraude de ley o abuso de derecho por parte de las demandadas, ya que:
– Durante la inclusión de las mercancías en el régimen de depósito aduanero, las manipulaciones a las que se someten tienen un objetivo legítimo (adaptarlas a exigencias técnicas) y los productos aún no están jurídicamente en el EEE.
– El titular de esas marcas no puede oponerse al despacho a libre práctica de los productos, para su consumo en el EEE, cuando sus marcas, en cuanto tales, no son perceptibles por el consumidor.
– En estas condiciones, la situación del titular es, más bien, comparable a la que se da en la hipótesis de una importación directa de la mercancía después de haberse procedido al desmarcado y remarcado en el exterior del EEE.
2. Uso en el tráfico económico de la mercancía en depósito aduanero
82. La Comisión, aunque tampoco aprecia fraude, estima que, si existiesen razones para pensar que los productos podrían desviarse hacia consumidores del EEE, cabría hablar de un uso en el tráfico económico y, por ende, de una violación del derecho de marca, a pesar del régimen aduanero de depósito en el que se encuentran. (64) Aduce en favor de esta tesis algunas sentencias del Tribunal de Justicia.
83. Las tres sentencias mencionadas por la Comisión versaban sobre mercancías piratas (copias o imitaciones), falsificadas (se incluía la marca en productos no elaborados por su titular) (65) u originales pero que mantenían la marca del productor, procedentes de países terceros e incluidas en un régimen suspensivo. En todos esos contextos, las preguntas apuntaban a si el titular del derecho de marca estaba facultado para oponerse a la venta o (a la oferta) efectuada durante la estancia del producto en el régimen suspensivo, ante el mero riesgo de que se comercializasen en el EEE. (66)
84. Pues bien, en el caso de autos, por un lado, se desprende de lo expuesto por el tribunal remitente que las mercancías no habían sido objeto ni de venta ni de oferta con el signo del productor (Mitsubishi) en el EEE, mientras se hallaban en régimen de depósito aduanero. A este respecto, además, corresponde al titular del derecho de marca aportar la prueba de las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de prohibición (artículo 5 de la Directiva 2008/95 y artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009), acreditando un despacho a libre práctica o bien un ofrecimiento o una venta de las mercancías no comunitarias provistas de su marca. (67)
85. Por consiguiente, mientras no se aporte ese tipo de prueba, las mercancías en régimen de depósito aduanero no pueden, por ese mero hecho, vulnerar derechos de propiedad industrial. (68) Durante su inclusión en dicho régimen, pueden, además, someterse a las manipulaciones usuales legalmente reconocidas como lícitas en virtud del artículo 141 del Código aduanero y del ya citado artículo 531 de su Reglamento de aplicación.
86. Por otro lado, el peligro de desviación de la mercancía a los consumidores europeos derivaba, en aquellos tres asuntos, de que las mercancías, en los casos de oferta o reventa a clientes, se podrían haber introducido en el EEE con el signo del fabricante original, lo que provocaría realmente la vulneración del derecho de marca. Por el contrario, tal circunstancia no se daba en este asunto: tras las manipulaciones (desmarcado y remarcado, entre otras) a las que se sometían durante el régimen suspensivo, las mercancías no iban a confrontarse en el mercado con otras idénticas provistas del mismo signo.
87. Cabía, además, la posibilidad de que Duma exportara a terceros países las carretillas manipuladas, (69) lo que no afectaría, de todos modos, al derecho de marca del titular, mientras no hubiesen sido objeto de despacho a libre práctica previamente. En esa tesitura, aceptar el embargo de los bienes hubiese supuesto una presunción de violación de derechos de marca, incompatible con la jurisprudencia anteriormente expuesta.
88. La Comisión se fija únicamente en la comercialización de los productos, (70) sin tener en cuenta la presencia o la ausencia de la marca en ellos, en el momento de su eventual acceso al EEE. Y este dato se muestra, en mi opinión, relevante. La ficción jurídica de que las mercancías en depósito aduanero no se encuentran en el mercado del EEE asemeja dichas mercancías a los productos directamente importados de países terceros que también hubiesen sido sometidos al desmarcado y remarcado: en tal coyuntura, el titular de la marca no podría ampararse en la acción marcaria para detener tales mercancías, lo que hay que extrapolar al caso de autos.
89. Con otras palabras: si el titular de la marca no puede oponerse a la importación en el EEE de sus propios bienes, una vez desmarcados y remarcados por un tercero sin su consentimiento, puesto que no hay uso de su signo registrado, tampoco ha de poder hacerlo con mercancías originales suyas sometidas a esas misma manipulación en régimen de depósito aduanero que, por definición, son mercancías no comunitarias.
D. La protección por la normativa sobre competencia desleal
90. Junto con la publicidad engañosa y comparativa, (71) el derecho de la Unión ha armonizado parcialmente el derecho de la competencia desleal en lo tocante a las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. (72)
91. Por el contrario, las conductas desleales entre comerciantes están, hoy por hoy, huérfanas de regulación específica en el ámbito de la Unión. Para combatirlas, habrá que recurrir a la normativa nacional que rija en cada Estado miembro. No se puede argumentar, como la Comisión en la vista, que, ante la falta de armonización de las normas sobre competencia desleal entre empresas en la Unión, es conveniente reforzar el derecho del titular de la marca, por vía pretoriana. La creación progresiva del mercado interior implica aceptar que, en ausencia de medidas de armonización de los derechos nacionales, son legítimas las divergencias entre estos hasta que, mediante una actuación legislativa de la Unión, se remedie tal situación.
92. Además, se desprende del considerando décimo tercero de la Directiva 2008/95 que los Estados miembros son signatarios del Convenio de París, cuyo artículo 10 bis les obliga a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal. (73) Se puede, pues, esperar razonablemente que, no obstante las diferencias, todos los Estados miembros tengan disposiciones legislativas que persigan tal fin.
93. Hay Estados miembros (74) que han extendido la aplicación de los preceptos de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales a las relaciones de los comerciantes entre sí. Y, de hecho, a tenor de esta Directiva, la supresión de la marca de un producto y su sustitución por otra podría, probablemente y en función de las circunstancias, subsumirse bien en la cláusula general del artículo 5, apartado 1 (como «práctica comercial desleal»), o bien en el apartado 4, letra a), del mismo artículo (en tanto que «práctica engañosa»).
94. En otros ordenamientos, como el alemán, la doctrina tiende a considerar los casos de desmarcado y remarcado de productos como conductas aptas, en principio, para obstaculizar la competencia (Wettbewerbsbehinderung), en concreto, como obstáculos a la venta (Absatzbehinderung) y a la publicidad (Werbebehinderung). (75)
95. Al introducir estas referencias no trato de inmiscuirme en las posibilidades que, dentro de su derecho nacional, pueda hallar el tribunal remitente para calificar el comportamiento objeto de litigio. Me limito a abrir la perspectiva desde la que se pueden vislumbrar reacciones procesales frente a un comportamiento eventualmente ilícito, más allá del ámbito propio del derecho marcario. (76)
V. Conclusión
96. En atención a lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Hof van beroep Brussel (Tribunal de apelación de Bruselas, Bélgica) de la siguiente manera:
«No constituye uso de una marca, a los efectos del artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión], la supresión, por un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, de los signos puestos en unas mercancías, cuando:
– esas mercancías no han sido comercializadas previamente en el Espacio Económico Europeo, por encontrarse almacenadas en un depósito aduanero, en el que han sufrido alteraciones para adecuarlas a las normas técnicas de la Unión; y
– la supresión de los signos se lleva a cabo con el propósito de importar o comercializar dichas mercancías en el Espacio Económico Europeo provistas de una (nueva) marca, distinta de la originaria.»