Causa T‑453/11

Gilbert Szajner

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo LAGUIOLE – Denominazione sociale francese anteriore Forge de Laguiole – Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 ottobre 2014

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Presa in considerazione, ai fini dell’interpretazione del diritto nazionale, degli elementi derivanti dalla normativa o dalla giurisprudenza nazionale non richiamati davanti all’Ufficio – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

3.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione alla luce dei criteri fissati dal diritto nazionale che disciplina il segno rivendicato

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 1, § 2, 8, § 4, e 53, § 1, c)]

4.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Presa in considerazione, ai fini dell’interpretazione del diritto nazionale, di una sentenza successiva alla decisione impugnata che opera un mutamento di indirizzo della giurisprudenza nazionale – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

5.      Marchio comunitario – Deposito della domanda di marchio comunitario – Identificazione dei prodotti o servizi interessati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generiche dei titoli della classificazione di Nizza – Portata

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, regola 2, § 4)

6.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Carattere distintivo elevato del diritto anteriore – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 4 e 5)

7.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un diritto anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Marchio denominativo LAGUIOLE – Denominazione sociale Forge de Laguiole

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 21)

2.      Né alle parti né allo stesso Tribunale si può impedire di ispirarsi, nell’interpretazione del diritto nazionale, al il diritto dell’Unione fa riferimento, ad elementi derivati dalla legislazione o dalla giurisprudenza nazionale, poiché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso la mancata considerazione degli elementi di fatto contenuti in una concreta sentenza di un giudice francese, bensì di invocare disposizioni di legge o pronunce a sostegno di un motivo attinente all’erronea applicazione, da parte delle commissioni di ricorso, di una disposizione del diritto nazionale.

Sebbene una parte che domandava l’applicazione di una norma nazionale sia tenuta a presentare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) gli elementi comprovanti il contenuto della stessa, ciò non significa che l’applicazione della norma nazionale da parte dell’Ufficio non possa essere controllata dal Tribunale alla luce di una sentenza nazionale posteriore all’adozione della decisione dell’Ufficio e invocata per la prima volta davanti al Tribunale da una parte del procedimento.

(v. punti 23, 24)

3.      In forza dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, l’esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; esso deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale contrassegno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove il contrassegno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario; da ultimo, tale contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Le suddette quattro condizioni limitano il numero dei contrassegni diversi dai marchi che possono essere invocati per contestare la validità di un marchio comunitario su tutto il territorio comunitario, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Le prime due condizioni, ossia quelle relative all’uso ed alla portata del contrassegno fatto valere, dovendo quest’ultima non essere puramente locale, risultano dal testo stesso dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione. Infatti, il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all’utilizzo dei contrassegni ed alla loro portata, coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento.

Viceversa, dalla locuzione «se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno», risulta che le altre due condizioni sancite poi dall’articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il contrassegno fatto valere è assolutamente giustificato, posto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a contrassegni estranei al sistema di marchio comunitario la possibilità di essere fatti valere contro un marchio comunitario. Pertanto, solo il diritto che disciplina il contrassegno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio comunitario e se possa giustificare di impedire l’utilizzazione di un marchio successivo.

(v. punti 27‑29)

4.      Una sentenza di un giudice nazionale, che opera un mutamento della giurisprudenza, può essere presa in considerazione dal Tribunale nell’esaminare l’interpretazione data dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) al diritto nazionale cui il diritto dell’Unione fa riferimento, anche se è posteriore alla decisione impugnata. Infatti, simili mutamenti, in linea di principio si applicano retroattivamente alle situazioni esistenti.

Tale principio si giustifica con la considerazione che l’interpretazione giurisprudenziale di una norma in un determinato momento non può essere diversa a seconda dell’epoca dei fatti considerati, e nessuno può avvalersi di un diritto acquisito ad una giurisprudenza statica. Se è vero che tale principio può essere attenuato, in quanto, in situazioni eccezionali, i giudici possono discostarsene per modulare l’effetto nel tempo della retroattività di un’inversione giurisprudenziale, la retroattività delle inversioni resta la regola.

Pertanto, anche se una sentenza di un giudice nazionale che opera un mutamento della giurisprudenza, in quanto tale, un fatto nuovo, essa si limita a dichiarare quanto stabilisce il diritto francese, come avrebbe dovuto essere applicato dall’ Ufficio nella decisione impugnata e come deve essere applicato dal Tribunale.

(v. punti 45‑50)

5.      La classificazione di Nizza persegue solo una finalità meramente amministrativa e è intesa soltanto a facilitare la redazione e il trattamento delle domande di marchio, tramite la proposizione di talune classi e categorie di prodotti e servizi. I titoli delle classi non costituiscono invece un sistema che escluda che un prodotto o servizio appartenente a una classe o in una categoria possa parimenti fare parte di un’altra classe o categoria, come si evince segnatamente dalla regola 2, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

(v. punto 88)

6.      L’esistenza di un carattere distintivo superiore al normale, a motivo della conoscenza di una denominazione sociale sul mercato presso il pubblico, presuppone che tale denominazione sociale sia conosciuta almeno da una parte significativa del pubblico interessato, senza che debba necessariamente avere notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Non si può indicare in maniera generale, ad esempio facendo ricorso a percentuali determinate relative al grado di conoscenza che il pubblico ha del marchio negli ambienti interessati, che un marchio ha un elevato carattere distintivo. Occorre tuttavia riconoscere una certa interdipendenza tra la conoscenza presso il pubblico di un marchio e il carattere distintivo di quest’ultimo nel senso che, più il marchio è conosciuto dal pubblico di riferimento, più il carattere distintivo di tale marchio risulta rafforzato. Per valutare se una denominazione sociale goda di un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dalla società di cui trattasi, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale denominazione sociale, la consistenza degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverla, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie alla denominazione sociale, così come le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali.

(v. punto 132)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 161‑166)