SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
16 de noviembre de 2006 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Marca nacional denominativa anterior YUPI – Solicitud de marca comunitaria denominativa YUKI – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 – Pretensiones de la OAMI – Admisibilidad»
En el asunto T‑278/04,
Jabones Pardo, S.A., con domicilio social en Madrid, representada inicialmente por el Sr. J. Astiz Suárez, y posteriormente por el Sr. A. Tarí Lázaro, abogados,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Laporta Insa, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:
Quimi Romar, S.L., con domicilio social en Moncada (Valencia), representada por los Sres. A. Sanz-Bermell y Martínez, y J. Carlos Heder, abogados,
que tiene por objeto un recurso contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 23 de abril de 2004 (asuntos acumulados R 547/2003‑1 y R 604/2003‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Jabones Pardo, S.A., y Quimi Romar, S.L.,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),
integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;
Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de julio de 2004;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de noviembre de 2004;
habiendo considerado el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de octubre de 2004;
celebrada la vista el 31 de enero de 2006;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 21 de octubre de 1999, Quimi Romar, S.L., presentó, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, una solicitud de registro de marca comunitaria, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo YUKI.
3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 3, 5 y 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a las descripciones siguientes:
– clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos»;
– clase 5: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas»;
– clase 28: «Sorpresas explosivas y serpentina para fiestas».
4 El 15 de mayo de 2000, la solicitud de marca fue publicada en el Boletín de marcas comunitarias nº 39/2000.
5 El 20 de julio de 2000, Jabones Pardo, S.A., formuló oposición, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada para todas las clases de productos designadas en ella, basándose en su marca denominativa anterior YUPI, registrada en España el 12 de septiembre de 1952 con el nº 246.715 para los siguientes productos de la clase 3: «Toda clase de productos de perfumería, cerería, esencias y dentífricos».
6 El motivo invocado en apoyo de la oposición consistía en la identidad entre los signos, así como entre los productos y servicios, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, y en el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
7 A instancia de la interviniente, la demandante presentó unos documentos con el objeto de probar el uso de la marca anterior en la que se basaba la oposición.
8 Mediante resolución de 13 de agosto de 2003, la División de Oposición de la OAMI consideró que la demandante sólo había demostrado el uso de la marca YUPI para los «productos de perfumería»; estimó parcialmente la oposición en lo relativo a los «jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos» comprendidos en la clase 3, y a los «productos farmacéuticos e higiénicos» de la clase 5, dada la similitud visual y fonética que apreciaba entre la marca anterior y la marca solicitada. En cambio, desestimó la oposición en todo cuanto se refería a los demás productos cubiertos por la marca solicitada, ya que estimó que estos productos no eran similares a los protegidos por la marca anterior.
9 Tanto una como otra parte interpusieron recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
10 Mediante resolución de 23 de abril de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI acumuló los dos recursos, estimó el recurso de la interviniente y desestimó el de la demandante.
11 En cuanto al fondo, la Sala de Recurso rechazó, de entrada, el argumento de la interviniente relativo a la caducidad de la acción de la demandante por tolerancia en el sentido del artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. A continuación, la Sala de Recurso sustituyó la apreciación de la División de Oposición por la suya propia, en lo que respecta a la similitud de determinados productos («productos farmacéuticos e higiénicos»). En cambio y al igual que la División de Oposición, consideró, en particular, que los «productos de perfumería» y los «jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos» comprendidos en la clase 3 eran idénticos o similares. Por último, la Sala de Recurso consideró que el hecho de que la marca anterior poseyera un significado preciso neutralizaba, en gran medida, la escasa similitud visual y fonética entre las marcas controvertidas, de modo que no existía ningún riesgo de confusión por parte del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en el Estado miembro pertinente (España).
Pretensiones de las partes
12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Modifique las conclusiones de la resolución impugnada, con respecto a la similitud de los signos y de los productos, estime la oposición y deniegue la solicitud de registro para las «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», comprendidos en la clase 3, y los «Productos farmacéuticos e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; desinfectantes», comprendidos en la clase 5;
– En su defecto, revoque la resolución impugnada, para que se realice una nueva comparación de los signos y los productos en conflicto, teniendo en cuenta la extrema similitud visual y fonética existente entre «YUPI» y «YUKI», así como la identidad y semi-identidad de muchos de los productos de que se trata.
13 LA OAMI se acoge al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia sobre la apreciación final de si existe o no riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, de modo que:
– en relación con los productos que se consideran idénticos o semejantes («jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», comprendidos en la clase 3):
– si el Tribunal de Primera Instancia considera que la apreciación de los hechos realizada por las autoridades españolas no es relevante y que, de acuerdo con el análisis efectuado por la Sala de Recurso, YUPI posee un significado suficientemente claro y preciso como para neutralizar las semejanzas visuales y fonéticas existentes, debería concluir que no existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas y, en este caso, confirmar la resolución impugnada, desestimar la demanda y condenar en costas a la demandante;
– si, por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia considera que la apreciación de los hechos realizada por las autoridades españolas es relevante, o que el hecho de que el término «yupi» aparezca en un diccionario no supone que posea un significado claro y preciso, debería concluir que existe riesgo de confusión y, en este caso, anular parcialmente la resolución impugnada, estimar parcialmente la demanda y condenar en costas a la interviniente en el caso de que comparezca, o bien declarar que cada parte soporte sus propias costas.
– en relación con el resto de productos (los que se han considerado diferentes y los que no han sido impugnados), solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– confirme la resolución impugnada y desestime la demanda;
– condene en costas a la demandante.
14 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Desestime el recurso presentado contra la solicitud de marca comunitaria.
– Confirme la resolución impugnada.
– Condene en costas a la demandante.
Sobre la admisibilidad
Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la OAMI
15 En virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, éste podrá examinar de oficio en cualquier momento las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público.
16 Se ha de recordar la jurisprudencia con arreglo a la cual nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretensión de la parte demandante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI – Atocina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, apartado 36, y de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec. p. II‑0000, apartado 22]. En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se haya planteado en la demanda, o presentar motivos que no se hayan planteado en la demanda (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, apartado 34, y Cloppenburg, antes citada, apartado 22).
17 De esta jurisprudencia se desprende que, en el caso de autos, procede examinar la legalidad de la resolución impugnada respecto a los motivos formulados en la demanda y teniendo en cuenta, asimismo, las alegaciones expuestas por la OAMI.
Sobre la admisibilidad de los documentos aportados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia
18 Algunos documentos adjuntos a la demanda han sido aportados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.
19 Dichos documentos son resoluciones nacionales que no fueron analizadas por la Sala de Recurso. Entre ellos se encuentran:
– una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, «OEPM») de 20 de marzo de 2001, relativa al registro nº ES 2.322.072;
– una resolución de la Unidad de recursos de la OEPM de 13 de marzo de 2002, relativa al registro nº ES 2.322.072;
– una resolución de la OEPM de 5 de diciembre de 2001, relativa al registro nº ES 2.373.018;
– un extracto de la base de datos oficial de la OEPM de 9 de julio de 2004, relativo al registro nº ES 2.373.018, en el que el último dato lleva fecha de 1 de mayo de 2002;
– una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (en lo sucesivo, «TSJ de Valencia») de 5 de julio de 2004, relativa al registro nº ES 2.322.072, mediante la cual dicho Tribunal desestima, en particular, el recurso de la interviniente contra la resolución de la OEPM que deniega el registro de la marca YUKI, basándose en el riesgo de confusión con la marca anterior YUPI.
20 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, siendo su aplicación independiente de todo sistema nacional [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, apartado 47, y de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Difusión (ARTHUR Y FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑0000, apartado 70]. Por lo tanto, las resoluciones nacionales invocadas por la demandante no pueden cuestionar, en ningún caso, la legalidad de la resolución impugnada. Ésta debe ser apreciada únicamente fundándose en la normativa comunitaria pertinente. Por consiguiente, procede rechazar los documentos mencionados, sin necesidad de examinar su fuerza probatoria.
Sobre el fondo
Alegaciones de las partes
21 La demandante se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia relativa al riesgo de confusión, en particular, por lo que respecta al requisito de apreciación global, a la interdependencia entre la comparación de los signos y la de los productos o servicios, al criterio de la percepción por parte del consumidor medio y al carácter distintivo de la marca anterior, en tanto que último factor a tener en cuenta. La demandante indica que, para la apreciación del riesgo, el territorio pertinente es España y el público pertinente el consumidor europeo medio.
22 En primer lugar, por lo que se refiere a la caducidad por tolerancia, la demandante rechaza el argumento de la interviniente, el cual fue desestimado, además, por la División de Oposición y por la Sala de Recurso, relativo a que, por un lado, la titular de la marca YUPI toleró el uso de la marca YUKI y que, por otro, esta coexistencia de las dos marcas en el mercado español durante varios años prohíbe, en virtud del artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, a la demandante oponerse a la solicitud de marca comunitaria. La demandante subraya la mala fe de la interviniente, alegando que aun cuando ésta había reconocido anteriormente, en una carta de 23 de septiembre de 1993, dirigida a la demandante, que iba a dejar de utilizar la marca YUKI y que su uso había sido marginal, en el procedimiento de oposición sostuvo lo contrario. La demandante afirma que, en todo caso, el uso alegado por la interviniente tuvo lugar a sus espaldas y, por consiguiente, no pudo haber sido real y efectivo.
23 En segundo lugar, respecto a la comparación de los productos, la demandante se adhiere al análisis de la Sala de Recurso, según el cual los «jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos» comprendidos en la clase 3 y los productos de la marca anterior son idénticos o similares.
24 En cambio, la demandante no comparte la opinión de la Sala de Recurso en lo relativo a determinados productos de la clase 3 («preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar») y de la clase 5 («productos farmacéuticos e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; desinfectantes»), designados por la marca solicitada. En concreto, la demandante sostiene que estos productos y los protegidos por la marca anterior también son idénticos o similares.
25 A este respecto, se refiere al Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española y a varias consultas en páginas de Internet, para sostener que los «productos de perfumería» protegidos por la marca anterior engloban al conjunto de los productos de la industria de perfumería, incluyendo también los productos de belleza, higiene y en gran medida, los de salud, incluidos los «productos farmacéuticos e higiénicos», así como las «sustancias dietéticas para uso médico». La demandante afirma que existe una relación entre los «productos de perfumería» y las «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar» de la clase 3, y los «desinfectantes» de la clase 5, puesto que todos estos productos suelen contener perfumes. Por consiguiente, considera que todos estos productos son idénticos o, al menos, muy similares.
26 En tercer lugar, por lo que respecta a la comparación de los signos, la demandante sostiene que las marcas son idénticas o, al menos, extremadamente similares desde el punto de vista tanto visual como fonético y, por consiguiente, en su conjunto.
27 Según la demandante, la similitud visual entre los dos signos enfrentados se deriva, en particular, del hecho de que ambos están formados por cuatro letras colocadas en el mismo orden. La diferencia entre las letras «k» y «p» no es destacable, aún menos habida cuenta de que los dos signos empiezan con la letra «y», poco corriente en la lengua española. Tal similitud visual también se refleja en el ámbito fonético. La demandante invoca a este respecto la jurisprudencia según la cual no se puede descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión.
28 En cuanto a la referencia que hace la resolución impugnada a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia que declara que la existencia de diferencias conceptuales puede neutralizar la similitud fonética entre los signos, la demandante señala que esta eventual diferencia conceptual, de existir, no basta cuando hay similitudes visuales y fonéticas tan grandes como en el caso de autos. La impresión global producida por estas dos marcas demuestra, a juicio de la demandante, la existencia de un riesgo de confusión.
29 En cuarto lugar, la demandante subraya que, en el territorio de que se trata, las autoridades competentes (OEPM, Unidad de recursos de la OEPM y TSJ de Valencia) consideraron que las marcas YUKI y YUPI son similares y que no pueden, por tanto, coexistir, habida cuenta del riesgo evidente de confusión entre ellas, puesto que designan los mismos productos y sólo difieren en una letra.
30 En el supuesto de que la interviniente alegue de nuevo la caducidad por tolerancia, la OAMI opina que la División de Oposición y la Sala de Recurso desestimaron acertadamente dicha alegación, y ello por varias razones. La OAMI sostiene, en particular, que dicha excepción no se aplica en procedimientos de oposición en el sentido del artículo 42 del Reglamento nº 40/94. A continuación, afirma que esa excepción presupone que la marca comunitaria posterior debe estar registrada, lo que no sucede en el caso de autos. En tercer lugar, aunque se aplicara dicha excepción a procedimientos de oposición y a marcas comunitarias posteriores todavía no registradas, el período de cinco años de tolerancia aún no ha expirado. En cuarto lugar, se opone a hablar de «tolerancia» cuando considera acreditado que la demandante (titular de la marca anterior) ha llevado a cabo diversas acciones legales con el objeto, precisamente, de impedir el eventual uso y el registro de las marcas de la interviniente.
31 Respecto al riesgo de confusión, la OAMI resume sucintamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en materia de riesgo de confusión, insistiendo en el requisito general de apreciación global y en el criterio de percepción del consumidor medio. La OAMI deduce de la jurisprudencia, que el análisis de la existencia de un riesgo de confusión se desarrolla en tres fases: comparación de los productos y servicios, comparación de los signos y apreciación global del riesgo de confusión.
32 En primer lugar, en lo que atañe a los productos, la OAMI rechaza los argumentos de la demandante. En su opinión, la interpretación que hace la demandante del concepto «productos de perfumería» es una ampliación injustificada de la lista de productos de la marca anterior. La OAMI alega algunos argumentos en apoyo de su tesis: el uso de la marca YUPI ha sido acreditado, de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, únicamente para los «productos de perfumería»; la marca anterior nunca fue registrada para los demás productos supuestamente idénticos o similares, y, en todo caso, con arreglo a la Clasificación de Niza, los productos de perfumería constituyen una categoría independiente frente a la del resto de productos designados por la demandante.
33 Por otra parte, la OAMI estima que, puesto que la demandante no impugna las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a determinados productos que ésta consideró diferentes de los productos designados por la marca (en particular, «preparaciones para pulir, desengrasar y raspar» de la clase 3; «productos veterinarios; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» de la clase 5, y «sorpresas explosivas y serpentina para fiestas» de la clase 28), o bien idénticos o análogos a éstos (en particular, «jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos» de la clase 3), procede mantener a este respecto la resolución de la Sala de Recurso.
34 En cuanto a los productos cuya calificación impugna la demandante (en particular, «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar» de la clase 3 y «productos farmacéuticos e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes» de la clase 5), la OAMI considera que la Sala de Recurso estimó con acierto que eran diferentes de los productos designados por la marca anterior. La OAMI apoya, en particular, a la Sala de Recurso en cuanto a considerar que la naturaleza, el destino, la finalidad y los canales de distribución de dichos productos difieren de los de la marca anterior, y que las posibles relaciones que puedan existir entre esos productos y los de la demandante no bastan para declarar que existe similitud entre ellos.
35 A continuación, por lo que se refiere a los signos, tras dar su descripción en los planos visual y fonético, la OAMI señala que son similares en su mayor parte. En cuanto a la similitud conceptual, la OAMI indica que, aun cuando sea cierto que el Diccionario del Español Actual menciona que la palabra «yupi» es una interjección coloquial que expresa júbilo, no se halla más referencia en otros diccionarios o enciclopedias. La OAMI no se pronuncia sobre la cuestión de si el hecho de que la palabra «yupi» aparezca en un diccionario basta para considerar que tiene un significado suficientemente claro y preciso, que el público pertinente, en el presente asunto, el consumidor español medio, pueda comprender inmediatamente, de modo que se neutralicen las similitudes visuales y fonéticas, como exige la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.
36 La OAMI se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el riesgo de confusión para el público destinatario debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, para sostener que al grado de semejanza visual, fonética y conceptual entre los signos y al grado de semejanza entre los productos, se añade, en el presente caso, la existencia de un precedente en el territorio relevante.
37 A este respecto, la OAMI observa que, pese a no considerarse vinculada por las resoluciones nacionales en asuntos de marcas, debe tenerse debidamente en cuenta la motivación y el análisis expuestos por los órganos nacionales, en particular, cuando la resolución ha recaído en el Estado miembro que resulta relevante a efectos del procedimiento de que se trate, debido, sobre todo, a que los jueces nacionales poseen un profundo conocimiento de las características específicas de su Estado respectivo, así como a consecuencia de la tendencia de los órganos nacionales a adaptar la jurisprudencia nacional en consonancia con la jurisprudencia comunitaria en materia de marcas.
38 No obstante, según la OAMI, existen varios factores que no permiten sacar conclusiones definitivas del examen de los precedentes nacionales invocados, acerca de la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso. En primer lugar, alega que cuando la Sala de Recurso dictó su resolución (el 23 de abril de 2004), no tenía acceso a la sentencia del TSJ de Valencia, que fue dictada el 3 de agosto de 2004, por lo que no disponía de la información necesaria para poder realizar una valoración completa de la pertinencia o no de dicha sentencia. En segundo lugar, no se probó que esa sentencia fuese firme. En tercer lugar, los hechos en el litigio nacional eran diferentes de los del presente asunto: en aquél, ni se solicitó ni se aportó la prueba del uso de la marca anterior para determinados productos. En cuarto lugar, se desconocen los criterios aplicados por el TSJ de Valencia para la comparación de los productos y se ignora, por consiguiente, si son idénticos a los establecidos por el Tribunal de Justicia.
39 Según la interviniente, el público pertinente al que se destinan los productos es el consumidor español.
40 Sostiene que la demandante toleró el uso de la marca YUKI durante siete años y solicita la desestimación del recurso alegando la caducidad por tolerancia, por aplicación analógica del artículo 9 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1). Además, la interviniente observa que, dado que la carta de 23 de septiembre de 1993 que envió a la demandante no figura en el expediente, en nada afecta a la legalidad de la resolución impugnada y no equivale a un reconocimiento del supuesto riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.
41 La interviniente apoya de modo implícito las consideraciones de la Sala de Recurso sobre la comparación de los productos controvertidos, por cuanto ésta los juzgó, respectivamente, idénticos, similares o diferentes, salvo en lo que respecta a los «dentífricos». Según ella, estos últimos no tienen relación alguna con los productos cubiertos por la marca anterior. La interviniente refuta el argumento con el que la demandante afirma la existencia de una relación entre los «productos de perfumería» y determinados productos juzgados por la Sala de Recurso diferentes de aquellos.
42 En lo que atañe a la comparación de los signos, la interviniente hace varias referencias a la jurisprudencia en materia de riesgo de confusión y sostiene, principalmente, que, siendo los signos visual, fonética y conceptualmente diferentes, no puede existir ningún riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. En particular, defiende que, visualmente, la tercera letra de las dos marcas se distingue claramente, máxime si se tiene en cuenta que la letra «k» no es corriente en el idioma español. Asimismo, las dos marcas son diferentes en el plano fonético, porque, por un lado, la última sílaba difiere, y, por otro, las consonantes «p» y «k» son distintas, ya que la «p» es labial mientras que la «k» es velar. Con carácter subsidiario, la interviniente alega que las diferencias conceptuales entre los dos signos, en particular, el hecho de que la marca YUPI posea un significado claro y preciso, son lo suficientemente importantes como para neutralizar sus posibles similitudes visuales y fonéticas.
43 En respuesta a la argumentación de la demandante de que en España los órganos de la OEPM y el TSJ de Valencia rechazaron el registro de la marca YUKI, por el riesgo de confusión con la marca anterior YUPI, la interviniente alega la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia según la cual las resoluciones nacionales no vinculan a la OAMI ni, en su caso, al juez comunitario.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
44 Con carácter liminar, procede observar que, en la medida en que la alegación de la interviniente relativa a que la demandante toleró durante siete años el uso de la marca YUKI debe entenderse como motivo autónomo fundado en el artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, éste es incompatible con las propias pretensiones de la interviniente.
45 En efecto, el motivo invocado por la interviniente, basado en la caducidad por tolerancia, fue analizado y rechazado por la Sala de Recurso en su resolución. No obstante, la interviniente no ha pedido, en virtud del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la anulación o la revocación de la resolución impugnada. Las pretensiones primera y segunda de la interviniente coinciden en sustancia y piden desestimar el recurso. En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia considera, en el caso de autos, que dicho motivo de la interviniente no apoya sus pretensiones y que, por lo tanto, procede rechazarlo.
46 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediante oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entenderá por marca anterior las marcas registradas en un Estado miembro cuya solicitud tenga fecha de presentación anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
47 Es preciso destacar que el riesgo de confusión por parte del público, definido como el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartados 16 y 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartados 17 y 18; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, apartados 25 y 26].
48 Esta apreciación global implica una cierta interdependencia de los factores tomados en consideración, y, en particular, de la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y Fifties, antes citada, apartado 27).
49 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate es de una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25; sentencia Fifties, antes citada, apartado 28). A efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos de que se trate es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios controvertida (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).
50 Para apreciar la similitud entre los productos controvertidos, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter concurrente o complementario (sentencia Canon, antes citada, apartado 23).
51 Respecto a la similitud visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por aquellas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips‑Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada].
52 Habida cuenta de que los productos controvertidos son artículos de consumo corriente y que la marca anterior está registrada en España, el público pertinente, con respecto al que debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión, está constituido por el consumidor medio de este Estado miembro.
53 En primer lugar, en cuanto a la comparación de los productos, se ha de recordar, de entrada, que, en virtud del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en el caso de que el oponente presente pruebas del uso efectivo de la marca anterior, únicamente relativas a una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios. Con arreglo a esta disposición, a la hora de comparar los productos designados por las marcas controvertidas en el presente asunto, se han de tomar en consideración solamente los productos cubiertos por la marca anterior, cuyo uso consideró probado la Sala de Recurso, a saber, los «productos de perfumería».
54 El Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante no impugna las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a algunos productos designados por la solicitud de marca, que ésta calificó de diferentes («preparaciones para pulir desengrasar y raspar», de la clase 3; «productos veterinarios, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas», de la clase 5, y «sorpresas explosivas y serpentina para fiestas», de la clase 28), de idénticas o de similares («jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», de la clase 3).
55 En cambio, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber equiparado a los «productos de perfumería», protegidos por la marca anterior, las «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar», comprendidas en la clase 3, y los «productos farmacéuticos e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; desinfectantes», de la clase 5.
56 Procede observar que los «productos de perfumería» cubiertos por la marca anterior son productos de belleza e higiene corporal. En efecto, estos productos se utilizan generalmente para el cuidado y embellecimiento del cuerpo humano, aportándole un aroma o un aspecto agradables. En la actualidad, es incluso corriente que los «productos de perfumería» posean varias funciones indisociables, destinándose a la vez a la higiene, estética y agrado táctil u olfativo.
57 Es preciso señalar, como lo hizo la Sala de Recurso, que las «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar» y los «productos farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico; desinfectantes» no pueden ser equiparados a los «productos de perfumería», porque tienen un carácter, un destino y un modo de utilización claramente diferentes de los antes descritos. El hecho de que, como alega la demandante, algunos de los productos designados por la marca solicitada contengan habitualmente un perfume no basta para equipararlos a los «productos de perfumería», ni para conferirles un carácter concurrente o complementario de éstos. Por otra parte, en general, estos productos no se venden en una misma sección en las tiendas y algunos de ellos ni siquiera en las mismas tiendas. Por último, se ha de añadir que no es suficiente un vínculo cualquiera entre los productos para determinar su similitud.
58 En cambio, el Tribunal de Primera Instancia no comparte la postura de la Sala de Recurso en cuanto a los «productos higiénicos», los cuales fueron considerados por ésta, diferentes de los «productos de perfumería». Como se indicó antes en el apartado 56, algunos «productos de perfumería» pueden utilizarse igualmente para la higiene corporal, del mismo modo que algunos «productos higiénicos» pueden tener como función, a la vez, limpiar, embellecer y perfumar el cuerpo humano. Por ello, existe cierta similitud entre los «productos de perfumería» y los «productos higiénicos».
59 Por otra parte, procede señalar que el argumento de la interviniente relativo a los «dentífricos» resulta incongruente con sus pretensiones formales, en la medida en que critica la resolución de la Sala de Recurso. Pues bien, como se expuso antes en el apartado 45, la interviniente no ha pedido la anulación o la revocación de la resolución de la Sala de Recurso, sino la desestimación del recurso. En consecuencia, es preciso descartar este argumento sin que sea necesario examinar su pertinencia.
60 Por consiguiente, las críticas de la demandante relativas a la comparación de los productos controvertidos, efectuada por la Sala de Recurso, son fundadas respecto a los «productos higiénicos», que ésta consideró incorrectamente diferentes de los «productos de perfumería».
61 En segundo lugar, en lo que atañe a la comparación de los signos en conflicto, se ha de señalar que los dos signos que deben ser comparados son denominativos.
62 En el plano visual, los signos controvertidos están formados por cuatro letras; las dos primeras («y» y «u») y la última («i») son idénticas y ocupan las mismas posiciones en el signo. Los signos difieren únicamente en su tercera letra («p» en el signo anterior y «k» en el signo solicitado). Contrariamente al análisis efectuado por la Sala de Recurso y por la interviniente, y de conformidad con lo que sostiene la demandante, la diferencia entre las letras «p» y «k» no es llamativa, puesto que las dos contienen un trazo vertical. Por consiguiente, los signos controvertidos son visualmente muy similares.
63 En el plano fonético, el Tribunal de Primera Instancia observa que las dos marcas se componen de dos sílabas («yu» y «pi»; «yu» y «ki»), que se pronuncian acentuando la primera sílaba («yu») de la misma manera. Los sonidos «y», «u» e «i» son idénticos y ocupan la misma posición en las dos marcas. El sonido producido por la tercera letra de cada signo es oclusivo, aun cuando existan ligeras diferencias entre la letra «p», que es una consonante oclusiva, labial y sorda, y la letra «k», que es una consonante oclusiva, velar y sorda. Por consiguiente, los signos en conflicto también son muy similares fonéticamente.
64 En el plano conceptual, el Tribunal de Primera Instancia observa que las partes no impugnan la apreciación de la División de Oposición, recogida por la Sala de Recurso en su resolución, de que en español la palabra «yupi» es una interjección coloquial que expresa júbilo, mientras que el término «yuki» no significa nada.
65 A este respecto, procede recordar que las diferencias conceptuales pueden neutralizar, en gran medida, las similitudes visuales y fonéticas entre las marcas en conflicto, si al menos una de las marcas controvertidas tiene un significado claro y determinado, desde el punto de vista del público pertinente, de modo que este público puede captarlo inmediatamente (sentencia BASS, antes citada, apartado 54).
66 El Tribunal de Primera Instancia señala que la Sala de Recurso declaró que la palabra «yupi» tiene un significado en español y que es más que probable que el consumidor medio capte más fácilmente esta expresión que el neologismo «yuki». Pues bien, aunque la demandante no contradice la declaración de la Sala de Recurso, según la cual, contrariamente al término «yuki», la palabra «yupi» tiene cierto significado en español, sostiene que la diferencia conceptual que puede derivarse de los dos signos no basta para neutralizar las similitudes visual y fonética y, por tanto, para eliminar el riesgo de confusión desde el punto de vista del público español.
67 En este extremo, procede acoger las alegaciones de la demandante. En efecto, la inexistencia de riesgo de confusión, que la Sala de Recurso deduce de la comparación de los signos, se basa en dos declaraciones erróneas. Por una parte, la calificación de escasa, que la Sala de Recurso atribuye a la similitud visual y fonética entre los dos signos controvertidos, no puede ser acogida, en la medida en que, como se ha declarado antes en los apartados 62 y 63, los dos signos presentan una gran similitud visual y fonética. Por otra parte, la supuesta probabilidad de que el consumidor medio capte el sentido de la expresión «yupi» más fácilmente que el del signo YUKI no confiere forzosamente a esta palabra un significado suficientemente claro y determinado, en el sentido de la jurisprudencia antes citada en el apartado 65, máxime en el contexto de los productos designados por las marcas controvertidas. Además, la palabra «yupi» se recoge en un solo diccionario español, lo que no permite garantizar que el público pertinente pueda captar inmediatamente su significado.
68 En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, contrariamente a la solución adoptada en la resolución impugnada, en su impresión global, las similitudes visual y fonética de las dos marcas son muy grandes desde el punto de vista del público español y, por lo tanto, existe el riesgo de que la escasa diferencia conceptual escape a su atención. De este modo, ya que el contenido conceptual del signo anterior no puede neutralizar las grandes similitudes visual y fonética señaladas, existentes entre los signos controvertidos, existe un alto grado de similitud entre éstos.
69 Por lo tanto, este alto grado de similitud entre los signos controvertidos no permite descartar la existencia de un riesgo de confusión, desde el punto de vista del público pertinente, entre, por un lado, los «jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», de la clase 3, así como los «productos higiénicos», de la clase 5, designados en la marca solicitada, y, por otro lado, los «productos de perfumería» protegidos por la marca anterior. En cambio, no existe tal riesgo de confusión respecto a las demás categorías de productos designadas por la marca solicitada, habida cuenta de las diferencias existentes entre esos productos y los productos designados por la marca anterior.
70 En vista del conjunto de consideraciones que anteceden, procede declarar que el recurso es en parte fundado, en lo que atañe a que la Sala de Recurso consideró incorrectamente que no existía riesgo de confusión entre las marcas YUPI y YUKI, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, respecto a, por un lado, los productos considerados idénticos o similares, a saber los «jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», de la clase 3, así como los «productos higiénicos», de la clase 5, designados por la marca solicitada, y, por otro lado, los «productos de perfumería» protegidos por la marca anterior.
71 Por lo que se refiere a la pretensión de la demandante, que pide con carácter principal la revocación de la resolución impugnada, el Tribunal de Primera Instancia considera que no procede revocarla, puesto que los intereses de la demandante quedan suficientemente protegidos mediante una anulación, aun parcial, de la resolución impugnada [véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, apartado 72].
72 En efecto, corresponde a la OAMI actuar en consecuencia con el fallo y los fundamentos de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, apartado 12, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, apartado 22].
Costas
73 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En virtud del artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que una parte interviniente soporte sus propias costas.
74 En el acto de la vista, la demandante solicitó la condena en costas de la parte demandada.
75 Según jurisprudencia reiterada, el hecho de que la parte vencedora únicamente haya solicitado la condena en costas en la vista no es óbice para que su pretensión sea estimada [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 113/77, Rec. p. 1185; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1990, Automec/Comisión, T‑64/89, Rec. p. II‑367, apartado 79; de 17 de marzo de 1993, Moat/Comisión, T‑13/92, Rec. p. II‑287, apartado 50, y de 5 de octubre de 2005, Bunker & BKR/OAMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, Rec. p. II‑0000, apartado 84].
76 Puesto que la OAMI resulta la parte perdedora, en la medida en que se anula parcialmente la resolución impugnada, y no habiendo solicitado la demandante la condena en costas de la interviniente, procede resolver que la OAMI cargue con sus propias costas más la mitad de las causadas por la demandante y que la interviniente cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
decide:
1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 23 de abril de 2004 (asuntos acumulados R 547/2003-1 y R 604/2003-1), respecto a la estimación del recurso de la interviniente en relación con los «jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», comprendidos en la clase 3, y con los «productos higiénicos», de la clase 5, que son objeto de la solicitud de marca comunitaria.
2) La OAMI cargará con sus propias costas, así como con la mitad de las causadas por Jabones Pardo, S.A.
3) Quimi Romar, S.L., cargará con sus propias costas.
Vilaras | Martins Ribeiro | Jürimäe |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de noviembre de 2006.
El Secretario | | El Presidente |