Mål T‑424/10

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärke som föreställer elefanter i en rektangel — Äldre internationella och nationella figurmärken som föreställer en elefant samt det äldre nationella ordmärket elefanten — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — De äldre varumärkenas särskiljningsförmåga”

Sammanfattning av domen

1.      Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

2.      Gemenskapsvarumärke — Förfarandebestämmelser — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Invändningsförfarande — Prövning begränsad till de grunder som åberopas

(Rådets förordningar nr 40/94, artikel 74.1, och nr 207/2009, artikel 76.1)

1.      Det finns ingen anledning att göra en fonetisk jämförelse mellan ett figurmärke som inte innehåller några ordelement och ett annat varumärke vid tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken. Ett figurmärke som saknar ordelement kan nämligen i princip inte uttalas. På sin höjd kan dess utseende eller begreppsmässiga innehåll beskrivas muntligen. En sådan beskrivning sammanfaller dock med nödvändighet med det berörda varumärkets utseende eller begreppsmässiga innehåll. Det finns således ingen anledning att göra en självständig prövning av det fonetiska intryck som ett figurmärke som inte innehåller några ordelement ger och jämföra det med det fonetiska intryck som andra varumärken ger.

(se punkterna 45 och 46)

2.      Enligt såväl artikel 74.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken som artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken får, i ett förfarande som rör relativa registreringshinder, den prövning som görs av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) endast omfatta de grunder som parterna har anfört och de yrkanden som dessa har framställt.

Enligt nämnda bestämmelse är harmoniseringsbyrån skyldig att i sina beslut pröva huruvida det finns stöd för ett påstående att ett äldre varumärke har särskilt hög särskiljningsförmåga på grund av utbredd användning, som uttryckligen framförts av sökanden vid annulleringsenheten i dennes skriftliga yttranden.

Standardformuläret innehåller inte något avsnitt som rör de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga, utan innehåller endast ett avsnitt som rör frågan om de eventuellt kan anses vara kända. Det finns inte heller, vare sig i förordning nr 40/94 eller i förordning nr 207/2009, något stöd för att hänsyn endast kan tas till påståenden om ett äldre varumärkes särskilt höga särskiljningsförmåga om de framförs redan i samband med ansökan om ogiltighetsförklaring.

(se punkterna 58, 61 och 62)