ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)
8 juli 2015 (*)
„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk REDROCK – Oudere nationale woordmerken ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK en MASTERROCK – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”
In zaak T‑548/12,
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, gevestigd te Gladbeck (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Krenzel, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door V. Mahelka, P. Geroulakos en M. Rajh, als gemachtigden,
verweerder,
ondersteund door
Redrock Construction s.r.o., gevestigd te Praag (Tsjechische Republiek), vertegenwoordigd door D. Krofta, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 16 oktober 2012 (zaak R 1596/2011‑4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG en Redrock Construction s.r.o.,
wijst
HET GERECHT (Negende kamer),
samengesteld als volgt: G. Berardis, president, O. Czúcz (rapporteur) en A. Popescu, rechters,
griffier: I. Drăgan, administrateur,
gezien het op 18 december 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 14 mei 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 16 april 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de op 21 augustus 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
na de terechtzitting op 12 november 2014,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 20 mei 2004 heeft interveniënte, Redrock Construction s.r.o., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving van het merk werd aangevraagd, behoren met name tot de klassen 1, 2, 17, 19 en 37 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
– klasse 1: „Chemische producten voor industriële doeleinden; kits, voor zover begrepen in deze klasse; chemische hulpmaterialen voor industrieel gebruik; synthetische harsen; kunstharsen als grondstof; epoxyharsen; chemische verbindingen voor industriële doeleinden; kleefmiddelen voor industrieel gebruik; conserveermiddelen voor cement, met uitzondering van verven en oliën; chemische vulstoffen en vulmiddelen”;
– klasse 2: „Verven, vernissen, lakken; verven; poedercoatings en vulmiddelen; verven, lakken; natuurhars, onbewerkt; bindmiddelen, voor zover begrepen in deze klasse; roestwerende middelen; verdunningsmiddelen voor verven en lakken”;
– klasse 17: „Dichtings- en isolatiemateriaal; vulkit; isolatiemateriaal”;
– klasse 19: „Bouwmaterialen, niet van metaal; beton; mortel; cement; pleistermateriaal; pleister; cementmengsels; verfstoffen voor gebruik in de bouw; materialen voor de wegenbouw, niet van metaal; vloeren, niet van metaal; materialen voor gebruik in constructies voor afvoer van vocht, niet van metaal; mengsels voor het leggen van vloeren; constructiehout”;
– klasse 37: „Constructie; bouw [van gebouwen]; bouwinformatie; reparaties en installatiewerkzaamheden; advieswerk in de bouwsector”.
4 Op 5 maart 2010 is het betrokken teken met name voor bovenvermelde waren en diensten onder het nummer 3866365 als gemeenschapsmerk (hierna: „het litigieuze merk”) ingeschreven.
5 Op 6 april 2010 heeft verzoekster, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, verzocht om nietigverklaring van het litigieuze merk op basis van artikel 53, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
6 De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de volgende merken:
– het oudere woordmerk ROCK, dat op 24 maart 2003 in Duitsland onder nummer 30229274 werd ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 1, 6 tot en met 8, 17, 19, 37 en 42;
– het oudere woordmerk KEPROCK, dat op 30 mei 2003 in Duitsland onder nummer 30312115 werd ingeschreven voor de volgende waren en diensten:
– klasse 17: „Producten in minerale wol in de vorm van bladen, matten, stukken mineraal vilt, platen, lamelmatten, lamelplaten en vormelementen, voormelde producten eveneens met een- of tweezijdige bekleding uit plastic dispersies en/of uit waterglas en/of uit hydraulische en/of op kunsthars gebaseerde bindmiddelen, met of zonder vulmiddelen en/of kleurpigmenten, alle producten bestemd voor warmte- en geluidsisolatie, met name elementen voor dakisolatie voor platte daken, hellende daken en steile daken; elementen voor erg steile daken, bij voorkeur in de vorm van platen”;
– klasse 19: „Producten in minerale wol in de vorm van traliewerk, matten, vilt, platen, lamelmatten, lamelplaten en vormelementen; geluidsisolatiepanelen voor droogafreien en omkeerdakpannelen uit mineraalvezels, voormelde producten eveneens met een- of tweezijdige bekleding uit plastic dispersies en/of uit waterglas en/of uit hydraulische en/of op kunsthars gebaseerde bindmiddelen, met of zonder vulmiddelen en/of kleurpigmenten, alle producten bestemd voor brandbescherming en/of als bouwmaterialen, met name elementen voor dakisolatie voor platte daken, hellende daken en steile daken; elementen voor erg steile daken, bij voorkeur in de vorm van platen”;
– klasse 37: „Bouwsector; installatiewerken, met name werken voor warmte- en geluidsisolatie op daken; installatie van beschermingselementen tegen brand, met name op daken”;
– het oudere woordmerk FLEXIROCK, dat op 21 september 1994 in Duitsland onder nummer 2078534 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk FORMROCK, dat op 21 september 1994 in Duitsland onder nummer 2078535 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk FLOOR-ROCK, dat op 6 oktober 1994 in Duitsland onder nummer 2079579 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk TERMAROCK, dat op 18 september 1995 in Duitsland onder nummer 39502727 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk KLIMAROCK, dat op 7 mei 1996 in Duitsland onder nummer 39517348 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk SPEEDROCK, dat op 21 mei 1996 in Duitsland onder nummer 39543868 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk DUROCK, dat op 11 juni 1996 in Duitsland onder nummer 39551027 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk SPLITROCK, dat op 23 mei 1996 in Duitsland onder nummer 39605619 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk PLANAROCK, dat op 17 december 1996 in Duitsland onder nummer 39644214 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk TOPROCK, dat op 23 april 1997 in Duitsland onder nummer 39707589 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk KLEMMROCK, dat op 10 oktober 1997 in Duitsland onder nummer 39737546 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;
– het oudere woordmerk FIXROCK, dat op 23 augustus 1999 in Duitsland onder nummer 39920622 werd ingeschreven voor waren van de klassen 6, 17 en 19;
– het oudere woordmerk SONOROCK PLUS, dat op 11 februari 2002 in Duitsland onder nummer 30166175 werd ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 17, 19 en 37;
– het oudere woordmerk VARIROCK, dat op 11 februari 2002 in Duitsland onder nummer 30166176 werd ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 17, 19 en 37;
– het oudere woordmerk SONOROCK, dat op 11 februari 2002 in Duitsland onder nummer 30166177 werd ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 17, 19 en 37;
– het oudere woordmerk MASTERROCK, dat op 9 juli 2002 in Duitsland onder nummer 30212141 werd ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 17, 19 en 37.
7 De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op alle door de oudere merken aangeduide waren en diensten en was gericht tegen alle door het litigieuze merk aangeduide en in punt 3 vermelde waren en diensten.
8 Bij beslissing van 12 juli 2011 heeft de nietigheidsafdeling verzoeksters vordering tot nietigverklaring afgewezen. Zij was van mening dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten identiek of soortgelijk waren. Volgens haar was het element „rock” beschrijvend voor de door de oudere merken aangeduide waren en vertoonden de conflicterende tekens een zekere graad van overeenstemming. Gelet op het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek heeft zij echter met betrekking tot alle oudere merken geconcludeerd dat er geen sprake was van verwarringsgevaar. Tot slot verwierp zij verzoeksters argument inzake het vermeende bestaan van een merkenfamilie.
9 Op 3 augustus 2011 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
10 Bij beslissing van 16 oktober 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd. Wat de op het oudere merk ROCK gebaseerde vordering tot nietigverklaring betreft, heeft zij benadrukt dat het Gerecht het ontbreken van verwarringsgevaar definitief had vastgesteld bij het arrest van 13 oktober 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/BHIM – Redrock Construction (REDROCK) (T‑146/08, EU:T:2009:398). Wat de op het oudere merk KEPROCK gebaseerde vordering tot nietigverklaring betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoog was, dat de door het litigieuze merk aangeduide waren van de klassen 1 en 2 verschilden van het constructiehout van klasse 19, terwijl de andere litigieuze waren en diensten deels overeenkwamen en deels gelijkenissen vertoonden met de door het merk KEPROCK aangeduide waren en diensten. Voorts vertonen de conflicterende tekens in minder dan gemiddelde mate een visuele overeenstemming en een gemiddelde fonetische overeenstemming, maar geen begripsmatige overeenstemming. Tot slot heeft het gemeenschappelijke element „rock” slechts een zwak onderscheidend vermogen. Bijgevolg is er geen sprake van verwarringsgevaar. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat verwarringsgevaar in wezen om dezelfde redenen eveneens was uitgesloten voor de andere oudere merken. Voorts heeft zij vastgesteld dat de aan merkenfamilies geboden ruimere bescherming in casu geen toepassing kon vinden.
Conclusies van partijen
11 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– het BHIM te verwijzen in de kosten.
12 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
13 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.
14 Overeenkomstig die artikelen wordt een gemeenschapsmerk op aanvraag van de houder van een ouder merk nietig verklaard wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken worden verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de aanvraag van het gemeenschapsmerk.
15 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [arresten van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr., EU:T:2003:199, punten 30‑33, en van 7 november 2013, Three-N-Products/BHIM – Munindra (AYUR), T‑63/13, EU:T:2013:583, punt 14].
16 In casu zij erop gewezen dat het Gerecht in zijn arrest REDROCK, punt 10 supra (EU:T:2009:398), heeft vastgesteld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar tussen de tekens ROCK en REDROCK. Verzoekster komt niet op tegen deze beslissing, die overigens in kracht van gewijsde is getreden. Een beoordeling moet dan ook worden verricht van het verwarringsgevaar tussen het teken REDROCK en de andere oudere merken.
17 In dit verband zij erop gewezen dat verzoekster haar argumentatie voor zowel het BHIM als het Gerecht heeft toegespitst op het verwarringsgevaar tussen het teken REDROCK en het oudere merk KEPROCK en heeft gefocust op de door de oudere merken aangeduide waren die voornamelijk op basis van minerale wol worden vervaardigd, zonder een afzonderlijke argumentatie aan te brengen voor de door die merken aangeduide diensten.
Relevant publiek
18 Met betrekking tot het aandachtsniveau van het relevante publiek blijkt uit de rechtspraak dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr., EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
19 In casu was de kamer van beroep van oordeel dat Duitsland, het land waarin de oudere merken waren ingeschreven en beschermd, het relevante grondgebied was, en dat het relevante publiek bestond uit het professionele publiek van de bouwsector en, incidenteel, uit de gemiddelde, op bouwgebied goed geïnformeerde consument die waren koopt in doe-het-zelfzaken. Volgens haar heeft het publiek bij de aankoop, wegens de prijs en de verwachte lange houdbaarheid van de betrokken waren, een hoog aandachtsniveau.
20 Verzoekster betwist deze beoordeling niet.
21 Benadrukt moet worden dat de aangeduide waren, vooral bouwmaterialen, niet bedoeld zijn om dagelijks door de gemiddelde consument te worden gebruikt. Hun gespecialiseerde aard vergt een precieze en weloverwogen keuze, die losstaat van de prijs en de hoeveelheid van de verkochte waren. Voorts lijkt het enkele feit dat een type waren niet regelmatig door de consument wordt gekocht, aan te tonen dat deze consument een eerder hoog aandachtsniveau heeft. Toegevoegd moet worden dat hoewel een deel van de betrokken waren beschikbaar is voor het grote publiek, het niet vaak voorkomt dat de aankoop geschiedt door de gewone consument, die deze taak doorgaans toevertrouwt aan een vakman of advies inwint bij consumenten die ter zake meer dan gemiddeld onderlegd zijn (zie in die zin arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punten 45 en 46).
22 Voorts zij opgemerkt dat het relevante publiek des te meer op de hoogte is van de kenmerken, de kwaliteit en de commerciële herkomst van bouwmaterialen wanneer deze waren – eens zij in een gebouw zijn verwerkt – vaak slechts mits hoge kosten kunnen worden vervangen. Bovendien kan de slechte kwaliteit ervan schade berokkenen aan het gebouw, hetgeen dure maatregelen kan vergen. Om deze redenen is redelijkerwijs aan te nemen dat zelfs de gemiddelde consument, die zich voor de keuze van die waren niet op een vakman verlaat, de betrokken waren op internet opzoekt en hoe dan ook belangstelling toont voor de herkomst en de identiteit van de fabrikant van die waren.
23 Hetzelfde geldt voor de onder klasse 37 vallende bouwdiensten, waarvan de keuze een precieze en weloverwogen selectie impliceert en een hoog omzichtigheidsniveau vergt van het relevante publiek.
24 Vastgesteld moet dan ook worden dat het aandachtsniveau van het relevante publiek bijzonder hoog is (zie in die zin arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punt 47).
Vergelijking van de door de merken REDROCK en KEPROCK aangeduide waren en diensten
25 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door het litigieuze merk aangeduide waren van de klassen 1 en 2 en het constructiehout van klasse 19 verschilden, terwijl de andere litigieuze waren en diensten deels overeenkwamen en deels gelijkenissen vertoonden met de door het merk KEPROCK aangeduide waren en diensten.
26 Verzoekster betwist deze beoordeling. Zij voert aan dat de door het litigieuze merk aangeduide waren van de klassen 1 en 2 hetzelfde gebruiksdoel hebben als de door het merk KEPROCK aangeduide waren van de klassen 17 en 19 of complementair zijn met die waren. Bovendien stemmen hun distributiekanalen overeen. Volgens verzoekster zijn die waren dan ook soortgelijk. Voorts meent zij dat het door het litigieuze merk aangeduide „dichtingsmateriaal” van klasse 17 niet alleen vergelijkbaar is met, maar ook in grote mate soortgelijk is aan het door het merk KEPROCK aangeduide isolatiemateriaal van de klassen 17 en 19.
27 Geconstateerd moet worden dat volgens de bestreden beslissing het „dichtings- en isolatiemateriaal; de vulkit; het isolatiemateriaal” van klasse 17, zoals aangeduid door het litigieuze merk, identiek zijn aan „alle producten bestemd voor warmte- en geluidsisolatie” van diezelfde klasse, zoals aangeduid door het merk KEPROCK. Evenzo heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door het litigieuze merk aangeduide „bouwmaterialen, niet van metaal” van klasse 19 identiek waren aan de door het merk KEPROCK aangeduide bouwmaterialen van diezelfde klasse. Tot slot heeft de kamer van beroep gesteld dat de door de betrokken tekens aangeduide bouwdiensten van klasse 37 eveneens dezelfde waren.
28 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar, ook al waren die door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten dezelfde.
29 Bijgevolg moet allereerst worden ingegaan op de vraag of de kamer van beroep rechtsgeldig kon concluderen dat er geen sprake was van verwarringsgevaar aangaande de waren en diensten die worden aangeduid door de volgens haar identieke conflicterende tekens. De geldigheid van een dergelijke conclusie in de bestreden beslissing zou het onderzoek van de graad van overeenstemming van de andere waren en diensten namelijk overbodig maken.
30 Het Gerecht acht het dan ook opportuun om allereerst een beoordeling te verrichten van de overeenstemming tussen de tekens REDROCK en KEPROCK.
Vergelijking van de tekens REDROCK en KEPROCK
31 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij een onjuiste beoordeling heeft verricht van de overeenstemming tussen REDROCK en KEPROCK en het beschrijvende karakter van het element „rock” op het gebied van de waren van de bouwsector.
32 In herinnering moet worden gebracht dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, moet berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr., EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
33 Bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing worden genomen en met een ander merk worden vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, punt 32 supra, EU:C:2007:333, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest BHIM/Shaker, punt 32 supra, EU:C:2007:333, punt 42, en arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, EU:C:2007:539, punt 43).
Opmerkingen vooraf
34 Uit de rechtspraak volgt dat om het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van het betrokken element, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven [arresten van 13 juni 2006, Inex/BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid), T‑153/03, Jurispr., EU:T:2006:157, punt 35, en van 27 februari 2008, Citigroup/BHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, punt 66].
35 In casu heeft de kamer van beroep in het kader van de visuele vergelijking vastgesteld dat het relevante publiek het element „rock” als één woord waarneemt, maar heeft zij de conflicterende tekens in hun geheel onderzocht. Bij de fonetische vergelijking heeft de kamer van beroep geconstateerd dat het teken REDROCK door het relevante publiek wordt waargenomen als een Engels woord bestaande uit woorden die behoren tot de basiswoordenschat, terwijl het merk KEPROCK als een denkbeeldige uitdrukking wordt gezien. Vervolgens heeft zij geoordeeld dat de relevante Duitse consument uit conceptueel oogpunt de betekenis van beide woorden van de Engelse basiswoordenschat waaruit het merk REDROCK bestaat onmiddellijk waarneemt. Voorts associeert de consument, gelet op de betrokken waren en diensten, het element „rock” met de Duitse equivalenten van het woord „steen”, te weten „Fels” en „Stein”, zodat dit element een zwak onderscheidend vermogen bezit. Voorts heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de combinatie van de letters „kep” in het Engels en het Duits geen betekenis heeft. Zij is dan ook van mening dat het publiek geen reden heeft om het merk KEPROCK te ontleden en het als een denkbeeldige woordcombinatie waarneemt.
36 In de eerste plaats voert verzoekster aan dat het relevante publiek een merk als een geheel aanschouwt. Zij is dan ook van mening dat de kamer van beroep de eerste en de tweede lettergreep van de conflicterende tekens ten onrechte afzonderlijk heeft onderzocht.
37 In dit verband zij erop gewezen dat de gemiddelde consument een merk weliswaar gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr., EU:C:1999:323, punt 25), maar wanneer hij een woordteken waarneemt, hij dat teken ontleedt in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent [arrest van 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Jurispr., EU:T:2004:292, punt 51, en arrest RESPICUR, punt 18 supra, EU:T:2007:46, punt 57]. De identificatie van voor de consument begrijpelijke woordelementen is relevant voor de beoordeling van de fonetische, visuele en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens [zie in die zin arrest van 25 juni 2010, MIP Metro/BHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Jurispr., EU:T:2010:256, punten 37 en 38].
38 Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden vastgesteld dat het relevante publiek het woordelement „rock” als één woord waarneemt, zelfs bij het ontbreken van een visuele scheiding tussen dat element en de andere elementen van de conflicterende tekens. Ook al zou de gemiddelde Duitse consument geen grondige kennis van het Engels hebben, de term „rock” maakt namelijk deel uit van de Engelse basiswoordenschat, en zowel het professionele publiek als de consument associëren de term „rock” met de term „steen” (arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punt 53).
39 Hetzelfde geldt voor het element „red” van het litigieuze merk, dat in het Engels duidt op de rode kleur. Aangezien dat element tot de basiswoordenschat van het Engels behoort, is het direct begrijpelijk voor het relevante publiek (arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punt 78).
40 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting wanneer zij heeft geoordeeld dat het relevant publiek het merk REDROCK in twee elementen, „red” en „rock” opsplitst en het element „rock” van het merk KEPROCK als een betekenisdragend woord waarneemt.
41 Toegevoegd moet worden dat verzoekster, in haar argumentatie betreffende de merkenfamilie met als gemeenschappelijk element het woord „rock”, erkent dat dit element over een zekere autonomie beschikt binnen alle oudere merken, waaronder KEPROCK, zodat dat element volgens haar het seriële element vormt op basis waarvan het publiek al die merken kan associëren met eenzelfde commerciële herkomst. Zij kan in een andere context dan ook niet rechtsgeldig ontkennen dat het element „rock” een afzonderlijk element is, dat herkenbaar is voor het relevante publiek.
42 Tot slot blijkt duidelijk uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep, na het hebben vastgesteld dat het element „rock” een betekenisdragend woord is, bij de vergelijking acht heeft geslagen op alle conflicterende tekens en voorts heeft geconstateerd dat het teken KEPROCK in zijn geheel uit fonetisch en begripsmatig oogpunt als een denkbeeldige woordcombinatie wordt waargenomen.
43 Niets belet de kamer van beroep echter om eerst de begrijpelijke elementen van de conflicterende tekens vast te stellen, hun onderscheidend vermogen te beoordelen en vervolgens die tekens in hun geheel te vergelijken. Een dergelijke werkwijze is volstrekt verenigbaar met de in de punten 32 en 37 aangehaalde rechtspraak. Voorts kan de vaststelling van de „onderscheidende” en „dominerende” bestanddelen nopen tot een beoordeling van het respectieve onderscheidende vermogen van alle elementen van het merk en dus tot de vaststelling van de minder onderscheidende elementen. Een dergelijke handelwijze doet niet af aan de verrekening, in een later stadium van de beoordeling, van de totaalindruk die uitgaat van de merken.
44 Bijgevolg faalt het argument dat verzoekster baseert op het afzonderlijke onderzoek van de elementen van de conflicterende tekens.
45 In de tweede plaats zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep zich in verschillende passages van de bestreden beslissing heeft gebaseerd op het beschrijvende karakter van het element „rock”.
46 In dit verband zij erop gewezen dat minstens een deel van de door het litigieuze merk aangeduide bouwmaterialen en nagenoeg alle door de oudere merken aangeduide waren worden vervaardigd met grondstoffen op basis van steen die, vooral in hun natuurlijke toestand, door het relevante publiek gemakkelijk kunnen worden geassocieerd met de term „rock”, zelfs in de zin van „gesteente” of „rotswand”, zodat die term daarvoor overwegend beschrijvend is (arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punt 54).
47 Aan deze vaststelling kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument dat de term „rock” in het Duits andere betekenissen heeft, te weten de aanduiding van een muziekstijl en een kledingstuk voor vrouwen. Bij de beoordeling van het onderscheidende of beschrijvende karakter van een teken moet namelijk rekening worden gehouden met de betekenis van dat teken die verwijst naar de erdoor aangeduide waren of die wijst op een van de kenmerken van die waren (arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C‑191/01 P, Jurispr., EU:C:2003:579, punt 32, en arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punt 55).
48 Voorts is de term „rock” in casu ook lovend over de kenmerken van de aangeduide waren en diensten die met name behoren tot de bouwmaterialen en de bouwnijverheid, aangezien die term kan worden opgevat als een verwijzing naar de degelijkheid en de stabiliteit van rotsen of andere steenformaties. Een lovende term die verwijst naar de kenmerken van de aangeduide waren of diensten heeft echter geen groot intrinsiek onderscheidend vermogen ten aanzien van die waren of diensten [zie in die zin arrest van 16 januari 2008, Inter-Ikea/BHIM – Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, punt 51, en arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punt 56].
49 Bijgevolg is het gemeenschappelijke element „rock” overwegend beschrijvend en lovend voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten, zodat het slechts over een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen beschikt, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld.
Visueel aspect van de vergelijking
50 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de tekens REDROCK en KEPROCK hun tweede deel en het aantal letters gemeenschappelijk hadden. Toch worden de begindelen van de tekens, waaraan het publiek doorgaans meer aandacht besteedt en die in casu eveneens de meest onderscheidende delen zijn van de conflicterende merken, gekenmerkt door belangrijke verschillen. De gemeenschappelijke letter „e” is visueel verschillend in het merk REDROCK en het merk KEPROCK, aangezien zij een originele stilering vertoont. Bijgevolg komen de tekens visueel neer op een lager niveau dan gemiddeld.
51 Verzoekster is van mening dat de merken visueel sterke gelijkenissen vertonen. Zij voert aan dat de hoofdletters „K” en „R”, alsook „P” en „D” soortgelijke structuren hebben.
52 Opgemerkt moet worden dat beide merken uit zeven letters bestaan en de tweede lettergreep „rock” gemeenschappelijk hebben.
53 Geconstateerd moet echter worden dat het relevante publiek deze lettergreep vereenzelvigt met het woord „rock”, dat verwijst naar de kenmerken van de betrokken waren en diensten en slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft.
54 Bovendien kan het begindeel van de woordelementen van een merk meer de aandacht trekken van de consument dan de daaropvolgende delen [arrest van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 en T‑184/02, Jurispr., EU:T:2004:79, punt 81]. Voorts zij vastgesteld dat hoewel het woord „red” eveneens door het relevante publiek wordt begrepen en in verband wordt gebracht met het element „rock”, het beeldelement – de gestileerde weergave van de hoofdletter „E” in het grijs – deel uitmaakt van het begindeel van het merk REDROCK.
55 Bijgevolg gaat de aandacht van het relevante publiek visueel gezien duidelijk meer uit naar de begindelen van de conflicterende tekens dan naar het gemeenschappelijke element „rock”.
56 In casu verschilt het begindeel van de conflicterende tekens voor twee van de drie letters, aangezien enkel de hoofdletter „E” gemeenschappelijk is. Bovendien vergroot de stilering van die hoofdletter „E” en het gebruik van de grijze kleur het verschil tussen het visuele beeld van het in het litigieuze merk vervatte element „red” en het in het oudere merk vervatte element „kep”.
57 Aangaande de vermeende gelijkenis tussen de hoofdletters „K” en „R”, alsook „P” en „D”, zij geconstateerd dat het relevante publiek, gelet op zijn hoge aandachtsniveau, zeker het verschil tussen die letters waarneemt, zelfs indien bij dat publiek slechts een onvolledig beeld van het oudere merk in herinnering blijft.
58 Bijgevolg moet worden ingestemd met de vaststelling van de kamer van beroep dat de litigieuze tekens visueel minder dan gemiddeld overeenstemmen en zij voorts gepreciseerd dat die overeenstemming gering is.
Fonetisch aspect van de vergelijking
59 Uit het oogpunt van de fonetische vergelijking worden de twee merken volgens de bestreden beslissing door de relevante Duitse consument in twee lettergrepen uitgesproken. De opeenvolging van klinkers stemt overeen. Het teken REDROCK wordt waargenomen als een Engels woord bestaande uit woorden van de basiswoordenschat, zodat het merk volgens de Engelse uitspraakregels wordt uitgesproken. Het oudere Duitse merk KEPROCK wordt waargenomen als een denkbeeldige uitdrukking en wordt dus overeenkomstig de Duitse uitspraakregels uitgesproken. Hoewel het einde op bijzonder soortgelijke wijze wordt uitgesproken, is het verschillende begin duidelijk waarneembaar. Bijgevolg stemmen de merken uit fonetisch oogpunt gemiddeld overeen.
60 Verzoekster is van mening dat er geen enkele praktische reden is om aan te nemen dat de Duitstalige consument het litigieuze merk volgens de Engelse uitspraakregels en het oudere merk KEPROCK volgens de Duitse uitspraakregels uitspreekt. De gemiddelde consument vat de betekenis van het element „rock” niet aldus op dat het overeenkomt met de Duitse woorden „Fels” of „Gestein”. Integendeel, het Duitse publiek brengt het woord „rock” in verband met het identieke Duitse woord dat „rok” betekent of met een muziekstijl indien het vanuit het Engels denkt. Aangezien de conflicterende tekens volgens de Duitse uitspraakregels worden uitgesproken en de klanken „r” en „k”, alsook „d” en „p”, qua spraakgeluid dicht bij elkaar aanleunen, stemmen genoemde tekens fonetisch gezien sterk overeen.
61 In herinnering moet worden gebracht dat de conflicterende tekens even lang zijn en dezelfde opeenvolging van klinkers hebben. De tweede lettergreep, het woord „rock”, is eveneens gemeenschappelijk.
62 Het begindeel bevat echter verschillende medeklinkers.
63 Voorts is het juist dat het relevante publiek de betekenis van de Engelse woorden „red” en „rock” begrijpt. Dit doet echter niet eraan af dat een deel van de consumenten het litigieuze merk volgens de Duitse uitspraakregels uitspreekt.
64 Hoe dan ook blijft er, zelfs in de veronderstelling dat de litigieuze tekens volgens de Duitse uitspraakregels worden uitgesproken, een bijzonder opvallend verschil bestaan tussen het spraakgeluid van de klank „r”, die niet rolt in het Duits, en het spraakgeluid van de klank „k”. Bovendien merkt het relevante publiek het verschil tussen het spraakgeluid van de medeklinkers „d” en „p”, ook al is dat verschil enigszins beperkter.
65 Gelet op die overwegingen zij vastgesteld dat de litigieuze tekens, zelfs al wordt bij de beoordeling uitgegaan van de Duitse uitspraak, fonetisch gezien in gemiddelde mate overeenstemmen, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld.
Begripsmatig aspect van de vergelijking
66 Volgens de bestreden beslissing neemt de relevante Duitse consument vanuit begripsmatig oogpunt de betekenis van de twee in het merk REDROCK vervatte woorden van de basiswoordenschat meteen waar. Voor die consument doet het litigieuze merk dan ook denken aan een rode steen. Het begindeel van het merk KEPROCK heeft echter geen betekenis, zodat dit merk als een denkbeeldige woordcombinatie wordt waargenomen. Aldus verschillen de conflicterende tekens op begripsmatig vlak.
67 In herinnering moet worden gebracht dat verzoekster geen enkel argument heeft aangevoerd dat is gebaseerd op de begripsmatige vergelijking.
68 In zijn arrest REDROCK, punt 10 supra (EU:T:2009:398), heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat het in het litigieuze merk vervatte element „rock” door het relevante publiek, dat het Engelse adjectief „red” en het Engelse substantief „rock” met elkaar verbindt, aldus wordt begrepen dat het „steen”, „gesteente” of „rotswand” betekent. Aldus beschrijft het, in zijn geheel, een door de betekenis van die woorden bepaald beeld (arrest REDROCK, punt 10 supra, EU:T:2009:398, punt 80).
69 Het merk KEPROCK wekt bij de consument echter geen enkel beeld op, aangezien het element „kep” geen betekenis heeft. Bijgevolg wordt het teken KEPROCK, ook al geeft het relevante publiek aan het element „rock” een betekenis, in zijn geheel waargenomen als een denkbeeldige woordcombinatie zonder specifieke betekenis.
70 Geconstateerd moet dan ook worden dat het onmogelijk is om de betekenis van de tekens REDROCK en KEPROCK te vergelijken, zodat de begripsmatige vergelijking in casu een neutraal gegeven blijft.
71 Gelet op het voorgaande, zij geconcludeerd dat er tussen de conflicterende tekens een geringe visuele overeenstemming en een gemiddelde fonetische overeenstemming bestaat, terwijl de begripsmatige vergelijking neutraal is.
Verwarringsgevaar
72 De kamer van beroep heeft geconstateerd dat er geen sprake was van verwarringsgevaar tussen het litigieuze merk en de oudere merken.
73 Verzoekster betwist deze beoordeling.
Verwarringsgevaar tussen de tekens REDROCK en KEPROCK
74 In de eerste plaats zij erop gewezen dat het oudere merk KEPROCK over een gemiddeld onderscheidend vermogen beschikt, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld. Het Gerecht stelt namelijk vast dat het teken KEPROCK niet bijzonder vindingrijk of opvallend is en evenmin van dien aard is dat het over een hoger dan normaal intrinsiek onderscheidend vermogen beschikt. Toegevoegd moet worden dat verzoekster zelf niet wijst op factoren waaruit blijkt dat het merk KEPROCK meer onderscheidend is dan een gemiddeld betekenisloos merk. Voorts voert verzoekster niet aan dat het merk KEPROCK wegens het gebruik ervan een groter onderscheidend vermogen heeft verkregen.
75 In de tweede plaats zij benadrukt dat het relevante publiek bij de aankoop van de betrokken waren en diensten over een bijzonder hoog aandachtsniveau beschikt en dat publiek de commerciële herkomst daarvan wil kennen.
76 In de derde plaats zij in herinnering gebracht dat er tussen de conflicterende tekens een geringe visuele overeenstemming en een gemiddelde fonetische overeenstemming bestaat, terwijl de begripsmatige vergelijking neutraal is.
77 Hieraan moet worden toegevoegd dat de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens niet steeds even belangrijk zijn en dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar van belang is rekening te houden met de aard van de betrokken waren en onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt [arrest van 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T‑117/03–T‑119/03 en T‑171/03, Jurispr., EU:T:2004:293, punt 49].
78 De mate van fonetische overeenstemming tussen twee merken is minder belangrijk wanneer de waren aldus worden verhandeld dat het relevante publiek het merk dat deze waren aanduidt, bij de aankoop in de regel visueel waarneemt [arrest van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Jurispr., EU:T:2003:264, punt 55, en arrest idea, punt 48 supra, EU:T:2008:10, punten 78 en 79].
79 Dat is juist het geval voor de door de conflicterende tekens aangeduide bouwmaterialen, die aldus worden verhandeld dat de gemiddelde consument de aangebrachte merken visueel waarneemt. Evenzo zij erop gewezen dat de keuze van het relevante publiek voor de betrokken waren noodzakelijkerwijs wordt voorafgegaan door het onderzoek van de kenmerken van die waren in de winkels of op internet, aangezien dat publiek zich ervan wil vergewissen dat de gebruikte materialen hun functie op lange termijn vervullen in het gebouw waarin zij worden verwerkt. Deze omstandigheden brengen eveneens met zich dat het relevante publiek, vóór het maken van zijn keuze, visueel in aanraking komt met het beeld van het merk.
80 In deze omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken REDROCK en KEPROCK, afzonderlijk beschouwd, zelfs aangaande dezelfde door beide merken aangeduide waren. De gemiddelde consument, die bij de aankoop blijk geeft van een bijzonder hoog aandachtsniveau, neemt de tussen de merken bestaande verschillen immers waar en denkt niet dat de waren waarop de conflicterende tekens zijn aangebracht dezelfde commerciële herkomst hebben.
81 Hetzelfde geldt voor de door de merken REDROCK en KEPROCK aangeduide diensten, ten aanzien waarvan verzoekster overigens geen specifieke argumenten aanvoert. Om de hierboven in de punten 74 tot en met 76 uiteengezette redenen worden de conflicterende tekens niet verward door het relevante publiek.
82 Bijgevolg is het overbodig een beoordeling te verrichten van de argumenten waarmee verzoekster wil aantonen dat de gelijkenis voor bepaalde waren groter is dan in de bestreden beslissing is vastgesteld, aangezien er zelfs voor de identieke waren en diensten geen sprake is van gevaar voor verwarring. In dit verband zij eraan herinnerd dat de term „rock” overwegend beschrijvend en lovend is voor alle door de oudere merken aangeduide waren en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide diensten.
Verwarringsgevaar tussen de tekens REDROCK en de andere oudere merken
83 Aangaande de andere oudere merken heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het verschil tussen die merken en het teken REDROCK volstond om te compenseren dat de aangeduide waren en diensten dezelfde of soortgelijk waren.
84 Verzoekster, die focuste op de vergelijking van de merken REDROCK en KEPROCK alsook op haar argument betreffende de merkenfamilie, voert geen enkel bijzonder argument aan met betrekking tot de andere oudere merken (FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK en MASTERROCK) afzonderlijk beschouwd.
85 In dit verband zij aangaande de visuele vergelijking gepreciseerd dat van de andere oudere merken enkel TOPROCK en FIXROCK hetzelfde aantal letters hebben als REDROCK. Niettemin zijn de begindelen van die merken, waaraan het relevante publiek volgens de rechtspraak doorgaans meer aandacht besteedt (zie punt 54 supra), volkomen verschillend, aangezien geen van de letters in de elementen „top” en „fix” overeenkomt met het element „red”. Voorts zij in herinnering gebracht dat hoewel de oudere merken KLEMMROCK en SPEEDROCK de letter „e” bevatten, de rest van de begindelen van de litigieuze tekens volledig verschilt van het begindeel van het merk REDROCK en die oudere merken bovendien bestaan uit negen letters, terwijl REDROCK slechts uit zeven letters bestaat. Hieruit volgt dat, de merken TOPROCK, FIXROCK, SPEEDROCK en KLEMMROCK, enerzijds, en het merk REDROCK, anderzijds, gelet eveneens op de aanwezigheid van een beeldelement in het merk REDROCK, ondanks het gemeenschappelijke element „rock”, visueel hoogstens in geringe mate overeenstemmen. Dit geldt temeer voor de andere oudere merken.
86 Wat voorts de fonetische vergelijking betreft, zij daaraan toegevoegd dat enkel het spraakgeluid van het oudere merk KLEMMROCK, wegens de aanwezigheid van dezelfde opeenvolging van klinkers en hetzelfde aantal lettergrepen, bepaalde gelijkenissen vertoont met het spraakgeluid van het merk REDROCK. De combinatie van de medeklinkers „k” en „l” aan het begin van het teken is echter enigszins van invloed op de uitspraak. Bovendien is er sprake van een dubbele „m”, die de uitspraak van dat merk nog meer doet afwijken van die van REDROCK. Bijgevolg stemmen KLEMMROCK en REDROCK hoogstens in geringe mate overeen. Dit geldt temeer voor de overige oudere merken.
87 Tot slot zij aangaande de begripsmatige vergelijking gepreciseerd dat voor de meeste oudere merken, de term „rock” dezelfde betekenis heeft als in het merk REDROCK. Niettemin hebben de eerste elementen „flexi”, „form”, „floor”, „terma”, „klima”, „speed”, „split”, „plana”, „top”, „klemm”, „fix”, „sono”, „vari” en „master” een volledig andere betekenis dan „red”, zodat er over het geheel genomen hoogstens sprake is van een geringe begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens. Voor het merk „DUROCK” geldt dezelfde conclusie indien de gemiddelde Duitse consument wordt geacht het element „dur” op te vatten als een verwijzing naar duurzaamheid en stevigheid. Indien het relevante publiek echter wordt geacht geen enkele betekenis te hechten aan het element „du”, blijft de begripsmatige vergelijking neutraal.
88 Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat, gelet op het bijzonder hoge aandachtsniveau van het relevante publiek, de verschillen tussen het litigieuze merk en de oudere merken FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK en MASTERROCK volstaan om elk verwarringsgevaar uit te sluiten.
Verwarringsgevaar dat vermoedelijk resulteert uit de aanwezigheid van een merkenfamilie met „rock” als gemeenschappelijk element
89 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat verzoekster zich niet kan beroepen op de ruimere bescherming die merkenfamilies wordt geboden.
90 Verzoekster voert aan dat de oudere merken KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK en MASTERROCK een merkenfamilie vormen. Zij stelt dat de gemiddelde consument denkt dat het litigieuze merk eveneens tot die serie behoort en de waren waarop dat litigieuze merk is aangebracht dezelfde commerciële herkomst hebben, hetgeen associatiegevaar oplevert.
91 In herinnering moet worden gebracht dat het associatiegevaar een bijzonder geval van verwarringsgevaar is, dat wordt gekenmerkt door het feit dat de betrokken merken, hoewel zij door het relevante publiek niet rechtstreeks kunnen worden verward, als twee merken van dezelfde houder kunnen worden ervaren [zie arrest van 9 april 2003, Durferrit/BHIM – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Jurispr., EU:T:2003:107, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Om rekening te houden met dit criterium moet de vordering tot nietigverklaring gebaseerd zijn op het bestaan van meerdere merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde serie of familie van merken (arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, Jurispr., EU:C:2008:739, punt 101). De factor van de serie of familie van merken is echter slechts relevant wanneer het gemeenschappelijke element onderscheidend vermogen bezit. Is dit element beschrijvend, dan kan het immers geen verwarringsgevaar opleveren [zie in die zin arrest van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Jurispr., EU:T:2004:208, punt 59].
92 In de eerste plaats zij in herinnering gebracht dat het Gerecht reeds heeft geoordeeld dat men zich niet rechtsgeldig op de aan een merkenfamilie geboden ruimere bescherming kan beroepen wanneer het gemeenschappelijke element van de oudere merken overwegend beschrijvend is voor de aangeduide waren en diensten. Een term die verwijst naar de aard van die waren en diensten kan immers geen onderscheidende gemeenschappelijke basis van een merkenfamilie vormen [zie in die zin arrest van 13 juli 2012, Caixa Geral de Depósitos/BHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, EU:T:2012:383, punt 82].
93 In herinnering moet worden gebracht dat het element „rock” overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten. Bijgevolg kan dat element, overeenkomstig de hierboven in de punten 91 en 92 aangehaalde rechtspraak, niet dienstdoen als gemeenschappelijk element van een merkenfamilie.
94 In de tweede plaats wordt die vaststelling versterkt door de beschikking van 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C‑422/12 P, Jurispr., EU:C:2014:57, punt 45), waarin het Hof heeft geoordeeld dat de vaststelling dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken CLOROX en CLORALEX niet neerkomt op de toekenning aan de houder van het oudere merk van een monopolie op het element „clor”, dat overwegend beschrijvend is voor de betrokken waren, aangezien het bestaan van verwarringsgevaar enkel leidde tot bescherming van een bepaalde elementencombinatie, zonder evenwel een beschrijvend element van die combinatie als dusdanig te beschermen.
95 De erkenning van de merkenfamilie met het seriële element „rock” zou nu juist leiden tot de monopolisering van het element „rock”, dat overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten. De ruimere bescherming door de erkenning van de aanwezigheid van een merkenfamilie zou in de praktijk inhouden dat geen enkele andere marktdeelnemer een merk met het element „rock” zou kunnen inschrijven en dat marktdeelnemers in voorkomend geval zelfs het verbod zou kunnen worden opgelegd om dat element in hun slogans of reclame te gebruiken. Een dergelijke beperking van de vrije mededinging, die zou voortvloeien uit het voorbehouden van een Engelse basisterm aan één enkele marktdeelnemer, is niet te rechtvaardigen vanuit de zorg om de creatieve of publicitaire inspanningen van de houder van de oudere merken te belonen. Wanneer er geen sprake is van een wegens het gebruik verhoogd onderscheidend vermogen, vloeit de commerciële waarde van dat voorbehoud niet voort uit dergelijke inspanningen van de houder, maar uitsluitend uit de in de betrokken taal vooraf bepaalde betekenis van het woord dat verwijst naar de kenmerken van de betrokken waren en diensten.
96 In de derde plaats kan verzoekster zich niet rechtsgeldig beroepen op het arrest van 27 april 2010, UniCredito Italiano/BHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T‑303/06 en T‑337/06, EU:T:2010:160). In dat arrest heeft het Gerecht immers het belang benadrukt van het onderscheidend vermogen van het seriële element „uni” ten aanzien van de aangeduide diensten en heeft het geoordeeld dat dit element een dermate hoog onderscheidend niveau had dat het als dusdanig bij het relevante publiek kon leiden tot een rechtstreekse associatie met de betrokken serie (arrest UNIWEB, reeds aangehaald, EU:T:2010:160, punten 35, 38 en 39). Van een dergelijk onderscheidend niveau is in casu echter geen sprake.
97 Het element „uni” heeft namelijk een betekenis voor de gemiddelde Duitse consument, maar kan niet rechtstreeks in verband worden gebracht met de financiële diensten, met name met de beleggingsfondsen die werden aangeduid door de oudere merken in de zaak die heeft geleid tot het arrest UNIWEB, punt 96 supra (EU:T:2010:160). Het in casu aangevoerde element „rock” verwijst daarentegen naar de kenmerken van de door de oudere merken aangeduide bouwmaterialen en -diensten. Aangezien de feitelijke context op dit cruciale punt verschilt, kan de in dat arrest gegeven oplossing in casu dan ook geen toepassing vinden.
98 Hieruit volgt dat het element „rock” overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten, en in casu dus niet de gemeenschappelijke basis van een merkenfamilie kan vormen.
99 Ten overvloede zij geconstateerd dat verzoekster hoe dan ook geen bewijs heeft aangebracht van het normale gebruik van een voldoende aantal merken die een merkenfamilie zouden kunnen vormen.
100 Volgens de rechtspraak mag het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangetoond, maar moet het berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arrest VITAKRAFT, punt 37 supra, EU:T:2004:292, punt 28, en arrest van 30 november 2009, Esber/BHIM – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, EU:T:2009:475, punt 24].
101 In casu bestaan de door verzoekster voor het BHIM aangebrachte bewijzen van het normale gebruik in een verklaring onder ede en in catalogi waarin de waren voorkomen waarop de oudere merken zijn aangebracht.
102 Bijgevolg heeft verzoekster, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, geen onafhankelijke bewijzen – zoals marktstudies, facturen en cijfergegevens met betrekking tot de reclame – ingediend die de in de verklaring onder ede vermelde cijfers kunnen ondersteunen. Bovendien strekken de catalogi enkel tot bewijs van het bestaan van de oudere merken, zonder opgave van de verdeelde hoeveelheden en de perioden waarin die verdeling heeft plaatsgevonden.
103 Bijgevolg heeft verzoekster geen concrete en objectieve elementen aangebracht die een daadwerkelijk en afdoend gebruik bewijzen van alle oudere merken of minstens van een voldoende groot aantal daarvan dat reeds zou kunnen worden aangemerkt als een merkenfamilie. Een dergelijk bewijs is evenwel vereist door de rechtspraak inzake merkenfamilies [zie in die zin arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Jurispr., EU:T:2006:65, punten 126 en 127].
104 Gelet op het voorgaande moeten verzoeksters argumenten inzake de gestelde aanwezigheid van een merkenfamilie worden afgewezen.
105 Bijgevolg dient verzoeksters enige middel te worden afgewezen, en moet het beroep dus in zijn geheel worden verworpen.
Kosten
106 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in hun kosten.
HET GERECHT (Negende kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG wordt verwezen in de kosten.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2015.
ondertekeningen