Causa T‑170/11

Rivella International AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BASKAYA — Marchio internazionale figurativo anteriore Passaia — Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore — Territorio rilevante — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012 ?II ‑ 0000

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Determinazione del territorio rilevante — Questione ricadente nella sfera del regolamento n. 207/2009 e non in quella del diritto nazionale

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3)

2.      Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95 — Mancato uso effettivo di un marchio — Termine di cinque anni — Nozione di «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione» — Mancanza di armonizzazione comunitaria — Determinazione da parte di ciascuno Stato membro in base alle proprie norme procedurali in materia di registrazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 10, § 1)

3.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Giustificato motivo per il mancato uso — Nozione — Riconoscimento a livello nazionale della registrazione di marchi difensivi — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3)

4.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Marchi costituenti l’oggetto di una registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro — Marchi considerati come marchi nazionali

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 2, a), e 42, § 3]

1.      Emerge dall’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, e dalla regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, che le questioni connesse alla prova fornita a sostegno dei motivi di opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario e le questioni connesse all’aspetto territoriale dell’uso dei marchi sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009, senza che occorra fare riferimento a una qualsiasi disposizione di diritto interno degli Stati membri.

Il fatto che, a sostegno di un’opposizione proposta contro la registrazione di marchi comunitari, possano essere invocati marchi nazionali o internazionali anteriori non implica che il diritto nazionale applicabile al marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione sia il diritto pertinente per quanto riguarda un procedimento comunitario di opposizione.

È pur vero che, in mancanza di disposizioni pertinenti nel regolamento n. 207/2009 o, eventualmente, nella direttiva 2008/95 in materia di marchi d’impresa, il diritto nazionale serve da punto di riferimento.

Così è per quanto riguarda la data di registrazione di un marchio anteriore invocato nel corso di un procedimento comunitario di opposizione.

Tuttavia, ciò non vale per quanto riguarda la determinazione del territorio sul quale dev’essere dimostrato l’uso del marchio anteriore. Tale questione è disciplinata dal regolamento n. 207/2009 in maniera esaustiva, senza che sia necessario fare riferimento al diritto nazionale.

Ai sensi delle disposizioni summenzionate, l’uso effettivo di un marchio anteriore, sia esso comunitario, nazionale o internazionale, dev’essere provato nell’Unione europea o nello Stato membro interessato.

(v. punti 26-31)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 34)

4.      Il riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, fatto dall’articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento, dev’essere inteso nel senso che i «marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro» devono essere assimilati ai «marchi nazionali». Di conseguenza, l’articolo 42, paragrafo 3, è applicabile ai marchi internazionali.

(v. punti 39-40)