РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (четвърти състав)
18 ноември 2015 година(*)
„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „HALAL MALAYSIA“ — По-ранна нерегистрирана фигуративна марка „HALAL MALAYSIA“ — Относително основание за отказ — Липса на права върху по-ранния знак, придобити съгласно правото на държавата членка преди подаването на заявката за марка на Общността — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Използване на по-ранната марка като сертификационна марка — Режим на иска за злоупотреба с наименование (action for passing off) по common law — Липса на „goodwill“
По дело T‑508/13
Government of Malaysia, представлявано първоначално от R. Volterra, solicitor, R. Miller, barrister, V. von Bomhard и T. Heitmann, адвокати, впоследствие от Volterra, Miller и Von Bomhard,
жалбоподател,
срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват P. Bullock и N. Bambara, в качеството на представители,
ответник,
другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е била
Paola Vergamini, с местожителство в Кастелнуово ди Гарфаняна (Италия),
с предмет жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от 27 юни 2013 г. (преписка R 326/2012‑1) относно производство по възражение между Government of Malaysia и г‑жа Paola Vergamini,
ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав),
състоящ се от: M. Prek, председател, I. Labucka (докладчик) и V. Kreuschitz, съдии,
секретар: I. Dragan, администратор,
предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 20 септември 2013 г.,
предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 17 декември 2013 г.,
предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 16 април 2014 г.,
след съдебното заседание от 6 февруари 2015 г.,
постанови настоящото
Решение
Обстоятелства, предхождащи спора
1 На 25 май 2010 г. другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, г‑жа Paola Vergamini, подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:
3 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, спадат към класове 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 и 43 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:
– клас 5: „Фармацевтични и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели; диетични вещества за медицински цели, бебешки храни; пластири; превързочни материали; дезинфектанти; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди“;
– клас 18: „Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри и слънчобрани; Бастуни; Камшици, хамути и сарашки стоки“;
– клас 25: „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“;
– клас 29: „Месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; Консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини“;
– клас 30: „Кафе, чай, какао и заместители на кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и произведения от зърнени храни; хляб, сладкиши и захарни изделия; сладоледи; захар, мед, меласа; мая, бакпулвер; сол; горчица; оцет, сосове (подправки); подправки; лед“;
– клас 31: „Семена и селскостопански, градинарски и горски продукти, които не са включени в други класове; живи животни; пресни плодове и зеленчуци; семена за посев; живи растения и цветя; храни за животни; малц“;
– клас 32: „Бира; минерална вода; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“;
– клас 43: „Ресторантьорство; временно настаняване“.
4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 127/2010 от 13 юли 2010 г.
5 На 13 октомври 2010 г. жалбоподателят, Government of Malaysia, подава възражение на основание член 41 Регламент № 207/2009 срещу регистрацията на заявената марка в нейната цялост.
6 В подкрепа на възражението са изтъкнати основанията по член 8, параграф 1, букви а) и б) и параграф 4 от Регламент № 207/2009.
7 Възражението се основава на възпроизведения по-долу фигуративен знак, който според жалбоподателя е общоизвестен по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 6, второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., изменена и ревизирана, за целите на член 8, параграф 1, букви а) и б) от посочения регламент, и представлява марка, нерегистрирана в Обединеното кралство, за целите на член 8, параграф 4 от същия регламент, като жалбоподателят се позовава на използването ѝ за определени стоки и услуги, и по-специално храни, както следва:
8 На 16 декември 2011 г. отделът по споровете отхвърля възражението в неговата цялост. Той приема, че известността на по-ранния знак по смисъла на член 8, параграф 2, буква в от Регламент № 207/2009 не е доказана в нито една държава — членка на Европейския съюз. На следващо място, като прави преценка на критериите за прилагане на член 8, параграф 4 от посочения регламент, отделът по споровете приема, че представените от жалбоподателя доказателства не са достатъчни, за да се направи извод, че към датата на подаване на заявката за регистрация на заявената марка нерегистрираната марка на жалбоподателя е била придобила „goodwill“ (притегателна сила за клиентелата), както се изисква в Обединеното кралство.
9 На 14 февруари 2012 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решението на отдела по споровете.
10 С решение от 27 юни 2013 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата.
11 По отношение на основанието за възражение, посочено в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, апелативният състав приема, най-напред, че правилата относно злоупотреба с наименование в Обединеното кралство се прилагат за знаците, които изпълняват функция на сертификационни марки. Апелативният състав обаче посочва, че с оглед на тъй наречената „разширена“ форма на иска за злоупотреба с наименование, която е призната от националната съдебна практика и позволява на няколко оператори да разполагат с права по отношение на знак, придобил репутация на пазара, може да се направи позоваване на злоупотреба с наименование, що се отнася до придобитата „goodwill“ във връзка със знак, изпълняващ функцията на сертификационна марка. На следващо място, апелативният състав приема, че представените от жалбоподателя доказателства не са достатъчни, за да позволят в настоящия случай да се установи, без риск от грешка, че търговската дейност е породила необходимата „goodwill“ по отношение на съответните потребители. На последно място, този състав приема, че при липса на доказване на такава „goodwill“, която е едно от кумулативните условия за установяване на злоупотреба с наименование, не може да се уважи възражението, основано на посочената разпоредба.
12 Що се отнася до основанието за възражение, посочено в член 8, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 207/2009, апелативният състав приема по същество, че жалбоподателят не е доказал известността на по-ранния знак в рамките на Съюза, и по-специално че представените доказателства не доказват в достатъчна степен, че към релевантната дата, а именно 25 май 2010 г., съответните потребители познават този знак.
Искания на страните
13 Жалбоподателят иска от Общия съд:
– да отмени обжалваното решение,
– да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
14 СХВП иска от Общия съд:
– да отхвърли жалбата,
– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
По допустимостта на доводите на СХВП
15 В писмената си реплика жалбоподателят твърди, че новите обстоятелства, посочени от СХВП в писмената ѝ защита, са недопустими с оглед на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд от 2 май 1991 г., както и съгласно съдебната практика. Жалбоподателят твърди по-конкретно, че:
– използването от негова страна на по-ранния знак не отговаря на изискванията на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009,
– „goodwill“, изисквана от правото на Обединеното кралство във връзка с иска за злоупотребата с наименование, може да е налице само ако представлява стопански активи в случая принадлежи на вносителите, дистрибуторите и търговците на дребно,
– съдебната практика от 1984 г. е предвидила минимален праг на продажби, за да възникне „goodwill“, изисквана от правото на Обединеното кралство във връзка с иска за злоупотреба с наименование.
16 В това отношение трябва да се припомни, че подадената пред Общия съд жалба има за цел упражняването на контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009. Освен това член 135, параграф 4 от Процедурния правилник Общия съд от 2 май 1991 г. предвижда, че с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав.
17 В настоящия случай апелативният състав е установил в обжалваното решение само, че към датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността по-ранният знак не е придобил „goodwill“, изисквана от правото на Обединеното кралство във връзка с иска за злоупотреба с наименование, и не е разгледал другите условия, предвидени в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. Доколкото апелативният състав не е разгледал по същество въпроса дали по-ранният знак е бил използван в процес на търговия с по-голям обхват от местния, Общият съд не следва да го разглежда за пръв път в рамките на осъществявания от него контрол за законосъобразност на обжалваното решение (вж. в този смисъл решение от 14 декември 2011 г., Völkl/СХВП — Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Сб., EU:T:2011:739, т. 63 и цитираната съдебна практика). Поради това този довод е недопустим.
18 Що се отнася до другите доводи на СХВП, свързани с условията за иска за злоупотреба с наименование в Обединеното кралство, трябва да се констатира, че те целят да допълнят разгледаните от апелативния състав въпроси и следователно трябва да се обявят за допустими.
По съществото на спора
19 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава на едно-единствено основание, а именно нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. Това основание се разделя на две части.
Предварителни съображения
20 Съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 притежателят на знак може да възрази срещу регистрацията на марка на Общността, ако са изпълнени четири условия. Изтъкнатият знак трябва да бъде използван в процеса на търговия, трябва да има обхват, по-голям от местния, правата по отношение на този знак трябва да са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността съгласно законодателството на държавата членка, където знакът е бил използван, и на последно място, този знак трябва да предоставя на притежателя си правото да забрани използването на по-скорошна марка. Тези четири условия ограничават броя знаци, различни от марки, които могат да бъдат изтъкнати срещу регистрацията на словна марка на Общността върху цялата територия на Съюза в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (вж. в този смисъл решение от 24 март 2009 г., Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06—T‑321/06, Сб., EU:T:2009:77, т. 32). Тези предпоставки са кумулативни, така че ако знакът не отговаря на едно от тези условия, възражението, основано на съществуването на нерегистрирана марка или на други знаци, използвани в процеса на търговия по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, не може да бъде уважено (решение от 30 юни 2009 г., Danjaq/СХВП — Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Сб., EU:T:2009:226, т. 35).
21 Първите две условия, а именно свързаните с използването и с обхвата на посочения знак, който не е само местен, следват от самия текст на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 и следователно трябва да бъдат тълкувани в светлината на правото на Съюза. Така Регламент № 207/2009 установява еднакви стандарти относно използването на знаците и обхвата им, които съответстват на принципите, от които се ръководи въведената с този регламент система (решение GENERAL OPTICA, т. 20 по-горе, EU:T:2009:77, т. 33).
22 Обратно на това, от частта от изречението „когато и доколкото, съгласно […] законодателството на държавата членка, което регламентира този знак“ следва, че посочените по-нататък в член 8, параграф 4, букви a) и б) от Регламент № 207/2009 други две условия представляват установени в посочения регламент условия, които за разлика от предходните се преценяват с оглед на критериите, определени от правото, уреждащо посочения знак. Това препращане към правото, уреждащо посочения знак, е съвсем основателно, тъй като Регламент № 207/2009 признава възможността срещу марка на Общността да се направи позоваване на знаци, които не са включени в системата на марката на Общността. Поради това само правото на държавата членка, уреждащо посочения знак, позволява да се установи дали този знак е по-ранен от марката на Общността и дали въз основа на него може да се обоснове забраната за използване на по-скорошна марка (решение GENERAL OPTICA, т. 20 по-горе, EU:T:2009:77, т. 34).
23 Възразяващият трябва да установи, че разглежданият знак попада в приложното поле на законодателството на държавата членка, на което той се позовава, и че този знак позволява да се забрани използването на по-скорошна марка (вж. по аналогия решение от 12 юни 2007 г., Budějovický Budvar/СХВП — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T‑53/04—T‑56/04, T‑58/04 и T‑59/04, EU:T:2007:167, т. 74).
По първата част от единственото основание, свързана с погрешно тълкуване на условията за установяване на злоупотреба с наименование в Обединеното кралство
24 Тази първа част съдържа три оплаквания.
25 По отношение на първото оплакване, а именно че апелативният състав е тълкувал и приложил погрешно условията за установяване на злоупотреба с наименование в Обединеното кралство, като не е признал, че по-ранната марка се отнася до „класическата“ форма на посочената злоупотреба, жалбоподателят твърди, от една страна, че според апелативния състав той не е доказал приложимостта на правилата относно тази злоупотреба за знаците, които изпълняват функцията на сертификационни марки, и от друга страна, че апелативният състав е разгледал възражението като основано на „разширената“ форма на злоупотреба с наименование, което се отразило неблагоприятно върху преценката на фактите и на доказателствата в настоящия случай.
26 По-нататък жалбоподателят уточнява, че при „класическата“ форма на злоупотребата с наименование в Обединеното кралство свързаните със съответната марка репутация и „goodwill“ принадлежат изключително на заявителя. За сметка на това при „разширената“ форма на тази злоупотреба репутацията и „goodwill“ на съответната марка не се притежават изключително от заявителя, а са разделени между няколко независими оператори от даден сектор, като всеки от тях може да противопостави правата си на трети лица.
27 Жалбоподателят добавя, че възражението се основавало на „класическата“ форма на злоупотребата с наименование в Обединеното кралство, тъй като са налице трите съставни елемента на тази форма, а именно придобитата „goodwill“, заблуждаващото представяне и нанесената на „goodwill“ вреда. Освен това нямало съмнение, че правилата относно тази злоупотреба се прилагат за сертификационните марки.
28 СХВП оспорва тези доводи.
29 В самото начало трябва да се отбележи, че по време на съдебното заседание жалбоподателят заявява, че междувременно е регистрирал и съобщил сертификационната си марка съгласно член 6, трето от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.
30 В това отношение следва да се отбележи, от една страна, че доколкото СХВП не е можела да вземе предвид факти, които не са ѝ били посочени от страните, законосъобразността на нейните решения не може да се оспорва въз основа на такива факти. Ето защо Общият съд също не може да вземе предвид доказателства, отнасящи се до тези факти (решение от 18 юли 2006 г. Rossi/СХВП, C‑214/05 P, Rec, EU:C:2006:494, т. 52). Следва да се отбележи, от друга страна, че съгласно текста на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 тази разпоредба се прилага само при възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия с по-голям обхват от местния.
31 В случая правото на държава членка, приложимо по отношение на по-ранната нерегистрирана марка, е Trade Marks Act от 1994 г. (Закон на Обединеното кралство за марките), чийто член 5, параграф 4 гласи:
„Марка не може да бъде регистрирана, ако или доколкото използването ѝ в Обединеното кралство може да бъде възпрепятствано:
a) по силата на правна норма (по-конкретно по силата на правото относно злоупотреба с наименование (law of passing off), която дава защита на нерегистрирана марка или всякакъв друг знак, използван в процеса на търговия […]“.
32 Съгласно даденото от националните юрисдикции тълкуване на член 5, параграф 4 от Trade Marks Act от 1994 г. следва, че жалбоподателят трябва да докаже в съответствие с правния режим на предвидения в правото на Обединеното кралство иск за злоупотреба с наименование, че са изпълнени три условия, а именно придобитата „goodwill“, заблуждаващото представяне и нанесената на „goodwill“ вреда (решение от 18 януари 2012 г., Tilda Riceland Private/СХВП — Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Сб., EU:T:2012:13, т. 19).
33 Следователно в настоящия случай следва да се провери най- напред дали по-ранният знак, представен от жалбоподателя като сертификационна марка, която разграничавала сертифицираните от несертифицираните стоки, може да послужи като основание за иск за злоупотреба с наименование в Обединеното кралство. Според апелативния състав жалбоподателят не е доказал, че правилата относно злоупотреба с наименование в Обединеното кралство се прилагат за знаци, функциониращи като сертификационни марки.
34 В това отношение Общият съд вече е постановил, че съгласно националната съдебна практика знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да е придобил репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо към иска за злоупотреба с наименование (решения от 11 юни 2009 г., Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 и T‑115/07, Сб., EU:T:2009:196, т. 84 и BASmALI, т. 32 по-горе, EU:T:2012:13, т. 28).
35 Освен това вече е прието, че именно съгласно посочената в точка 34 по-горе национална съдебна практика знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да е придобил репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо към иска за злоупотреба с наименование, дори когато е използван от няколко оператори. От това следва, че тези оператори могат да разполагат с права по отношение на знак, придобил репутация на пазара по силата на „разширена“ форма на този признат от националната съдебна практика иск (решение BASmALI, т. 32 по-горе, EU:T:2012:13, т. 28).
36 Ето защо в настоящия случай следва да се приеме, че доколкото по-ранният знак служи за обозначаване на сертифицирани чрез него стоки и услуги, той може да е придобил, в качеството си на сертификационна марка, „goodwill“, изисквана от правото на Обединеното кралство във връзка с иска за злоупотреба с наименование.
37 При това положение трябва да се отговори и на въпроса дали в качеството си на администратор на сертификационна система жалбоподателят трябва да е единственият притежател на „goodwill“, свързана с продажбата на стоки и услуги, обозначени с разглежданата сертификационна марка.
38 Общият съд счита, че публичните образувания също могат да се ползват от защитата на иска за злоупотреба с наименование, доколкото от дейността им може да произтича определена „goodwill“. Когато посочените образувания използват знак, който е тяхна изключителна собственост, те могат да се позоват на „goodwill“, свързана с продажбата на стоки и услуги, обозначени с този знак. По същия начин, ако същите образувания използват някакъв знак заедно с други оператори, на „goodwill“ ще могат да се позоват тези образувания и съответните оператори. При всички положения в настоящия случай е налице „goodwill“.
39 В случай че по-ранен знак се използва от няколко оператори, собствеността върху „goodwill“ трябва да се преценява с оглед на обстоятелствата по делото. Следователно, за да се определи дали жалбоподателят е единственият притежател на „goodwill“, следва да се прецени притегателната сила на сертификационна марка за клиентелата.
40 В това отношение следва да се констатира, че жалбоподателят е обяснил подробно функционирането на сертификационната му система, що се отнася до съответствието на съответните стоки на шериата, функцията ѝ да контролира производствените процеси, развити от желаещите да получат разрешение за ползване на неговата марка, и надзорната ѝ функция по отношение на използването на марката от страна на последните, за да се гарантира спазването на критериите за качество на неговата система. Според жалбоподателя с оглед на тези обяснения следва да се приеме, че даваното от него разрешение за използване на неговата марка и сертификационната му система съответстват, от правна гледна точка, на лицензия за използване. Той счита, че тези ползватели са само лицензополучатели и не придобиват нито право на собственост върху марката, нито права върху свързаните с нея репутация или „goodwill“. По време на съдебното заседание жалбоподателят настоява, че липсва разделяне както на „goodwill“, така и на репутацията на марката.
41 Така според жалбоподателя апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че свързаната с по-ранната марка „goodwill“ била разделена между жалбоподателя и ползвателите, получили разрешение за използване, и че възражението е трябвало да се основава на „разширената“ форма на злоупотреба с наименование. По този начин апелативният състав допуснал грешка при определянето на правилната дейност, до която се отнася „goodwill“.
42 Общият съд счита, че в настоящия случай с оглед на сертификационна система на жалбоподателя за съответствие на стоките на шериата, на функцията ѝ да контролира производствените процеси, развити от желаещите да получат разрешение за ползване на неговата сертификационна марка, и на надзорната ѝ функция по отношение на използването на тази марка от получилите разрешение ползватели, за да се гарантира спазването на стандартите за качество, трябва да се приеме, че „goodwill“ принадлежи на жалбоподателя.
43 Всъщност, след като видят предоставената от жалбоподателя сертификационна марка, потребителите на стоки и получателите на услуги получават информация за съответствието на последните с режима „халал“ в съответствие със системата за контрол, гарантирана в Малайзия. Освен това сертификационната марка може да обозначава публичноправен характер и правителствен произход, като уведомява за това потребителите, което потвърждава тезата, че жалбоподателят е изключителен собственик на тази марка и не дели собствеността ѝ с други оператори, дори с тези, които са получили разрешение да я използват.
44 При все това от точка 41 от обжалваното решение, както и от преценката на апелативния състав произтича, че не е доказано наличието на „goodwill“, изисквана от правото на Обединеното кралство във връзка с иска за злоупотреба с наименование, нито в „разширената“, нито в „класическата“ форма.
45 Що се отнася до сертификационна система „халал“, на която се позовава жалбоподателят, трябва също така да се отбележи, че апелативният състав не поставя под съмнение нейното съществуване.
46 Апелативният състав твърди, че нито едно доказателство, само по себе си или заедно с други доказателства, не позволява да се направят сигурни и преки изводи относно възприемането на сертификационна марка на жалбоподателя от страна на посочените потребители в Обединеното кралство и съответно за придобиването на изискваната „goodwill“ по отношение на съответните потребители, които купуват крайната сертифицирана стока.
47 За сметка на това жалбоподателят подчертава, че СХВП е приела, че представените пред нея доказателства потвърждават несъмнено използване на знака, което потвърждавало наличието на определена „goodwill“.
48 В това отношение трябва да се констатира, че несъмненото използване на знак, като установеното от апелативния състав в точка 41 от обжалваното решение, не доказва непременно наличието на „goodwill“, или с други думи, че несъмненото използване на даден знак може да означава използването му без упражняване на притегателна сила върху клиентите, които ще направят избора си с оглед на евентуално придобитата от жалбоподателя добра репутация. Следователно, независимо от „класическата“ или „разширена“ форма на злоупотребата с наименование в настоящия случай, жалбоподателят не е доказал наличието на „goodwill“, тоест на притегателна сила на неговата сертификационна марка за клиентелата.
49 Нито едно от представените от жалбоподателя доказателства не установява, че потребителите действително са познавали сертификационната му марка до такава степен, че да ѝ придадат приоритетно значение в сравнение с останалите знаци, с които са обозначени стоките, върху които е положена.
50 От това следва, че жалбоподателят не е доказал наличието на „goodwill“ на сертификационна марка, а това е едно от кумулативните условия за установяване на злоупотреба с наименование в Обединеното кралство. Ето защо евентуална грешка от страна на апелативния състав, изразена в прилагането на „разширената“ вместо на „класическата“ форма на посочената злоупотреба, при всички положения не може да обезсили обжалваното решение.
51 Поради това първото оплакване следва да се отхвърли.
52 В рамките на второто оплакване жалбоподателят поддържа, че апелативният състав неправилно изисква минимална „goodwill“, „изисквана“ или „необходима“, за да се изпълни първото условие за установяване на злоупотреба с наименование в Обединеното кралство.
53 Що се отнася до преценката дали е налице достатъчно „goodwill“ на по-ранната нерегистрирана марка, жалбоподателят подчертава, че обхватът ѝ трябва да се определи от съда. Ако се приеме, че този обхват е ограничен, за ищеца по иск за злоупотреба с наименование може да се окаже по-трудно да докаже, че са изпълнени другите две условия за установяване на злоупотреба с наименование.
54 Жалбоподателят счита по същество, че апелативният състав е трябвало да прецени обхвата на репутацията и на „goodwill“ на по-ранната нерегистрирана марка, за да провери дали е било изпълнено първото условие за установяване на злоупотреба с наименование, и че след това той е трябвало да прецени дали са били изпълнени другите условия за установяване на злоупотреба с наименование в Обединеното кралство.
55 СХВП оспорва тези доводи.
56 Що се отнася до наличието на минимален праг на „goodwill“, следва да се констатира, че юрисдикциите в Обединеното кралство не са склонни да приемат, че едно предприятие може да има клиенти, но не и „goodwill“ (решение от 9 декември 2010 г., Tresplain Investments/СХВП — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Сб., EU:T:2010:505, т. 110—115].
57 Следва също така да се установи, обратно на твърденията на жалбоподателя, че апелативният състав не е изискал минимален праг на „goodwill“ на сертификационната марка на жалбоподателя, когато е приел, че дистрибуцията на стоки, обозначени с тази сертификационна марка, е ограничена и несъобразена, независимо от подобен минимален праг.
58 Всъщност апелативният състав се е съсредоточил върху факта, че представените доказателства не позволяват да се приеме, без риск от грешка, че търговската дейност на жалбоподателя е породила изискваната „goodwill“ по отношение на съответните потребители. Освен това следва да се приеме, че когато апелативният състав се позовава в точка 37 от обжалваното решение на определена степен на „goodwill“, а именно „достатъчно goodwill“, той само обръща внимание върху изискването за наличие на „goodwill“ на знака на жалбоподателя по отношение на неговите клиенти, за да бъде уважен искът за злоупотреба с наименование.
59 Освен това следва да се констатира, че по време на съдебното заседание СХВП заявява, че не е считала правилото de minimis за релевантно, като по този начин споделя становището на апелативния състав, който използва в точка 33 от обжалваното решение думите „независимо от евентуален минимален праг“. Следователно апелативният състав просто е приел, че независимо от евентуален минимален праг обхватът на доказаната „goodwill“ е по-скоро ограничен и не може да позволи, при условията на настоящия случай, да се приеме, без опасност от грешка, че търговската дейност е породила необходимата „goodwill“ по отношение на съответните потребители.
60 От гореизложеното следва, обратно на твърденията на жалбоподателя, че апелативният състав не е изисквал от него да докаже минимален праг на „goodwill“ на неговата сертификационна марка. Апелативният състав е изискал само доказателство за наличието на „goodwill“ като първо условие за установяване на злоупотреба с наименование, тъй като съгласно практиката на юрисдикциите на Обединеното кралство липсата на това условие води до отпадане на необходимостта от проверка на другите две условия за установяване на посочената злоупотреба и до отхвърляне на иска за злоупотреба с наименование (дело Assos of Switzerland Roger Maier v Asos Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch).
61 Следователно второто оплакване трябва да се отхвърли.
62 По отношение на третото оплакване за твърдяна грешка при определянето на съответните потребители жалбоподателят отбелязва, че в рамките на иск за злоупотреба с наименование трябва да се вземат предвид репутацията и „goodwill“, придобити по отношение на всички негови клиенти — както търговците, така и крайните потребители. Апелативният състав обаче не взел предвид съответните клиенти търговци, които в настоящия случай включвали търговците на дребно, търговците на едро и вносителите в Обединеното кралство, тъй като те били закупили стоки, обозначени с по-ранната нерегистрирана марка.
63 Жалбоподателят твърди, че популяризирането и рекламата на неговата процедура по сертифициране и закупуването на стоки от търговци на дребно и на едро, както и вносът, извършен от предприятия, намиращи се в Обединеното кралство, доказвали наличието на „goodwill“ на неговата сертификационна марка.
64 СХВП оспорва тези доводи.
65 По отношение на съответните потребители трябва да се припомни, че съгласно практиката на юрисдикциите в Обединеното кралство заблуждаващият характер на представянето на стоките и услугите на ответника по иска за злоупотреба с наименование трябва да се преценява с оглед на клиентите на ищеца по иска, тоест на клиентите на жалбоподателя (решение LAST MINUTE TOUR, т. 34 по-горе, EU:T:2009:196, т. 60).
66 Всъщност правото, защитавано чрез иска за злоупотреба с наименование, не се отнася до дума или име, чието използване от трети лица е ограничено, а до самата клиентела, засегната от спорното използване, тъй като репутацията на марката е притегателната сила по отношение на клиентелата и е критерият, който дава възможност да се разграничат установено от ново предприятие (решение LAST MINUTE TOUR, т. 34 по-горе, EU:T:2009:196, т. 61).
67 В настоящия случай апелативният състав се позовава в точка 33 от обжалваното решение на „клиенти на възразяващия, които купуват стоката, сертифицирана [като] „халал“. Трябва да се отбележи, че апелативният състав не твърди, че съответните потребители включват само крайните потребители. Всъщност следва да се констатира, че посредници като търговците на дребно и на едро и вносителите купуват стоките, обозначени със сертификационна марка на жалбоподателя, и следователно представляват „клиенти на възразяващия“ на същото основание като крайните потребители, така че не са изключени от понятието за съответни потребители.
68 В допълнение Общият съд отбелязва, че апелативният състав е разгледал представените от жалбоподателя доказателства, а именно списък на малайзийските износители и на европейските вносители, митническите декларации за една пратка, свързана с последната търговска фактура, както и фактури, адресирани до търговци на дребно. От гореизложеното следва, обратно на твърденията на жалбоподателя, че апелативният състав е взел предвид и клиентите търговци.
69 Поради това третото оплакване трябва да се отхвърли.
По втората част от единственото основание, отнасяща се до грешна преценка на доказателствата, представени за установяване на репутацията и на „goodwill“ на по-ранната марка в Обединеното кралство
70 Жалбоподателят твърди, че при преценката на доказателствата, които е представил на апелативния състав, последният не е взел предвид нито значението, което търговците и крайните потребители отдават на неговата марка, независимо дали са мюсюлмани или не, нито обхвата на последната в Обединеното кралство, нито неговата световна и международна дейност.
71 Според жалбоподателя апелативният състав неправилно не е отчел, че неговата марка и програмата му за сертифициране са насочени главно към мюсюлманските потребители и по този начин в обжалваното решение не се разглежда „goodwill“ на сертификационната му марка по отношение на тези потребители, за които определянето на дадена стока като „халал“ е определящ и главен фактор при решението за закупуване.
72 Освен това апелативният състав бил посочил много реклами в един вестник, всички от преди датата на заявката за марка на Общността, повечето от които се отнасяли до пазара на малайзийския износ и били публикувани и разпространявани в Обединеното кралство. Следователно публикуваните в този вестник реклами несъмнено били създали определена форма на репутация и на „goodwill“ на разглежданата сертификационна марка по отношение на съответните потребители и на операторите в Обединеното кралство.
73 СХВП оспорва тези доводи.
74 Следва да се констатира, че наличието на „goodwill“ по принцип се установява посредством доказателства за търговска и рекламна дейност, клиентски сметки и др. Доказването на сериозна търговска дейност, довела до придобиването на репутация и създаването на клиентела, обикновено е достатъчно, за да се установи, че е налице „goodwill“, както отбелязва апелативният състав в точка 29 от обжалваното решение.
75 В това отношение, на първо място, Общият съд счита за подходящо да разгледа начина, по който търговците и крайните потребители, мюсюлмани и немюсюлмани, възприемат сертификационната марка на жалбоподателя. На второ място, следва да се разгледат доказателствата, като публикации, събития, информация относно дейността на жалбоподателя в международен план, с които се цели да се установи обхватът на марката в Обединеното кралство.
76 На първо място, по отношение на възприемането от страна на мюсюлманските потребители на знак, удостоверяващ, че определени стоки са съобразени с шериата, следва да се приеме, че такъв знак може да привлече с особена сила вниманието на тези потребители. Те обаче най-напред ще обърнат внимание на стоката като такава и на отличителната марка, която я идентифицира, и едва след това ще се уверят, че тази стока отговаря на режима „халал“, като потърсят удостоверяващия това знак, а именно по-ранната нерегистрирана марка или друг равнозначен знак. По този начин тези потребители ще забележат сертификационната марка на жалбоподателя, но след като се възприели другите знаци, с които е обозначена стоката или услугата.
77 Ето защо трябва да се отбележи, както прави апелативният състав, че представените от жалбоподателя доказателства не установяват, че мюсюлманските потребители познават разглежданата сертификационна марка и че същата е можела да повлияе на решението им за закупуване.
78 По време на съдебното заседание СХВП посочва, че през 2010 г. пазарът „халал“ в Обединеното кралство представлява особено голям оборот поради наличието на много голяма мюсюлманска общност. Обозначените със сертификационната марка на жалбоподателя малайзийски стоки обаче не са единствените стоки „халал“, произвеждани по света, нито единствените стоки „халал“, продавани в Обединеното кралство. Поради това наличието на доказателство, че мюсюлманските потребители на Обединеното кралство познават специфичната сертификационна марка на жалбоподателя и я търсят активно върху обозначените с нея стоки „халал“, е било необходимо за установяването на наличие на „goodwill“ на посочената сертификационна марка.
79 Що се отнася до възприемането на сертификационната марка на жалбоподателя от потребителите, които не са мюсюлмани, следва да се отбележи, че той е заявил по време на съдебното заседание, че с оглед на обстоятелството, че Обединеното кралство представлява мултикултурно общество, всички познавали много добре значението на думата „халал“, включително посочените потребители.
80 Според жалбоподателя неговата сертификационна марка се тълкува от потребителите, които не са мюсюлмани, като символ на качество, а не само като символ на съответствие с шериата. В това отношение той се позовава на публикувани в един вестник рекламни лозунги, като например „The mark of Quality, Hygiene & Safety“, „Peace of mind for non-Muslims too“ и „Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust“. По време на съдебното заседание той уточнява, че посоченият вестник е достъпен навсякъде по света на хартиен или на електронен носител и че не е достъпен само чрез абонамент, както неправилно твърди апелативният състав в точка 38 от обжалваното решение. Следователно апелативният състав бил приел неправилно, че по-ранната марка не е позната на потребителите, които не следват режим „халал“, и че поради това било по-трудно да се установи нейната „goodwill“. Жалбоподателят се позовава и на няколко статии, публикувани в посочения вестник, както и на няколко уебсайта. На последно място той изтъква, че е присъствал на две събития в Обединеното кралство, по време на които е рекламирал своята сертификационна марка.
81 В това отношение следва да се припомни, че съгласно съдебната практика член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 не се отнася за „реалното“ използване на знака, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението, и текстът на член 42, параграфи 2 и 3 от посочения регламент по никакъв начин не посочва, че изискването за доказване на реалното използване се прилага за такъв знак. За да може обаче да възпрепятства регистрацията на нов знак въз основа на горепосочения член, знакът, на който е направено позоваване в подкрепа на възражението, трябва действително да е използван в достатъчно значителна степен в процеса на търговия (решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Сб., EU:C:2011:189, т. 159).
82 Що се отнася до момента, към който трябва да се установи наличието на „goodwill“, съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 релевантна е датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността, срещу която е направено възражението (решение Golden Elephant Brand, т. 56 по-горе, EU:T:2010:505, т. 99). Следователно в настоящия случай релевантната дата е 25 май 2010 г. Общият съд обаче констатира, че няколко от посочените от жалбоподателя доказателства не могат да се вземат предвид по отношение на релевантния период.
83 При всички положения в настоящия случай следва да се констатира, че апелативният състав основателно е приел, че жалбоподателят не е доказал използването на посочената сертификационна марка в значителна степен. Представените от него доказателства не са достатъчни за установяването на притегателна сила на сертификационната му марка върху клиентелата и следователно на „goodwill“ на посочената сертификационна марка. Жалбоподателят не представя доказателства, които позволяват да бъде разбрано възприемането на тази сертификационна марка от страна на съответните потребители. Той доказва, че е осигурил рекламата и разгласяването на неговата сертификационна марка, но не представя доказателства относно възприемането ѝ от страна на мюсюлманските и немюсюлманските потребители.
84 В това отношение следва да се подчертае още, както прави СХВП, че само една от всички организации „халал“, към които жалбоподателят се е обърнал, за да потвърдят тяхната осведоменост по отношение на неговата сертификационна марка, е отговорила, което очевидно не е достатъчно, за да се докаже наличието на „goodwill“ на посочената сертификационна марка.
85 На второ място, следва да се провери дали апелативният състав е разгледал правилно доказателствата, които целят да се определи обхватът на по-ранната нерегистрирана марка в Обединеното кралство.
86 Най напред трябва да се посочи, че по отношение на оборотите на „Global Halal food market“ (световният пазар на хранителни продукти „халал“) жалбоподателят е представил действителни данни за 2004 г., 2005 г. и 2009 г. и прогнозните стойности за 2010 г., отнасящи се по-конкретно до Франция и Обединеното кралство.
87 Както подчертава обаче апелативният състав в точка 34 от обжалваното решение, тези обороти нямат голяма доказателствена стойност, доколкото не позволяват да се установи какъв процент от продажбите на стоки е реализиран от стоки, обозначени с по-ранния знак, през релевантния период. В съответния документ се посочва, че „повечето стоки“ са обозначени с по-ранната марка, че броят на предприятията, сертифицирани като „халал“ в Малайзия, „продължава да нараства всяка година [...]“ и че потенциалът на тези предприятия, които изнасят в целия свят, по-специално в Европа, е „огромен“. Следователно поради тяхната неточност те не могат да бъдат взети предвид, тъй като в рамките на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 реалното използване на дадена марка не може да бъде доказано с вероятности или предположения (вж. в този смисъл решение от 23 октомври 2013 г., Dimian/СХВП — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11, EU:T:2013:553, т. 29).
88 На второ място, що се отнася до списъка на малайзийските износители и на европейските вносители, жалбоподателят е посочил три образувания по отношение на Обединеното кралство. Той представя също така декларация за износ на 1892 опаковки на хранителни продукти, предоставени на вносител на 10 май 2008 г. Сертификационната марка е положена върху 1600 опаковки на една стока. Освен това той представя търговска фактура, издадена на друг вносител на 5 май 2010 г., която се отнася до 14 различни стоки, една от които е обозначена със сертификационната марка върху 85 опаковки.
89 Най-напред, що се отнася до търговската фактура, издадена на един вносител на 5 май 2010 г., апелативният състав основателно е приел, в точка 35 от обжалваното решение, че датата на последната поставя въпроса дали посочените в нея стоки са били на разположение на потребителите в Обединеното кралство преди релевантния период, тоест преди датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността. При всички положения и дори при отчитане на тази търговска фактура следва да се вземат предвид само 85-те опаковки, върху които е положена сертификационната марка на жалбоподателя. Обаче 85 опаковки са очевидно недостатъчно количество, за да се докаже, че посочената сертификационна марка е известна на съответните потребители.
90 Същото важи и за 1600-те опаковки на една стока, внесена от друго дружество. Жалбоподателят е представил доказателства за продажбата в Обединеното кралство на общ брой от едва 1685 стоки, обозначени с неговата сертификационна марка, през 2008 г. и 2010 г. — като е налице несигурност относно датата по отношение на продажбата на 85 стоки през 2010 г., както основателно посочва апелативният състав в точка 35 от обжалваното решение. Това количество е незначително и следователно не може да бъде достатъчно, за да се докаже, че съответните потребители познават посочената сертификационна марка.
91 На трето място, що се отнася до списъка на търговците на дребно, трябва да се отбележи, че жалбоподателят е посочил супермаркети в Бирмингам (Обединеното кралство), Манчестър (Обединеното кралство), Лондон (Обединеното кралство), Кройдън (Обединеното кралство), Ромфорд (Обединеното кралство), Енфилд (Обединеното кралство), в Съри (Обединеното кралство), големи магазини в Лондон, Бирмингам и Манчестър, както и вериги супермаркети в различни райони на Обединеното кралство.
92 Що се отнася до големите магазини, жалбоподателят изтъква извършената в тях промоция на малайзийската кухня от страна на малайзийската агенция за търговска реклама между 11 и 19 септември 2010 г. В това отношение той цитира една статия, озаглавена „Our food a hit at Selfridges“ („Успехът на нашите продукти в Selfridges“), публикувана в един вестник на 15 септември 2010 г., в която се посочва изрично, че разглежданата промоция е започнала в събота, тоест на 11 септември 2010 г. Трябва обаче да се констатира, както прави апелативният състав в точка 36 от обжалваното решение, че тази статия не доказва обхвата на евентуалните продажби преди релевантния период в настоящия случай. Дори при положение че посочената статия се отнася до промоция на 22 000 хранителни стоки от страна на шестнадесет дружества, това не позволява да се определи дали тези стоки са продадени преди или след релевантния период.
93 На следващо място, що се отнася до веригата супермаркети, жалбоподателят посочва наличието на една седмица с рекламни събития през 2007 г., свързана с рекламната кампания за посещение на Малайзия. Трябва да се констатира обаче, както основателно подчертава апелативният състав в точка 36 от обжалваното решение, че жалбоподателят не представя доказателства нито за рекламираните стоки, нито относно това дали същите са свързани със неговата сертификационна марка, което не позволява да се установи дали действително те са били продадени.
94 Следва също така да се отбележи, че списъкът на търговците на дребно и изображенията на няколко продавани от тях стоки, обозначени със сертификационната марка на жалбоподателя, не позволяват да се определи действителният обхват на участието на тази марка в търговската дейност, нито в каква степен тя е известна на съответните потребители. Впрочем този списък също така не позволява да се определи датата на продажбата на посочените стоки.
95 На четвърто място, следва да се отбележи, по отношение на посочените в точка 80 по-горе две събития, в които жалбоподателят е участвал, че последният е представил само две изображения, едното от които представлява рекламен проспект, озаглавен „Malaysia — Your Reliable Trading Partner“ („Малайзия — вашият надежден търговски партньор“), а другото изобразява неговия щанд през 2007 г. Както подчертава апелативният състав в точка 37 от обжалваното решение, тези изображения не позволяват да се установи как участието на жалбоподателя в тези събития се е отразило на търговците и на крайните потребители в Обединеното кралство.
96 Ето защо в рамките на втората част от единственото основание не могат да бъдат приети доводите, изтъкнати от жалбоподателя, за да докаже, че апелативният състав е преценил погрешно доказателствата за установяване на репутацията и на „goodwill“ на по-ранната нерегистрирана марка в Обединеното кралство.
97 С оглед на всички гореизложени съображения трябва да се констатира, че апелативният състав основателно е приел, че в настоящия случай не е доказано наличието на „goodwill“ на по-ранната нерегистрирана марка в Обединеното кралство. Поради това жалбата трябва да се отхвърли в нейната цялост.
По съдебните разноски
98 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубил делото, следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски, направени от СХВП, в съответствие с исканията на последната.
По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (четвърти състав)
реши:
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда Government of Malaysia да заплати съдебните разноски.
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 18 ноември 2015 година.
Подписи