UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
18 päivänä marraskuuta 2015 (*)
Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin HALAL MALAYSIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi rekisteröimätön kuviomerkki HALAL MALAYSIA – Suhteellinen hylkäysperuste – Oikeutta aikaisempaan merkkiin ei ole saavutettu jäsenvaltion oikeuden mukaisesti ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta – Aikaisemman tavaramerkin käyttäminen tarkastusmerkkinä – Common law’n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) – Goodwilliä ei ole
Asiassa T‑508/13,
Government of Malaysia, edustajinaan aluksi solicitor R. Volterra, barrister R. Miller ja asianajajat V. von Bomhard ja T. Heitmann, sittemmin Volterra, Miller ja von Bomhard,
kantajana,
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään P. Bullock ja N. Bambara,
vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli
Paola Vergamini, kotipaikka Castelnuovo di Garfagnana (Italia),
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.6.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 326/2012-1), joka koskee Government of Malaysian ja Paola Vergaminin välistä väitemenettelyä,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek sekä tuomarit I. Labucka (esittelevä tuomari) ja V. Kreuschitz,
kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.9.2013 jätetyn kannekirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2013 jätetyn vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.4.2014 jätetyn vastauskirjelmän,
ottaen huomioon 6.2.2015 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1 Paola Vergamini, joka oli toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa, jätti 25.5.2010 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) perusteella.
2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 ja 43, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
– luokka 5: ”Farmaseuttiset ja eläinlääkintävalmisteet; terveydenhoitovalmisteet lääkinnälliseen käyttöön; dieettiruoka ja ‑ravintoaineet lääkinnälliseen tai eläinlääkinnälliseen käyttöön, vauvanruoat; laastarit; sidontatarvikkeet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten, ‑hyönteisten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”
– luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja ‑laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”
– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”
– luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet; munat; maito ja maitotuotteet; ravintorasvat ja ‑öljyt”
– luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, keinotekoinen kahvi; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää”
– luokka 31: ”maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; siemenet; luonnonkasvit ja ‑kukat; eläinten ravintoaineet; maltaat”
– luokka 32: ”oluet; kivennäisvesi; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”
– luokka 43: ”ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus”.
4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 13.7.2010 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 127/2010.
5 Kantaja, Government of Malaysia, esitti 13.10.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kokonaisuudessaan.
6 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
7 Väite perustui seuraavaan kuviomerkkiin, joka on kantajan mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan soveltamista varten yleisesti tunnettu kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, luettuna yhdessä teollisoikeuden suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, 6 bis artiklan kanssa, tarkoitetulla tavalla sekä tämän asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimätön tavaramerkki, jota kantaja väittää käyttäneensä tietyille tavaroille ja palveluille, mukaan lukien elintarvikkeille:
8 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 16.12.2011. Ensinnäkin se katsoi, ettei aikaisemman merkin ollut näytetty olevan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla yleisesti tunnettu missään Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Toiseksi se arvioi kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamisedellytyksiä ja katsoi, että kantajan toimittama näyttö ei riittänyt sen toteamiseksi, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimishakemuksen jättämispäivänä kantajan rekisteröimätön tavaramerkki olisi saavuttanut vaadittavan goodwillin (asiakkaita tuovan vetovoiman) Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
9 Kantaja valitti 14.2.2012 SMHV:ssa väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 27.6.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
11 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta väiteperusteesta valituslautakunta katsoi aluksi, ettei ollut näytetty, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettava merkkioikeuden loukkausta koskeva passing off ‑peruste olisi sovellettavissa merkkeihin, joita käytetään tarkastusmerkkeinä. Se katsoi kuitenkin, että kun otetaan huomioon passing off ‑kanteen niin sanottu ”laajennettu” muoto, joka kansallisessa oikeuskäytännössä on hyväksytty ja joka mahdollistaa sen, että useilla toimijoilla voi olla oikeuksia sellaiseen merkkiin, joka on saavuttanut maineen markkinoilla, passing off ‑perusteeseen voidaan vedota siltä osin kuin kyse on tarkastusmerkkinä käytetyn merkin hankitusta goodwillista. Seuraavaksi se katsoi, ettei kantajan toimittama näyttö ollut asian olosuhteissa riittävää sen toteamiseksi varmasti, että myynti- ja markkinointitoimilla oli saatu aikaan vaadittu goodwill kohdeyleisön keskuudessa. Lopuksi se katsoi, että koska mainittua goodwilliä, joka on yksi passing off ‑perusteen kumulatiivisista edellytyksistä, koskevaa näyttöä ei ollut, tähän säännökseen perustuvaa väitettä ei voitu hyväksyä.
12 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista väiteperusteista valituslautakunta katsoi, ettei kantaja ollut näyttänyt, että aikaisempi merkki olisi ollut tunnettu unionissa, ja erityisesti, että mikään esitetyistä todisteista ei riittävällä tavalla osoittanut sitä, että kohdeyleisö tunnisti tämän merkin merkityksellisenä päivänä eli 25.5.2010.
Asianosaisten vaatimukset
13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
– kumoaa riidanalaisen päätöksen
– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
– hylkää kanteen
– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
SMHV:n perusteluiden tutkittavaksi ottaminen
15 Vastauskirjelmässään kantaja väittää, ettei 2.5.1991 tehdyn unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan ja oikeuskäytännön perusteella SMHV:n vastauskirjelmässään esiin tuomia uusia seikkoja voida ottaa tutkittavaksi. Kantaja tarkoittaa erityisesti seuraavia väitteitä:
– kantajan aikaisemman merkin käyttö ei täytä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa asetettuja vaatimuksia
– Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa passing off ‑perusteen osalta vaadittu goodwill voi olla olemassa vain, mikäli se on osa liikeomaisuutta ja kuuluu tässä asiassa maahantuojille, jakelijoille ja vähittäismyyjille
– vuoden 1984 oikeuskäytännössä on vahvistettu myyntien vähimmäistaso, joka voi synnyttää Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa passing off ‑kanteen yhteydessä vaadittavan goodwillin.
16 Tältä osin on muistutettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi 2.5.1991 tehdyn työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa säädetään, että asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.
17 Tässä asiassa valituslautakunta rajoittui riidanalaisessa päätöksessä toteamaan, että aikaisempi merkki ei ollut saavuttanut Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa passing off ‑kanteen yhteydessä vaadittavaa goodwilliä ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää, eikä tutkinut muita asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Koska valituslautakunta ei tarkastellut sen kysymyksen asiasisältöä, joka koskee aikaisemman merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana tarkastella sitä ensimmäisen kerran riidanalaisen päätöksen laillisuutta valvoessaan (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2011, Völkl v. SMHV – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Kok., EU:T:2011:739, 63 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen tämä perustelu on jätettävä tutkimatta.
18 SMHV:n muista perusteluista, jotka liittyvät passing off ‑kanteen edellytyksiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on todettava, että niillä on tarkoitus täydentää valituslautakunnan tutkimia kysymyksiä, ja ne on näin ollen tutkittava.
Asiakysymys
19 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan virheelliseen soveltamiseen. Kanneperuste jakautuu kahteen osaan.
Alustavat huomautukset
20 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla merkin haltija voi esittää väitteen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, jos kyseinen merkki täyttää neljä edellytystä. Merkkiä, johon on vedottu, on käytettävä elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen, oikeuden merkkiin on oltava saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkiä on käytetty, ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää ja lopuksi merkin haltijalla on oltava oikeus kieltää tämän merkin perusteella myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Nämä neljä edellytystä rajoittavat sellaisten muiden merkkien kuin tavaramerkkien määrää, joihin voidaan vedota koko unionin alueella voimassaolevan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin estämiseksi asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdan nojalla (ks. vastaavasti tuomio 24.3.2009, Moreira da Fonseca v. SMHV – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, Kok., EU:T:2009:77, 32 kohta). Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, joten kun merkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, rekisteröimättömän tavaramerkin tai muiden merkkien, joita käytetään elinkeinotoiminnassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, olemassaoloon perustuva väite ei voi menestyä (tuomio 30.6.2009, Danjaq v. SMHV – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, Kok., EU:T:2009:226, 35 kohta).
21 Kaksi ensimmäistä, eli edellytykset, jotka liittyvät aikaisemman merkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestään, ja niitä on näin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 207/2009 vahvistetaan näin ollen yhtenäiset standardit, jotka koskevat merkkien käyttöä ja niiden vaikutusaluetta ja jotka ovat tällä asetuksella toimeenpannun järjestelmän perustana olevien periaatteiden mukaisia (edellä 20 kohdassa mainittu tuomio GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, 33 kohta).
22 Sitä vastoin virkkeen osasta ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan – – jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että kaksi muuta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa mainittua edellytystä ovat sellaisia asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä, joita edeltävistä poiketen arvioidaan kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan. Tämä viittaus kyseiseen merkkiin sovellettavaan oikeuteen on täysin perusteltu, koska asetuksessa N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota yhteisön tavaramerkkijärjestelmään kuulumattomiin merkkeihin yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa jäsenvaltion oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin yhteisön tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (edellä 20 kohdassa mainittu tuomio GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, 34 kohta).
23 Väitteen tekijän on osoitettava, että kyseessä oleva merkki kuuluu sen jäsenvaltion oikeuden soveltamisalaan, johon on vedottu, ja että sen perusteella voidaan kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen (ks. analogisesti tuomio 12.6.2007, Budějovický Budvar v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04–T-56/04, T-58/04 ja T-59/04, EU:T:2007:167, 74 kohta).
Ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perusteen edellytysten virheellistä tulkintaa
24 Tämä ensimmäinen osa jakautuu kolmeen väitteeseen.
25 Ensimmäisen väitteen, jonka mukaan valituslautakunta tulkitsi ja sovelsi virheellisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perusteen edellytyksiä, kun se ei tunnistanut, että aikaisempi tavaramerkki kuului passing off ‑perusteen ”klassiseen” muotoon, osalta kantaja väittää yhtäältä, että valituslautakunta ei myöntänyt kantajan näyttäneen, että passing off ‑perustetta sovelletaan tarkastusmerkkeinä käytettyihin merkkeihin, ja toisaalta, että se tarkasteli väitettä olettaen, että se perustui passing off ‑perusteen ”laajennettuun” muotoon, mikä vaikutti kielteisesti asian tosiseikkojen ja näytön arviointiin.
26 Kantaja täsmentää lisäksi, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perusteen ”klassisessa” muodossa kyseisen tavaramerkin maine ja goodwill kuuluvat yksinomaan passing off ‑kanteen kantajalle. Sen sijaan sen ”laajennetussa” muodossa kyseisen tavaramerkin maine ja goodwill eivät kuulu ainoastaan passing off ‑kanteen kantajalle, vaan ne on jaettu jonkin alan useiden itsenäisten toimijoiden kesken, ja jokaisella heistä on oikeus käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kolmansia vastaan.
27 Kantaja lisää, että väite perustui Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perusteen ”klassiseen” muotoon, koska kyseisen perusteen tämän muodon kolme osaedellytystä, eli hankittu goodwill, harhaanjohtava esitys ja goodwillille aiheutunut vahinko, täyttyivät. Kantajan mukaan passing off ‑perusteen sovellettavuudesta tarkastusmerkkeihin ei myöskään ole mitään epäilystä.
28 SMHV riitauttaa nämä perustelut.
29 Alustavasti on todettava, että kantaja ilmoitti istunnossa, että se oli tällä välillä rekisteröinyt ja saattanut tiedoksi tarkastusmerkkinsä teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan mukaisesti.
30 Tältä osin on todettava yhtäältä, että koska SMHV ei voi ottaa huomioon seikkoja, joita asianosaiset eivät olleet esittäneet sille, sen päätösten laillisuutta ei voida riitauttaa tuollaisten seikkojen perusteella. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään voi ottaa huomioon todisteita, joilla pyritään näyttämään nämä seikat toteen (tuomio 18.7.2006, Rossi v. SMHV, C‑214/05 P, Kok., EU:C:2006:494, 52 kohta). Toisaalta on huomattava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaan tätä artiklaa voidaan soveltaa ainoastaan rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta.
31 Tässä asiassa aikaisempaan rekisteröimättömään tavaramerkkiin sovellettava jäsenvaltion laki on Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 tavaramerkkilaki (Trade Marks Act 1994), jonka 5 §:n 4 momentissa säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tai siltä osin kuin sen käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan estää
a) sellaisen oikeussäännön (erityisesti loukkaamista koskevan oikeuden (law of passing off)) perusteella, jolla suojataan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai muuta elinkeinotoiminnassa käytettävää merkkiä – –”
32 Vuoden 1994 tavaramerkkilain 5 §:n 4 momentista, sellaisena kuin kansalliset tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, ilmenee, että kantajan on osoitettava passing off ‑kannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaisesti, että hankittua goodwilliä (eli asiakkaita tuovaa vetovoimaa), harhaanjohtavaa esitystä sekä goodwillille aiheutunutta vahinkoa koskevat kolme edellytystä täyttyvät (tuomio 18.1.2012, Tilda Riceland Private v. SMHV – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, Kok., EU:T:2012:13, 19 kohta).
33 Tässä asiassa on siis ensin tutkittava, voiko aikaisempi merkki, jonka kantaja on ilmoittanut olevan sellainen tarkastusmerkki, jolla voidaan erottaa sertifioidut tuotteet sertifioimattomista tuotteista, olla passing off ‑kanteen kohteena Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Valituslautakunnan mukaan kantaja ei ole näyttänyt, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettava passing of ‑peruste olisi sovellettavissa tarkastusmerkkeinä käytettyihin merkkeihin, vaikka kantajalla oli näyttövelvollisuus tältä osin.
34 Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut, että kansallisesta oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki on voinut saavuttaa markkinoilla passing off ‑kanteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitetun maineen (tuomio 11.6.2009, Last Minute Network v. SMHV – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 ja T-115/07, Kok., EU:T:2009:196, 84 kohta ja edellä 32 kohdassa mainittu tuomio BASmALI, EU:T:2012:13, 28 kohta).
35 Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi todennut, että erityisesti edellä 34 kohdassa mainitusta kansallisesta oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki oli voinut saavuttaa markkinoilla passing off ‑kanteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitetun maineen, vaikka useat toimijat olisivat käyttäneet sitä. Tästä seuraa, että näillä toimijoilla voi tämän kanteen kansallisessa oikeuskäytännössä hyväksytyn ”laajennetun” muodon perusteella olla oikeuksia merkkiin, joka on saavuttanut maineen markkinoilla (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio BASmALI, EU:T:2012:13, 28 kohta).
36 Näin ollen tässä asiassa on todettava, että siltä osin kuin aikaisempaa merkkiä käytetään sellaisten tavaroiden tai palveluiden tunnuksena, joiden sertifiointia sillä osoitetaan, se on voinut tarkastusmerkkinä saavuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa passing off ‑perusteen osalta vaaditun goodwillin.
37 Tästä huolimatta on vielä selvitettävä, pitääkö kantajan olla sertifiointijärjestelmän hallinnoijana kyseisellä tarkastusmerkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyvän goodwillin ainoa haltija.
38 Unionin yleinen tuomioistuin arvioi, että julkiset elimet voivat myös saada suojaa passing off ‑kanteella siltä osin kuin niiden toiminta voi synnyttää goodwilliä. Jos kyseiset elimet nimittäin käyttävät tiettyä niille yksinoikeudella kuuluvaa merkkiä, ne voivat vedota kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyvään goodwilliin. Yhtä lailla on niin, että jos nämä elimet käyttävät jotain merkkiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa, goodwilliin voivat vedota nämä julkiset elimet ja kyseiset toimijat. Joka tapauksessa tässä asiassa goodwilliä on voinut syntyä.
39 Jos useat toimijat käyttävät aikaisempaa merkkiä, oikeuksia goodwilliin on arvioitava asian olosuhteiden valossa. Näin ollen sen määrittämiseksi, onko kantaja goodwillin ainoa haltija, on arvioitava tarkastusmerkin asiakkaita tuovaa vetovoimaa.
40 Tältä osin on todettava, että kantaja on kuvaillut yksityiskohtaisesti kyseisten tavaroiden šarian mukaisuutta koskevan sertifiointijärjestelmänsä toimintaa sekä toimintaansa, jonka tarkoituksena on tutkia sellaisten osapuolten, jotka haluavat ryhtyä käyttämään luvallisesti sen tavaramerkkiä, kehittämiä valmistusmenetelmiä, ja toimintaansa, jolla se valvoo näiden osapuolten kyseisen tavaramerkin käyttöä varmistuakseen siitä, että sen järjestelmän laatuvaatimuksia noudatetaan. Kantajan mukaan näiden selitysten perusteella tulisi todeta, että lupa, jolla se antaa käyttäjilleen oikeuden käyttää tavaramerkkiään ja sertifiointijärjestelmäänsä, vastaa oikeudellisesti käyttölupaa. Kantaja katsoo, että nämä käyttäjät olivat ainoastaan tämän käyttöluvan haltijoita eivätkä saaneet kyseiseen tavaramerkkiin omistusoikeutta eivätkä oikeuksia siihen liittyvään maineeseen tai goodwilliin. Istunnossa kantaja korosti edelleen sitä, että goodwilliä tai tavaramerkin mainetta ei ole jaettu.
41 Näin ollen kantajan mukaan valituslautakunta katsoi siis virheellisesti, että kantaja jakoi aikaisempaan tavaramerkkiin liittyvän goodwillin luvan saaneiden käyttäjien kanssa ja että väitteen täytyi perustua passing off ‑perusteen ”laajennettuun” muotoon. Näin tehdessään valituslautakunta erehtyi kantajan mukaan siitä, mitä toimintaa goodwill koski.
42 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kun tässä asiassa otetaan huomioon tavaroiden šarian mukaisuutta koskeva kantajan sertifiointijärjestelmä sekä kantajan toiminta, jonka tarkoituksena on tutkia sellaisten kolmansien osapuolten, jotka haluavat ryhtyä käyttämään luvallisesti sen tarkastusmerkkiä, kehittämiä valmistusmenetelmiä, ja kantajan toiminta, jolla se valvoo näiden luvan saaneiden käyttäjien tarkastusmerkin käyttöä varmistuakseen siitä, että sen vahvistamia laatuvaatimuksia noudatetaan, goodwillin on katsottava kuuluvan kantajalle.
43 Tavaroiden kuluttajat ja palveluiden käyttäjät saavat nimittäin kantajan myöntämän tarkastusmerkin havaitessaan tiedon siitä, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat Malesiassa taatun valvontajärjestelmän mukaan halal-säännöstön mukaisia. Lisäksi tarkastusmerkki voi viitata julkiseen luonteeseen ja hallitukselta peräisin olevaan alkuperään ja tiedottaa tästä kuluttajille, mikä vahvistaa päätelmää siitä, että tarkastusmerkki kuuluu kantajalle yksinoikeudella, vastoin sitä, että se kuuluisi jaetusti myös muille toimijoille tai edes niille, jotka ovat saaneet luvan käyttää sitä.
44 Riidanalaisen päätöksen 41 kohdasta ja valituslautakunnan arvioinnista käy kuitenkin ilmi, että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa passing off ‑perusteen osalta vaadittavan goodwillin olemassaoloa ei ole näytetty kyseisen perusteen ”laajennetun” eikä ”klassisen” muodon osalta.
45 Sen halal-sertifiointijärjestelmän osalta, johon kantaja vetoaa, on myös huomautettava, ettei valituslautakunta ole kyseenalaistanut sen olemassaoloa.
46 Valituslautakunta on nimittäin korostanut sitä, ettei mistään todisteesta yksinään tai yhdessä muiden kanssa voida tehdä varmoja ja suoria päätelmiä siitä, minkälainen käsitys Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilla kuluttajilla on kantajan tarkastusmerkistä, ja näin ollen siitä, onko vaadittu goodwill syntynyt lopullisen sertifioidun tuotteen ostavan kohdeyleisön keskuudessa.
47 Kantaja korostaa sitä vastoin SMHV:n myöntäneen, että valituslautakunnalle esitetty näyttö vahvisti, että merkkiä on varmasti käytetty, mikä kantajan mukaan todistaa tietyn goodwillin olemassaolon.
48 Tältä osin on todettava, että merkin varmistunut käyttö, sellaisena kuin valituslautakunta on sen todennut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa, ei välttämättä osoita goodwillin olemassaoloa eli se, että tiettyä merkkiä on varmasti käytetty, merkitsee sen tiettyä käyttöä muttei tarkoita sitä, että sen vetovoima toisi asiakkaita, jotka tässä tapauksessa tekisivät valintansa kantajan mahdollisesti hankkiman hyvän maineen perusteella. Näin ollen riippumatta siitä, onko passing off ‑perusteen muoto tässä tapauksessa ”klassinen” vai ”laajennettu”, kantaja ei ole näyttänyt tarkastusmerkkinsä goodwillin eli asiakkaita tuovan vetovoiman olemassaoloa.
49 Mikään kantajan esittämistä todisteista ei nimittäin osoita, että kuluttaja olisi todella tunnistanut kantajan tarkastusmerkin siten, että hän asettaisi sen muiden niissä tavaroissa, joihin se oli merkitty, olevien merkkien edelle.
50 Tästä seuraa, että kantaja ei ole näyttänyt tarkastusmerkin minkäänlaista goodwilliä, joka on yksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perusteen kumulatiivisista edellytyksistä. Näin ollen valituslautakunnan mahdollisesti tekemä virhe, joka koskisi kyseisen perusteen ”laajennetun” muodon soveltamista ”klassisen” muodon sijaan, ei joka tapauksessa voi vaikuttaa riidanalaisen päätöksen pätevyyteen.
51 Ensimmäinen väite on näin ollen hylättävä.
52 Toisella väitteellään kantaja esittää, että valituslautakunta edellytti virheellisesti vähimmäistasoista goodwilliä, jota vaaditaan tai joka on välttämätöntä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perusteen ensimmäisen edellytyksen täyttämiseksi.
53 Kantaja korostaa aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin goodwillin olemassaolon ja sen riittävyyden arvioinnista, että tuomioistuinten tulee arvioida sen laajuus. Jos goodwillin laajuus katsotaan vähäiseksi, passing off ‑kanteen kantajan voi olla vaikeampi todistaa, että muut passing off ‑perusteen edellytykset täyttyvät.
54 Kantaja katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin maineen ja goodwillin laajuus sen varmistamiseksi, täyttyykö passing off ‑perusteen ensimmäinen edellytys, ja sen jälkeen arvioida, täyttyvätkö Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off ‑perusteen muut edellytykset.
55 SMHV riitauttaa nämä perustelut.
56 Goodwillin vähimmäistason vaatimuksesta on todettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat kovin haluttomia katsomaan, että yrityksellä voi olla asiakkaita muttei goodwilliä (tuomio 9.12.2010, Tresplain Investments v. SMHV – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Kok., EU:T:2010:505, 110–115 kohta).
57 On myös todettava, toisin kuin kantaja väittää, että valituslautakunta ei edellyttänyt kantajan tarkastusmerkiltä goodwillin vähimmäistasoa, kun se katsoi, että tällä tarkastusmerkillä varustettujen tavaroiden jakelu oli vähäistä ja goodwillin toteamiseen soveltumatonta tällaisesta vähimmäistasosta riippumatta.
58 Valituslautakunta keskittyi nimittäin siihen, että esitetyn näytön perusteella ei ollut mahdollista päätellä varmasti, että kantajan myynti- ja markkinointitoimilla oli saatu aikaan vaadittu goodwill kohdeyleisön keskuudessa. Lisäksi on todettava, että kun valituslautakunta viittasi riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa tietyn tasoiseen goodwilliin eli ”riittävään goodwilliin”, sen tarkoitus oli ainoastaan tuoda esiin se, että kantajan merkillä on oltava goodwilliä sen asiakkaiden keskuudessa, jotta passing off ‑kanne voitaisiin hyväksyä.
59 Lisäksi on todettava, että SMHV ilmoitti istunnossa, ettei sen mukaan de minimis ‑säännöllä ollut merkitystä, ja yhtyi siten valituslautakunnan perusteluihin, joissa kyseinen valituslautakunta käytti riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa ilmaisua ”mahdollisesta vähimmäistasosta riippumatta”. Näin ollen valituslautakunta totesi yksinkertaisesti, että goodwillin oli näytetty olevan laajuudeltaan lähinnä vähäistä, eikä se soveltunut mahdollisesta vähimmäistasosta riippumatta käsiteltävän asian olosuhteissa sen toteamiseen varmasti, että myynti- ja markkinointitoimilla oli saatu aikaan vaadittu goodwill kohdeyleisön keskuudessa.
60 Edellä esitetystä käy ilmi, että vastoin kantajan väitteitä valituslautakunta ei ole lainkaan edellyttänyt, että kantajan tulisi osoittaa tarkastusmerkkinsä goodwillin vähimmäistaso. Valituslautakunta on nimittäin edellyttänyt ainoastaan näyttöä goodwillin olemassaolosta passing off ‑perusteen ensimmäisenä edellytyksenä, koska tämän edellytyksen puuttuminen tekee Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten mukaan tarpeettomaksi muiden kyseisen perusteen edellytysten tutkimisen ja merkitsee passing off ‑kanteen hylkäämistä heti (asia Assos of Switzerland ja Roger Maier v. Asos ja Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch)).
61 Toinen väite on näin ollen hylättävä.
62 Väitettyä kohdeyleisön virheellistä määrittelyä koskevan kolmannen väitteen osalta kantaja tuo esiin, että passing off ‑kanteen yhteydessä on otettava huomioon kaikkien sen asiakkaiden eli sekä liikeasiakkaiden että loppukuluttajien keskuudessa saavutettu maine ja goodwill. Valituslautakunta on kantajan mukaan jättänyt huomiotta kyseiset liikeasiakkaat, jotka tässä asiassa olivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevia vähittäismyyjiä, tukkumyyjiä ja maahantuojia, koska ne olivat ostaneet aikaisemmalla rekisteröimättömällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita.
63 Kantaja väittää, että sen sertifiointimenettelyn myynninedistäminen ja mainostaminen sekä se, että vähittäismyyjät ja tukkumyyjät ovat ostaneet tavaroita, ja se, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat yritykset ovat tuoneet niitä maahan, osoittavat, että sen tarkastusmerkillä on goodwilliä.
64 SMHV riitauttaa nämä perustelut.
65 Kohdeyleisöstä on muistutettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännöstä ilmenee, että passing off ‑kanteen yhteydessä kyseisen kanteen vastaajan tavaroiden ja palvelujen harhaanjohtavaa esitystä olisi arvioitava kyseisen asian kantajan asiakkaisiin eli kantajan asiakkaisiin nähden (edellä 34 kohdassa mainittu tuomio LAST MINUTE TOUR, EU:T:2009:196, 60 kohta).
66 Passing off ‑kanteella suojeltava omaisuus ei nimittäin ole sana tai nimi, jota kolmannet voivat käyttää vain rajoitetusti, vaan asiakaskunta, jota riidanalainen käyttö heikentää, koska tavaramerkin maine on asiakaskuntaa houkutteleva seikka ja se peruste, jolla voidaan erottaa vakiintunut yritys uudesta yrityksestä (edellä 34 kohdassa mainittu tuomio LAST MINUTE TOUR, EU:T:2009:196, 61 kohta).
67 Tässä asiassa valituslautakunta viittasi riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa ”väitteen tekijän asiakkaisiin, jotka ostavat [halal-]sertifioidun tuotteen”. On huomattava, että valituslautakunta ei ole missään vaiheessa ilmaissut, että kohdeyleisö koostuisi ainoastaan loppukuluttajista. On nimittäin todettava, että välittäjät eli vähittäismyyjät, tukkumyyjät ja maahantuojat ostivat kantajan tarkastusmerkillä varustettuja tuotteita ja olivat siten loppukuluttajien tavoin ”väitteen tekijän asiakkaita”, eikä niitä siten ollut suljettu kohdeyleisön käsitteen ulkopuolelle.
68 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunta tutki kantajan esittämän näytön eli luettelon malesialaisista viejistä ja eurooppalaisista maahantuojista, erään lastin tulli-ilmoitukset, tähän lastiin liittyvän kauppalaskun sekä vähittäismyyjille osoitettuja laskuja. Tästä seuraa, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta on ottanut huomioon myös liikeasiakkaat.
69 Kolmas väite on näin ollen hylättävä.
Ainoan kanneperusteen toinen osa, joka koskee sellaisen näytön virheellistä arviointia, joka oli esitetty aikaisemman tavaramerkin maineen ja goodwillin osoittamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa
70 Kantaja tuo esiin, että valituslautakunta ei ole kantajan sille toimittamia todisteita arvioidessaan ottanut huomioon liikeasiakkaiden ja loppukuluttajien, riippumatta siitä, ovatko he muslimeja vai eivät, kantajan tavaramerkille antamaa painoarvoa, tavaramerkin käytön laajuutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä kantajan maailmanlaajuista ja kansainvälistä toimintaa.
71 Kantajan mukaan valituslautakunta jätti virheellisesti huomioimatta kantajan tavaramerkin ja sertifiointiohjelman pääasiasiallisena kohderyhmänä olevat kuluttajat eli islaminuskoiset kuluttajat, ja tästä syystä riidanalaisessa päätöksessä ei missään kohtaa viitata kantajan tarkastusmerkin goodwilliin näiden kuluttajien – joille se, että tuote on halal, on ostopäätöksen ratkaiseva ja pääasiallinen tekijä – keskuudessa.
72 Valituslautakunta on kantajan mukaan lisäksi maininnut useita eräässä lehdessä ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä julkaistuja mainoksia, joista suurin osa oli osoitettu Malesian vientimarkkinoille ja joita on kantajan mukaan julkaistu ja levitetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen kyseisessä lehdessä julkaistut mainokset ovat kantajan mukaan varmasti synnyttäneet kyseiselle tarkastusmerkille jonkinlaista mainetta ja goodwilliä kohdeyleisön ja toimijoiden keskuudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
73 SMHV riitauttaa nämä perustelut.
74 Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa, on todettava, että goodwillin olemassaolo osoitetaan periaatteessa esittämällä todisteet elinkeinotoiminnasta ja mainonnasta, asiakastileistä jne. Todellinen elinkeinotoiminta, joka johtaa maineen hankkimiseen ja asiakaskunnan kehittymiseen, riittää yleisesti ottaen goodwillin osoittamiseen.
75 Tältä osin unionin yleisen tuomioistuimen mukaan on ensinnäkin tutkittava, minkälainen käsitys liikeasiakkailla ja loppukuluttajilla, jotka joko ovat tai eivät ole muslimeja, on kantajan tarkastusmerkistä. Toiseksi on tutkittava todisteita, kuten julkaisuja, tapahtumia ja tietoja kantajan kansainvälisestä toiminnasta, joilla on tarkoitus osoittaa tavaramerkin käytön laajuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
76 Kun on ensinnäkin kyse siitä, minkälainen käsitys islaminuskoisilla kuluttajilla on mistä tahansa merkistä, jolla ilmoitetaan, että tietyt tuotteet ovat šarian mukaisia, on todettava, että tämäntyyppinen merkki voi todennäköisesti herättää erityisesti näiden kuluttajien huomion. Nämä kuluttajat kiinnittävät kuitenkin ensin huomioon tavaraan sellaisenaan ja kyseisen tavaran yksilöivään erottamiskykyiseen tavaramerkkiin ja vasta sen jälkeen varmistuvat siitä, että tavara on halal-säännöstön mukainen etsimällä tästä todistavan merkin eli joko aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun vastaavan merkin. Näin ollen kyseiset kuluttajat kyllä huomaavat kantajan tarkastusmerkin mutta vasta sen jälkeen, kun he ovat havainneet muut tavarassa tai palvelussa olevat merkit.
77 On siis todettava valituslautakunnan tavoin, että kantajan esittämä näyttö ei osoita, että islaminuskoiset kuluttajat tunnistivat kyseisen tarkastusmerkin ja että kyseinen tarkastusmerkki olisi voinut vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä.
78 SMHV väitti istunnossa, että vuonna 2010 halal-markkinoiden liikevaihto Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli merkittävän muslimiyhteisön ansiosta erittäin suuri. Kantajan tarkastusmerkillä varustetut malesialaiset tuotteet eivät kuitenkaan ole ainoita maailmassa valmistettuja halal-tuotteita eivätkä myöskään ainoita Yhdistyneessä kuningaskunnassa myytyjä halal-tuotteita. Tämän vuoksi erityisesti liikevaihtoa koskeva näyttö siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan islaminuskoiset kuluttajat tunnistivat kantajan erityisen tarkastusmerkin ja etsivät sitä aktiivisesti sillä varustetuista halal-tuotteista, oli välttämätöntä kyseisen tarkastusmerkin goodwillin toteamiseksi.
79 Kun taas on kyse muiden kuin islaminuskoisten kuluttajien kantajan tarkastusmerkistä muodostamasta käsityksestä, on huomautettava, että kantaja ilmoitti istunnossa, että koska Yhdistynyt kuningaskunta on monikulttuurinen yhteiskunta, kaikki – tällaiset kuluttajat mukaan lukien – tietävät hyvin, mitä ”halal” tarkoittaa.
80 Kantajan mukaan muut kuin islaminuskoiset kuluttajat tulkitsevat sen tarkastusmerkin osoitukseksi laadusta eivätkä vain osoitukseksi šarian noudattamisesta. Kantaja viittaa tältä osin eräässä lehdessä julkaistuihin mainoslauseisiin, kuten ”The Mark of Quality, Hygiene & Safety”, ”Peace of mind for non-Muslims too” ja ”Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust”. Istunnossa kantaja tarkensi, että kyseinen lehti oli saatavilla ympäri maailman paperiversiona ja sähköisenä versiona ja että se ei ollut ainoastaan tilaajien saatavilla, kuten valituslautakunta väitti virheellisesti riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa. Näin ollen valituslautakunta päätteli kantajan mukaan virheellisesti, että kuluttajat, jotka eivät noudata halal-säännöstöä, eivät tunnistaneet aikaisempaa tavaramerkkiä ja että sen goodwillin osoittaminen oli siten hankalampaa. Kantaja viittaa myös useisiin tässä lehdessä julkaistuihin artikkeleihin sekä useisiin internetsivustoihin. Lopuksi kantaja ilmoittaa osallistuneensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa kahteen tapahtumaan, joissa se on markkinoinut tarkastusmerkkiään.
81 Tältä osin on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ei koske merkin, johon väitteen tueksi vedotaan, ”tosiasiallista” käyttöä eikä mikään mainitun asetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sanamuodossa viittaa siihen, että tosiasiallisen käytön todistamista koskevaa vaatimusta sovelletaan tällaiseen merkkiin. Jotta merkki, johon väitteen tueksi vedotaan, voi estää uuden merkin rekisteröimisen edellä mainitun artiklan nojalla, sitä on kuitenkin pitänyt tosiasiassa käyttää riittävän merkittävällä tavalla elinkeinotoiminnassa (tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Kok., EU:C:2011:189, 159 kohta).
82 Siltä osin, milloin goodwillin on oltava osoitettu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla merkityksellinen ajankohta on päivä, jona sen tavaramerkin, jota väite koskee, rekisteröintihakemus on tehty (edellä 56 kohdassa mainittu tuomio Golden Elephant Brand, EU:T:2010:505, 99 kohta). Näin ollen tässä tapauksessa merkityksellinen päivä on 25.5.2010. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että useita kantajan mainitsemia todisteita ei voida ottaa huomioon merkityksellisen ajanjakson osalta.
83 Tässä asiassa on joka tapauksessa todettava, että valituslautakunta totesi perustellusti, ettei kantaja ollut näyttänyt kyseisen merkin merkittävää käyttöä. Kantajan esittämä näyttö ei nimittäin riitä osoittamaan sen tarkastusmerkin asiakkaita tuovan vetovoiman ja siten kyseisen tarkastusmerkin goodwillin olemassaoloa. Kantaja ei ole toimittanut näyttöä, josta voitaisiin päätellä, minkälainen käsitys kohdeyleisöllä on kyseisestä tarkastusmerkistä. Kantaja on osoittanut, että se on mainostanut merkkiään ja tuonut sitä esiin, mutta ei ole esittänyt näyttöä siitä, minkälainen käsitys islaminuskoisilla ja muilla kuluttajilla on siitä.
84 Lopuksi on tältä osin korostettava SMHV:n tavoin, että kaikista halal-järjestöistä, joita kantaja on lähestynyt sen vahvistamiseksi, että ne ovat tietoisia kantajan merkistä, vain yksi järjestö on vastannut, mikä ei selvästikään riitä osoittamaan kyseisen tarkastusmerkin goodwilliä.
85 Toiseksi on selvitettävä, onko valituslautakunta tutkinut oikein näytön, jolla on tarkoitus osoittaa aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin käytön laajuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
86 Ensinnäkin on huomattava, että halal-elintarvikkeiden maailmanlaajuisten markkinoiden (”Global Halal food market”) liikevaihdon osalta kantaja on ilmoittanut vuosien 2004, 2005 ja 2009 todelliset liikevaihdot ja vuoden 2010 arvioidun liikevaihdon erityisesti Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta.
87 Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa, näiden lukujen todistusvoima on kuitenkin heikko, koska niiden perusteella ei ole mahdollista selvittää, mikä oli aikaisemmalla merkillä varustettujen tavaroiden osuus tavaroiden myynnistä merkityksellisen ajanjakson aikana. Kyseisessä asiakirjassa todetaan nimittäin, että ”suurimmassa osassa tuotteita” on aikaisempi tavaramerkki, että halal-sertifioitujen yritysten määrä Malesiassa ”kasvaa joka vuosi – –” ja että näiden ympäri maailmaa ja erityisesti Eurooppaan tuotteitaan vievien yritysten potentiaali on ”valtava”. Näiden tietojen epätarkkuuden takia niitä ei ole mahdollista ottaa huomioon, koska asetuksen N:o 207/2998 8 artiklan 4 kohdan mukaan aikaisemman merkin käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla (ks. vastaavasti tuomio 23.10.2013, Dimian v. SMHV – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T-581/11, EU:T:2013:553, 29 kohta).
88 Toiseksi malesialaisten viejien ja eurooppalaisten maahantuojien luettelon osalta kantaja mainitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa kolme yhteisöä. Se myös esitti 1 892:ta elintarvikepakkausta koskevan, 10.5.2008 päivätyn vienti-ilmoituksen, joka oli annettu eräälle maahantuojalle. Tarkastusmerkki oli 1 600 tuotteen pakkauksessa. Kantaja toimitti lisäksi 5.5.2010 päivätyn, eräälle toiselle maahantuojalle annetun kauppalaskun, joka koski 14:ää erilaista tuotetta, joista yhden tuotteen 85 pakkauksessa oli tarkastusmerkki.
89 Ensinnäkin 5.5.2010 päivätyn, eräälle maahantuojalle annetun kauppalaskun osalta valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, että kyseisen laskun päivämäärä herättää kysymyksen siitä, olivatko tuotteet, joihin siinä viitataan, kuluttajien saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen merkityksellistä ajanjaksoa eli ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemistä. Vaikka tämä kauppalasku otettaisiin huomioon, joka tapauksessa huomioon on otettava vain ne 85 tuotepakkausta, joissa oli kantajan tarkastusmerkki. Tämä 85 pakkauksen määrä on kuitenkin selvästi riittämätön sen osoittamiseksi, että kohdeyleisö tunnisti kyseisen tarkastusmerkin.
90 Sama koskee niitä 1 600:aa tuotepakkausta, jotka eräs toinen yritys on tuonut maahan. Kantaja esitti nimittäin näyttöä ainoastaan yhteensä 1 685 sellaisen tuotteen, joiden pakkauksessa on sen tarkastusmerkki, myynnistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2008 ja 2010 – ja 85 tuotteen myynnin päivämäärä vuonna 2010 on epävarma, kuten valituslautakunta mainitsi perustellusti riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa. Tällainen määrä on vähäinen eikä siten riitä osoittamaan, että kohdeyleisö tunnisti kyseisen tarkastusmerkin.
91 Kolmanneksi vähittäismyyjien luettelon osalta on huomattava, että kantaja yksilöi supermarketteja Birminghamissa (Yhdistynyt kuningaskunta), Manchesterissa (Yhdistynyt kuningaskunta), Lontoossa (Yhdistynyt kuningaskunta), Croydonissa (Yhdistynyt kuningaskunta), Romfordissa (Yhdistynyt kuningaskunta), Enfieldissa (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Surreyssa (Yhdistynyt kuningaskunta), tavarataloja Lontoossa, Birminghamissa ja Manchesterissa sekä supermarkettiketjuja useissa paikoissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
92 Tavaratalojen osalta kantaja mainitsi malesialaisen ruoan myynninedistämistapahtuman, jonka Malesian ulkomaankaupan edistämisestä vastaava toimisto toteutti niissä 11.–19.9.2010. Tältä osin kantaja viittaa artikkeliin ”Our food a hit at Selfridges” (”Ruokamme oli menestys Selfridges-tavarataloissa”), joka oli julkaistu eräässä sanomalehdessä 15.9.2010 ja jossa mainitaan nimenomaisesti, että kyseinen tapahtuma oli alkanut lauantaina eli 11.9.2010. Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa, on kuitenkin todettava, ettei tämä artikkeli osoita ennen tässä asiassa merkityksellistä ajanjaksoa tapahtuneiden mahdollisen myyntien laajuutta. Vaikka kyseisessä artikkelissa viitataankin 16 yrityksen valmistaman 22 000 elintarvikkeen esittelyyn, tästä ei voida päätellä, onko nämä tuotteet myyty ennen merkityksellistä ajanjaksoa vai sen jälkeen.
93 Lisäksi erään supermarkettiketjun osalta kantaja mainitsi vuonna 2007 toteutetun, viikon kestäneen myynninedistämistapahtuman, joka liittyi Malesian matkailua koskevaan mainoskampanjaan. Kuten valituslautakunta korosti perustellusti riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa, on todettava, ettei kantaja ole toimittanut näyttöä esitellyistä tuotteista eikä siitä, oliko niissä sen tarkastusmerkki, minkä vuoksi ei ole mahdollista määritellä, onko niitä todellisuudessa myyty.
94 On myös todettava, että vähittäismyyjien luettelon ja sellaisten kuvien, jotka esittävät joitain niiden myymiä, kantajan tarkastusmerkillä varustettuja tuotteita, perusteella ei ole mahdollista muodostaa käsitystä tarkastusmerkin markkinoinnin todellisesta ulottuvuudesta ja sen tunnettuudesta kohdeyleisön keskuudessa. Kyseisten tuotteiden myyntipäivämäärät eivät myöskään käy ilmi tästä luettelosta.
95 Neljänneksi on huomattava edellä 80 kohdassa mainittujen kahden sellaisen tapahtuman osalta, joihin kantaja oli osallistunut, että kantaja on esittänyt vain kaksi kuvaa, joista ensimmäinen kuvaa esitettä, jonka otsikko on ”Malaysia – Your Reliable Trading Partner” (Malesia – luotettava kauppakumppanisi), ja toinen kantajan esittelypöytää vuonna 2007. Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, näistä kuvista ei voida päätellä, minkälainen vaikutus kantajan osallistumisella kyseisiin tapahtumiin on ollut liikeasiakkaisiin ja loppukuluttajiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
96 Ainoan kanneperusteen toisen osan osalta kantajan perusteluja, joilla se pyrkii osoittamaan, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti näyttöä, joka on esitetty aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimättömän tavaramerkin maineen ja goodwillin osoittamiseksi, ei siten voida hyväksyä.
97 Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta päätteli perustellusti, ettei aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimättömän tavaramerkin goodwillin olemassaoloa tässä asiassa ole näytetty. Valitus on näin hylättävä kokonaisuudessaan.
Oikeudenkäyntikulut
98 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylätään.
2) Government of Malaysia velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä marraskuuta 2015.
Allekirjoitukset