ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)
18 de novembro de 2015 (*)
«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária HALAL MALAYSIA — Marca figurativa anterior não registada HALAL MALAYSIA — Motivo relativo de recusa — Inexistência de direitos sobre a marca anterior adquiridos em conformidade com o direito do Estado‑Membro antes da data da apresentação do pedido de marca comunitária — Artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 — Utilização da marca anterior como uma etiqueta — Regime da ação, de common law, por usurpação de denominação (‘action for passing off’) — Inexistência de ‘goodwill’»
No processo T‑508/13,
Government of Malaysia, representado inicialmente por R. Volterra, solicitor, R. Miller, barrister, V. von Bomhard e T. Heitmann, advogados, e, em seguida, por R. Volterra, R. Miller e V. von Bomhard,
recorrente,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por P. Bullock e N. Bambara, na qualidade de agentes,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:
Paola Vergamini, residente em Castelnuovo di Garfagnana (Itália),
que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 27 de junho de 2013 (processo R 326/2012‑ 1), relativa a um processo de oposição entre o Government of Malaysia e Paola Vergamini,
O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção),
composto por: M. Prek, presidente, I. Labucka (relatora) e V. Kreuschitz, juízes,
secretário: I. Dragan, administrador,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de setembro de 2013,
vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de dezembro de 2013,
vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 16 de abril de 2014,
após a audiência de 6 de fevereiro de 2015,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1 Em 25 de maio de 2010, Paola Vergamini, a outra parte no processo na Câmara de Recurso no IHMI, apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) nos termos do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).
2 A marca cujo registo foi pedido consiste no seguinte sinal figurativo:
3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 e 43, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, às seguintes descrições:
– Classe 5: «Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para a medicina; substâncias dietéticas de uso medicina, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas»;
– Classe 18: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus‑de‑chuva e chapéus‑de‑sol; bengalas; chicotes e selaria»;
– Classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria»;
– Classe 29: «Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e laticínios; óleos e gorduras comestíveis»;
– Classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar»;
– Classe 31: «Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluídos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte»;
– Classe 32: «Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas»;
– Classe 43: «Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário».
4 O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.° 127/2010, de 13 de julho de 2010.
5 Em 13 de outubro de 2010, o recorrente, Government of Malaysia, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009, ao registo da marca pedida na sua integralidade.
6 Os motivos invocados para fundamentar a oposição eram os mencionados no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009.
7 A oposição baseava‑se no sinal figurativo a seguir reproduzido, que, para efeitos do artigo 8.°, n.° 1, alíneas a) e b), de Regulamento n.° 207/2009, é, segundo o recorrente, notoriamente conhecido na aceção do artigo 8.°, n.° 2, alínea c), do referido regulamento interpretado em combinação com o artigo 6.° bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, revista e alterada, e, para efeitos do artigo 8.°, n.° 4, desse regulamento, é uma marca não registada no Reino Unido para a qual o recorrente reivindica o uso para uma gama de produtos e serviços, entre os quais os alimentos:
8 Em 16 de dezembro de 2011, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição na íntegra. Num primeiro momento, entendeu que a notoriedade da marca anterior, na aceção do artigo 8.°, n.° 2, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, não ficou provada em nenhum Estado‑Membro da União Europeia. Num segundo momento, ao apreciar os critérios de aplicação de artigo 8, n.° 4, do referido regulamento, a Divisão de Oposição considerou que as provas apresentadas pelo recorrente não eram suficientes para concluir que à data da apresentação da marca pedida, a marca não registada do recorrente tinha adquirido o «goodwill» (força atrativa da clientela) necessário no Reino Unido.
9 Em 14 de fevereiro de 2012, o recorrente interpôs no IHMI recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo do disposto nos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009.
10 Por decisão de 27 de junho de 2013 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso.
11 Relativamente ao fundamento de oposição, a que se refere o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, antes de mais, a Câmara de Recurso considerou não ter sido provado que a infração de usurpação de denominação no Reino Unido se aplicava aos sinais que funcionavam como etiqueta. No entanto, indicou que, à luz da chamada forma «extensiva» da ação por usurpação de denominação, reconhecida pela jurisprudência nacional e que permite a vários operadores dispor dos direitos sobre um sinal com notoriedade no mercado, a referida infração pode ser invocada para o caso do «goodwill» adquirido quanto a um sinal que funciona como etiqueta. Seguidamente, entendeu que as provas apresentadas pelo recorrente eram insuficientes para, em circunstâncias como as do caso em apreço, permitir concluir, sem erro, que as atividades de comercialização tinham gerado o «goodwill» exigido junto do público relevante. Por fim, a Câmara de Recurso concluiu que, como não existia prova do referido «goodwill», que é um dos requisitos cumulativos dessa infração, a oposição baseada na referida disposição não podia ser deferida.
12 No caso dos fundamentos de oposição previstos no artigo 8.°, n.° 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 207/2009, a Câmara de Recurso considerou, em substância, que o recorrente não tinha provado a notoriedade da marca anterior na União e, particularmente, que nenhum dos elementos de prova apresentados demonstrava, de forma suficiente, que o público relevante reconhecia essa marca na data pertinente, a saber, em 25 de maio de 2010.
Pedidos das partes
13 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– anular a decisão impugnada;
– condenar o IHMI nas despesas.
14 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar o recorrente nas despesas.
Questão de direito
Quanto à admissibilidade dos argumentos do IHMI
15 Na réplica, o recorrente alega que os novos pontos suscitados pelo IHMI na contestação são inadmissíveis à luz do artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo de Tribunal Geral de 2 de maio de 1991 e da jurisprudência. O recorrente visa, em especial, as seguintes afirmações:
– a mera utilização do sinal anterior não cumpre as exigências do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009;
– o «goodwill» exigido pela legislação do Reino Unido no caso da infração de usurpação de denominação só pode existir se constituir um bem da empresa e pertence, no caso presente, aos importadores, aos distribuidores e aos retalhistas;
– a jurisprudência de 1984 previu um limite mínimo de vendas para gerar o «goodwill» exigido pela legislação do Reino Unido no que se refere à ação por usurpação de denominação.
16 A este respeito, cabe recordar que o recurso interposto para o Tribunal Geral tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção do artigo 65.° do Regulamento n.° 207/2009. Além disso, o artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral de 2 de maio de 1991 prevê que as respostas das partes não podem alterar o objeto do litígio perante a instância de recurso.
17 No caso vertente, a Câmara de Recurso, na decisão impugnada limitou‑se a constatar que a marca anterior não tinha adquirido o «goodwill» exigido pela legislação do Reino Unido no que se refere à ação por usurpação de denominação anterior à data de depósito do pedido de marca comunitária e não examinou os outros requisitos previstos no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009. Como a Câmara de Recurso não analisou o mérito da questão de saber se a marca anterior tinha sido utilizada na vida comercial, cujo alcance não era meramente local, não cabe ao Tribunal Geral fazê‑lo, pela primeira vez, no âmbito da fiscalização da legalidade da decisão impugnada [v., nesse sentido, acórdão de 14 de dezembro de 2011, Völkl/IHMI — Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Colet, EU:T:2011:739, n.° 63 e jurisprudência citada]. Por conseguinte, esta alegação é inadmissível.
18 Quanto aos outros argumentos do IHMI, relativos aos requisitos da ação por usurpação de denominação no Reino Unido, há que observar que visam completar as questões examinadas pela Câmara de Recurso e devem, por conseguinte, ser declarados admissíveis.
Quanto ao mérito
19 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009. Este fundamento articula‑se em duas partes.
Considerações preliminares
20 Por força do artigo 8.°, n.° 4, de Regulamento n.° 207/2009, o titular de uma marca pode opor‑se ao registo de uma marca comunitária se estiverem preenchidos quatro requisitos. O sinal invocado deve ser utilizado na vida comercial, deve ter um alcance que não seja apenas local, o direito a esse sinal deve ter sido adquirido, segundo o direito do Estado‑Membro no qual esse sinal era utilizado, antes da data de depósito do pedido de marca comunitária e, por último, esse sinal deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Estes quatro requisitos limitam o número dos sinais que não sejam marcas que podem ser invocados para contestar a validade de uma marca comunitária em todo o território da União, nos termos do artigo 1.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 [v., nesse sentido, acórdão de 24 de março de 2009, Moreira da Fonseca/IHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 a T‑321/06, Colet, EU:T:2009:77, n.° 32]. Estes requisitos são cumulativos, pelo que, quando um sinal não reúne um destes requisitos, a oposição fundada na existência de uma marca não registada ou de outros sinais utilizados na vida comercial, na aceção do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, não procede [acórdão de 30 de junho de 2009, Danjaq/IHMI — Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Colet., EU:T:2009:226, n.° 35].
21 Os dois primeiros, ou seja, os relativos à utilização e ao alcance, que não seja apenas local, do sinal anterior, resultam da própria redação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 e devem, portanto, ser interpretados à luz do direito da União. Assim, o Regulamento n.° 207/2009 prevê padrões uniformes, relativos à utilização dos sinais e ao respetivo alcance, que são coerentes com os princípios que inspiram o sistema instituído por esse regulamento (acórdão GENERAL OPTICA, n.° 20, supra, EU:T:2009:77, n.° 33).
22 Em contrapartida, resulta do segmento de frase «quando e na medida em que, segundo […] o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal» que os dois outros requisitos, enunciados seguidamente no artigo 8.°, n.° 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.° 207/2009, constituem requisitos fixados pelo referido regulamento que, ao contrário dos precedentes, devem ser apreciados à luz dos critérios fixados pela legislação que regula o sinal invocado. Esta remissão para a legislação que regula o sinal invocado é perfeitamente justificada, dado que o Regulamento n.° 207/2009 reconhece a possibilidade de sinais alheios ao sistema da marca comunitária serem invocados contra uma marca comunitária. Consequentemente, só o direito do Estado‑Membro que regula o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca comunitária e pode justificar que se proíba a utilização de uma marca mais recente (acórdão GENERAL OPTICA, n.° 20, supra, EU:T:2009:77, n.° 34).
23 O oponente deve demonstrar que o sinal em causa entra no âmbito de aplicação do direito do Estado‑Membro invocado e permite proibir a utilização de uma marca posterior [v., por analogia, acórdão de 12 de junho de 2007, Budějovický Budvar/IHMI — Anheuser‑Busch (BUDWEISER), T‑53/04 a T‑56/04, T‑58/04 e T‑59/04, EU:T:2007:167, n.° 74].
Quanto à primeira parte do fundamento único sobre a interpretação errada dos requisitos da infração por usurpação de denominação no Reino Unido
24 Esta primeira parte, articula‑se em três alegações.
25 Quanto à primeira alegação, de que a Câmara de Recurso interpretou e aplicou erradamente os requisitos da infração por usurpação da denominação no Reino Unido, ao não reconhecer que a marca anterior configurava de forma «clássica» a referida infração, o recorrente alega, por um lado, que a Câmara de Recurso não admitiu que ele tinha provado que esta infração se aplicava aos sinais que funcionam como etiquetas e, por outro, que apreciou a oposição à luz da hipótese de esta se basear na forma «extensiva» da mesma infração, o que teve repercussões negativas na apreciação dos factos e das provas no caso em apreço.
26 Além disso, o recorrente especifica que, na forma «clássica» da infração por usurpação de denominação no Reino Unido, a notoriedade e o «goodwill» relativos à marca em causa pertencem exclusivamente ao requerente. Em contrapartida, na forma «extensiva» da referida infração, a notoriedade e o «goodwill» relativos à marca em causa não são detidos exclusivamente pelo requerente, mas são partilhados entre vários operadores independentes de um setor, tendo cada um deles o direito de invocar plenamente os seus direitos contra terceiros.
27 O recorrente acrescenta que a oposição assentava na forma «clássica» da infração por usurpação de denominação no Reino Unido, dado que se verificam os três elementos constitutivos da referida infração nessa forma, a saber, o «goodwill» adquirido, a apresentação enganosa e o prejuízo causado ao «goodwill». Além disso, não há dúvidas de que esta infração se aplicava às etiquetas.
28 O IHMI contesta esta argumentação.
29 A título preliminar, importa salientar que o recorrente declarou na audiência que, entretanto, tinha registado e comunicado a sua etiqueta por força do artigo 6.° ter da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.
30 A este respeito, há que observar, por um lado, que, como o IHMI não podia tomar em consideração factos que não lhe foram submetidos pelas partes, a legalidade das suas decisões não pode ser contestada com base nesses factos. Assim, o Tribunal Geral também não pode tomar em consideração provas destinadas a demonstrar esses factos (acórdão de 18 de julho de 2006 Rossi/IHMI, C‑214/05 P, Colet., EU:C:2006:494, n.° 52). Há que observar, por outro lado, que, de acordo com a redação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, este artigo só pode ser aplicado após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local.
31 No caso presente, o direito do Estado‑Membro aplicável à marca nacional não registada é o Trade Marks Act, 1994 (Lei do Reino Unido sobre as marcas), cuja Section 5(4) dispõe:
«Uma marca não pode ser registada se e na medida em que o seu uso no Reino Unido for suscetível de ser impedido:
a) com base em qualquer norma jurídica [designadamente por força do direito relativo à usurpação de denominação (law of passing off)] que proteja uma marca não registada ou qualquer outro sinal utilizado na vida comercial […]»
32 Resulta da Section 5(4), do Trade Marks Act 1994, conforme interpretado pelos órgãos jurisdicionais nacionais, que o opositor deve demonstrar, em conformidade com o regime jurídico da ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido, que estão preenchidas três condições, a saber, o «goodwill» adquirido, a apresentação enganosa e o prejuízo causado ao «goodwill» [acórdão de 18 de janeiro de 2012, Tilda Riceland Private/IHMI — Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Colet., EU:T:2012:13, n.° 19].
33 Importa, portanto, no caso em apreço, apreciar, num primeiro momento, se a marca anterior, apresentada pelo recorrente como uma etiqueta que distingue os produtos certificados daqueles que não são, pode servir de fundamento para uma ação por usurpação de denominação no Reino Unido. No entendimento da Câmara de Recurso, o recorrente não provou que a infração por usurpação de denominação no Reino Unido se aplicava às marcas que funcionam como etiquetas, como lhe cabia.
34 A este respeito, o Tribunal Geral considerou já que resultava da jurisprudência nacional que um sinal que serve para designar bens ou serviços pode ter adquirido uma reputação no mercado, na aceção do direito aplicável à ação por usurpação de denominação [acórdãos de 11 de junho de 2009, Last Minute Network/IHMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 e T‑115/07, Colet., EU:T:2009:196, n.° 84, e BASmALI, n.° 32, supra, EU:T:2012:13, n.° 28].
35 Além disso, foi já decidido que resulta da jurisprudência nacional, designadamente da mencionada no n.° 34, supra, que um sinal que serve para designar bens ou serviços pode ter adquirido reputação no mercado, na aceção do direito aplicável à ação por usurpação de denominação, mesmo quando é utilizado por vários operadores. Daí decorre que esses operadores podem dispor de direitos sobre um sinal que tenha adquirido reputação no mercado, segundo uma forma «extensiva» dessa ação, reconhecida pela jurisprudência nacional (acórdão BASmALI, n.° 32, supra, EU:T:2012:13, n.° 28).
36 Por conseguinte, no caso vertente, há que considerar que, na medida em que a marca anterior serve para designar bens ou serviços por si certificados, é suscetível, como etiqueta, de ter adquirido o «goodwill» exigido pela legislação do Reino Unido relativamente à infração por usurpação de denominação.
37 Assim sendo, coloca‑se ainda a questão de saber se o recorrente, na sua qualidade de administrador de um sistema de certificação, deve ser o único titular do «goodwill» ligado à comercialização dos produtos e dos serviços que ostentam a etiqueta em causa.
38 O Tribunal Geral entende que também as entidades públicas podem ser protegidas por uma ação por usurpação de denominação, na medida em que as suas atividades podem gerar um goodwill. Com efeito, se as referidas entidades usam um determinado sinal que lhes pertence exclusivamente, podem invocar o «goodwill» ligado à comercialização dos produtos e dos serviços que ostentam esse sinal. De igual modo, se essas entidades partilham o uso de um qualquer sinal com outros operadores, o «goodwill» pode ser invocado por esses organismos públicos e pelos operadores em causa. De qualquer forma, no caso vertente, pôde ser gerado um «goodwill».
39 Nos casos em que um sinal anterior é utilizado por vários operadores, a propriedade do «goodwill» deve ser apreciada à luz das circunstâncias do caso. Por conseguinte, para determinar se o recorrente é o único titular do «goodwill», há que analisar a capacidade da etiqueta de atração da clientela.
40 A este respeito, há que observar que o recorrente explicou circunstanciadamente o funcionamento do seu sistema de certificação da conformidade dos produtos em causa com a charia, a sua função de análise dos modos de fabrico desenvolvidos pelas partes interessadas em tornar‑se utilizadores autorizados da sua marca e a sua função de fiscalização do uso que aquelas dão a esta, para garantir que são cumpridas as normas de qualidade do seu sistema. Essas explicações devem levar, em seu entender, a considerar que a autorização que dá aos utilizadores, relativamente à sua marca e ao seu sistema de certificação, corresponde, de um ponto de vista jurídico, a uma licença de utilização. Entende que esses utilizadores apenas eram tomadores dessa licença e não adquiriam direitos de propriedade sobre a marca, nem direitos sobre a notoriedade ou o «goodwill» ligados à mesma. Na audiência o recorrente insistiu na inexistência de partilha quer do «goodwill» quer da notoriedade da marca.
41 Assim, segundo o recorrente, a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que o «goodwill» relativo à marca anterior era partilhado entre o recorrente e os seus utilizadores autorizados e que a oposição devia basear‑se na forma «extensiva» da infração por usurpação de denominação. Ao fazê‑lo, a Câmara de Recurso errou na identificação da atividade correta a que se referia o «goodwill».
42 O Tribunal Geral entende que, no caso vertente, à luz do sistema de certificação do recorrente da conformidade dos produtos com a charia, da sua função de analisar os processos de fabrico desenvolvidos por terceiros interessados em tornarem‑se utilizadores da sua etiqueta e da sua função de fiscalização do uso da etiqueta por esses utilizadores autorizados para garantir que são cumpridas as normas de qualidade que estabeleceu, deve‑se considerar que o recorrente é o proprietário do «goodwill».
43 Com efeito, os consumidores de produtos e os utilizadores dos serviços, assim que encontram a etiqueta atribuída pelo recorrente, são informados da sua conformidade com o regime halal, de acordo com o sistema de fiscalização garantido na Malásia. Por outro lado, a etiqueta pode indicar um perfil público, de origem governamental, que de tal informa os consumidores, o que reforça a titularidade exclusiva pelo recorrente e não uma titularidade partilhada com outros operadores, mesmo os que estão autorizados a utilizá‑la.
44 No entanto, resulta do n.° 41 da decisão impugnada, bem como da apreciação da Câmara de Recurso, que a existência do «goodwill» exigida pelo direito do Reino Unido quanto à infração por usurpação de denominação, tanto na sua forma «extensiva» como na sua forma «clássica», não ficou provada.
45 Quanto ao sistema de certificação halal invocado pelo recorrente, importa, aliás, observar que a Câmara de Recurso não pôs em causa a existência dessa certificação.
46 Com efeito, a Câmara de Recurso insistiu que nenhuma prova, por si ou combinada com outras, permitia tirar conclusões certas e diretas quanto à perceção, pelo consumidor, da etiqueta do recorrente, evocada no Reino Unido e, por conseguinte, quanto à aquisição do «goodwill» exigido junto do público relevante que compra o produto certificado final.
47 Em contrapartida, o recorrente salientou o que o IHMI tinha admitido que as provas apresentadas na Câmara de Recurso confirmavam um certo uso da marca, o que confirmaria a existência de um certo «goodwill».
48 A este respeito, há que observar que, como a Câmara de Recurso declarou no n.° 41 da decisão impugnada, um certo uso da marca não prova necessariamente a existência de um «goodwill», isto é, que um certo uso de uma marca determinada pode equivaler ao seu uso, mas não ao ponto de exercer uma força de atração nos clientes que, nesses casos, faria as suas escolhas em função da boa notoriedade que o recorrente tivesse eventualmente adquirido. Por conseguinte, independentemente da forma «clássica» ou «extensiva» da infração por usurpação de denominação no caso em apreço, o recorrente não provou a existência do «goodwill», isto é, da capacidade, da sua etiqueta, de atração da clientela.
49 Com efeito, nenhuma das provas carreadas pelo recorrente demonstrou que o consumidor conhecia verdadeiramente a etiqueta do recorrente, ao ponto de fazê‑la prevalecer sobre os outros sinais inscritos nos produtos nos quais estava aposta.
50 Daí que o recorrente não tenha provado um qualquer «goodwill» da etiqueta, que constitui um dos requisitos cumulativos da infração por usurpação de denominação no Reino Unido. Por conseguinte, um eventual erro cometido pela Câmara de Recurso, que assentava na aplicação da forma «extensiva» em vez da forma «clássica» da referida infração, não é, de qualquer forma, de molde a infirmar a decisão impugnada.
51 Por conseguinte, a primeira objeção não deve ser acolhida.
52 No âmbito da segunda alegação, o recorrente sustenta que a Câmara de Recurso exigiu, erradamente, um «goodwill» mínimo «requerido» ou «necessário» para preencher o primeiro requisito da infração por usurpação de denominação no Reino Unido.
53 No que toca à apreciação da existência do «goodwill» da marca anterior não registada e do seu carácter suficiente, o recorrente realça que compete ao tribunal apreciar a sua extensão. Caso esta seja considerada limitada, pode tornar‑se mais difícil para o autor da ação por usurpação de denominação provar que estão preenchidos os outros requisitos dessa infração.
54 O recorrente considera, em substância, que a Câmara de Recurso devia ter apreciado a extensão da notoriedade e do «goodwill» da marca anterior não registada e verificar se o primeiro requisito da infração por usurpação de denominação estava preenchido e que a Câmara de Recurso devia, em seguida, ter apreciado se estavam preenchidos os outros requisitos da infração por usurpação de denominação no Reino Unido.
55 O IHMI contesta esta argumentação.
56 No caso da exigência de um limiar mínimo de «goodwill», há que observar que os órgãos jurisdicionais do Reino Unido são muito reticentes em julgar que uma empresa pode ter clientes e não ter «goodwill» [acórdão de 9 de dezembro de 2010, Tresplain Investments/IHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Colet., EU:T:2010:505,n.os 110 à 115].
57 Há também que considerar, contrariamente ao alegado pelo recorrente, que a Câmara de Recurso não exigiu um limiar mínimo de «goodwill» da sua etiqueta, quando afirmou que a distribuição de produtos com esta etiqueta era limitado e não era adequado, independentemente de tal limiar mínimo.
58 Com efeito, a Câmara de Recurso concentrou‑se no facto de as provas apresentadas não permitirem concluir, sem risco de erro, que as atividades de comercialização do recorrente tinham gerado o «goodwill» exigido, junto do público relevante. Acresce que há que considerar que, quando a referida Câmara se refere no n.° 37 da decisão impugnada, a um determinado nível de «goodwill», a saber, «um ‘goodwill suficiente», apenas pretendeu referir‑se à necessidade de existência do «goodwill» do sinal do recorrente em relação aos seus clientes para que a ação por usurpação de denominação seja julgada procedente.
59 Ademais, há que observar que, na audiência, o IHMI declarou que não pensava que a regra de minimis fosse pertinente, seguindo, assim, o mesmo raciocínio que a Câmara de Recurso, que escreveu, no n.° 33 da decisão impugnada, «independentemente de um eventual limiar mínimo». Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou simplesmente que a extensão do «goodwill» provada era bastante limitada e não era adequada, independentemente de um eventual limiar mínimo, para permitir, nas circunstâncias do caso em apreço, concluir sem risco de erro que as atividades de comercialização tinham gerado o «goodwill» exigido, junto do público relevante.
60 Resulta do que precede que, contrariamente ao que sustenta o recorrente, a Câmara de Recurso nunca exigiu a este a prova de um limiar mínimo de «goodwill» da sua etiqueta. Com efeito, a Câmara de Recurso apenas exigiu a prova da existência de «goodwill» como primeiro requisito da infração por usurpação de denominação, porque a falta deste requisito dispensa, segundo os tribunais do Reino Unido, o exame dos outros requisitos da referida infração e implica a rejeição liminar da ação por usurpação de denominação [processo Assos of Switzerland Roger Maier v Asos Asos.com (2013) EWHC 2831 (ch)].
61 Por conseguinte, a segunda objeção deve ser rejeitada.
62 No que toca à terceira objeção, relativa à pretensa definição errada de público relevante, o recorrente assinala que, no âmbito de uma ação por usurpação de denominação, há que ter em conta a notoriedade e o «goodwill» adquirido junto de todos os seus clientes, a saber, quer os profissionais, quer os consumidores finais. Ora, a Câmara de Recurso ignorou os clientes profissionais interessados, que, no presente processo, compreendem os retalhistas, os grossistas, e os importadores situados no Reino Unido, uma vez que tinham comprado os produtos com a marca anterior não registada.
63 O recorrente alega que a promoção e a publicidade do seu processo de certificação e as compras dos produtos pelos retalhistas e pelos grossistas, tal como as importações realizadas pelas empresas situadas no Reino Unido, são uma prova da existência de «goodwill» da sua etiqueta.
64 O IHMI contesta essa argumentação.
65 Há que recordar, no que se refere ao público relevante, que resulta da jurisprudência nacional que, nos casos de infração por usurpação de denominação, a apresentação enganosa dos produtos e dos serviços do demandado na ação por uso indevido de denominação deve ser apreciada tendo em conta os clientes do autor da referida ação (acórdão LAST MINUTE TOUR, n.° 34, supra, EU:T:2009:196, n.° 60).
66 Com efeito, a propriedade protegida pela ação por usurpação de denominação não incide sobre uma palavra ou sobre um nome cujo uso por terceiros esteja limitado, mas sobre a própria clientela que é afetada pela utilização controvertida, sendo a reputação de uma marca a sua força de atração sobre a clientela e o critério que permite distinguir uma empresa consolidada de uma empresa nova (acórdão LAST MINUTE TOUR, n.° 34, supra, EU:T:2009:196, n.° 61).
67 No caso em apreço, a Câmara de Recurso referiu‑se, no n.° 33 da decisão impugnada, aos «clientes do oponente que compram o produto certificado [como sendo] halal». É de salientar que a Câmara de Recurso nunca afirmou que o público relevante era constituído unicamente por consumidores finais. Com efeito, há que observar que os agentes intermediários, isto é, os retalhistas, os grossistas e os importadores compravam os produtos com a etiqueta do recorrente e constituíam, pois, do mesmo modo que os consumidores finais, os «clientes do oponente» e que não estavam, pois, excluídos do conceito de público relevante.
68 Ademais, o Tribunal Geral realça que a Câmara de Recurso examinou os elementos de prova apresentados pelo recorrente, a saber, uma lista dos exportadores da Malásia e dos importadores europeus, as declarações aduaneiras de uma carga, uma fatura comercial relativa a esta última e as faturas enviadas aos retalhistas. Decorre do que precede, contrariamente ao que sustenta o recorrente, que a Câmara de Recurso teve também em conta os clientes profissionais.
69 A terceira objeção deve, por conseguinte, ser julgada improcedente.
Quanto à segunda parte do fundamento único, relativa à apreciação errada dos elementos de prova apresentados para provar a notoriedade e o «goodwill» da marca anterior no Reino Unido
70 O recorrente salienta que a Câmara de Recurso, na apreciação dos elementos de prova que lhe submeteu, não teve em conta nem a importância que os consumidores profissionais e finais, sejam muçulmanos ou não, atribuem à sua marca, nem o alcance desta no Reino Unido, nem a sua atividade mundial e internacional.
71 Segundo o recorrente, a Câmara de Recurso ignorou erradamente o alvo principal dos consumidores da sua marca e do seu programa de certificação, isto é, os consumidores muçulmanos e, por essa razão, a decisão impugnada não considerou em momento algum o «goodwill» da sua etiqueta junto desses consumidores, para os quais a natureza halal de um produto é o fator determinante e principal da decisão de compra.
72 Ademais, a Câmara de Recurso identificou numerosa publicidade num jornal, anterior à data do pedido da marca comunitária, maioritariamente dirigida ao mercado de exportação da Malásia e publicada e difundida no Reino Unido. Por conseguinte, a publicidade contida nesse jornal seguramente gerou uma qualquer forma de notoriedade e de «goodwill» da etiqueta em causa, junto do público relevante e dos operadores no Reino Unido.
73 O IHMI contesta esta argumentação.
74 Há que observar, como a Câmara de Recurso realçou no n.° 29 da decisão impugnada, que a existência de um «goodwill» deve em princípio ser demonstrada através da prova de atividades comerciais e publicitárias, de contas de clientes, etc. A prova de atividades comerciais sérias que se tenham traduzido na aquisição de uma reputação e na angariação de uma clientela basta geralmente para estabelecer a existência de um «goodwill».
75 A este respeito, em primeiro lugar, o Tribunal Geral considera oportuno apreciar o modo como os profissionais e os consumidores finais, muçulmanos e não muçulmanos, apreendem a etiqueta do recorrente. Em segundo lugar, há que examinar elementos de prova como publicações, eventos, informações quanto à sua atividade no plano internacional, destinados a demonstrar o alcance da marca no Reino Unido.
76 Em primeiro lugar, relativamente à perceção, pelos consumidores muçulmanos, de qualquer sinal que identifique o respeito de determinados produtos em conformidade com a charia, há que considerar este tipo de sinal é suscetível de chamar particularmente a atenção dos referidos consumidores. No entanto, estes atenderão, antes de mais, ao produto enquanto tal e à marca distintiva que o identifica, e só depois se assegurarão que o produto respeita o regime halal, procurando o sinal que o atesta, a saber, a marca anterior não registada, ou um outro sinal equivalente. Por essa razão, os mesmos consumidores identificarão a etiqueta do recorrente, mas posteriormente à perceção dos outros sinais que o produto ou o serviço comportam.
77 Há que observar, à semelhança da Câmara de Recurso, que os elementos de prova carreados pelo recorrente não provam que os consumidores muçulmanos conhecessem a etiqueta em causa e que esta pudesse influir as suas decisões de compra.
78 Na audiência, o IHMI alegou que, em 2010, o mercado halal no Reino Unido representava um volume de negócios muito importante, devido à presença de uma comunidade muçulmana muito significativa. No entanto, os produtos da Malásia que têm a etiqueta do recorrente não são os únicos produtos halal fabricados no mundo, nem tão‑pouco são os únicos produtos halal comercializados no Reino Unido. Por esse motivo, a existência de uma prova, designadamente um volume de negócios, de que os consumidores muçulmanos do Reino Unido conheciam a etiqueta específica do recorrente e a procuravam ativamente nos produtos halal, era indispensável para a existência do «goodwill» da referida etiqueta.
79 No que toca à perceção da etiqueta do recorrente pelos consumidores não muçulmanos, há que assinalar que este declarou, na audiência, que, em razão de o Reino Unido ser uma sociedade multicultural, todos, incluídos aí os consumidores não muçulmanos, conheciam perfeitamente o significada da palavra «halal».
80 Segundo o recorrente, a sua etiqueta é interpretada pelos consumidores não muçulmanos como um símbolo de qualidade e não apenas como um símbolo de conformidade com a charia. A este respeito, refere slogans publicitários num jornal, tais como «The mark of Quality, Hygiene & Safety», «Peace of mind for non‑Muslims too» e «Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust». Na audiência, o recorrente esclareceu que, como esse jornal está disponível em todo o mundo em papel e em versão eletrónica e que não era acessível somente aos assinantes, como a Câmara de Recurso tinha erradamente defendido no n.° 38 da decisão impugnada. Por conseguinte, a referida Câmara concluiu erradamente que a marca anterior era ignorada pelos consumidores que não seguiam um regime halal e que era, por isso, mais difícil provar o seu «goodwill». O recorrente refere também numerosos artigos publicados nesse jornal, bem como em vários sítios na Internet. Por último, indica ter participado em dois eventos, no Reino Unido, durante os quais fez a promoção da sua etiqueta.
81 A este respeito, importa recordar que, segundo a jurisprudência, o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 não visa a utilização «séria» do sinal invocado em apoio da oposição, e que nada na redação do artigo 42.°, n.os 2 e 3, do referido regulamento indica que a exigência da prova de uma utilização séria se aplica a esse sinal. Todavia, para poder obstar ao registo de um novo sinal, o sinal invocado em apoio da oposição deve ser efetivamente utilizado de modo suficientemente significativo na vida comercial (acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Colet., EU:C:2011:189, n.° 159].
82 Quanto ao momento em que o «goodwill» deve ser provado, a data relevante é, por força do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, a da apresentação do pedido da marca comunitária contra a qual foi deduzida oposição (acórdão Golden Elephant Brand, n.° 56, supra, EU:T:2010:505, n.° 99). Por conseguinte, a data relevante é, no caso em apreço, 25 de maio de 2010. Ora, o Tribunal Geral conclui que vários elementos de prova mencionados pelo recorrente não podem ser tidos em conta relativamente ao período relevante.
83 No caso em apreço, de todo o modo, verifica‑se que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que o recorrente não tinha produzido a prova de uma utilização significativa da referida etiqueta. Com efeito, os elementos de prova apresentados pelo recorrente não são suficientes para provar a força, da sua etiqueta, de atração da clientela e, por conseguinte, o «goodwill» da referida etiqueta. O recorrente não apresentou provas que permitam compreender a perceção, pelo público relevante, dessa etiqueta. Provou ter feito publicidade e divulgação da sua etiqueta, mas não apresentou elementos relativos à sua perceção pelos consumidores muçulmanos e não muçulmanos.
84 Por fim, a este respeito, há que sublinhar, à semelhança do IHMI, que, de todas as organizações halal abordadas pelo recorrente para confirmar a sensibilização das mesmas para a sua etiqueta, só uma respondeu, o que é claramente insuficiente para provar o «goodwill» da referida etiqueta.
85 Em segundo lugar, há que determinar se a Câmara de Recurso examinou corretamente os elementos de prova destinados a demonstrar o alcance da marca anterior não registada no Reino Unido.
86 Em primeiro lugar, há que observar que, no que se refere ao volume de negócios respeitantes ao «Global Halal food market» (mercado mundial de alimentação halal), o recorrente apresentou números reais relativamente aos anos de 2004, 2005 e 2009, e previsões para o ano de 2010, respeitantes designadamente a França e ao Reino Unido.
87 No entanto, como sublinha a Câmara de Recurso no n.° 34 da decisão impugnada, esses números representam um diminuto valor probatório, na medida em que não permitem saber qual a percentagem de vendas dos produtos realizada para produtos com o sinal anterior durante o período em causa. Com efeito, o documento em causa indica que «a maior parte dos produtos» comportam a marca anterior, que o número de empresas certificadas halal na Malásia «continua a aumentar todos os anos [...]» e que o potencial dessas empresas exportadoras, particularmente para a Europa, é «enorme». Em razão da sua imprecisão, não é, pois, possível tê‑lo em consideração, porque, no âmbito do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, a prova de uso de um sinal anterior não pode basear‑se em probabilidades e presunções [v., nesse sentido, acórdão de 23 de outubro de 2013, Dimian/IHMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T‑581/11, EU:T:2013:553, n.° 29].
88 Em segundo lugar, no que se refere à lista dos exportadores da Malásia e dos importadores europeus, o recorrente indicou, no caso do Reino Unido, três entidades. Apresentou também uma declaração de exportação de 1892 embalagens de alimentos emitida a favor de um importador, com data de 10 de maio de 2008. A etiqueta aparece aposta em 1600 embalagens de um produto. Apresentou, além disso, uma fatura comercial emitida a favor de outro importador, com data de 5 de maio de 2010, relativa a 14 produtos diferentes, um dos quais um tinha a etiqueta em 85 das suas embalagens.
89 Antes de mais, quanto à fatura comercial emitida a favor de um importador, com data de 5 de maio de 2010, a Câmara de Recurso considerou com razão, no n.° 35 da decisão impugnada, que a data da mesma coloca a questão de saber se os produtos a que é feita referência estavam disponíveis para os consumidores do Reino Unido antes do período em causa, isto é, antes da data do pedido da marca comunitária. De todo o modo, e mesmo tomando em conta essa fatura comercial, só há que tomar em consideração as 85 embalagens do produto no qual está aposta a etiqueta do recorrente. Ora, 85 embalagens correspondem a uma quantidade manifestamente insuficiente para provar o conhecimento da referida etiqueta pelo público relevante.
90 O mesmo se aplica às 1600 embalagens de um produto importado por uma outra sociedade. Com efeito, o recorrente apenas apresentou prova de venda no Reino Unido de um total de 1685 produtos que têm uma embalagem com a sua etiqueta, nos anos de 2008 e 2010 — com incerteza quanto às datas quanto à venda de 85 produtos em 2010, como a Câmara de Recurso referiu, com razão, no n.° 35 da decisão impugnada. Tal quantidade é, com efeito, negligenciável e não basta para provar o conhecimento da referida etiqueta por parte do público relevante.
91 Em terceiro lugar, relativamente à lista dos retalhistas, há que observar que o recorrente identificou supermercados em Birmingham (Reino Unido), em Manchester (Reino Unido), em Londres (Reino Unido), em Croydon (Reino Unido), em Romford (Reino Unido), em Enfield (Reino Unido), no Surrey (Reino Unido), grandes armazéns em Londres, em Birmingham e em Manchester e cadeias de supermercados em vários locais no Reino Unido.
92 No que toca aos grandes armazéns, o recorrente menciona a promoção da cozinha da Malásia feita pela agência de promoção comercial da Malásia entre os dias 11 e 19 de setembro de 2010. A este respeito, cita um artigo que tem por título «Our food a hit at Selfridges» (o sucesso dos nossos produtos junto de Selfridges) publicado num jornal de 15 de setembro de 2010, que menciona expressamente que a referida promoção tinha começado no sábado, isto é, em 11 de setembro de 2010. Ora, há que observar, como sublinha a Câmara de Recurso no n.° 36 da decisão impugnada, que este artigo não prova a dimensão das eventuais vendas antes do período relevante no caso em apreço. Mesmo na hipótese de o referido artigo se referir à promoção de 22 000 produtos alimentares por dezasseis sociedades, tal não permite determinar se tinham sido comercializados antes ou depois do período relevante.
93 Ademais, quanto a uma cadeia de supermercados, o recorrente mencionou a existência de uma semana de eventos promocionais em 2007, relativos a uma campanha publicitária para visitar a Malásia. Ora, há que observar, como a Câmara de Recurso sublinhou com razão, no n.° 36 da decisão impugnada, que o recorrente não apresentou provas sobre os produtos em promoção nem sobre o facto de saber se estes respeitavam à sua etiqueta, o que não permite determinar se as respetivas vendas ocorreram efetivamente.
94 Importa também realçar que a lista dos retalhistas e as imagens de alguns produtos que estes venderam com a etiqueta do recorrente não permitem apreender a real dimensão da sua comercialização e do seu conhecimento pelo público relevante. Além disso, essa lista também não permite perceber a data de comercialização dos referidos produtos.
95 Em quarto lugar, há que observar que, no que se refere aos dois eventos mencionados no n.° 80, supra, em que o recorrente participou, este apenas apresentou duas imagens, uma de um prospeto com o título «Malaysia — Your Reliable Trading Partner» (Malásia — o seu parceiro comercial fiável) e, outra, o seu stand em 2007. Como a Câmara de Recurso sublinhou no n.° 37 da decisão impugnada, essas imagens não permitem apreender o impacto que a participação do recorrente nos referidos eventos teve nos profissionais e nos consumidores finais no Reino Unido.
96 No âmbito da segunda parte do fundamento único, não podem, pois, ser acolhidos os argumentos aduzidos pelo recorrente para demonstrar que a Câmara de Recurso apreciou erradamente os elementos de prova apresentados para provar a notoriedade e o «goodwill» da marca anterior não registada no Reino Unido.
97 À luz do exposto, há que reconhecer que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que a prova da existência de um «goodwill» da marca anterior não registada no Reino Unido não foi produzida no caso em apreço. Por conseguinte, há que negar provimento ao recurso na sua totalidade.
Quanto às despesas
98 Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o recorrente sido vencido, há que condená‑lo nas despesas apresentadas pelo IHMI, conforme este peticionou.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Quarta Secção)
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) O Government of Malaysia é condenado nas despesas.
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de novembro de 2015.
Assinaturas