Дело T‑508/13

Government of Malaysia

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „HALAL MALAYSIA“ — По-ранна нерегистрирана фигуративна марка „HALAL MALAYSIA“ — Относително основание за отказ — Липса на права върху по-ранния знак, придобити съгласно правото на държавата членка преди подаването на заявката за марка на Общността — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Използване на по-ранната марка като сертификационна марка — Режим на иска за злоупотреба с наименование (action for passing off) по common law — Липса на „goodwill“

Резюме — Решение на Общия съд (четвърти състав) от 18 ноември 2015 г.

1.      Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Условия — Тълкуване в светлината на правото на Съюза — Преценка с оглед на критериите, определени от националното правото, уреждащо посочения знак

(член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

2.      Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Знак, който дава на притежателя си правото да забрани използването на по-късно регистрирана марка — Тежест на доказване

(член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

3.      Национално право — Позоваване на националното право — Право на Обединеното кралство — Режим на иска за злоупотреба с наименование (action for passing off)

4.      Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение на притежателя на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия — Знак, който дава на притежателя си правото да забрани използването на по-късно регистрирана марка — Фигуративна марка „HALAL MALAYSIA“

(член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

1.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 20—22)

2.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 22 и 23)

3.      Съгласно националната съдебна практика знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да е придобил репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо към иска за злоупотреба с наименование.

От националната съдебна практика личи също, че знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да е придобил репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо към иска за злоупотреба с наименование, дори когато се използва от няколко оператори. От това следва, че тези оператори могат да разполагат с права по отношение на знак, придобил репутация на пазара по силата на „разширена“ форма на този признат от националната съдебна практика иск.

Публичните образувания също могат да се ползват от защитата на иска за злоупотреба с наименование, доколкото от дейността им може да произтича определена „goodwill“. Когато посочените образувания използват знак, който е тяхна изключителна собственост, те могат да се позоват на „goodwill“, свързана с продажбата на стоки и услуги, обозначени с този знак. По същия начин, ако същите образувания използват някакъв знак заедно с други оператори, на „goodwill“ ще могат да се позоват тези образувания и съответните оператори.

В случай че по-ранен знак се използва от няколко оператори, собствеността върху „goodwill“ трябва да се преценява с оглед на обстоятелствата по делото. Следователно, за да се определи дали възразяващият срещу регистрацията на сертификационна марка като марка на Общността е единственият притежател на „goodwill“, следва да се прецени притегателната сила на сертификационната марка за клиентелата.

(вж. т. 34, 35, 38 и 39)

4.      Доколкото по-ранният знак от заявената фигуративна марка на Общността „HALAL MALAYSIA“ служи за обозначаване на сертифицирани чрез него стоки и услуги, той може да е придобил, в качеството си на сертификационна марка, „goodwill“ по смисъла на изискванията на правото на Обединеното кралство във връзка с иска за злоупотреба с наименование.

С оглед на сертификационна система на заявителя на марката за съответствие на стоките на шериата, на функцията ѝ да контролира производствените процеси, развити от желаещите да получат разрешение за ползване на неговата сертификационна марка, и на надзорната ѝ функция по отношение на използването на тази марка от получилите разрешение ползватели, за да се гарантира спазването на стандартите за качество, трябва да се приеме, че „goodwill“ принадлежи на възразяващия.

Всъщност, след като видят предоставената от възразяващия сертификационна марка, потребителите на стоки и получателите на услуги получават информация за съответствието на последните с режима „халал“ в съответствие със системата за контрол, гарантирана в Малайзия. Освен това сертификационната марка може да обозначава публичноправен характер и правителствен произход, като уведомява за това потребителите, което потвърждава тезата, че възразяващият е изключителен собственик на тази марка и не дели собствеността ѝ с други оператори, дори с тези, които са получили разрешение да я използват.

При все това не е доказано наличието на „goodwill“ по смисъла на изискванията на правото на Обединеното кралство във връзка с иска за злоупотреба с наименование, нито в „разширената“, нито в „класическата“ форма.

(вж. т. 36 и 42—44)