Věc T‑508/13

Government of Malaysia

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu

(ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství HALAL MALAYSIA – Starší nezapsaná obrazová ochranná známka HALAL MALAYSIA – Relativní důvody pro zamítnutí – Neexistence práv ke staršímu označení, která by vznikla v souladu s právem členského státu před dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství – Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 – Užívání starší ochranné známky jako značky – Režim žaloby podle ‚common law‘ týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off) – Nedostatek ,goodwillu‘ “

Shrnutí – Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 18. listopadu 2015

1.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky podané majitelem nezapsané ochranné známky nebo jiného označení používaného v obchodním styku – Podmínky – Výklad s ohledem na unijní právo – Posouzení na základě kritérií stanovených vnitrostátním právem upravujícím namítané označení

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 4)

2.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky podané majitelem nezapsané ochranné známky nebo jiného označení používaného v obchodním styku – Označení opravňující svého majitele zakázat užívání pozdější ochranné známky – Důkazní břemeno

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 4)

3.      Vnitrostátní právo – Odkaz na vnitrostátní práva – Právo Spojeného království – Režim žaloby týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off)

4.      Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky podané majitelem nezapsané ochranné známky nebo jiného označení používaného v obchodním styku – Označení opravňující svého majitele zakázat užívání pozdější ochranné známky – Obrazová ochranná známka HALAL MALAYSIA

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 4)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 20–22)

2.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 22, 23)

3.      Z vnitrostátní judikatury vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení.

Mimoto z vnitrostátní judikatury vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, i když je užíváno několika subjekty. Z toho vyplývá, že podle „extenzivní“ formy této žaloby uznané vnitrostátní judikaturou mohou tyto subjekty disponovat právy k označení, které na trhu získalo dobrou pověst.

I veřejné subjekty mohou být chráněny žalobou týkající se neoprávněného užívání označení v rozsahu, v němž jejich činnosti mohou vytvářet „goodwill“. Pokud totiž uvedené subjekty užívají určité označení, které jim patří výlučně, mohou uplatnit „goodwill“ spojený s uváděním výrobků a služeb nesoucích toto označení na trh. Stejně tak, pokud tyto subjekty sdílí užívání jakéhokoli označení s jinými hospodářskými subjekty, „goodwill“ budou moci uplatnit tytéž veřejné subjekty a dotyčné hospodářské subjekty.

V případě, že je starší označení užíváno několika hospodářskými subjekty, vlastnictví „goodwillu“ musí být posouzeno ve světle okolností věci. Za účelem určení, zda je osoba, která podává námitky proti zápisu značky jako ochranné známky Společenství, jediným majitelem „goodwillu“, je tedy třeba posoudit přitažlivost značky pro klientelu.

(viz body 34, 35, 38, 39)

4.      V rozsahu, v němž označení starší než přihlášená obrazová ochranná známka Společenství HALAL MALAYSIA slouží k označení zboží nebo služeb, které certifikuje, mohlo jako značka získat „goodwill“ požadovaný právem Spojeného království, pokud jde o delikt neoprávněného užívání označení.

S ohledem na certifikační systém osoby, která podává námitky, týkající se shody výrobků s právem šaría, na jeho funkci, jejímž cílem je kontrola výrobního procesu vyvinutého třetími stranami, které si přejí stát se oprávněnými uživateli její značky, a s ohledem na jeho funkci dohledu nad užíváním značky těmito uživateli, aby bylo zajištěno, že jsou dodržovány normy kvality, které stanovil, je třeba považovat za majitele „goodwillu“ osobu, která podává námitky.

Jakmile totiž spotřebitelé výrobků a uživatelé služeb spatří značku přidělenou osobou, která podává námitky, jsou informováni o jejich shodě s režimem halal podle systému kontrol zaručených v Malajsii. Mimoto je značka s to označit veřejný profil, pocházející od vlády, který o tom informuje spotřebitele, což posiluje výlučné vlastnictví osoby, která podává námitky, a nikoli vlastnictví sdílené s jinými subjekty, a to ani se subjekty, které jsou oprávněni ji užívat.

Existence „goodwillu“ požadovaného právem Spojeného království, pokud jde o delikt neoprávněného užívání označení, jak ve své „extenzivní“, tak ve své „klasické“ formě, nebyla nicméně prokázána.

(viz body 36, 42–44)