Cauza T‑508/13

Government of Malaysia

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

„Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative HALAL MALAYSIA – Marca figurativă anterioară neînregistrată HALAL MALAYSIA – Motiv relativ de refuz – Inexistența unor drepturi pentru semnul anterior care să fi fost dobândite în conformitate cu legislația statului membru înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare – Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Utilizarea mărcii anterioare ca indicație de conformitate («label») – Regimul acțiunii de common law în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off) – Inexistența unui «goodwill»”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 18 noiembrie 2015

1.      Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț – Condiții – Interpretare în lumina dreptului Uniunii – Apreciere în raport cu criteriile stabilite de dreptul național care reglementează semnul invocat

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului art. 8 alin. (4)]

2.      Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț – Semn care conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente – Sarcina probei

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului art. 8 alin. (4)]

3.      Drept național – Trimitere la ordinile juridice naționale – Dreptul Regatului Unit – Regimul acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off)

4.      Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț – Semn care conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente – Marca figurativă HALAL MALAYSIA

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului art. 8 alin.(4)]

1.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 20-22)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 22 și 23)

3.      Din jurisprudența națională rezultă că un semn care servește să desemneze bunuri sau servicii poate să fi dobândit o reputație pe piață, în sensul dreptului aplicabil acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri.

În plus, rezultă din jurisprudența națională că un semn care servește la desemnarea de bunuri sau servicii poate să fi dobândit o reputație pe piață, în sensul legislației aplicabile în cadrul acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, chiar dacă este utilizat de mai mulți operatori. Rezultă că acești operatori pot beneficia de drepturi asupra unui semn care a dobândit reputație pe piață, potrivit unei forme „extensive” a acestei acțiuni recunoscute de jurisprudența națională.

Organismele publice pot, la rândul lor, să fie protejate prin acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri în măsura în care activitățile lor pot genera un „goodwill”. Astfel, dacă organismele respective utilizează un anumit semn care le aparține cu titlu exclusiv, acestea pot invoca „goodwill”-ul legat de comercializarea produselor și serviciilor care poartă acest semn. De asemenea, dacă aceste organisme utilizează un semn oarecare în comun cu alți operatori, „goodwill”-ul va putea fi invocat de aceleași organisme publice și de către operatorii interesați.

În cazul în care un semn anterior este utilizat de mai mulți operatori, proprietatea „goodwill”-ului trebuie apreciată în lumina împrejurărilor cauzei. În consecință, pentru a determina dacă autorul opoziției la înregistrarea unei indicații de conformitate („label”) este singurul titular al „goodwill”-ului, este necesar să se aprecieze forța de atracție a clientelei indicației de conformitate.

(a se vedea punctele 34, 35, 38 și 39)

4.      În măsura în care semnul anterior mărcii comunitare figurative solicitate HALAL MALAYSIA servește la desemnarea unor bunuri și servicii pe care le certifică, este susceptibil, în calitate de indicație de conformitate, să fi dobândit „goodwill”-ul cerut de legislația Regatului Unit în ceea ce privește actul ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri.

Din perspectiva sistemului de certificare al autorului opoziției privind conformitatea produselor cu șaria, a funcției acestui sistem privind examinarea procedeelor de fabricație dezvoltate de terți doritori să devină utilizatori autorizați ai indicației sale de conformitate și din perspectiva funcției acestui sistem vizând supravegherea utilizării indicației de conformitate de către acești utilizatori autorizați pentru a se asigura că normele de calitate pe care le‑a stabilit sunt respectate, autorul opoziției este cel care trebuie considerat ca fiind proprietarul „goodwill”-ului.

Astfel, de îndată ce zăresc indicația de conformitate atribuită de autorul opoziției, consumatorii produselor și serviciilor sunt informați în legătură cu conformitatea acestora cu regimul halal potrivit sistemului de control garantat în Malaysia. Pe de altă parte, indicația de conformitate este susceptibilă să indice un profil public, de proveniență guvernamentală, care informează consumatorii în legătură cu aceste aspecte, ceea ce consolidează dreptul exclusiv al autorului opoziției, iar nu un drept pe care să îl împartă cu alți operatori, nici chiar cu cei care sunt autorizați să o utilizeze.

Cu toate acestea, existența „goodwill”-ului cerut de legislația Regatului Unit în ceea ce privește actul ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri nu a fost demonstrată, nici în forma sa „extensivă”, nici în forma sa „clasică”.

(a se vedea punctele 36 și 42-44)