Zadeva T‑508/13

Government of Malaysia

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke im modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti HALAL MALAYSIA – Neregistrirana prejšnja figurativna znamka HALAL MALAYSIA – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj pravic iz prejšnjega znaka, ki so bile v skladu s pravom države članice pridobljene pred dnem vložitve prijave znamke Skupnosti – Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Uporaba prejšnje znamke kot oznake – Pravila common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) – Neobstoj dobrega imena“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 18. novembra 2015

1.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Pogoji – Razlaga ob upoštevanju prava Unije – Presoja ob upoštevanju meril, določenih z nacionalnim pravom, ki ureja navajani znak

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(4))

2.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Znak, ki imetniku daje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke – Dokazno breme

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(4))

3.      Nacionalno pravo – Sklicevanje na nacionalna prava – Pravo Združenega kraljestva – Ureditev v zvezi s tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off)

4.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Znak, ki imetniku daje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke – Figurativna znamka HALAL MALAYSIA

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(4))

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 20 do 22.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 22 in 23.)

3.      Iz nacionalne sodne prakse je razvidno, da lahko znak, ki je namenjen označitvi proizvodov ali storitev, pridobi ugled na trgu v smislu prava, ki se uporablja za tožbo zoper zavajajoče označevanje.

Poleg tega je iz nacionalne sodne prakse razvidno, da lahko znak, ki je namenjen označitvi proizvodov ali storitev, pridobi ugled na trgu v smislu prava, ki se uporablja za tožbo zoper zavajajoče označevanje, čeprav ga uporablja več gospodarskih subjektov. Iz tega sledi, da „širša“ oblika te tožbe, ki je priznana v nacionalni sodni praksi, omogoča tem gospodarskim subjektom, da imajo pravice do znaka, ki je pridobil ugled na trgu.

Tudi javni organi so lahko zaščiteni s tožbo zoper zavajajoče označevanje v delu, v katerem lahko njihove dejavnosti ustvarjajo dobro ime. Če namreč navedeni organi uporabijo neki znak, ki pripada izključno njim, lahko uveljavljajo dobro ime, povezano s trženjem proizvodov in storitev, na katerih je ta znak. Enako, če si ti organi delijo uporabo katerega koli znaka z drugimi gospodarskimi subjekti, bodo dobro ime lahko uporabili isti javni organi in zadevni gospodarski subjekti.

Če je prejšnji znak uporabljalo več gospodarskih subjektov, je lastništvo dobrega imena treba presojati ob upoštevanju okoliščin zadeve. Zato je za ugotovitev, ali je vlagatelj ugovora zoper registracijo oznake kot znamke Skupnosti edini imetnik dobrega imena, treba presoditi moč privabljanja strank, ki jo ima oznaka.

(Glej točke 34, 35, 38 in 39.)

4.      Ker znak, ki je predhoden prijavljeni figurativni znamki HALAL MALAYSIA, označuje proizvode ali storitve, na katere se nanaša, lahko kot oznaka pridobi dobro ime, ki se v pravu Združenega kraljestva zahteva glede delikta zlorabe znaka.

Ob upoštevanju sistema potrjevanja vlagatelja ugovora, ki se nanaša na skladnost proizvodov s šeriatskim pravom, njegove funkcije, ki je preučitev postopkov izdelave, ki jih razvijajo tretje stranke, ki želijo postati pooblaščeni uporabniki njegove znamke, in ob upoštevanju njegove funkcije nadzora nad uporabo oznake s strani teh pooblaščenih uporabnikov, da bi se prepričal, ali so standardi kakovosti, ki jih je določil, spoštovani, je treba tega vlagatelja ugovora šteti za lastnika dobrega imena.

Potrošniki proizvodov in uporabniki storitev so namreč takoj, ko opazijo oznako, ki jo je dodelil vlagatelj ugovora, po sistemu nadzora, zagotovljenem v Maleziji, obveščeni o njihovi skladnosti z dieto halal. Poleg tega lahko oznaka kaže na javni profil vladnega izvora, s katerim so potrošniki obveščeni o njej, kar okrepi njeno izključno imetništvo s strani vlagatelja ugovora, ne pa imetništvo, deljeno z drugimi gospodarskimi subjekti, celo tistimi, ki so pooblaščeni za njeno uporabo.

Vendar obstoj dobrega imena, ki se zahteva po pravu Združenega kraljestva, kar zadeva delikt zlorabe znaka, niti v „širši“ niti v „klasični“ obliki ni dokazan.

(Glej točke 36 in od 42 do 44.)