SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 24 de octubre de 2014 (*)
«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Bugui va — Marca figurativa nacional anterior Bugui y marca figurativa comunitaria anterior BUGUI — Motivo de denegación relativo — Desestimación de la oposición — Artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Existencia de la marca anterior — No consideración de pruebas presentadas ante la Sala de Recurso en apoyo de la oposición — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 — Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009 — Uso efectivo de la marca anterior — Forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo»
En el asunto T‑543/12,
Xavier Grau Ferrer, con domicilio en Caldes de Montbui (Barcelona), representado por el Sr. J. Carbonell Callicó, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,
parte demandada,
y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúan como partes coadyuvantes ante el Tribunal, son:
Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer, con domicilio en Xeraco (Valencia), representados por la Sra. A. Cañizares Doménech, abogada,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 11 de octubre de 2012 (asuntos acumulados R 274/2011-4 y R 520/2011-4), relativa a un procedimiento de oposición entre, por una parte, el Sr. Xavier Grau Ferrer y, por otra, los Sres. Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y los Sres. F. Dehousse (Ponente) y A.M. Collins, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de diciembre de 2012;
habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de mayo de 2013;
habiendo considerado el escrito de contestación de los coadyuvantes presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de mayo de 2013;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento, que se resuelva el recurso sin fase oral;
vistas las diligencias de ordenación del procedimiento de 14 de marzo de 2014;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 23 de octubre de 2008, los coadyuvantes, Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer, presentaron una solicitud de registro de una marca comunitaria figurativa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 31, 35 y 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a las descripciones siguientes:
— clase 31: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas»;
— clase 35: «Servicios de importación, exportación, publicidad y venta al por menor en comercios a través de redes mundiales de informática de todo tipo de fruta, verduras, hortalizas y legumbres; organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina»;
— clase 39: «Servicios de almacenamiento, distribución y transporte; embalaje y almacenaje de mercancías».
4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 2009/18, de 18 de mayo de 2009.
5 El 10 de agosto de 2009, al amparo del artículo 41 del Reglamento nº 207/2009, el demandante, Xavier Grau Ferrer, presentó oposición al registro de la marca comunitaria figurativa solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 supra.
6 La oposición se basaba en las siguientes marcas figurativas anteriores:
— marca española nº 2 600 724, correspondiente al signo figurativo que se indica a continuación, solicitada el 8 de junio de 2004 y registrada el 22 de noviembre de 2004, para todos los productos de la clase 31:
— marca comunitaria nº 2 087 534, correspondiente al signo figurativo que se indica a continuación, solicitada el 14 de febrero de 2001 y registrada el 14 de junio de 2002, para los productos y servicios siguientes:
— clase 31: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y legumbres frescas; semillas»;
— clase 32: «Bebidas y zumos de frutas»;
— clase 39: «Transporte; embalaje y almacenaje de productos alimenticios»
7 La oposición se basaba en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009.
8 El 21 de diciembre de 2010, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición. Por una parte, consideró que el demandante no había aportado documento alguno que representara la marca española figurativa anterior, tal como había sido registrada, en el plazo establecido al efecto con arreglo a la Regla 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 /94 (JO L 303, p. 1). Desestimó, por tanto, la oposición basada en la marca española figurativa anterior, dado que la existencia y la validez de esta última no habían quedado suficientemente demostradas dentro del plazo fijado. Por otra parte, la División de Oposición estimó la oposición basada en la marca comunitaria anterior, a causa de la existencia de un riesgo de confusión con la marca solicitada para ciertos productos. En efecto, en primer lugar, consideró que se había aportado la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior para las frutas frescas. A continuación, estimó que, exceptuando los productos forestales y las semillas, los productos de la clase 31 mencionados en la solicitud y los productos invocados en apoyo de la oposición para los cuales se había acreditado el uso de la marca eran idénticos o similares. Por último, consideró que las marcas en conflicto presentaban una similitud fonética, pues compartían el sonido «bugui», que desempeñaba un papel distintivo independiente en ambos signos, pero que no eran similares ni visual ni conceptualmente. Llegó así a la conclusión de que únicamente existía riesgo de confusión para los productos solicitados que se habían considerado idénticos o similares a los productos a los que se aplicaba la marca anterior, y desestimó la oposición en lo que respecta a los demás productos y servicios solicitados.
9 La resolución de la División de Oposición fue recurrida ante la OAMI por el demandante el 10 de febrero de 2011 (asunto R 520/2011‑4) y por los coadyuvantes el 14 de febrero de 2011 (asunto R 274/2011‑4), al amparo de los artículos 58 a 64 de Reglamento nº 207/2009.
10 Mediante resolución de 11 de octubre de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso en el asunto R 274/2011-4 y desestimó el recurso en el asunto R 520/2011‑4. En dicha resolución, confirmó, por una parte, la resolución de la División de Oposición según la cual no se habían aportado pruebas de la existencia de la marca española figurativa anterior y estimó, por otra parte, que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar un uso efectivo de la marca comunitaria anterior, en el período pertinente, en la forma en que había sido registrada o en una forma que no alterase su carácter distintivo y para alguno de los productos para los que estaba registrada. Por lo tanto, anuló la resolución de la División de Oposición de 21 de diciembre de 2010 y desestimó la oposición en su totalidad.
Pretensiones de las partes
11 En su demanda, el demandante solicita al Tribunal que:
— Anule la resolución impugnada, denegando la marca comunitaria figurativa solicitada para todos los productos y servicios solicitados.
— Condene en costas a la OAMI y a los coadyuvantes.
12 En el marco de las diligencias de organización del procedimiento, el demandante precisó que solicitaba al Tribunal que:
— Anule la resolución impugnada y que instruya a la OAMI para que resuelva teniendo en cuenta los documentos aportados, al menos el relativo a la marca española nº 2 600 724 BUGUI.
— Condene en costas a la OAMI y a los coadyuvantes.
13 La OAMI y los coadyuvantes solicitan al Tribunal que:
— Desestime el recurso.
— Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
1. Sobre la admisibilidad de la pretensión de que se ordene a la OAMI que resuelva teniendo en cuenta los documentos aportados, en particular, el relativo a la marca española nº 2 600 724 BUGUI
14 Según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso interpuesto ante el juez de la Unión Europea contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, esta última está obligada, con arreglo al artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez de la Unión. Por lo tanto, no corresponde al Tribunal dirigir órdenes conminatorias a la OAMI, a quien incumbe deducir las oportunas consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del juez de la Unión [sentencias de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, apartado 20, y de 27 de junio de 2013, Repsol YPF/OAMI — Ajuntament de Roses (R), T‑89/12, EU:T:2013:335, apartado 15].
15 Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión.
Sobre el fondo
16 En el primer motivo de recurso, el demandante sostiene haber acreditado la existencia y validez de la marca española anterior y reprocha a la Sala de Recurso que no haya tenido en cuenta los hechos invocados y las pruebas aportadas ante ella. Alega igualmente que la Sala de Recurso incumplió la obligación de motivación. En su segundo motivo de recurso, relativo al uso real y efectivo de las marcas anteriores, el demandante sostiene, en primer término, que no era necesario probar el uso efectivo de la marca española, registrada menos de cinco años antes de la fecha de publicación de la solicitud de marca, y, en segundo término, que él ha acreditado el uso real y efectivo de la marca comunitaria anterior. En su tercer motivo de recurso, el demandante alega un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores.
Sobre el primer motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 y de la Regla 50 del Reglamento nº 2868/95, así como en la infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009
17 El demandante sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso actuó indebidamente al no tener en cuenta el extracto de la base de datos Sitadex presentado ante ella, que contenía la representación gráfica de la marca española anterior y acreditaba la existencia, validez y ámbito de protección de dicha marca. A este respecto invoca el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 y la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento nº 2868/95, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»).
18 Por su parte, la OAMI alega que el demandante presentó ante la División de Oposición un extracto de la base de datos Sitadex correspondiente a la marca española anterior sin representación gráfica de la marca, y estima que, por tanto, no aportó ningún documento oficial que contuviera la representación de dicha marca.
19 El artículo 76 del Reglamento nº 207/2009, relativo al «Examen de oficio de los hechos», dispone en su apartado 2 que la OAMI podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.
20 La Regla 50 del Reglamento de ejecución, titulada «Examen del recurso», dispone en su apartado 1, párrafo primero, que, salvo disposición en contrario, se aplicarán mutatis mutandis a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada.
21 La Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de ejecución establece que, cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009.
22 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 otorga a la Sala de Recurso ante la cual se han presentado extemporáneamente hechos o pruebas un margen de apreciación a la hora de decidir si procede o no tenerlos en cuenta a efectos de la adopción de su resolución (sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, apartado 68).
23 El Reglamento de ejecución dispone así expresamente que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación que le confieren la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de ejecución y el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición (véanse, por analogía, las sentencias de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI, C‑120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, apartado 32; C‑121/12 P, EU:C:2013:639, apartado 33, y C‑122/12 P, EU:C:2013:628, apartado 33).
24 Por consiguiente, procede determinar si en el caso de autos la Sala de Recurso ejerció o no efectivamente esta facultad de apreciación.
25 En el presente asunto, consta que el demandante presentó ante la División de Oposición un extracto de la base de datos Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acreditaba la existencia y la validez de su marca española anterior, sin la representación gráfica de dicha marca. La División de Oposición estimó, por tanto, que no se había aportado la prueba de la existencia de la marca en el plazo fijado con arreglo a la Regla 19, apartado 1, y a la Regla 20, apartado 1, del Reglamento de ejecución. Procede señalar que esa representación gráfica figuraba sin embargo, aunque en blanco y negro, en los escritos presentados por el demandante y por los coadyuvantes ante la División de Oposición, y que el extracto de la base de datos Sitadex presentado mencionaba los colores utilizados para la marca española (naranja, amarillo, verde, blanco y negro).
26 Ante la Sala de Recurso, el demandante presentó el extracto de la base de datos Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acreditaba la existencia y la validez de su marca española anterior, esta vez con la representación gráfica de dicha marca. Es errónea, por tanto, la afirmación de los coadyuvantes según la cual en el recurso presentado después de la oposición no se aportó la prueba de una representación del signo tal y como se había solicitado o registrado.
27 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso recordó, en primer lugar, que el demandante había presentado, junto con el formulario de oposición, un escrito en el que aparecía una representación de la marca española en blanco y negro. La Sala de Recurso subrayó que el oponente no había aportado ningún documento oficial donde se pudiese comprobar que esa representación se correspondía con la marca española registrada. Mencionó también el hecho de que el extracto de la base de datos Sitadex adjunto al formulario de oposición no se había impreso en su totalidad, ya que no contenía la representación gráfica de la marca española (apartados 11 y 12 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso puso de relieve que, a pesar de la hoja informativa remitida por la OAMI al demandante, donde se indicaban los datos que debían probarse y cómo probarlos, el demandante no había dado cumplimiento, pues, en el plazo establecido a la exigencia legal de aportar un documento oficial en donde apareciese la representación de la marca española en la que basaba su oposición (apartado 13 de la resolución impugnada).
28 A continuación, en el apartado 14 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que, en todo caso, la representación aportada con los motivos del recurso no se correspondía con la manera en que se había registrado la marca anterior, ya que, como se desprendía del extracto de la base de datos Sitadex, ese signo estaba registrado en colores, mientras que la representación aportada con los motivos de la oposición era únicamente en blanco y negro.
29 De este modo, la Sala de Recurso constató que la representación gráfica en blanco y negro presentada ante la División de Oposición difería de la representación gráfica de la marca tal como había sido registrada, en colores, y dedujo de ello que no se había presentado una representación válida de la marca ante la División de Oposición.
30 La Sala de Recurso llegó así a la conclusión, en el apartado 16, de que el demandante no había presentado un documento oficial donde apareciese la representación gráfica de la marca tal y como está registrada y que, por tanto, procedía desestimar la oposición basada en la marca española figurativa nº 2 600 724 BUGUI.
31 El Tribunal constata que, al actuar así, la Sala de Recurso no examinó en absoluto el extracto de la base Sitadex presentado ante ella, que contenía la representación gráfica de la marca española, y, por tanto, no ejerció en absoluto su facultad de apreciación a fin de decidir si procedía o no tenerlo en cuenta con arreglo a las sentencias Rintisch/OAMI, citadas en el apartado 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 y EU:C:2013:628).
32 Por otra parte, en sus escritos procesales, la OAMI indica que, al no haberse presentado ante la División de Oposición, en el plazo fijado, una representación gráfica completa que permitiera acreditar de forma fidedigna la existencia, validez y ámbito de protección de la marca española anterior, la Sala de Recurso había actuado con arreglo a Derecho al no ejercer su facultad de apreciación para decidir si procedía o no tener en cuenta el extracto de la base Sitadex presentado por primera vez ante esa Sala.
33 Así pues, la Sala de Recurso no ejerció su facultad de apreciación sobre el documento presentado extemporáneamente ante ella. Procede descartar, por tanto, la tesis de los coadyuvantes, que sostienen que la Sala de Recurso tomó en consideración el documento presentado ante ella por el demandante y estimó que no justificaba suficientemente la existencia de la marca de este último.
34 Es preciso añadir que, según la jurisprudencia, cuando la OAMI ejerce su facultad de apreciación a efectos de decidir si procede o no tener en cuenta un documento presentado extemporáneamente, está obligada a motivar su decisión (véanse, en este sentido, las sentencias OAMI/Kaul, citada en el apartado 22 supra, EU:C:2007:162, apartado 43; de 18 de julio de 2013, New Yorker SHK Jeans/OAMI, C‑621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, apartado 23, y de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, apartado 78).
35 Además, la jurisprudencia ha establecido ciertos criterios a este respecto. Así, el que la OAMI tenga en cuenta los datos presentados extemporáneamente puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por una parte, que a primera vista tales datos pueden ser realmente pertinentes para el resultado de la oposición formulada ante ella y, por otra parte, que la fase del procedimiento en que se produce la presentación extemporánea y las circunstancias que rodean tal presentación no impiden tenerla en cuenta (sentencias OAMI/Kaul, citada en el apartado 22 supra, EU:C:2007:162, apartado 44; New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 34 supra, EU:C:2013:484, apartado 33; Rintisch/OAMI, citadas en el apartado 23 supra, EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 y EU:C:2013:628, apartado 39 de las mismas).
36 Además, la eventual toma en consideración por parte de la OAMI de dichas pruebas adicionales debe constituir el resultado de un ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación, y la motivación así requerida resulta especialmente necesaria cuando la OAMI decide rechazar esas pruebas presentadas extemporáneamente (sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 34 supra, EU:C:2013:593, apartados 111 y 112).
37 Es cierto que el Tribunal de Justicia ha precisado que las pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas que deben presentarse en el procedimiento de oposición se enumeran de manera precisa y exhaustiva en la Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento de ejecución. Cabe presumir, pues, que el demandante conocía, antes incluso de formular su oposición, los documentos específicos que debía presentar para sustentarla. Por lo tanto, en tales circunstancias, la Sala de Recurso debe ejercer su facultad de apreciación de manera restrictiva y sólo puede admitir la presentación extemporánea de tales pruebas si las circunstancias que rodean esa presentación permiten justificar la demora del demandante en aportar la prueba que le incumbe (sentencias Rintisch/OAMI, citada en el apartado 23 supra, EU:C:2013:638, apartado 39, y Rintisch/OAMI, citadas en el apartado 23 supra, EU:C:2013:639 y EU:C:2013:628, apartado 40 de ambas). Además, la Sala de Recurso no está obligada, cuando ejerce su facultad de apreciación, a examinar los tres criterios mencionados en el apartado 35 supra, si uno solo de ellos es suficiente para determinar que no debe tener en cuenta las pruebas tardíamente presentadas de que se trata (véanse, en este sentido, las sentencias Rintisch/OAMI, citada en el apartado 23 supra, EU:C:2013:638, apartado 44, y Rintisch/OAMI, citadas en el apartado 23 supra, EU:C:2013:639 y EU:C:2013:628, apartado 45 de ambas y jurisprudencia que allí se cita).
38 No es menos cierto que la Sala de Recurso estaba obligada a ejercer esa facultad de apreciación y a motivar su decisión de no tomar en consideración los documentos presentados extemporáneamente.
39 Pues bien, en el presente asunto, la Sala de Recurso no indicó en absoluto, en la resolución impugnada, el motivo por el que había decidido no tener en cuenta la representación gráfica en colores que el demandante había presentado extemporáneamente ante ella, a pesar de que resultaba totalmente evidente que dicho dato era realmente pertinente para demostrar la existencia, validez y ámbito de protección de la marca española anterior. En particular, la Sala de Recurso no procedió a examinar las circunstancias que rodeaban esa presentación extemporánea. No afecta a esta constatación la alegación de la OAMI según la cual la existencia de una dificultad técnica, invocada por el demandante ante el Tribunal, no es suficiente.
40 Por lo tanto, la Sala de Recurso no ejerció la facultad de apreciación que le confieren el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 y la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de ejecución a fin de decidir si procedía o no tener en cuenta el extracto de la base de datos Sitadex presentado extemporáneamente ante ella.
41 Las alegaciones de la OAMI no desvirtúan la conclusión anterior.
42 Según la OAMI, en materia de prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca anterior, es difícil imaginar circunstancias en las que exista un margen de complementariedad. Así, pone de relieve que la Regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento de ejecución dispone que el certificado de registro debe contener la reproducción de la marca. Por lo tanto, la justificación de un derecho anterior no puede ser parcial. Según la OAMI, o se ha presentado el certificado completo en el plazo fijado, o no se ha presentado. De ello deduce que, en el presente asunto, el extracto de la base de datos Sitadex presentado ante la División de Oposición carecía de pertinencia y que el documento presentado ante la Sala de Recurso fue el primero que permitía probar la existencia, validez y ámbito de protección de la marca anterior, por lo que no podía considerarse un documento adicional. En su opinión, pues, la Sala de Recurso procedió correctamente al no ejercer su facultad de apreciación el presente asunto. La OAMI subraya igualmente que la nueva redacción de la Regla 20, apartado 1, del Reglamento de ejecución establece una sanción legal directa en caso de incumplimiento de un plazo perentorio.
43 No obstante, resulta obligado hacer constar que, en el presente asunto, la Sala de Recurso decidió no tener en cuenta el documento presentado extemporáneamente ante ella sin examinar si se trataba de un documento nuevo o de un documento adicional.
44 Por lo demás, el extracto de la base de datos Sitadex presentado ante la División de Oposición, aunque era incompleto, pues se había presentado sin la representación gráfica de la marca española, mencionaba los colores de dicha marca. Además, la representación gráfica en blanco y negro de la marca española figuraba en los escritos presentados ante la División de Oposición. Procede considerar, pues, que la representación gráfica anexa al extracto de la base de datos Sitadex que se presentó ante la Sala de Recurso no era completamente nueva en este contexto.
45 Por otra parte, incluso con independencia de la cuestión si el documento presentado ante la Sala de Recurso en el presente asunto era o no un documento adicional, procede señalar que en las sentencias Rintisch/OAMI, citadas en el apartado 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628), que se pronunciaron sobre la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca que allí se discutía y en las que era aplicable la nueva redacción de la Regla 20, apartado 1, el Tribunal de Justicia reafirmó que la Sala de Recurso disponía de la facultad de apreciación derivada de la Regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de ejecución y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 para decidir si procedía o no tener en cuenta «hechos y pruebas nuevos o adicionales» que no se hubieran presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición (sentencias Rintisch/OAMI, citada en el apartado 23 supra, EU:C:2013:638, apartado 32, y Rintisch/OAMI, citadas en el apartado 23 supra, EU:C:2013:639 y EU:C:2013:628, apartado 33 de ambas).
46 Por lo tanto, procede desestimar la alegación de que las pruebas nuevas quedan excluidas.
47 Del mismo modo, procede desestimar igualmente la alegación basada en la nueva redacción de la Regla 20, apartado 1, del Reglamento de ejecución, que dispone que no se admitirá la oposición en caso de incumplimiento de un plazo obligatorio, dado que esta disposición ya era aplicable en las sentencias Rintisch/OAMI, citadas en el apartado 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 y EU:C:2013:628).
48 Se deduce de las consideraciones anteriores que, en el presente asunto, la Sala de Recurso actuó indebidamente al no ejercer la facultad de apreciación de la que sin embargo disponía y al no motivar su decisión de no tener en cuenta el extracto de la base de datos Sitadex, presentado extemporáneamente ante ella, que contenía la representación gráfica de la marca española anterior. De ello se deduce que procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar la alegación del demandante basada en la infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009.
49 La OAMI sostiene además, en su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, que, en todo caso, la existencia, validez y ámbito de protección de la marca española se habrían considerado insuficientemente acreditadas. Considera pues que, por razones de economía procesal, no es necesario anular la resolución impugnada.
50 Sin embargo, resulta obligado señalar que la resolución impugnada no contiene alusión alguna a las circunstancias del presente asunto que supuestamente obligaban a considerar insuficientemente acreditadas la validez y el ámbito de protección de la marca española.
51 Como la Sala de Recurso no analizó la cuestión de si procedía o no tomar en consideración los hechos y pruebas nuevos o adicionales presentados ante ella, no corresponde al Tribunal examinar tal cuestión por primera vez en el contexto de su control de la legalidad de la resolución impugnada [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartados 72 y 73, y de 14 de diciembre de 2011, Völkl/OAMI — Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec, EU:T:2011:739, apartado 63 y jurisprudencia que allí se cita].
52 Corresponde, pues, a la Sala de Recurso apreciar, teniendo debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes y motivando su decisión al respecto, si, a efectos de la resolución que debe dictar en el recurso del que sigue conociendo, procede tomar en consideración las pruebas adicionales presentadas ante ella por el demandante.
Sobre el segundo motivo de recurso, basado en la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores
Sobre la primera parte del motivo, en la que se alega que no era necesario probar el uso efectivo de la marca española anterior
53 En la primera parte del presente motivo, el demandante sostiene que, en lo que respecta a su marca española anterior, no era necesario acreditar su uso real y efectivo, dado que, en la fecha de publicación de la solicitud de marca, el 18 de mayo de 2009, no habían transcurrido los cinco años que se mencionan en el artículo 42 del Reglamento nº 207/2009. En su opinión, debe denegarse la marca solicitada, habida cuenta de la cuasi identidad de los productos.
54 Se deduce de la resolución impugnada (apartados 11 a 17) que la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición según la cual no se había aportado la prueba de la existencia de la marca española figurativa anterior. Así pues, la Sala de Recurso no se pronunció sobre la cuestión de la necesidad de probar el uso de dicha marca, ni tampoco, por otra parte, sobre la cuestión de la prueba de ese uso.
55 Por consiguiente, procede desestimar esta primera parte del segundo motivo de recurso por ser inoperante.
Sobre la segunda parte del motivo, relativa a la prueba del uso real y efectivo de las marcas anteriores
56 En primer lugar, el demandante alega que los documentos presentados por él acreditan el uso efectivo de las marcas anteriores, incluida su marca española (primer argumento). En segundo lugar, el demandante invoca dos argumentos relativos a la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior. Sostiene así, por una parte, que la resolución impugnada no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas presentadas (segundo argumento) y, por otra, que los documentos presentados por él acreditan el uso efectivo de la marca comunitaria anterior (tercer argumento).
— Sobre el primer argumento, según el cual los documentos aportados acreditan el uso efectivo de la marca española anterior
57 Como se ha indicado antes (apartados 54 a 55 supra), la Sala de Recurso no se pronunció a este respecto y, en consecuencia, este argumento debe rechazarse por ser inoperante en lo que respecta a la marca española anterior.
— Sobre el segundo argumento, según el cual la resolución impugnada no tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas presentadas
58 Dado que la solicitud de marca comunitaria presentada por los coadyuvantes fue publicada el 18 de mayo de 2009, el período de cinco años contemplado en el artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 es el que va desde el 18 de mayo de 2004 hasta el 17 de mayo de 2009, como legítimamente hizo constar la Sala de Recurso.
59 Para probar el uso efectivo de la marca anterior, el demandante presentó varios documentos durante el procedimiento administrativo.
60 El documento nº 1 contiene 40 facturas, emitidas o recibidas por G.I.S Distrifruit 98, S.L., fechadas entre el 18 de mayo de 2004 y el 17 de mayo de 2009 y 9 facturas fechadas entre junio de 2009 y mayo de 2010, cuyos destinatarios están establecidos en España. Estas facturas mencionan en particular diversas variedades de clementinas y de naranjas bugui (clemenules, navelinas y lane-late). De entre las 40 facturas correspondientes al período pertinente, 8 contienen el siguiente signo figurativo:
61 Además, 7 de esas 40 facturas contienen el siguiente signo figurativo:
62 El documento nº 2 es un anuncio publicitario que figura en la edición española del Anuario World Markets de 2008, revista consagrada al mercado alimentario, en particular hortofrutícola. Dicho documento reproduce en colores el siguiente signo:
63 El documento nº 3 contiene facturas, notas de entrega, fotografías y muestras de productos publicitarios (en particular agendas y artículos textiles). Los signos que aparecen en estos documentos son, bien el término «bugui», a veces en forma manuscrita, bien el término «bugui» colocado sobre un cítrico naranja, sobre un camión o sobre otra imagen, o bien el signo
64 El documento nº 4 consiste en una carta fechada el 22 de julio de 2008 que prueba unas inversiones publicitarias efectuadas por la empresa G.I.S. Distrifruit 98, S.L., para la marca BUGUI como patrocinadora de la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca y del campeonato del mundo celebrado en Italia, ambos en 2008. Se aportan fotografías tomadas en esas competiciones en las que aparece el signo BUGUI sobre un fondo que representa un cítrico naranja.
65 El demandante alude por último al documento nº 5, que contiene un ejemplar de un producto de merchandising que lleva la marca BUGUI.
66 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que las representaciones que debían tomarse en consideración, por una parte en concepto de marca anterior y por otra parte en concepto de signos utilizados en el período pertinente, eran el signo denominativo bugui y los signos figurativos siguientes:
.
67 A este respecto, procede señalar que estos tres signos tomados en consideración por la Sala de Recurso se utilizaron en las facturas del documento nº 1, en el anuncio publicitario del documento nº 2 y en algunos de los diversos documentos que integran el documento nº 3.
68 Además, la Sala de Recurso indicó expresamente, en el apartado 21 de la resolución impugnada, que se remitía a la resolución de la División de Oposición en cuanto a la enumeración de los documentos aportados para acreditar el uso efectivo de la marca comunitaria anterior.
69 Por lo tanto, aunque la Sala de Recurso no enumerase expresamente todos los documentos presentados ante la División de Oposición, hizo referencia a ellos y procede considerar, por tanto, en contra de lo que sostiene el demandante, que los tomó en consideración.
70 De ello se deduce que, basándose en los documentos presentados, la Sala de Recurso actuó con arreglo a Derecho al identificar los tres signos de que se trata como signos que debían tomarse en consideración para apreciar el uso efectivo de la marca comunitaria anterior.
71 Por tanto, procede desestimar el segundo argumento formulado por el demandante.
— Sobre el tercer argumento, según el cual los documentos presentados acreditan el uso efectivo de la marca comunitaria anterior
72 El demandante alega que la resolución impugnada consideró indebidamente que las marcas utilizadas no eran siempre idénticas a las marcas originales registradas y diferían sustancialmente de éstas.
73 La OAMI y los coadyuvantes sostienen que la Sala de Recurso actuó con arreglo a Derecho al concluir que las diferencias entre cada uno de los signos utilizados y la representación de la marca comunitaria alteraban el carácter distintivo de ésta y que, por tanto, los documentos presentados no acreditaban el uso de la marca anterior en la forma en que había sido registrada o en una forma que no alterase su carácter distintivo.
74 Procede recordar que la ratio legis de la exigencia de que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, a menos que exista una justa razón económica para la falta de uso efectivo de la marca anterior que se derive de una función efectiva de ésta en el mercado [véase la sentencia de 25 de octubre de 2013, Biotronik SE/OAMI — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER), T‑416/11, EU:T:2013:559, apartado 27 y jurisprudencia que allí se cita].
75 Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (véase, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, apartado 43). Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior (véase la sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, apartado 39; véase igualmente en este sentido, y por analogía, la sentencia Ansul, antes citada, EU:C:2003:145, apartado 37).
76 Por otra parte, puede considerarse incluida en la prueba del uso efectivo de una marca anterior, nacional o comunitaria, que fundamenta la oposición al registro de una marca comunitaria solicitada, la prueba del empleo de la marca anterior en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo que dicha marca tiene en la forma bajo la cual se halla registrada [véase la sentencia de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, apartado 30 y jurisprudencia que allí se cita].
77 A este respecto, con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009, el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada también se considera un uso a efectos del apartado 1, párrafo primero, de dicho artículo 15. Esta disposición permite que se considere que una marca registrada se utiliza cuando se aporta la prueba del uso de esta marca bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que ha sido registrada (véase, por analogía, la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, apartado 86).
78 El objeto de esta disposición, que evita exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que se halla registrada, consiste en permitir que el titular de la marca aporte al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Procede considerar que, con arreglo al objeto de esta disposición, el ámbito de aplicación material de la misma sólo comprende las situaciones en las que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que ésta se haya registrado constituye la forma en la que dicha marca se explota comercialmente. En tales situaciones, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden considerarse globalmente equivalentes, la disposición anteriormente citada establece que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma de la marca utilizada en el comercio [véanse las sentencias de 21 de julio de 2012, Fruit of the Loom/OAMI — Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, EU:T:2012:316, apartado 28 y jurisprudencia que allí se cita, y de 12 de marzo de 2014, Borrajo Canelo/OAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, EU:T:2014:119, apartado 26 y jurisprudencia que allí se cita].
79 Para constatar si el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada ha sufrido una alteración, es preciso examinar el carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos, basándose en las cualidades intrínsecas de cada uno de esos elementos y en la posición relativa de los diferentes elementos en la configuración de la marca [sentencia de 10 de junio de 2010, Atlas Transport/OAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, EU:T:2010:229, apartado 31, y sentencia FRUIT, citada en el apartado 78 supra, EU:T:2012:316, apartado 29].
80 Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, procede analizar si la Sala de Recurso actuó con arreglo a Derecho al estimar que las pruebas presentadas por el demandante no permitían acreditar un uso efectivo de la marca anterior tal y como había sido registrada, ya que su carácter distintivo se había visto alterado.
81 En lo que respecta a la marca comunitaria anterior, ésta se halla registrada para productos agrícolas, frutas, legumbres y semillas, para bebidas y zumos de frutas y para el transporte, embalaje y almacenaje de productos alimenticios, y consta de elementos denominativos y figurativos. Procede señalar que el elemento denominativo «bugui», cuya letra «b» es de color oscuro y las letras «ugui» de un tono claro, presenta un marcado carácter distintivo, habida cuenta de los productos y servicios a los que se aplica, y ocupa una posición también importante. En cambio, los elementos denominativos «fruits from the Spanish vegetable garden» (frutos de la huerta española) y «de la huerta a casa», que hacen pensar, por una parte, en el cultivo de frutos y verduras y, por otra, en su transporte a domicilio, resultan descriptivos de los productos y servicios de que se trata y, por lo tanto, poco distintivos; además, su tamaño es más reducido. Del mismo modo, el elemento figurativo consistente en la representación gráfica de una media naranja es también descriptivo de los productos de que se trata. Por último, el fondo rectangular oscuro no presenta ninguna originalidad con respecto a los usos habituales del comercio. De ello se deduce que los elementos denominativos distintos de «bugui», por un lado, y los elementos figurativos, por otro, ocupan un lugar accesorio en la impresión de conjunto producida por la marca comunitaria anterior y no predominarán en la memoria del público pertinente. Procede concluir de todo ello que la impresión global producida por dicha marca está dominada esencialmente por el elemento denominativo «bugui», que presenta un elevado carácter distintivo.
82 Habida cuenta de la conclusión anterior, es preciso señalar que, en contra de lo que sostienen la OAMI y los coadyuvantes, los signos empleados por el demandante para demostrar el uso efectivo de la marca comunitaria anterior no alteran el carácter distintivo de dicha marca tal y como fue registrada.
83 En efecto, en primer lugar, por lo que se refiere al signo denominativo «bugui», utilizado en facturas del documento nº 1 y en objetos publicitarios, envases y fotografías del documento nº 3, procede considerar que, habida cuenta del elevado carácter distintivo del elemento denominativo «bugui» en la marca comunitaria anterior y de su carácter dominante, la ausencia de elementos gráficos y de los demás elementos denominativos constituyen variaciones insignificantes. En particular, la supresión de los elementos figurativos, es decir, la representación de un cítrico cortado en dos y el elemento rectangular sobre el que se representa el signo, y la desaparición de las expresiones denominativas que aparecen bajo este último, a saber, «fruits from the Spanish vegetable garden» y «de la huerta a casa», no constituyen modificaciones lo bastante importantes como para alterar el carácter distintivo de la marca anterior. Por lo tanto, procede considerar que la utilización del signo denominativo «bugui» constituye un uso, en una variante aceptable, de la marca comunitaria anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009.
84 En segundo lugar, por lo que respecta al signo figurativo utilizado en ciertas facturas del documento nº 1, procede hacer constar que consiste en una figura circular, cortada en dos semicircunferencias, que enmarca la palabra «bugui» y en otros elementos gráficos y denominativos, entre los que se encuentran la expresión «de la huerta a casa» e indicaciones relativas al lugar de actividad del demandante, Corbera y Mercabarna Barcelona. De ello se deduce, como señaló la Sala de Recurso, que dicho signo tiene como elemento destacado el término «bugui», al igual que la marca anterior. Es cierto que la impresión de conjunto circular que se desprende de este signo es diferente de la impresión de conjunto, rectangular, de la marca anterior. Sin embargo, éste es un elemento decorativo poco distintivo e insignificante. Del mismo modo, los elementos denominativos distintos de «bugui» están escritos en un tamaño muy pequeño. Procede concluir, pues, que el elemento denominativo «bugui» es el elemento distintivo y dominante del signo de que se trata y que los demás elementos ocupan un lugar accesorio en la impresión de conjunto producida por dicho signo, como ocurre igualmente con la marca anterior. Por tanto, la Sala de Recurso actuó indebidamente al estimar que las modificaciones efectuadas en el signo utilizado en las facturas debían considerarse modificaciones que alteraban el carácter distintivo de la marca comunitaria anterior.
85 En tercer lugar, el signo figurativo utilizado en ciertas facturas del documento nº 1, en el documento nº 2 y en ciertas fotografías del documento nº 3 debe igualmente considerarse equivalente a la marca comunitaria anterior. En efecto, aunque dicho signo contiene la representación de un cítrico entero y no de un cítrico cortado en dos, sigue siendo cierto que este elemento figurativo es muy poco distintivo, habida cuenta de los productos y de los servicios de que se trata. Del mismo modo, el aspecto circular y no rectangular del signo utilizado constituye un mero elemento decorativo y no distintivo. Los elementos denominativos «x.grau ferrer», que figuran en una banda situada en la parte superior del signo, y los elementos denominativos «corbera» y «mercabarna C‑7024 Barcelona», situados en la parte inferior del signo, ocupan igualmente un lugar accesorio en la impresión de conjunto producida por el signo de que se trata. A este respecto, los términos «x.grau ferrer» y «mercabarna C‑7024 Barcelona» están escritos en caracteres de pequeño tamaño. Además, aunque el término «corbera» está escrito en caracteres más legibles, el público pertinente podrá percibirlo como una indicación del origen geográfico de dichos productos y servicios. En cambio, la palabra «bugui», por su parte, está escrita en cursiva, ocupa una posición central sobre el cítrico central y constituye el elemento distintivo del signo de que se trata. De ello se deduce que las mencionadas diferencias entre dicho signo y la marca comunitaria anterior constituyen variaciones que no bastan para alterar el carácter distintivo de la marca comunitaria anterior.
86 Se deduce de lo anteriormente expuesto que las facturas y documentos que figuran en el expediente de la OAMI se refieren a unos productos y servicios que, pese a no llevar la marca anterior, contienen un signo que sólo se diferencia de la marca anterior en elementos insignificantes, de modo que los signos de que se trata pueden considerarse globalmente equivalentes a la marca anterior con arreglo a la jurisprudencia aplicable.
87 Por lo tanto, no es conforme a Derecho la conclusión de la Sala de Recurso de que las pruebas presentadas no eran aptas para acreditar un uso efectivo de la marca anterior durante el período pertinente.
88 De ello se deduce que procede acoger el tercer argumento, según el cual los documentos presentados acreditan el uso efectivo de la marca comunitaria anterior.
89 En consecuencia, procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar el tercer motivo de recurso, basado en el riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores, motivo que por lo demás resulta inoperante, dado que la Sala de Recurso no basó su desestimación de la oposición en la inexistencia de riesgo de confusión.
Costas
90 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
91 Como las pretensiones de la OAMI han sido desestimadas, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las costas del demandante, y ordenar que los coadyuvantes carguen con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:
1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 11 de octubre de 2012 (asuntos acumulados R 274/2011-4 y R 520/2011-4).
2) La OAMI cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Sr. Xavier Grau Ferrer.
3) Los Sres. Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer cargarán con sus propias costas.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de octubre de 2014.
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