SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
22 settembre 2011 (*)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo Mangiami – Marchio internazionale denominativo anteriore MANGINI – Ricevibilità di nuovi elementi di prova – Art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»
Nella causa T‑250/09,
Cesea Group Srl, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti D. De Simone, D. Demarinis e J. Wrede,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:
Mangini & C. Srl, con sede in Sestri Levante,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Mangini & C. Srl e la Cesea Group Srl,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto dal sig. A. Dittrich, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore) e dal sig. M. Prek, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2009,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2009,
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2010,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di un’udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 26 aprile 2005 la ricorrente, Cesea Group Srl, ha ottenuto presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], la registrazione con il numero 3113933 del marchio comunitario figurativo qui di seguito riprodotto (in prosieguo: il «marchio contestato»):
2 I prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato sono compresi nelle classi 29, 30 e 32 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili»;
– classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; polvere per fare lievitare; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;
– classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande».
3 II 2 febbraio 2007 la Mangini & C. Srl (in prosieguo: la «richiedente la nullità») ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, sul fondamento, in particolare, dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento [divenuti, rispettivamente, art. 53, n. 1, lett. a), e art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]. Tale domanda era basata, segnatamente, sulla registrazione internazionale n. 738072 del 6 luglio 2000 del marchio denominativo MANGINI (in prosieguo: il «marchio anteriore»), per i prodotti «caffè, tè, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, pasticceria, confetteria, gelati commestibili», rientranti nella classe 30, e per i servizi «caffè-ristoranti, caffetterie» della classe 42. La tutela di detto marchio è stata ottenuta in Germania, in Francia e nei paesi del Benelux.
4 La domanda di dichiarazione di nullità era diretta nei confronti di tutti i prodotti designati dal marchio contestato.
5 Su richiesta della ricorrente, la richiedente la nullità, in data 15 marzo 2007, è stata invitata dall’UAMI a fornire la prova dell’uso del marchio anteriore, conformemente all’art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009). L’UAMI ha impartito alla richiedente la nullità un termine di tre mesi dal ricevimento della lettera 15 marzo 2007 per produrre le prove dell’uso del marchio anteriore.
6 L’11 giugno 2007 la richiedente la nullità ha trasmesso all’UAMI, come prova dell’uso del marchio anteriore, una serie di fatture relative alla vendita di caramelle, emesse dalla società Mangini SpA (già Mangini Srl).
7 Con decisione 7 maggio 2008, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. Essa ha ritenuto, in sostanza, che la richiedente la nullità non fosse riuscita a dimostrare l’uso serio del marchio anteriore in relazione ai prodotti e ai servizi interessati. Ha osservato, da un lato, che la richiedente la nullità non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare l’intensità e la natura dell’uso del marchio anteriore e, dall’altro, che non aveva giustificato adeguatamente il suo mancato utilizzo. Riguardo alla natura dell’uso, la divisione di annullamento ha rilevato che, sebbene nell’intestazione delle fatture apparissero alternativamente, oltre alla denominazione sociale Mangini SpA, segni figurativi contenenti la dicitura «mangini», le caramelle erano identificate nel corpo delle fatture con denominazioni diverse che sembravano rappresentare lo specifico segno distintivo di tali prodotti. Pertanto, la divisione di annullamento ha ritenuto che le fatture fornite non dimostrassero alcuna corrispondenza tra il marchio anteriore e quello realmente utilizzato.
8 Il 30 giugno 2008 la richiedente la nullità ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento in base agli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009). L’8 settembre 2008 essa ha depositato la memoria contenente i motivi di ricorso. La medesima ha fatto valere che le fatture da essa fornite in primo grado attestavano vendite in Germania, in Francia e nel Benelux di prodotti recanti il marchio anteriore. Inoltre, la richiedente la nullità ha prodotto le seguenti prove supplementari dell’uso del marchio anteriore: una «dichiarazione di consenso» da essa rilasciata e nella quale ha «dichiara[to] espressamente ed inequivocabilmente di aver autorizzato la società Mangini Srl (o Mangini SpA) all’uso del suo marchio MANGINI in Italia e all’estero (e quindi in Germania, Francia, Benelux)»; i fatturati del marchio anteriore nei territori di riferimento; copie dei documenti d’iscrizione per la partecipazione a fiere in Germania dall’anno 2002 all’anno 2007; materiale d’imballaggio confezioni; materiale pubblicitario e cataloghi. La richiedente la nullità ha sostenuto altresì l’esistenza di un rischio di confusione.
9 Con decisione 20 aprile 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità.
10 Anzitutto, dopo aver analizzato le prove dell’uso del marchio anteriore fornite in primo grado dalla richiedente la nullità, la commissione di ricorso ha ritenuto che le fatture prodotte dimostrassero il luogo, il tempo e la portata dell’uso del marchio anteriore. Per quanto concerne la natura dell’uso del marchio anteriore, la commissione di ricorso, contrariamente alla divisione di annullamento, ha rilevato che una porzione significativa delle caramelle indicate nelle fatture non era identificata con alcun marchio particolare e che, di conseguenza, si presumeva che tali caramelle fossero ragionevolmente commercializzate con il marchio MANGINI che compariva nell’intestazione delle fatture. Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto che, considerate le particolari circostanze del caso di specie, alcuni dei documenti supplementari presentati per la prima volta dinanzi ad essa potessero dimostrarsi utili al fine di dissipare ogni dubbio in merito all’effettiva commercializzazione delle caramelle con il marchio anteriore. In proposito, la commissione di ricorso ha considerato che il ragionamento della divisione di annullamento, con il quale quest’ultima dichiara che le fatture non sono atte a provare la natura dell’uso del marchio anteriore, costituiva, nella fattispecie, un elemento nuovo in grado di giustificare la presentazione tardiva di prove ulteriori dell’uso del marchio anteriore.
11 Inoltre, la commissione di ricorso ha dichiarato che i documenti presentati dinanzi alla divisione di annullamento, esaminati unitamente ad alcuni documenti prodotti dinanzi ad essa per la prima volta e ritenuti ammissibili, erano sufficienti a dimostrare l’effettiva commercializzazione delle caramelle con il marchio anteriore. La commissione di ricorso è del parere che la categoria di prodotti «confetteria» rientranti nel marchio anteriore comprendesse la sottocategoria «caramelle». Per contro, la commissione di ricorso ha ritenuto che le prove fornite fossero inidonee a dimostrare l’uso del marchio anteriore per gli altri prodotti da esso contraddistinti.
12 Infine, la commissione di ricorso ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per i seguenti prodotti: «frutta conservata, essiccata e cotta; gelatine, marmellate, composte», designati dal marchio contestato e rientranti nella classe 29, e «preparati fatti di cereali, pasticceria e confetteria, gelati; miele», contraddistinti dal marchio contestato e rientranti nella classe 30. La commissione di ricorso ha invece respinto la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui era diretta contro gli altri prodotti coperti dal marchio contestato.
Conclusioni delle parti
13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata;
– in subordine, modificare e limitare la decisione impugnata;
– condannare l’UAMI alle spese di tutti i gradi del procedimento.
14 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
15 A sostegno della sua domanda principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata, la ricorrente solleva un motivo unico vertente sulla violazione della regola 40, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
16 In sostanza, la ricorrente fa valere che erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato che esisteva, nella fattispecie, un elemento nuovo atto a giustificare la presentazione tardiva di ulteriori prove dell’uso del marchio anteriore da parte della richiedente la nullità.
17 Ai sensi dell’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009, l’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
18 Secondo una giurisprudenza costante, emerge dall’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito per l’UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti [sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I‑2213, punto 42; sentenze del Tribunale 6 novembre 2007, causa T‑407/05, SAEME/UAMI – Racke (REVIAN’s), Racc. pag. II‑4385, punto 56, e 12 dicembre 2007, causa T‑86/05, K & L Ruppert Stiftung/UAMI – Lopes de Almeida Cunha e a. (CORPO livre), Racc. pag. II‑4923, punto 44].
19 Per contro, la possibilità per le parti nel procedimento dinanzi all’UAMI di presentare fatti e prove dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo non esiste in modo incondizionato, ma, come emerge dal punto 42 della sentenza UAMI/Kaul, citata supra al punto 18, è subordinata alla condizione che non esistano disposizioni contrarie. Soltanto se tale condizione è soddisfatta l’UAMI dispone di un potere discrezionale, come riconosciutogli dalla Corte interpretando l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009, quanto alla presa in considerazione di fatti e prove presentati tardivamente (sentenza CORPO livre, cit. supra al punto 18, punto 47, confermata dall’ordinanza della Corte 5 marzo 2009, causa C‑90/08 P, K & L Ruppert Stiftung/UAMI, non pubblicata nella Raccolta).
20 Orbene, nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, esiste una disposizione relativa alla prova dell’uso del marchio anteriore che osta ad una presa in considerazione degli elementi presentati dal richiedente la nullità per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, vale a dire la regola 40, n. 6, del regolamento n. 2868/95. Tale disposizione prevede, infatti, quanto segue:
«Se il richiedente deve comprovare l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 2 o 3 del regolamento [n. 40/94], l’Ufficio invita il richiedente a fornire la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, la domanda di nullità viene respinta. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragraf[o] 2, (…)».
21 Ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, applicabile nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità:
«Se l’opponente deve fornire la prova dell’utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l’Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’Ufficio rigetta l’opposizione».
22 Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che la regola 22, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che essa osta a che vengano considerati ulteriori elementi di prova, in considerazione dell’esistenza di elementi nuovi, anche se sono forniti dopo la scadenza di tale termine [v. sentenze del Tribunale CORPO livre, cit. supra al punto 18, punto 50, e 8 luglio 2004, causa T‑334/01, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II‑2787, punto 56].
23 Nel caso di specie, la commissione di ricorso, prendendo in considerazione la giurisprudenza relativa all’interpretazione della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, applicabile mutatis mutandis nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, ha ritenuto ammissibili le prove dell’uso del marchio anteriore fornite per la prima volta dinanzi ad essa, poiché, da un lato, tali prove venivano ad integrare le prove prodotte in primo grado e, pertanto, non erano le prime e uniche prove dell’uso del marchio anteriore e, dall’altro, esisteva nella fattispecie un elemento nuovo che giustificava la presentazione tardiva di dette prove. Essa ha considerato come elemento nuovo il ragionamento che ha condotto la divisione di annullamento a dichiarare le fatture fornite insufficienti a dimostrare la natura dell’uso del marchio anteriore.
24 È vero che, sulla base della giurisprudenza citata supra al punto 22, la presentazione tardiva di ulteriori prove potrebbe giustificarsi, in particolare, se il titolare del marchio comunitario facesse riferimento a nuovi elementi di fatto per contestare la prova dell’uso del marchio anteriore presentata dal richiedente la nullità o se le ulteriori prove non fossero state disponibili nel momento in cui dovevano essere prodotte.
25 È anche vero che l’errata valutazione, da parte della divisione di annullamento, delle prove fornite dal richiedente la nullità può comportare un annullamento della decisione della divisione di annullamento.
26 Tuttavia, il ragionamento della divisione di annullamento che conduce a contestare l’insufficienza della prova dell’uso del marchio anteriore non può essere considerato di per sé un elemento nuovo che giustifichi la presentazione di prove ulteriori per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.
27 Ammettere che un siffatto ragionamento della divisione di annullamento costituisca un elemento nuovo limiterebbe considerevolmente la portata del termine previsto dalla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Infatti, ciò significherebbe che la commissione di ricorso, ogniqualvolta dovesse considerare che erroneamente la divisione di annullamento ha ritenuto che le prove dell’uso fornite fossero insufficienti, potrebbe accettare le prove ulteriori dell’uso presentate dinanzi ad essa per la prima volta.
28 Pertanto, è giocoforza constatare che erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato che il ragionamento della divisione di annullamento costituiva un elemento nuovo tale da rendere ammissibili le ulteriori prove dell’uso presentate dinanzi ad essa per la prima volta.
29 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti dell’UAMI.
30 Da un lato, l’UAMI non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere che il ragionamento della divisione di annullamento potesse essere considerato un elemento nuovo.
31 Dall’altro, l’UAMI non può affermare che l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 non sarebbe mai applicabile se le prove supplementari dell’uso, per essere state presentate tardivamente, fossero sistematicamente respinte. Emerge infatti dalla giurisprudenza citata supra al punto 22 che le prove supplementari tardive dell’uso non sono sistematicamente respinte, dato che sono ammesse se esistono elementi nuovi.
32 Risulta da quanto precede che si deve accogliere il motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua domanda principale e annullare la decisione impugnata senza che sia necessario esaminare la domanda formulata dalla ricorrente in subordine.
Sulle spese
33 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
34 La ricorrente ha chiesto che l’UAMI fosse condannato alle spese dì tutti i gradi del procedimento. Pertanto, essa chiede la condanna dell’UAMI non soltanto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, ma anche a quelle del procedimento dinanzi all’UAMI.
35 Poiché l’UAMI è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.
36 Per quanto concerne le spese attinenti al procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI, va ricordato che, in forza dell’art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Conseguentemente, la domanda della ricorrente intesa ad ottenere che l’UAMI sia condannato alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI stesso può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 aprile 2009 (procedimento R 982/2008‑2) è annullata.
2) L’UAMI è condannato alle spese.
Dittrich | Wiszniewska-Białecka | Prek |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 settembre 2011.
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