SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 29 de abril de 2015 (*)
«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa HostelTouristWorld.com — Marca internacional denominativa anterior HOSTELWORLD.COM — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Carácter distintivo intrínseco de grado mínimo de la marca anterior — Riesgo de confusión»
En el asunto T‑566/13,
Hostel Tourist World, S.L., con domicilio social en Sevilla, representada por el Sr. J.M. Bartrina Díaz, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:
WRI Nominees Ltd, con domicilio social en Luxemburgo (Luxemburgo), representada inicialmente por los Sres. G. Kelly y A. Payne, Solicitors, y, posteriormente, por los Sres. Payne, J. Llevat Vallespinosa y J.-Y. Teindas Maillard, abogados,
parte coadyuvante,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 26 de agosto de 2013 (asunto R 966/2012‑4), relativa a un procedimiento de nulidad sustanciado entre la sociedad WRI Nominees Ltd y Hostel Tourist World, S.L.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. M. Prek (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. V. Kreuschitz, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de octubre de 2013;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de abril de 2014;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de abril de 2014;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido, en consecuencia, previo informe del Juez Ponente, y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
1 El 18 de septiembre de 2008 se presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitaba es el signo figurativo que se reproduce a continuación:
3 EL 16 de marzo de 2009, se registró el signo como marca comunitaria con el número 007 241 862.
4 Los servicios para los que se registró la marca controvertida están comprendidos en las clases 35, 39 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:
– clase 35: «publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina»;
– clase 39: «servicios de alquiler de automóviles, alquiler de coches, servicios de chóferes»;
– clase 43: «reserva de hoteles, reserva de pensiones, reserva de alojamientos temporales a través de redes mundiales de información, alquiler de alojamientos temporales, hotel, bar y cafés-restaurantes».
5 El 14 de mayo de 2009 se inscribió en el registro de la OAMI la cesión de la marca controvertida a la demandante, Hostel Tourist World, S.L.
6 El 23 de noviembre de 2010 la coadyuvante, WRI Nominees Ltd, formuló ante la OAMI una acción de nulidad de la marca controvertida en relación con todos los servicios enumerados en el apartado 4 de la presente sentencia, en virtud, por un lado, del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, y, por otro lado, del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de éste.
7 En apoyo de su acción de nulidad, la coadyuvante se basó en diversos derechos anteriores comunitarios, nacionales e internacionales.
8 Entre estos derechos figuraba la marca internacional denominativa HOSTELWORLD.COM, registrada el 22 de octubre de 2010 con el número 899 896, que surte efecto en la Unión Europea y se refiere a servicios comprendidos en las clases 39 y 43, que corresponden a la descripción siguiente:
– clase 39: «servicios de información y reserva para todo tipo de viajes y transportes, en particular, en autobús, tren y avión; servicios de información y reserva de vacaciones, excursiones, cruceros, toures y servicios turísticos; paquetes turísticos, servicios de almacenaje, alquiler de vehículos; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todos los servicios antes mencionados»;
– clase 43: «servicios de reserva de alojamiento para viajeros, incluidos albergues, hoteles y lugares de vacaciones».
9 Mediante resolución de 26 de abril de 2012, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida.
10 La parte coadyuvante interpuso recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación el 17 de mayo de 2012, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.
11 Mediante resolución de 26 de agosto de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI estimó parcialmente el recurso de la coadyuvante y anuló la marca controvertida para los servicios comprendidos en las clases 39 y 43, desestimando el recurso por lo que respecta a los servicios de la clase 35. A juicio de la Sala de Recurso:
– los servicios de la clase 35 designados por la marca controvertida se destinan a un público distinto de aquel al que se dirigen los servicios de las clases 39 y 43 comprendidos en la marca internacional anterior, sin que, por lo general, sean las mismas empresas las que prestan estos servicios, que, por tanto, deben considerarse diferentes;
– no se discute que los servicios de las clases 39 y 43 designados por la marca controvertida son idénticos a los servicios de las mismas clases a que se refiere la marca internacional anterior, con excepción de los «servicios de chóferes», incluidos en la clase 39 y designados por la marca controvertida, que son muy similares a los «servicios de alquiler de vehículos», pertenecientes a la misma clase y cubiertos por la marca internacional anterior;
– los signos en conflicto presentan un grado medio de similitud visual y un grado de similitud superior a la media desde el punto de vista fonético y son idénticos desde una perspectiva conceptual;
– aun cuando el carácter distintivo intrínseco de la marca internacional anterior sea escaso o limitado en relación con los servicios de las clases 39 y 43, existe riesgo de confusión para el público pertinente, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, en lo que atañe a los servicios en cuestión pertenecientes a dichas clases, por ser éstos idénticos o muy similares, sin que se dé el mismo riesgo con los servicios de la clase 35, dada la inexistencia de similitud con los servicios designados por la marca internacional anterior;
– por lo que respecta a los servicios de la clase 35 designados por la marca controvertida, ninguno de los demás derechos invocados por la coadyuvante permite llegar a la conclusión de que deben aplicarse los motivos basados en el artículo 8, apartado 1, letra b), en el artículo 8, apartado 4, o en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.
Pretensiones de las partes
12 La demandante solicita al Tribunal que:
– Anule y revoque la resolución impugnada en la medida en que estima la solicitud de nulidad para los servicios de las clases 39 y 43.
– Desestime el recurso interpuesto por la coadyuvante ante la OAMI o, en su defecto, conmine a la OAMI a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia.
– Condene en costas a la OAMI.
13 La OAMI solicita al Tribunal que:
– Desestime la demanda.
– Condene en costas a la demandante.
14 La coadyuvante solicita al Tribunal que:
– Desestime la demanda.
– Declare la legalidad de la resolución impugnada.
– Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión formulada por la coadyuvante
15 Debe señalarse que, con la pretensión que formula en segundo lugar, la coadyuvante desea obtener una sentencia declaratoria. Ahora bien, del artículo 65, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 se desprende que con la interposición de un recurso ante el Tribunal se pretende someter a examen la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso y obtener, en su caso, su anulación o modificación [sentencia de 15 de junio de 2010, Actega Terra/OAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, EU:T:2010:234], de modo que no puede tener por objeto obtener sentencias confirmatorias o declarativas sobre dichas resoluciones.
16 Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda pretensión formulada por la coadyuvante.
Sobre el fondo
17 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, que basa en la infracción, por un lado, de los artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009 y, por otro lado, del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
Consideraciones preliminares
18 En el desarrollo de sus dos motivos, la demandante basa su análisis sobre el conjunto de los derechos anteriores invocados por la coadyuvante en el procedimiento ante la OAMI. Sin embargo, debe constatarse que en el presente recurso sólo es pertinente la marca internacional anterior.
19 En efecto, la demandante pone en entredicho la legalidad de la resolución impugnada, en la medida en que declara nula la marca controvertida en relación con los servicios de las clases 39 y 43. Sin embargo, no cuestiona que la resolución impugnada sea legal en la parte en que desestima la solicitud de nulidad de dicha marca para los servicios de la clase 35. Esta delimitación del objeto del litigio por parte de la demandante es conforme con el artículo 65, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, que dispone que contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI «podrán interponer recurso [ante el Tribunal] todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones».
20 Ahora bien, para llegar a la conclusión de que el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, implicaba la anulación de la marca controvertida en relación con los servicios de las clases 39 y 43, la Sala de Recurso se basó exclusivamente en la marca internacional anterior. Sólo tuvo en cuenta los demás derechos anteriores para verificar si podían justificar la anulación de la marca controvertida con respecto a los servicios de la clase 35, cuestión que recibió respuesta negativa. Dado que estos servicios no son objeto de este recurso, la alegación de la demandante sobre los derechos anteriores distintos de la marca internacional anterior no puede influir en la resolución del presente litigio.
21 Por consiguiente, procede examinar los dos motivos formulados por la demandante partiendo únicamente de la argumentación desarrollada en relación con la marca internacional anterior.
Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de los artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009
22 En el marco del presente motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso ha incumplido su obligación de fundamentar su resolución con respecto a todos los elementos de hecho y de Derecho esgrimidos por las partes bien en el procedimiento sustanciado ante la unidad que ha resuelto en primera instancia, bien en el procedimiento de recurso.
23 Su argumentación puede dividirse en esencia en dos partes.
24 Mediante la primera parte del primer motivo, la demandante censura a la Sala de Recurso no haber examinado el carácter descriptivo de la marca internacional anterior y, por tanto, su falta de carácter distintivo. Señala, en consecuencia, que la Sala de Recurso incurrió asimismo en error al no haber analizado si la coadyuvante podía disfrutar de un monopolio sobre el uso de una expresión como «hostelworld.com». A este respecto, indica que las palabras «hostel» y «world», acompañadas de la terminación «.com», se utilizan con tanta frecuencia en el tráfico económico en relación con los servicios pertenecientes a las clases 39 y 43 que no pueden conducir a la asociación por parte del público pertinente entre dichos servicios y la empresa que los presta. La demandante deduce de lo anterior que el carácter distintivo de la marca anterior no es escaso, como estimó la Sala de Recurso, sino nulo.
25 En el marco de la segunda parte del primer motivo, la demandante alega esencialmente que la falta de carácter distintivo de la marca internacional anterior debería haber llevado a la Sala de Recurso, dadas las diferencias entre los signos, a excluir la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
26 La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestime el presente motivo.
27 En la medida en que se cuestiona el reconocimiento por la Sala de Recurso del carácter distintivo de la marca internacional anterior, debe recordarse que, en el apartado 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que dicha marca tenía un carácter distintivo escaso para los servicios de la clase 43 y un carácter distintivo limitado en relación con los servicios de la clase 39.
28 Procede asimismo recordar que si bien la primera parte del primer motivo se refiere efectivamente al alcance de la competencia de la Sala de Recurso en virtud de los artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009, la segunda parte del mismo motivo atañe en realidad a la apreciación por la Sala de Recurso de la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y debe, en consecuencia, examinarse junto con el segundo motivo.
29 Con arreglo al artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, si el recurso es admisible, la Sala de Recurso examinará si se puede estimar.
30 A tenor del artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso debe fallar sobre el recurso y, al hacerlo, puede «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada», es decir, en el caso de autos, pronunciarse directamente sobre la solicitud de nulidad desestimándola o declarándola fundada, confirmando o revocando de este modo la resolución impugnada.
31 Se desprende de esta disposición que la interposición del recurso ante la Sala de Recurso supone que ésta proceda a un nuevo examen completo del fondo de la solicitud de nulidad, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, apartado 57, y de 20 de marzo de 2013, Bimbo/OAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO), T‑277/12, EU:T:2013:146, apartado 38].
32 A este respecto, la Sala de Recurso que conozca de una solicitud de nulidad basada en la existencia de riesgo de confusión con una marca internacional anterior que designe la Comunidad debe ciertamente examinar el grado de carácter distintivo de dicha marca, en la medida en que puede influir en el alcance de la protección conferida a su titular. En efecto, conforme a una reiterada jurisprudencia, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartado 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, apartado 20).
33 Sin embargo, estas verificaciones no pueden llevar a que se constate que la marca internacional anterior carece de carácter distintivo, en la medida en que esto supondría negar su validez, cuando sólo se discute la validez de la marca comunitaria objeto del procedimiento de nulidad. En consecuencia, para evitar el cuestionamiento de la validez de la marca internacional anterior debe reconocérsele en cualquier caso un mínimo de carácter distintivo intrínseco.
34 Cabe observar que la jurisprudencia ha llegado a una conclusión equivalente en relación con una marca internacional que designa un Estado miembro, invocada en apoyo de un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria. Para justificar la imposibilidad de cuestionar la validez de las marcas de ese tipo en el contexto de un procedimiento de oposición, el Tribunal de Justicia se ha referido a la coexistencia de las marcas comunitarias y de las marcas nacionales y a la circunstancia de que el registro de las marcas nacionales queda al margen de la competencia de la OAMI y de que estas marcas son ajenas al control jurisdiccional del Tribunal (sentencia de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, apartados 40 a 47).
35 Por lo que respecta a una marca internacional que no designa un Estado miembro sino la Comunidad en su conjunto, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia conforme a la cual el hecho de que una marca comunitaria invocada en apoyo de un procedimiento de oposición haya sido registrada presupone que goza de un mínimo de carácter distintivo intrínseco, dado que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 excluye el registro de una marca que carece de carácter distintivo. Se desprende asimismo de la jurisprudencia que el solicitante de una marca no puede poner en entredicho la existencia de ese nivel mínimo de carácter distintivo de la marca comunitaria anterior en el contexto del procedimiento de oposición que se dirija contra su solicitud. Sólo en el marco de la solicitud de nulidad presentada con arreglo al artículo 52 del Reglamento nº 207/2009 puede cuestionarse el carácter distintivo de la marca comunitaria anterior [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2013, Masottina/OAMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, EU:T:2013:241, apartado 52].
36 Un razonamiento análogo al expuesto en el apartado 35 de la presente sentencia resulta efectivamente aplicable en las circunstancias en que una marca internacional que designe la Comunidad se invoca en apoyo de un procedimiento de nulidad que se dirija contra una marca comunitaria.
37 De este modo, debe considerarse que el reconocimiento por parte de la OAMI de la protección del registro internacional de una marca que designe la Comunidad implica que dicha marca disfruta de un mínimo de carácter distintivo intrínseco, ya que, por una parte, el artículo 154 del Reglamento nº 207/2009 prevé que los registros internacionales que designen la Comunidad están sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos, siguiendo el mismo procedimiento que las solicitudes de marcas comunitarias, y, por otro lado, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 excluye el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.
38 Asimismo, ni el artículo 53 ni el artículo 57 del Reglamento nº 207/2009 prevén la posibilidad de que el titular de la marca controvertida cuestione la conformidad con el artículo 7 del mismo Reglamento de la marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de nulidad.
39 El titular de la marca controvertida puede ciertamente invocar el carácter descriptivo de la marca internacional anterior en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 y, por tanto, su falta de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, cuando, en virtud del artículo 158, apartado 1, de dicho Reglamento, pueda declararse la nulidad de los efectos de un registro internacional que designe la Comunidad. Sin embargo, sólo puede hacerse en el marco de una solicitud de anulación presentada en virtud del artículo 158, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 52 del mismo Reglamento.
40 Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede concluir que la demandante no puede censurar a la Sala de Recurso haber vulnerado los artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009 en la medida en que no señaló el carácter descriptivo y, por tanto, la falta de carácter distintivo de la marca internacional anterior en relación con los servicios de que se trata, puesto que debía presumirse que dicha marca disfrutaba de un mínimo de carácter distintivo intrínseco.
Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento
41 La demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error al apreciar la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, dado que los signos no son similares y la marca internacional anterior carece de carácter distintivo.
42 La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestime el presente motivo.
43 En virtud del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, la marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud del titular de una marca anterior, cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, a tenor del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento nº 207/2009, deberá entenderse por marcas anteriores las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en la Comunidad, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
44 Estas consideraciones son las que deben presidir el examen de si la Sala de Recurso apreció fundadamente en el presente caso la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
45 Con carácter preliminar, debe señalarse que la demandante no niega las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre la determinación del público pertinente y la comparación de los servicios de que se trata.
46 En lo que atañe a la determinación del público pertinente, se desprende globalmente de los apartados 11, 13 y 15 de la resolución impugnada que la Sala de Recurso estimó que el público pertinente interesado en los servicios de las clases 39 y 43 estaba integrado por los consumidores finales y no por profesionales y que, al producir la marca internacional efectos en todos los Estados miembros, el territorio pertinente estaba constituido por la Unión en su conjunto. Se deduce también de la mera referencia al consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en el apartado 11 de la resolución impugnada, que la Sala de Recurso consideró que su nivel de atención en la adquisición de los servicios de que se trata no presentaba un carácter ni particularmente escaso ni particularmente elevado. Puede confirmarse esta apreciación.
47 En cuanto a la comparación entre los servicios, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 16 de la resolución impugnada, que eran idénticos, con excepción de los «servicios de chóferes», designados por la marca controvertida, que presentaban gran similitud con los «servicios de alquiler de vehículos», contemplados por la marca internacional anterior. Procede confirmar igualmente esta afirmación.
– Sobre la comparación entre los signos
48 Por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada).
49 La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda estar dominada, en determinadas circunstancias, por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia OAMI/Shaker, citada en el apartado 48 supra, EU:C:2007:333, apartado 41 y jurisprudencia citada). Sólo si todos los demás componentes de la marca resultan insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el elemento dominante (sentencias OAMI/Shaker, apartado 48 supra, EU:C:2007:333, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, apartado 42). Podría darse esta situación, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente retiene en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, EU:C:2007:539, apartado 43).
50 Además, el hecho de que uno de los componentes de una marca compuesta posea sólo un escaso carácter distintivo no implica necesariamente que no pueda constituir el elemento dominante de la misma, cuando, a causa por ejemplo de su posición en el interior del signo o de su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste [véase la sentencia de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, apartado 54 y jurisprudencia citada].
51 El presente caso atañe a una marca denominativa y a una marca compleja. La marca denominativa anterior está constituida por un único elemento denominativo: «hostelworld.com». La marca controvertida comprende un elemento figurativo y un elemento denominativo. El elemento figurativo representa dos camas superpuestas en sentido inverso que forman una «h» mayúscula cubierta por un tejado. Es de color azul y se representa sobre un fondo oval de color gris semejante a un planeta con extensiones en su perímetro. El elemento denominativo, situado directamente bajo el elemento figurativo, se compone de la expresión «hosteltouristworld.com», escrita en minúsculas salvo las iniciales de las palabras «hostel», «tourist» y «world», que van en mayúscula. El elemento denominativo es de color azul, excepto la terminación «.com», que es de color gris.
52 Dado que ni el elemento figurativo ni el elemento denominativo de la marca controvertida pueden considerarse insignificantes en la impresión de conjunto causada por ésta, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 49 de la presente sentencia, la comparación entre las marcas en conflicto debe efectuarse sobre la base de la impresión de conjunto producida por la marca controvertida.
53 La Sala de Recurso consideró esencialmente que los signos en conflicto presentaban un grado medio de similitud visual y un grado de similitud superior a la media desde el punto de vista fonético y eran idénticos desde una perspectiva conceptual.
54 La demandante pone en entredicho el análisis de la Sala de Recurso y sostiene que los signos en conflicto no son similares en el plano visual y lo son escasamente desde el punto de vista fonético.
55 En lo que atañe, en primer lugar, a la comparación entre los signos en el plano visual, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que el signo constitutivo de la marca anterior quedaba enteramente reproducido en el signo constitutivo de la marca controvertida. Estimó asimismo que el elemento figurativo de esta última no contribuía verdaderamente a diferenciarlos, dado que no podía considerarse dominante, y que el término «tourist» de la marca controvertida estaba «oculto» en medio de los términos comunes a los dos signos y, por ello, tenía menor importancia que éstos. Dedujo de lo anterior que los signos presentaban un grado medio de similitud visual.
56 La demandante censura a la Sala de Recurso por haberse basado exclusivamente en el elemento denominativo de la marca controvertida, que consideró dominante en la impresión de conjunto producida por ésta. A juicio de la demandante, dado que tanto el elemento denominativo de la marca controvertida como la marca denominativa anterior son descriptivos de los servicios que designan, el elemento figurativo de la marca controvertida tiene un papel preponderante en la comparación entre los signos.
57 Es ciertamente notorio que las palabras «hostel» y «world», que figuran en los signos en conflicto, y la palabra «tourist», presente únicamente en la marca controvertida, son de utilización tan frecuente que puede presuponerse su conocimiento por una parte sustancial del público pertinente, incluido el público no anglófono. En consecuencia, puede entenderse que tanto los elementos que constituyen la marca anterior como el elemento denominativo de la marca solicitada constituyen una referencia al turismo y al viaje, por lo que son descriptivos de los servicios de la clase 43 y no más que escasamente distintivos con respecto a los pertenecientes a la clase 39.
58 Sin embargo, debe señalarse que la misma conclusión resulta válida para el elemento figurativo de la marca controvertida, que se considerará como la representación de un hotel o alojamiento. Por consiguiente, no puede acogerse el argumento de la demandante de que el carácter descriptivo de la marca anterior y del elemento denominativo de la marca controvertida se traduce en una mayor importancia del elemento figurativo de esta última.
59 Procede señalar más bien que, dado que el elemento figurativo ocupa un espacio casi cinco veces menor que el elemento denominativo en la marca controvertida, su relevancia en la impresión de conjunto producida por dicha marca es inferior a la del elemento denominativo.
60 De este modo, puesto que la marca anterior y el elemento denominativo de la marca controvertida tienen en común las palabras «hostel» y «world», diferenciándose por la presencia adicional de la palabra «tourist» y del elemento figurativo en la marca controvertida, procede concluir que la Sala de Recurso declaró acertadamente que existe un grado medio de similitud entre los signos desde un perspectiva visual.
61 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la comparación entre los signos desde el punto de vista fonético, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 24 de la resolución impugnada, que presentaban un grado de similitud superior a la media, puesto que compartían la mayor parte de sus sílabas y sólo se diferenciaban por la palabra «tourist», «oculta» en el medio de la marca controvertida.
62 A este respecto, procede observar que la demandante alega acertadamente que la palabra «tourist» tiene, desde el punto de vista fonético, una importancia equivalente a la de las palabras «hostel» y «world» y, por tanto, tendrá incidencia en la pronunciación de la marca controvertida.
63 Sin embargo, la incidencia de la pronunciación de la palabra «tourist» en la marca controvertida no permite llegar a la conclusión de que los signos no son más que escasamente similares desde el punto de vista fonético, como alega la demandante. En efecto, no deja de ser cierto que la presencia de las palabras «hostel», «world» y de la terminación «.com» en cada uno de los signos en conflicto implica la existencia en el plano fonético de un grado de similitud que, sin llegar al nivel superior considerado por la Sala de Recurso, es de nivel medio.
64 En lo que atañe, en tercer lugar, a la comparación entre los signos desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso llegó a la conclusión, en el apartado 25 de la resolución impugnada, de que los signos en conflicto eran idénticos desde esta perspectiva para la mayor parte de los consumidores.
65 Por razones análogas a las mencionadas en los apartados 57 y 58 de la presente sentencia, el Tribunal considera que el público pertinente, incluido el público no anglófono, percibirá en los dos signos en conflicto una referencia al turismo y al viaje. Por lo tanto, la Sala de Recurso declaró acertadamente que existía identidad entre los signos desde este punto de vista.
– Sobre el riesgo de confusión
66 Conforme a reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de una misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. De conformidad con la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los productos o servicios en cuestión y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véanse las sentencias Canon, apartado 32 supra, EU:C:1998:442, apartados 16, 17 y 29 y jurisprudencia citada, y de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].
67 Entre los factores pertinentes mencionados en el apartado 66 de la presente sentencia figura también el carácter distintivo de la marca anterior, tanto si se deriva de las cualidades intrínsecas de dicha marca, como de su notoriedad. Sin embargo, aun cuando una marca anterior tenga escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular si los productos de que se trata son idénticos y los signos en conflicto, similares [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, apartado 61, y PAGESJAUNES.COM, apartado 50 supra, EU:T:2007:387, apartado 70].
68 En el presente caso, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 29 de la resolución impugnada, que la marca anterior tenía escaso carácter distintivo en relación con los servicios de la clase 43 y limitado con respecto a los de la clase 39. Dadas la identidad y la gran similitud de los servicios de que se trata, así como la existencia de un grado de similitud al menos medio entre los signos en conflicto, la Sala de Recurso concluyó, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
69 La demandante alega que no hay riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, habida cuenta de las diferencias existentes entre los signos y del uso excesivamente frecuente que reciben las palabras constitutivas de la marca internacional anterior. Este argumento coincide con el desarrollado en el marco de la segunda parte del primer motivo, resumido en el apartado 25 de la presente sentencia.
70 En lo que atañe al carácter distintivo de la marca internacional anterior, por las razones expuestas en el marco del examen del primer motivo, no puede llegarse a la conclusión de que dicha marca carece de carácter distintivo. En las circunstancias del caso de autos, debe considerarse que tal marca posee el mínimo de carácter distintivo respecto de los servicios de que se trata, incluidos los de la clase 39, que justifica que la OAMI le confiera protección en la Comunidad.
71 Con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 67 de la presente sentencia, procede señalar que el escaso carácter distintivo de la marca internacional anterior no impide la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, dado que los servicios de que se trata son idénticos o muy similares y los signos presentan un grado medio de similitud desde una perspectiva visual y fonética.
72 Por consiguiente, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 en relación con los servicios de las clases 39 y 43.
73 Por todo lo anteriormente expuesto, procede desestimar el segundo motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la pretensión formulada en segundo lugar por la demandante.
Costas
74 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
75 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas conforme a lo solicitado por la OAMI y la coadyuvante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Hostel Tourist World, S.L.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de abril de 2015.
Firmas