CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. POIARES MADURO

presentate il 22 settembre 2009 ¹(1)

Cause riunite C‑236/08, C‑237/08 e C‑238/08

Google France

Google Inc.

contro

Louis Vuitton Malletier

Google France

contro

Viaticum

Luteciel

Google France

contro

CNRRH

Pierre‑Alexis Thonet

Bruno Raboin

Tiger, una concessionaria della Unicis

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

1.        L’atto di inserire una parola chiave in un motore di ricerca su Internet è entrato a far parte della nostra cultura e i suoi risultati ci sono ormai del tutto familiari. Va detto, tuttavia, che i meccanismi interni con cui tali risultati vengono forniti sono per lo più ignoti al pubblico. Si presume semplicemente che se chiedete, vi sarà dato; cercate e troverete (2).

2.        In realtà, per ogni data parola chiave inserita in un motore di ricerca, vale a dire, per ogni serie di parole immesse, normalmente vengono forniti due tipi di risultati: una serie di siti pertinenti alla parola chiave («risultati naturali») e, parallelamente, annunci pubblicitari relativi a taluni siti («annunci») (3).

3.        Mentre i risultati naturali vengono forniti in base a criteri oggettivi, determinati dal motore di ricerca, lo stesso non può dirsi per gli annunci. Questi ultimi appaiono in quanto gli inserzionisti pagano affinché, in risposta a determinate parole chiave, vengano presentati i riferimenti ai loro siti; ciò è possibile in quanto il fornitore del motore di ricerca consente agli inserzionisti di selezionare tali parole chiave.

4.        La presenti cause vertono su parole chiave che coincidono con marchi d’impresa registrati. Più specificamente, i titolari dei marchi (4) cercano di inibire la selezione di tali parole chiave da parte degli inserzionisti. Essi tentano inoltre di impedire che i gestori del motore di ricerca facciano apparire annunci in risposta a tali parole chiave, dato che ciò può comportare, oltre alla visualizzazione dei risultati naturali per i loro siti, anche quella di siti di prodotti concorrenti o addirittura contraffatti. La questione, quale è stata sottoposta alla Corte, è se l’uso di una parola chiave che coincide con un marchio possa essere considerato, di per sé, un uso di tale marchio subordinato al consenso del titolare.

5.        La soluzione definirà i limiti entro i quali si possono utilizzare parole chiave che coincidono con marchi di impresa al di fuori del controllo dei titolari degli stessi. In altre parole, ci si chiede cosa si possa fornire e cosa si possa trovare nel cyberspazio quando si digita una parola chiave che coincide con un marchio.

I –    Contesto fattuale e giuridico

6.        Le presenti cause riuniscono tre rinvii pregiudiziali effettuati dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) francese, tutti relativi al sistema pubblicitario di Google, denominato «AdWords».

7.        Le controversie riguardano marchi sia comunitari che francesi, per cui, con i rinvii pregiudiziali, si chiede un’interpretazione della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (5), e del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario (6). Si chiede inoltre un’interpretazione della direttiva 2000/31, sui servizi della società dell’informazione (7).

8.        Inizierò descrivendo il funzionamento dell’AdWords, in particolare la sua interazione con il motore di ricerca della Google, e la controversia che tali sistemi pubblicitari hanno causato in alcuni Stati membri. Descriverò il contesto di ciascuno dei rinvii pregiudiziali e esporrò le questioni sollevate. Infine, richiamerò le disposizioni giuridiche in discussione nelle presenti cause.

A –    Il motore di ricerca Google, il suo sistema pubblicitario «AdWords» e le relative controversie in alcuni Stati membri

9.        La Google Inc. e la Google France SARL (in prosieguo indicate, congiuntamente o singolarmente, come la «Google») consentono agli utenti di Internet di accedere gratuitamente al motore di ricerca Google. Inserendo parole chiave in detto motore di ricerca, gli utenti di Internet ottengono un elenco di risultati naturali. Tali risultati naturali vengono selezionati e ordinati in funzione della loro rilevanza rispetto alle parole chiave. Ciò avviene per mezzo degli algoritmi automatici costituenti il programma del motore di ricerca, che applica criteri puramente oggettivi.

10.      La Google gestisce inoltre un sistema di pubblicità denominato «AdWords», che, in risposta alle parole chiave, consente di visualizzare annunci, oltre ai risultati naturali. Gli annunci consistono tipicamente in un breve messaggio commerciale e in un collegamento al sito dell’inserzionista; essi vengono mantenuti distinti dai risultati naturali attraverso la loro collocazione, sotto il titolo «lien(s) commercial(aux)», in cima alla pagina, su sfondo giallo, o sul lato destro (8). I principali concorrenti della Google (la Microsoft e la Yahoo!) gestiscono sistemi pubblicitari analoghi (9).

11.      Attraverso l’AdWords, la Google consente agli inserzionisti di selezionare le parole chiave, di modo che i loro annunci vengano visualizzati dagli utenti di Internet in risposta all’inserimento di tali parole chiave nel motore di ricerca Google (10). Ogni volta che un utente di Internet seleziona successivamente il collegamento dell’annuncio, la Google viene remunerata con il pagamento di un prezzo concordato in anticipo («prezzo per click»). Non ci sono limiti al numero di inserzionisti che possono selezionare una parola chiave, e se gli annunci correlati alla parola chiave non possono essere visualizzati tutti nello stesso momento, essi vengono ordinati in base al «prezzo per click» e a seconda di quante volte gli utenti di Internet hanno selezionato in precedenza il collegamento dell’annuncio.

12.      La Google ha creato un processo automatizzato di selezione di parole chiave e di creazione degli annunci: gli inserzionisti immettono le parole chiave, inseriscono il messaggio commerciale e creano il collegamento al loro sito. Nell’ambito di tale processo automatizzato, la Google fornisce informazioni facoltative sul numero di ricerche sul suo motore di ricerca effettuate con le parole chiave selezionate, nonché con parole chiave collegate, e il corrispondente numero di inserzionisti. Gli inserzionisti possono quindi restringere la loro selezione di parole chiave per massimizzare l’esposizione dei loro annunci.

13.      La Google finanzia il proprio motore di ricerca, nonché una gamma di applicazioni gratuite, con le entrate che le derivano dall’Adwords.

14.      I sistemi pubblicitari come l’AdWords sono stati oggetto di controversie correlate a marchi d’impresa in vari Stati membri, nelle quali si è dibattuto sulla legittimità dell’uso di parole chiave che coincidono con marchi di impresa. La Google ha richiamato l’attenzione su varie sentenze che hanno dichiarato legittimi tali sistemi (anche se per motivi diversi) in Austria, in Belgio, in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

15.      Nelle loro osservazioni, le parti menzionano un unico Stato membro – la Francia – nel quale viene messa in discussione la legittimità di tali sistemi pubblicitari e i tribunali sono divisi sulla questione. I tre rinvii delle presenti cause provengono dalla Cour de cassation francese, chiamata a risolvere tale questione.

B –    Il contesto dei rinvii e le questioni sollevate

16.      La Google ha dichiarato che, data l’incertezza determinata dalle presenti cause in ordine alla liceità delle sue attività in Francia, essa ha sospeso la possibilità per gli inserzionisti di selezionare parole chiave che coincidono con alcuni dei marchi interessati fino a quando la Corte non si sia pronunciata sulle questioni sollevate.

i)      Causa C‑236/08 (in prosieguo: il «primo rinvio»)

17.      Il primo rinvio è stato effettuato nell’ambito di una controversia tra la Google e la Louis Vuitton Malletier SA (in prosieguo: la «LV»). La LV è titolare del marchio comunitario «Vuitton» e dei marchi nazionali francesi «Louis Vuitton» e «LV»; si ritiene che tutti i marchi sopra citati godano di una certa notorietà.

18.      In detta causa è stato accertato che l’inserimento nel motore di ricerca della Google dei termini che costituiscono i marchi della LV determina la visualizzazione di annunci relativi a siti che offrono versioni contraffatte dei prodotti della LV. È stato inoltre accertato che la Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare a tale scopo non solo parole chiave che coincidono con i marchi della LV, ma anche tali parole chiave associate ad espressioni indicanti attività di contraffazione, quali «imitazione» «riproduzione» e «copia» (11).

19.      Tali circostanze hanno portato alla condanna della Google per violazione di marchio, decisione che è stata confermata in appello. La Google ha proposto ricorso contro tali decisioni dinanzi alla Cour de cassation, che ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali.

20.      La prima questione sollevata dalla Cour de cassation riguarda la possibilità che la violazione di marchi sia comunitari che nazionali consista nel consentire la selezione di parole chiave che coincidono con tali marchi, e nel pubblicizzare siti che offrono prodotti contraffatti; la seconda questione pone tale problema sotto il profilo della tutela speciale garantita ai marchi che godono di notorietà, e la terza questione concerne la possibile applicazione dell’esenzione di responsabilità prevista per le attività di hosting:

«1)      Se gli artt. 5, n. 1, lett. a) e b), della [direttiva 89/104] e 9, n. 1, lett. a) e b), del [regolamento n. 40/94] debbano essere interpretati nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

2)      Se, nel caso in cui i marchi siano marchi notori, il titolare possa opporsi ad un tale uso, in forza dell’art. 5, n. 2, della direttiva, e dell’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento.

3)      Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento [n. 40/94], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell’art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell’uso illecito del segno da parte dell’inserzionista».

ii)    CausaC‑237/08 (in prosieguo: il «secondo rinvio»)

21.      Il secondo rinvio è stato effettuato nel contesto di una controversia tra la Google, da un lato, e la Viaticum SA (in prosieguo: la «Viaticum») e la Luteciel SARL (in prosieguo: la «Luteciel»), dall’altro. La Viaticum e la Luteciel sono titolari dei marchi francesi «bourse des vols», «bourse des voyages» e «BDV».

22.      In detta causa è stato accertato che l’inserimento dei termini che costituiscono i marchi della Viaticum e della Luteciel nel motore di ricerca Google comporta la visualizzazione di annunci che offrono prodotti identici o simili. È stato inoltre accertato che la Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare a tale scopo parole chiave coincidenti con i suddetti marchi. Tuttavia – e su questo punto i fatti sono diversi rispetto a quelli del primo rinvio – i prodotti venduti sui siti pubblicizzati non violavano i marchi in questione: nel corso del procedimento detti prodotti sono stati attribuiti a concorrenti della Viaticum e della Luteciel.

23.      Tuttavia, tale differenza nei fatti non ha escluso che la Google sia parimenti condannata per violazione di marchio e, in fase di appello, per concorso in atti di violazione di marchio. La Google ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation, che ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.

24.      La prima questione sollevata dalla Cour de cassation riguarda la possibilità che una violazione di marchio consista nel consentire la selezione di parole chiave che coincidono con tali marchi e nel pubblicizzare siti che offrono prodotti identici o simili; la seconda questione concerne la possibile applicazione dell’esenzione di responsabilità per le attività di hosting (al pari della terza questione del primo rinvio):

«1)      Se l’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della [direttiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

2)      Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del [regolamento n. 40/94], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell’art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell’uso illecito del segno da parte dell’inserzionista».

iii) Causa C‑238/08 (in prosieguo: il «terzo rinvio»)

25.      Il terzo rinvio è stato effettuato nel contesto di una controversia tra, da un lato, la Google, il sig. Raboin e la Tiger SARL (in prosieguo: la «Tiger») e, dall’altro, il sig. Thonet e il Centre national de recherche en relations humaines SARL (in prosieguo: il «CNRRH»). Il CNRRH è titolare di una licenza relativa al marchio d’impresa francese «Eurochallenges», concessa dal sig. Thonet, titolare del marchio.

26.      In tale procedimento è stato accertato che l’inserimento del termine «Eurochallenges» nel motore di ricerca della Google determina la visualizzazione di annunci relativi a siti che offrono prodotti identici o simili. È stato inoltre accertato che la Google offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare a tale scopo il suddetto termine quale parola chiave. Come nell’ambito del secondo rinvio, i prodotti offerti su tali siti non violavano detto marchio e sono stati attribuiti a concorrenti.

27.      La Google, il sig. Raboin e la Tiger sono stati condannati per violazione di marchio, decisione che è stata confermata in appello. La Google e la Tiger hanno proposto ricorsi separati dinanzi alla Cour de cassation, che ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali.

28.      La prima questione sollevata dalla Cour de cassation riguarda la possibilità che una violazione di marchio consista nell’atto di selezionare a fini pubblicitari una parola chiave che coincide con il marchio; anche la seconda questione riguarda una possibile violazione di marchio, ma in questo caso consistente nel consentire tale selezione e nel pubblicizzare siti che offrono prodotti identici o simili (come nella prima questione del secondo rinvio); la terza questione concerne l’eventuale esenzione di responsabilità per le attività di hosting (al pari dell’ultima questione del primo e del secondo rinvio):

«1)      Se il fatto che un operatore economico opzioni, tramite un contratto di posizionamento a pagamento su Internet, una parola chiave che, se utilizzata per una ricerca, provoca la visualizzazione di un collegamento che offre di connettersi ad un sito utilizzato da tale operatore al fine di mettere in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da un terzo, al fine di contraddistinguere prodotti identici o simili senza l’autorizzazione del titolare di tale marchio, arrechi di per se stesso un pregiudizio al diritto esclusivo garantito a quest’ultimo dall’art. 5 della [direttiva 89/104].

2)      Se l’art. 5, n. 1, lett. a) e b) della [direttiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato, faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.

3)      Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento, se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell’art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell’uso illecito del segno da parte dell’inserzionista.

C –    Norme giuridiche pertinenti

29.      Il sesto ‘considerando’ della direttiva 89/104 enuncia quanto segue:

«(…) la presente direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori».

30.      L’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 è richiamato in tutti i rinvii pregiudiziali, e definisce gli atti costituenti violazione di marchio:

«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a)      un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b)      un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

31.      L’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 riguarda la tutela speciale che può essere conferita ai marchi che godono di notorietà:

«Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

32.      L’art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 indica, a titolo di esempio, alcuni degli usi che possono costituire contraffazione di marchio:

«Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

(…)

d)      di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità».

33.      L’art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94 corrisponde, per quanto riguarda i marchi comunitari, all’art. 5 della direttiva 89/104:

«1.      Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

a)      un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b)      un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;

c)      un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.

2.      Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

(…)

d)      l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità».

34.      L’art. 14 della direttiva 2000/31, altra disposizione richiamata in tutti i rinvii, prevede un’esenzione di responsabilità per le attività di hosting:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a)      non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o

b)      non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

(…)

3.      Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».

35.      L’art. 2, lett. a), della direttiva 2000/31 definisce i «servizi della società dell’informazione» mediante richiamo all’art. 1, n. 2, della direttiva 98/34 (12), come modificata dalla direttiva 98/48 (13), e quindi come:

«qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

L’art. 1, n. 2, della direttiva 98/34 (come modificata dalla direttiva 98/48) dispone inoltre quanto segue:

«Ai fini della presente definizione si intende:

–        “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

–        “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

–        “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale».

36.      L’art. 15 della direttiva 2000/31 stabilisce che i prestatori di servizi della società dell’informazione non sono tenuti a controllare le informazioni che trasmettono o memorizzano:

«1.      Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2.      Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».

37.      L’art. 21 della direttiva 2000/31 contiene disposizioni relative alle relazioni sull’applicazione della direttiva che devono essere presentate dalla Commissione:

«1.      Entro il 17 luglio 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva, corredata, se necessario, di proposte per adeguarla all’evoluzione giuridica, tecnica ed economica dei servizi della società dell’informazione, in particolare per quanto concerne la prevenzione dei reati, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno.

2.      Nell’esaminare la necessità di adeguamento della presente direttiva, la relazione analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, alle procedure di “notifica e rimozione” (“notice and take down”) e alla determinazione della responsabilità a seguito della rimozione del contenuto. La relazione esaminerà anche la necessità di condizioni ulteriori per l’esonero dalla responsabilità, di cui agli articoli 12 e 13, tenuto conto dell’evoluzione tecnica, nonché la possibilità di applicare i principi del mercato interno alle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica».

II – Analisi

38.      I tre rinvii pregiudiziali della Cour de cassation pongono tutti la stessa questione fondamentale: se l’uso da parte della Google, nel suo sistema di pubblicità AdWords, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa costituisca violazione dei medesimi. Benché le questioni siano formulate in modo diverso, esse richiedono tutte un’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 e vertono quindi sulla questione fondamentale se la Google abbia commesso un atto di violazione dei marchi.

39.      La Google ha sostenuto che non è ravvisabile alcun uso dei marchi di cui trattasi, dato che le parole chiave non costituiscono un segno che li rappresenta. Se si dovesse accogliere tale argomento, la questione della violazione non si porrebbe neppure. Tuttavia, le presenti cause non sono così semplici. È vero che le parole chiave non corrispondono alla nozione classica di segno: esse non vengono apposte su prodotti, né contraddistinguono attività esercitate da imprese. Tuttavia, nessuno di tali fattori è decisivo per stabilire se determinate attività debbano essere considerate alla stregua dell’uso di un marchio.

40.      Sussiste uso di un marchio quando quest’ultimo viene riprodotto e, in particolare, quando viene utilizzato un segno ad esso identico o simile (14). Si può affermare che anche le parole chiave che coincidono con un marchio lo riproducono. Nelle presenti cause, pertanto, e contrariamente a quanto affermato dalla Google, sussiste un uso dei marchi interessati. La questione se l’uso riguardi beni o servizi – altro punto sul quale la Google dissente – richiede inoltre l’esame di una delle condizioni per constatare che tale uso costituisce una violazione di marchio (15).

41.      Prima di esaminare tali condizioni, si devono analizzare le differenze fra i tre rinvii della Cour de cassation, per comprendere la portata delle eventuali violazioni in questione.

42.      I tre rinvii riguardano tutti l’uso da parte della Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa; tuttavia, il terzo rinvio estende la questione della violazione di marchio all’uso da parte degli inserzionisti, sollevando il problema se la loro selezione di tali parole chiave costituisca di per sé una violazione (prima questione). Esaminerò tale questione per ultima, quando sarà già chiara la soluzione relativa all’uso da parte della Google.

43.      Il primo rinvio presenta alcune particolarità. In primo luogo, riguarda sia marchi nazionali che marchi comunitari; si chiede quindi un’interpretazione non solo della direttiva 89/104, ma anche del regolamento n. 40/94 (prima questione). Tuttavia, la direttiva 89/104 e il regolamento n. 40/94 subordinano l’esistenza di una violazione alle stesse condizioni, per cui la mia soluzione alla questione se la violazione sussista sarà la medesima in entrambi casi (16).

44.      Con il primo rinvio si chiede inoltre di interpretare le disposizioni in materia di marchi che godono di notorietà contenute in entrambi i suddetti atti normativi (seconda questione). Nell’analisi della questione relativa alla sussistenza della violazione esaminerò anche la tutela speciale conferita a tali marchi.

45.      Infine, il primo rinvio ha suscitato una particolare attenzione, in quanto i fatti ad esso relativi includono «siti pirata», vale a dire, siti che offrono prodotti contraffatti (prima questione). Gli altri rinvii, invece, riguardano «siti concorrenti», che offrono prodotti che non ledono alcun marchio. I titolari dei marchi, sostenuti dalla Francia, hanno individuato nella possibilità che l’AdWords venga utilizzato da siti pirata – come è accaduto nel contesto dei primo rinvio – un esempio significativo dei motivi per cui le parole chiave dovrebbero essere sottoposte al loro controllo. Ciò mi induce a formulare alcune importanti distinzioni.

46.      Tutti i rinvii riguardano l’uso nell’AdWords di parole chiave che coincidono con marchi di impresa; quest’uso, quale descritto, consiste nella selezione di tali parole in modo che come risultati vengano presentati annunci, nonché nella visualizzazione di annunci unitamente ai risultati naturali forniti per tali parole. I rinvii non riguardano l’uso dei marchi sui siti degli inserzionisti, né i prodotti venduti su detti siti, e non riguardano neppure l’uso dei termini che costituiscono i marchi nel testo degli annunci (17). Quelli menzionati sono tutti usi indipendenti e la liceità di ciascuno di essi dev’essere esaminata autonomamente (18). Nelle presenti cause la Corte è chiamata a valutare solo la legittimità dell’uso di parole chiave.

47.      I titolari dei marchi sostengono che tutti i suddetti usi, ancorché distinti, sono in qualche modo connessi: se, ad esempio, viene fatto un uso illecito su un sito che vende prodotti contraffatti, ciò potrebbe ripercuotersi su qualsiasi uso nell’ambito dell’AdWords collegato a tale sito e potrebbe essere inibito dal titolare del marchio. Diversamente, infatti, l’AdWords faciliterebbe la violazione commessa su detto sito. Sebbene, come si vedrà, la pretesa dei titolari dei marchi non sia limitata a tale esempio, quest’ultimo risalta in modo particolare nel loro ragionamento a causa del suo potere di suggestione.

48.      Lo scopo dei titolari dei marchi è estendere la tutela del marchio in modo da includere gli atti di una parte idonei a contribuire a una violazione di marchio da parte di un terzo. Ciò è comunemente noto negli Stati Uniti come «contributory infringement » (concorso nella violazione) (19), ma, per quanto è a mia conoscenza, tale approccio è estraneo alla tutela dei marchi in Europa, in cui la materia viene normalmente disciplinata attraverso le norme in materia di responsabilità (20).

49.      I titolari dei marchi sollecitano la Corte a spingersi oltre, ossia a dichiarare che la mera possibilità che un sistema – nella specie, l’AdWords – possa essere utilizzato da terzi per contraffare un marchio implica che tale sistema si trova, esso stesso, in situazione di violazione. In realtà, i titolari dei marchi non intendono limitare le loro pretese ai casi in cui l’AdWords venga effettivamente utilizzato da siti che offrono prodotti contraffati; essi vogliono escludere tale possibilità all’origine, impedendo alla Google di mettere a disposizione per la selezione parole chiave coincidenti con i loro marchi. Dall’esistenza di un rischio che l’AdWords possa essere utilizzato per promuovere tali siti pirata essi deducono un generico diritto a inibire l’uso dei loro marchi quali parole chiave. Se la violazione consiste nell’uso di tali parole chiave nell’AdWords, come affermano i titolari, essa prescinde dalla circostanza che i siti visualizzati in risposta ledano effettivamente il marchio.

50.      Si chiede quindi alla Corte di estendere notevolmente la portata della tutela dei marchi. Chiarirò perché ritengo che non lo si debba fare. Dal mio esame della questione relativa all’esistenza della violazione emergerà, in primo luogo, che l’uso nell’ambito dell’AdWords di parole chiave che coincidono con marchi di impresa non costituisce, di per sé, una violazione e, in secondo luogo, che il collegamento con altri usi (potenzialmente illeciti) può essere analizzato meglio, come è accaduto finora, alla luce delle norme in materia di responsabilità.

51.      Occorre quindi esaminare la questione in subordine posta in tutti i rinvii nel caso in cui non si rilevi alcuna violazione di marchio: se l’attività svolta dalla Google con l’AdWords rientri nell’esenzione di responsabilità per le attività di hosting ai sensi della direttiva 2000/31.

52.      Le parti dissentono sul significato di tale questione in subordine, poiché alcune la interpretano nel senso che essa riguarda una possibile esenzione di responsabilità a favore della Google per le violazioni di marchio. La Cour de cassation, tuttavia, ha espressamente formulato tale questione in modo tale che essa si ponga solo nel caso in cui non venga constatata alcuna violazione. A mio parere, la Cour de cassation ha utilizzato tale formulazione in quanto, se i titolari possono vietare che l’AdWords utilizzi parole chiave coincidenti con i loro marchi, la controversia pendente dinanzi ad essa è effettivamente risolta. Se, invece, la Corte stabilisce che non sussiste alcuna violazione e che l’AdWords può continuare a funzionare con l’attuale modus operandi, sarebbe ancora necessario esaminare la questione dell’eventuale responsabilità della Google per il contenuto dell’AdWords. È per tale motivo che l’esenzione di responsabilità per le attività di hosting può risultare rilevante nei casi di specie.

53.      Pertanto, nelle presenti cause esaminerò anzitutto A) la questione fondamentale se l’uso da parte della Google, nell’ambito dell’AdWords, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa costituisca una violazione, quindi B) la questione in subordine se l’esenzione di responsabilità per le attività di hosting si applichi al contenuto presentato nell’AdWords dalla Google e, infine, C) la restante questione se l’uso da parte degli inserzionisti, nell’ambito dell’AdWords, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa costituisca una violazione di marchio.

A –    Sulla prima questione del primo e del secondo rinvio, e sulla seconda questione del primo e del terzo rinvio: se i titolari dei marchi possano vietare alla Google l’uso, nell’AdWords, di parole chiave che coincidono con i loro marchi

54.      Secondo costante giurisprudenza, devono sussistere quattro condizioni cumulative affinché i titolari dei marchi possano vietare l’uso degli stessi in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 (o, in altre parole, perché sussista una violazione di marchio). Una di tali condizioni è chiaramente soddisfatta: l’uso da parte della Google, nell’AdWords, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa è manifestamente non autorizzato dai titolari degli stessi. Rimane quindi da accertare se siano soddisfatte le altre tre condizioni, vale a dire: se tale uso i) abbia luogo nel commercio, ii) sia fatto per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio; e iii) pregiudichi o sia idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o servizi, a causa di un rischio di confusione per il pubblico (21).

55.      Prima di passare all’esame di tali condizioni, occorre fare una precisazione circa il numero di usi da parte della Google. Finora ho fatto riferimento all’«uso», nell’AdWords, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa. In realtà, sono implicati non uno, ma due usi: a) quando la Google consente agli inserzionisti di selezionare parole chiave (e tale uso è in un certo senso interno al funzionamento dell’AdWords) (22), di modo che gli annunci dei loro siti vengano presentati quali risultati di ricerche che includono tali parole chiave; e b) quando la Google visualizza tali annunci, unitamente ai risultati naturali presentati in risposta alle dette parole chiave. Esaminerò quindi in capitoli separati la questione se ciascuno di tali usi soddisfi le condizioni sopra richiamate.

56.      Questi due usi sono strettamente, se non inestricabilmente, connessi: è il fatto che si possano selezionare talune parole chiave a far sì che gli annunci vengano visualizzati immediatamente in risposta a tali parole. Nonostante questo collegamento, si tratta di usi diversi. Essi hanno luogo in momenti diversi: l’uso a) quando gli inserzionisti avviano la procedura di selezione delle parole chiave e l’uso b) quando agli utenti di Internet viene presentata una visualizzazione dei risultati delle loro ricerche. Tali usi hanno obiettivi diversi: nel caso dell’uso a), l’obiettivo sono gli inserzionisti che intendono ricorrere all’AdWords; nel caso dell’uso b), si tratta degli utenti di Internet che utilizzano il motore di ricerca Google. Infine, tali usi hanno ad oggetto beni o servizi diversi: l’uso a) ha per oggetto il servizio della stessa Google, l’AdWords, mentre l’uso b) ha per oggetto i prodotti e servizi offerti sui siti pubblicizzati.

57.      L’esistenza di due usi diversi, anche se non chiaramente distinti, emerge dalle questioni poste. Le questioni della Cour de cassation che si riferiscono alla Google menzionano «il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti» (il corsivo è mio).

58.      Se questi due usi sembrano fondersi in un unico uso, ciò accade, a mio parere, in quanto la reale intenzione dei titolari dei marchi è dimostrare una qualche forma di «contributory infringement». Come detto, le presenti cause richiedono che la Corte decida se sia necessario estendere la tutela dei marchi. Tale aspetto sarà analizzato in modo più approfondito nel capitolo d), in cui esaminerò se il possibile concorso della Google, attraverso l’AdWords, nella violazione dei marchi da parte di terzi costituisca di per sé una violazione di marchio. Per il momento, tuttavia, non mi discosterò dalla costante giurisprudenza della Corte ed esaminerò separatamente ciascuno di questi due usi.

59.      Esaminerò inoltre nel capitolo c) se l’uso da parte della Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa pregiudichi altre funzioni del marchio, oltre a quella essenziale di garantire l’origine dei prodotti e servizi. Come detto, l’esistenza di un pregiudizio a tale funzione essenziale è una delle condizioni cui è subordinata l’esistenza di una violazione di marchio. Tuttavia, la Corte ha completato tale giurisprudenza consolidata dichiarando che, anche se tale condizione non è soddisfatta, può sussistere una violazione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 se vengono compromesse altre funzioni del marchio (23). Come si vedrà, tali altre funzioni svolgono un ruolo nella tutela conferita sia dall’art. 5, n. 1, che dall’art. 5, n. 2, di detta direttiva. Pertanto, in tale capitolo si esaminerà anche la seconda questione del primo rinvio, concernente la tutela speciale conferita ai marchi che godono di notorietà.

a)      L’uso da parte della Google consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare nell’AdWords parole chiave che coincidono con marchi di impresa, di modo che, quali risultati delle ricerche comprendenti tali parole chiave, vengano visualizzati gli annunci dei loro siti

i)      Se l’uso abbia luogo nel commercio

60.      La scopo di questa condizione dell’esistenza di una violazione di marchio è quello di distinguere tra un uso privato e un’«attività commerciale diretta ad un vantaggio economico» (24); il titolare del marchio può vietare solo la seconda.

61.      Quando la Google offre agli inserzionisti, attraverso l’AdWords, la possibilità di selezionare parole chiave che coincidono con marchi di impresa, lo fa a titolo di attività commerciale: anche se il corrispettivo viene percepito solo in seguito (quando gli utenti di Internet selezionano il collegamento del messaggio pubblicitario), il servizio prestato dalla Google è «dirett[o] a un vantaggio economico». Si deve quindi ritenere che tale condizione sia soddisfatta.

ii)    Se l’uso venga fatto per beni o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio

62.      Tale condizione dell’esistenza di una violazione di marchio, impiegando la formulazione ampia «uso per prodotti o servizi», implica che il titolare del marchio possa vietare molti usi oltre alla semplice apposizione del marchio sul prodotto. Tuttavia, perché tale condizione sia soddisfatta occorre che l’uso comporti un collegamento a prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio.

63.      L’art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 fornisce un elenco non esaustivo delle modalità d’uso che si possono vietare. I titolari dei marchi hanno interpretato l’inclusione nell’art. 5, n. 3, dell’uso «nella pubblicità» quale conferma del fatto che essi possono vietare tutte le attività svolte dalla Google attraverso l’AdWords. La Google sostiene che le sue attività non costituiscono un uso «nella pubblicità», in quanto le parole chiave non formano parte degli annunci.

64.      A mio parere, il riferimento di cui all’art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 all’uso «nella pubblicità» riguarda il caso più tradizionale del marchio utilizzato nell’annuncio. Tale uso può effettivamente ricorrere negli annunci visualizzati attraverso l’AdWords, ma, come si è detto, non si interroga la Corte in merito al testo di detti annunci, ma solo in merito alle parole chiave. La qualifica artificiosa di tutte le attività svolte dalla Google nell’ambito dell’AdWords come usi «nella pubblicità» nasconderebbe ciò che tale condizione è diretta a determinare: a quali beni o servizi si riferisca ciascun uso. Essi, naturalmente, possono variare in funzione dell’uso.

65.      Ciò che rileva, dunque, è la nozione di «uso per prodotti o servizi» – si deve ricordare che l’uso «nella pubblicità» ne è solo un esempio. La Corte ha giustamente concentrato l’attenzione su tale nozione, chiarendo che la condizione in parola è soddisfatta quando un segno corrispondente a un marchio viene usato «in modo da creare un nesso tra il segno (…) e i prodotti commercializzati o i servizi forniti» (25).

66.      L’elemento fondamentale è quindi il nesso stabilito tra il marchio e il prodotto o il servizio commercializzato. Nell’esempio tradizionale dell’uso nella pubblicità, il nesso si stabilisce tra il marchio e il prodotto o servizio venduto al pubblico. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’inserzionista vende un prodotto contraddistinto dal marchio. Non è questo il caso dell’uso da parte della Google consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare parole chiave di modo che vengano visualizzati come risultati i loro annunci. Non vi sono prodotti o servizi venduti al pubblico. L’uso è limitato a una procedura di selezione interna all’AdWords e riguarda solo la Google e gli inserzionisti (26). Il servizio venduto, al quale si ricollega l’uso delle parole chiave che riproducono il marchio, è quindi il servizio stesso della Google, l’AdWords.

67.      Appare evidente che l’AdWords non è né identico né simile ad alcuno dei prodotti o servizi costituenti l’oggetto dei marchi. Pertanto, tale condizione non è soddisfatta, e, conseguentemente, l’uso consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare nell’AdWords parole chiave che coincidono con marchi di impresa, di modo che i messaggi pubblicitari per i loro siti vengano presentati tra i risultati delle ricerche che includono tali parole chiave, non costituisce una violazione di marchio.

iii) Se l’uso pregiudichi o sia idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio a causa di un rischio di confusione da parte del pubblico

68.      Il fatto che l’uso dei marchi da parte della Google per motivi inerenti al funzionamento dell’AdWords non venga fatto per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dai marchi, e quindi non soddisfi la condizione di cui sopra, rende superflua l’analisi approfondita di tale condizione. Si deve ricordare anzitutto che le quattro condizioni per constatare l’esistenza di una violazione di marchio sono cumulative (27).

69.      Inoltre, nei casi in cui la suddetta condizione non sussiste, è improbabile che la funzione essenziale del marchio – garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o servizi – venga compromessa o rischi di essere compromessa (28). Poiché l’uso da parte della Google non riguarda prodotti o servizi identici o simili, in linea di principio, non può esistere alcun rischio di confusione da parte dei consumatori. Pertanto, in ogni caso, non è soddisfatta neppure tale condizione.

b)      L’uso da parte della Google consistente nel presentare annunci, attraverso l’AdWords, accanto ai risultati naturali visualizzati in risposta alle parole chiave che coincidono con marchi di impresa

70.      Prima di esaminare se tale uso costituisca una violazione di marchio, è importante analizzare le possibili implicazioni delle presenti cause per il motore di ricerca della Google.

71.      Si controverte sulla visualizzazione di annunci conseguente all’inserimento di parole chiave che coincidono con marchi di impresa. Tuttavia, nel caso in cui venisse stabilito che tale uso costituisce una violazione di marchio, potrebbe risultare difficile impedire che tale decisione si applichi anche all’uso di parole chiave nel motore di ricerca della Google. Benché le questioni sollevate riguardino soltanto l’AdWords, dagli argomenti delle parti emerge che esse sono consapevoli di questo rischio. Le parti rilevano giustamente che l’attività svolta attualmente dalla Google attraverso l’AdWords può essere distinta dalla sua attività di gestore di un motore di ricerca. Ciò detto, non esiste alcuna differenza sostanziale tra l’uso che la Google stessa fa delle parole chiave nel motore di ricerca e l’uso che ne fa nell’AdWords: essa presenta un determinato contenuto in risposta a tali parole chiave.

72.      È pur vero che, associando annunci a talune parole chiave attraverso l’AdWords, la Google fornisce maggiore visibilità ai siti degli inserzionisti. Tuttavia, si deve ricordare che tali siti, anche quelli pirata, possono apparire tra i risultati naturali delle stesse parole chiave (in funzione della loro rilevanza calcolata dagli algoritmi automatici del programma di ricerca). Si deve inoltre ricordare che gli annunci e i risultati naturali presentano caratteristiche molto simili: un breve messaggio e un collegamento. Di conseguenza, la differenza tra gli annunci e i risultati naturali non consiste tanto nella circostanza che gli annunci forniscano o meno visibilità, quanto nel grado di tale visibilità. Ho qualche dubbio sulla questione se, ai fini della tutela del marchio, tale diversa gradazione sia sufficiente a distinguere tra la visualizzazione di annunci, da un lato, e quella di risultati naturali, dall’altro, che vengono entrambe fornite in risposta alle stesse parole chiave.

73.      In particolare, ritengo difficile sostenere tale distinzione sulla base delle condizioni cui la Corte subordina la constatazione di una violazione di marchio, che non dipende dal tipo di attività, purché l’uso abbia luogo nel commercio. Tuttavia, vorrei precisare che tale difficoltà non basta, di per sé, ad escludere l’eventuale esistenza di una violazione di marchio nei casi di specie. Richiamo l’attenzione della Corte su tale argomento al fine di evidenziare tutte le possibili conseguenze dei casi di specie. Qualora la Corte dichiarasse che la visualizzazione di siti da parte della Google in risposta a talune parole chiave costituisce una violazione di marchio, potrebbe risultare difficile distinguere la situazione dell’AdWords da quella del motore di ricerca della Google.

74.      Per dimostrare il rischio di «sovrapposizione» tra le due situazioni, confronterò l’applicazione delle condizioni cui è subordinata l’esistenza di una violazione di marchio con la visualizzazione, in risposta a parole chiave che coincidono con marchi di impresa, rispettivamente di annunci e di risultati naturali. Tale confronto sarà utile anche per valutare l’eventuale rischio di confusione.

i)      Se l’uso abbia luogo nel commercio

75.      Come si è detto, tale condizione è soddisfatta quando l’uso viene fatto nell’ambito di un’«attività commerciale diretta ad un vantaggio economico» (29).

76.      Tale ipotesi ricorre nella presentazione di annunci da parte della Google: quando gli utenti di Internet selezionano tali collegamenti pubblicitari, essa percepisce un corrispettivo dagli inserzionisti. Si deve quindi ritenere che questa condizione sia soddisfatta.

77.      Anche la visualizzazione di risultati naturali in risposta alle stesse parole chiave è «diretta ad un vantaggio economico». I risultati naturali non vengono forniti a titolo gratuito: essi vengono forniti in quanto, come detto, l’AdWords opera nello stesso contesto offrendo maggiore visibilità a taluni siti. Il valore di tale visibilità dipende dall’uso del motore di ricerca da parte degli utenti di Internet. Anche se la Google non ricava nulla direttamente da tale uso, quest’ultimo costituisce chiaramente la fonte delle entrate che Google ottiene con l’AdWords, che a loro volta le consentono di finanziare il motore di ricerca. Di per sé, anche la visualizzazione di risultati naturali nel motore di ricerca della Google soddisfa tale condizione.

ii)    Se l’uso venga fatto per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dai marchi

78.      Come detto, tale condizione dipende dalla creazione di un nesso tra l’uso del marchio e i prodotti commercializzati o i servizi forniti (30).

79.      Questo è ciò che fa la Google con l’AdWords: visualizzando annunci in risposta alle parole chiave che coincidono con marchi di impresa, essa stabilisce un nesso fra tali parole chiave e i siti pubblicizzati, compresi i prodotti commercializzati o i servizi forniti attraverso tali siti. Anche se le parole chiave non sono contenute negli annunci stessi, il loro uso rientra nella nozione di uso «nella pubblicità» cui fa riferimento l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 89/104: il nesso viene stabilito tra il marchio e i prodotti o servizi pubblicizzati. I siti interessati vendono prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio (compresi i prodotti contraffatti). Tale condizione va quindi considerata soddisfatta.

80.      Si stabilisce un identico nesso tra parole chiave che coincidono con marchi di impresa e i siti visualizzati come risultati naturali. Si potrebbe sostenere che il collegamento è diverso, in quanto gli annunci e i risultati naturali vengono presentati in modo diverso. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre: entrambi sono costituiti da un breve messaggio e da un collegamento ad un sito. L’AdWords emula volutamente il motore di ricerca della Google, in quanto la funzione del motore di ricerca è precisamente stabilire un nesso tra parole chiave e siti.

81.      Si potrebbe anche sostenere che, poiché la Google non percepisce alcun compenso per la visualizzazione dei risultati naturali, o poiché i proprietari non influenzano il contenuto del breve messaggio di accompagnamento, ciò non costituisce un uso «nella pubblicità» ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 89/104. Non occorre esaminare tale questione (31): si stabilisce un nesso tra le parole chiave e i prodotti o servizi venduti attraverso i siti visualizzati come risultati naturali, il che è sufficiente affinché la visualizzazione dei risultati naturali soddisfi tale condizione.

iii) Se l’uso pregiudichi o sia idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio, a causa di un rischio di confusione da parte del pubblico

82.      Come detto, tale condizione implica che si valuti se sussista un rischio di confusione da parte del pubblico sull’origine dei prodotti o servizi (32).

83.      È utile ricordare che la Corte è stata interrogata solo in merito all’uso di parole chiave che coincidono con marchi di impresa, e non in merito all’uso dei marchi negli annunci, o nei prodotti venduti attraverso i siti pubblicizzati. Ciascuno di questi ultimi usi da parte di terzi può indurre confusione e costituire, di per sé, una violazione. Tuttavia, ciò varrebbe per l’uso di parole chiave da parte della Google solo qualora fosse ammessa la dottrina del «contributory infringement»: l’uso da parte della Google costituirebbe una violazione unicamente a causa del suo concorso nella violazione da parte di terzi. Come detto, tale eventualità sarà esaminata separatamente. Per ora, concentrerò l’attenzione sul possibile rischio di confusione derivante dall’uso delle parole chiave per la visualizzazione di annunci, a prescindere dalla natura di tali annunci e dei siti implicati.

84.      Come si è rilevato, la visualizzazione di annunci stabilisce un nesso tra le parole chiave che coincidono con il marchio e i siti pubblicizzati. La questione è se tale collegamento possa indurre i consumatori in errore circa l’origine dei prodotti o servizi offerti su tali siti – anche prima di tenere conto del contenuto di questi ultimi. Perché sussista un rischio del genere, i consumatori dovrebbero presumere, in base alla mera circostanza che taluni siti sono associati a tali parole chiave, che detti siti provengono «dalla stessa impresa [in quanto titolare del marchio] o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro» (33).

85.      Tale rischio di confusione non può essere presunto; esso va accertato concretamente (34). La questione dell’esistenza di un rischio di confusione, di regola, viene lasciata al giudice del rinvio, in quanto può comportare valutazioni di fatto complesse (35). Nondimeno, le parti hanno sollecitato la Corte ad accertare tale rischio, vale a dire se gli utenti di Internet «confondano» gli annunci con i risultati naturali (36). Quand’anche la Corte fosse in grado di effettuare questa specifica valutazione di fatto, ritengo che tale valutazione non sarebbe di alcuna utilità – infatti, la questione stessa è fuorviante.

86.      Confrontando gli annunci con i risultati naturali, le parti presumono che i risultati naturali corrispondano a «veri» risultati – vale a dire, che essi provengano dai titolari stessi dei marchi. Ma non è così. Al pari degli annunci visualizzati, i risultati naturali sono solo informazioni che Google, sulla base di determinati criteri, visualizza in risposta alle parole chiave. Molti dei siti visualizzati, infatti, non corrispondono ai siti dei titolari dei marchi.

87.      Le parti sono influenzate dalla convinzione, cui ho accennato all’inizio, che se un utente di Internet cerca qualcosa sul motore di ricerca della Google, lo troverà. Tuttavia, non si tratta di una convinzione cieca; gli utenti di Internet sono consapevoli del fatto che dovranno vagliare i risultati naturali delle loro ricerche, che spesso raggiungono cifre elevate. Essi possono attendersi che alcuni di tali risultati naturali corrisponderanno al sito del titolare del marchio (o di un’impresa economicamente collegata), ma certamente non lo penseranno per tutti i risultati naturali. Inoltre, talora essi non cercano neppure il sito del titolare del marchio, ma altri siti correlati ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio; ad esempio, gli utenti di Internet potrebbero non essere interessati ad acquistare i prodotti del titolare del marchio, ma solo ad accedere a siti che recensiscono tali prodotti.

88.      Il motore di ricerca della Google aiuta a vagliare i risultati naturali ordinandoli in base alla loro rilevanza rispetto alle parole chiave utilizzate. Gli utenti di Internet possono attendersi, in base alla loro valutazione della qualità del motore di ricerca della Google, che i risultati maggiormente pertinenti includeranno il sito del titolare del marchio o qualunque sito essi stiano cercando. Tuttavia, non si tratta di nulla più di un’aspettativa. Si ha una conferma solo quando appare il collegamento al sito, se ne legge la descrizione e si seleziona il collegamento. Spesso l’aspettativa viene delusa e gli utenti di Internet tornano indietro e tentano con il risultato naturale successivo.

89.      Il motore di ricerca della Google non è nulla di più di uno strumento: il collegamento da esso stabilito fra parole chiave che coincidono con marchi di impresa e risultati naturali, inclusi i siti maggiormente pertinenti, non è sufficiente a generare confusione. Gli utenti di Internet decidono in merito all’origine dei prodotti o servizi offerti sui siti solo dopo averne letto la descrizione e, in definitiva, lasciando la Google ed entrando in tali siti.

90.      Gli utenti di Internet vagliano gli annunci allo stesso modo in cui vagliano i risultati naturali. Utilizzando l’AdWords, gli inserzionisti tentano infatti di fare in modo che i loro annunci beneficino della stessa aspettativa di essere pertinenti alla ricerca – è per questo che essi vengono visualizzati accanto ai risultati naturali maggiormente pertinenti. Tuttavia, anche supponendo che gli utenti di Internet cerchino il sito del titolare del marchio, non sussiste alcun rischio di confusione se vengono visualizzati anche annunci.

91.      Al pari di quanto accade per i risultati naturali, gli utenti di Internet effettueranno una valutazione in merito all’origine dei prodotti o servizi pubblicizzati solo in base al contenuto dell’annuncio e visitando i siti pubblicizzati; nessuna valutazione si baserà unicamente sul fatto che gli annunci vengono visualizzati in risposta a parole chiave che riproducono marchi. Il rischio di confusione è insito nell’annuncio e nei siti pubblicizzati, ma, come si è già rilevato, non si interroga la Corte in merito a tali usi da parte di terzi, ma solo in merito all’uso della Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa.

92.      Si deve quindi concludere che né la visualizzazione di annunci, né la visualizzazione di risultati naturali in risposta a parole chiave che coincidono con marchi di impresa generano un rischio di confusione sull’origine dei prodotti e servizi. Pertanto, né l’AdWords né il motore di ricerca della Google pregiudicano o sono idonei a pregiudicare la funzione essenziale del marchio.

c)      Se gli usi da parte della Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa pregiudichino altre funzioni del marchio oltre alla sua funzione essenziale, in particolare se traggano indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi oppure arrechi loro pregiudizio

93.      I marchi notori godono di una tutela speciale rispetto a quella dei marchi normali: il loro uso può essere vietato non solo per prodotti o servizi identici o simili, ma anche per prodotti o servizi che traggano indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechino loro pregiudizio (37).

94.      La Corte ha confermato che tale tutela speciale conferita ai marchi notori non dipende dall’esistenza di un rischio di confusione da parte dei consumatori (38). Detta tutela speciale, pertanto, prescinde dalla funzione essenziale del marchio consistente nel garantire l’origine dei prodotti o servizi, e si ricollega ad altre funzioni del marchio.

95.      La Corte ha dichiarato che fra tali altre funzioni del marchio rientrano quella di garantire la qualità dei prodotti o servizi e quelle di comunicazione, investimento o pubblicità; essa ha inoltre dichiarato che dette funzioni non sono esclusive dei marchi notori, ma vengono espletate da tutti i marchi (39).

96.      In tale contesto, la Corte ha fornito due chiarimenti importanti. In primo luogo, essa ha confermato che i marchi, oltre ad avere lo scopo di impedire che i consumatori siano indotti in errore, servono anche a promuovere l’innovazione e l’investimento commerciale. Un marchio tutela l’investimento fatto dal titolare dal marchio nei prodotti o servizi ad esso associati e, in tal modo, crea incentivi economici per ulteriori innovazioni e investimenti. Le altre funzioni del marchio, quali richiamate dalla Corte, riguardano tale promozione dell’innovazione e degli investimenti.

97.      La Corte ha fornito un ulteriore chiarimento definendo una gradazione della tutela dell’innovazione e dell’investimento. Non esiste analoga gradazione per la funzione di impedire che i consumatori siano indotti in errore: ogniqualvolta sussista un rischio di confusione si configura una violazione di marchio (40). A parte il rischio di confusione, le condizioni per constatare una violazione possono variare.

98.      Al vertice della scala si trova la tutela speciale conferita ai marchi notori dall’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104. Lo «sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola» consente al titolare stesso di vietare un’ampia gamma di associazioni, dall’associazione negativa idonea a pregiudicare la notorietà o il carattere distintivo del marchio, alle associazioni positive che traggono vantaggio dell’investimento del titolare (41).

99.      A metà della scala si trova la tutela conferita dall’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 per quanto riguarda prodotti o servizi identici a quelli contraddistinti dai marchi stessi. È in relazione ai prodotti o servizi identici che la Corte ha dichiarato che il titolare del marchio può vietare gli usi che pregiudicano la funzione consistente nel «garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità» (42).

100. Al fondo della scala si trova la tutela conferita dall’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 per quanto riguarda prodotti o servizi simili a quelli oggetto del marchio. Tale tutela, come ha dichiarato la Corte, non è la stessa dell’art. 5, n. 1, lett. a): poiché è in discussione la mera somiglianza tra i prodotti o servizi, «il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della tutela» (43). Pertanto, le altre funzioni del marchio possono essere compromesse solo in casi molto particolari, che la Corte non ha ancora definito.

101. Tutti questi tipi di tutela – qualunque ne sia la posizione sulla scala – sono collegati alla promozione dell’innovazione e degli investimenti. La gamma di associazioni che possono essere vietate varia a seconda di ciò che si ritiene legittimo alla luce dell’innovazione e dell’investimento: maggiore tutela per i marchi notori rispetto ai normali marchi, e maggiore tutela contro prodotti o servizi identici rispetto a prodotti o servizi simili (44).

102. Tuttavia, qualunque sia la tutela conferita all’innovazione e all’investimento, essa non è mai assoluta. Deve sempre essere ponderata con altri interessi, nello stesso modo in cui viene ponderata con altri interessi la tutela stessa del marchio. Ritengo che le presenti cause richiedano una ponderazione con la libertà di espressione e con la libertà di iniziativa economica (45).

103. Tali libertà sono particolarmente importanti in questo contesto, dato che la promozione dell’innovazione e degli investimenti presuppone anche la concorrenza e il libero accesso alle idee, alle parole e ai segni. Tale promozione è sempre il prodotto di una ponderazione tra incentivi, in forma di beni privati dati a coloro che innovano e investono, e la natura pubblica dei beni necessari per sostenere l’innovazione e gli investimenti. Tale ponderazione è un aspetto fondamentale della tutela dei marchi. Pertanto, pur ricollegandosi agli interessi del titolare del marchio, i diritti di marchio non possono essere interpretati quali classici diritti di proprietà, che consentono al titolare di inibire qualsiasi altro uso (46). La trasformazione di talune espressioni e di taluni segni – beni intrinsecamente pubblici – in beni privati è una conseguenza della legge ed è limitata agli interessi legittimi che la legge stessa considera meritevoli di tutela. È per tale motivo che solo alcuni usi possono essere vietati dal titolare del marchio, mentre molti altri devono essere accettati(47).

104. Uno degli usi che devono essere accettati è quello per scopi puramente descrittivi. La Corte ha dichiarato che l’uso di un marchio per descrivere caratteristiche di prodotti o servizi, se viene indicata chiaramente l’origine dei prodotti o servizi di cui trattasi, non può essere vietato dal titolare (48). Con tale dichiarazione, essa ha chiarito che gli usi a scopi puramente descrittivi «non ledono alcuno degli interessi tutelati [dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104]» (49); fra tali usi rientrano, per definizione, le funzioni del marchio correlate all’innovazione e all’investimento (50). Pertanto, gli usi per scopi puramente descrittivi sono consentiti anche quando riguardino marchi notori (51).

105. Un’altra situazione di questo tipo è la pubblicità comparativa, quale definita dalla direttiva 84/450 (52), che consente alle imprese di utilizzare segni identici a marchi concorrenti al fine di confrontare i propri prodotti e servizi (53). Per loro stessa natura, le pubblicità comparative traggono vantaggio dall’innovazione e dall’investimento fatti in precedenza dai titolari dei marchi per promuovere prodotti concorrenti. Il fatto che esista tale possibilità dimostra l’importanza della libertà di espressione e della libertà di iniziativa commerciale, che stimolano la concorrenza e arrecano vantaggio ai consumatori (54). Pertanto, anche l’investimento rappresentato dai marchi notori non è immune da tale forma di pubblicità (55).

106. La questione sollevata nei casi di specie è se la libertà di espressione e la libertà di iniziativa commerciale debbano prevalere anche sugli interessi dei titolari dei marchi nel contesto degli usi fatti dalla Google di parole chiave che coincidono con marchi. Detti usi non sono puramente descrittivi (56), né costituiscono pubblicità comparativa. Tuttavia, analogamente a quanto accade in tali situazioni, l’AdWords stabilisce un nesso con il marchio per fornire informazioni ai consumatori senza che ne derivi alcun rischio di confusione. Lo fa sia indirettamente, quando consente la selezione di parole chiave, sia direttamente, quando visualizza annunci.

107. Gli usi fatti dalla Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa sono autonomi rispetto all’uso del marchio fatto negli annunci visualizzati e nei siti pubblicizzati nell’AdWords; essi si limitano a veicolare informazioni al consumatore. La Google lo fa in modo tale che si può affermare che essa interferisce con gli interessi dei titolari dei marchi ancor meno degli usi puramente descrittivi o della pubblicità comparativa. Come si vedrà in prosieguo, tale elemento emerge più chiaramente se si riflette su quanto sarebbe assurdo consentire ai siti di utilizzare un marchio per usi puramente descrittivi o per la pubblicità comparativa, ma senza permettere alla Google di presentare un collegamento a tali siti. Ritengo quindi che si debba applicare lo stesso principio: data l’assenza di qualsiasi rischio di confusione, i titolari dei marchi non dispongono di un generico diritto di vietare gli usi in questione.

108. Temo che, se i titolari potessero vietare tali usi in forza della tutela conferita ai marchi, essi disporrebbero di un potere assoluto di controllo sull’uso dei loro marchi come parole chiave. Tale potere assoluto di controllo si estenderebbe, di fatto, a tutto ciò che si possa dire e far vedere nel cyberspazio in relazione al prodotto o servizio associato al marchio.

109. È vero che, nei casi di specie, i titolari dei marchi limitano le loro pretese agli usi fatti dalla Google nell’AdWords. Tuttavia, una volta messa da parte la nozione di «confusione» tra annunci e risultati naturali, si tratta di una questione di prospettiva. I titolari dei marchi potrebbero anche tentare di vietare la visualizzazione di risultati naturali accanto agli annunci. Il potere di controllo che rivendicano si estende a tutti i risultati delle parole chiave che coincidono con i loro marchi.

110. Tale potere assoluto di controllo non terrebbe conto della natura particolare di Internet e della funzione che in esso svolgono le parole chiave. Internet funziona senza alcun controllo centralizzato, il che costituisce probabilmente il motivo della sua espansione e del suo successo: esso dipende da ciò che vi viene liberamente immesso dai suoi diversi utenti (57). Le parole chiave sono uno degli strumenti – se non lo strumento principale – con il quale tali informazioni vengono organizzate e rese accessibili agli utenti di Internet. Pertanto, il contenuto delle parole chiave, di per sé, è neutro: esse consentono agli utenti di Internet di raggiungere siti associati a tali parole. Molti di tali siti saranno pienamente legittimi e leciti anche se non sono siti del titolare del marchio.

111. Pertanto, l’accesso degli utenti di Internet alle informazioni relative al marchio non dev’essere limitato al titolare del marchio né da quest’ultimo. Tale affermazione vale non solo per i motori di ricerca come quello della Google; rivendicando il diritto di esercitare un controllo su parole chiave che coincidono con marchi di impresa nei sistemi pubblicitari quale l’AdWords, i titolari dei marchi, di fatto, potrebbero vietare agli utenti di Internet di vedere gli annunci di terzi relativi ad attività correlate ai marchi perfettamente lecite. Ciò recherebbe pregiudizio, ad esempio, ai siti dedicati alla recensione dei prodotti, alla comparazione fra i prezzi o alla vendita di prodotti usati.

112. Si deve ricordare che tali attività sono legittime proprio in quanto i titolari dei marchi non hanno un potere assoluto di controllo sull’uso dei loro marchi. La Corte ha svolto un ruolo determinante nello stabilire tale principio, dichiarando che gli interessi dei titolari dei marchi non erano sufficienti per vietare ai consumatori di trarre vantaggio da una mercato interno concorrenziale (58). Sarebbe paradossale che la Corte limitasse ora la possibilità dei consumatori di avere accesso a tali vantaggi, in quanto utenti di Internet, attraverso l’impiego di parole chiave.

113. Si deve quindi concludere che gli usi, da parte della Google, nell’ambito dell’AdWords, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa non pregiudicano le altre funzioni del marchio, vale a dire garantire la qualità dei prodotti o servizi o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità. Ai marchi notori viene conferita una tutela speciale in ragione di tali funzioni ma, anche in questo caso, non si può ritenere che dette funzioni vengano compromesse. Pertanto, gli usi fatti dalla Google non possono essere vietati neppure laddove riguardino marchi notori.

d)      Se il possibile concorso della Google, attraverso l’AdWords, nelle violazioni di marchio da parte di terzi costituisca, di per sé, una violazione di marchio

114. Si è già rilevato che gli argomenti dei titolari dei marchi non sembrano distinguere tra l’uso dei loro marchi fatto dalla Google e quello fatto da terzi. Riferendosi al fatto che la Google consente di selezionare parole chiave che coincidono con marchi di impresa, o visualizza annunci in risposta a tali parole chiave, i titolari hanno sottolineato la possibilità che il marchio cada nelle «mani sbagliate» di siti pirata per sostenere che la Google è responsabile di una violazione di marchio.

115. I titolari dei marchi non incontrano alcun problema di ordine giuridico nel contrastare i siti pirata, in quanto tali siti sono chiaramente implicati in violazioni di marchio; tuttavia non si possono ignorare le difficoltà pratiche inerenti a tale azione di contrasto. Spesso risulta difficile accertare la titolarità dei siti in questione, individuare la normativa applicabile e il foro competente, e seguire le rispettive procedure. Inoltre, risulta che i titolari dei marchi ritengono che altri siti possano rapidamente sostituire quelli di cui venga accertata la responsabilità in atti di violazione. Pertanto, essi hanno concentrato la loro attenzione sull’AdWords. Adattando una nota metafora, essi ritengono che il modo più efficace per fermare il messaggio sia fermare il messaggero.

116. Ho già concluso che nessuno degli usi fatti dalla Google nell’AdWords di parole chiave che coincidono con marchi di impresa costituisce una violazione di marchio. Tali usi possono essere chiaramente distinti dagli usi fatti da terzi sui loro siti, nei prodotti venduti su tali siti, e nel testo degli annunci visualizzati nell’AdWords. La Corte è chiamata a pronunciarsi solo sull’uso di parole chiave che coincidono con marchi di impresa; i titolari dei marchi vorrebbero che gli eventuali usi da parte di terzi divenissero un fattore decisivo ai fini di tale valutazione.

117. Il principio proposto dai titolari dei marchi è il seguente: poiché gli usi fatti dalla Google potrebbero contribuire, potenzialmente, a violazioni commesse da terzi, si deve ritenere che anche tali usi costituiscano violazioni – anche se gli usi in questione di per sé non soddisfano le condizioni per constatare un’infrazione. Come detto, ne conseguirebbe una notevole estensione della tutela dei marchi verso ciò che negli Stati Uniti viene definito «contributory infringement» (59). Tale estensione costituirebbe una novità per la maggior parte degli Stati membri, che tradizionalmente esaminano tali situazioni alla luce delle norme in materia di responsabilità; essa sarebbe inoltre estranea alla giurisprudenza della Corte, che finora ha concentrato l’attenzione su usi individuali, separati (60).

118. È evidente il motivo per cui i titolari dei marchi hanno concentrato l’attenzione su possibili violazioni da parte di terzi: se fossero richieste effettive violazioni da parte di siti pirata, rimarrebbero molte delle difficoltà pratiche inerenti al loro perseguimento (61). Tuttavia, anche se i titolari dei marchi non l’avessero già fatto, si dovrebbe respingere la nozione di violazione di marchio fondata sulle effettive violazioni da parte di terzi. Un uso non deve necessariamente dipendere da un uso successivo. Quando la Google consente di selezionare parole chiave, o quando visualizza annunci in risposta a tali parole chiave, l’uso è lo stesso a prescindere dalla circostanza che siano o meno implicati siti pirata. Come detto, la Corte ha giustamente elaborato la propria giurisprudenza in modo da esaminare usi separati, individuali, e non vedo motivi per modificare radicalmente tale approccio, con conseguenze ampiamente imprevedibili.

119. Soprattutto, non posso accogliere la tesi secondo cui l’atto di concorrere ad una violazione di marchio da parte di terzi, attuale o potenziale, deve costituire esso stesso una violazione. I rischi inerenti a tale concorso sono insiti nella maggior parte dei sistemi che facilitano l’accesso e la fornitura di informazioni; tali sistemi possono essere utilizzati sia per buoni che per cattivi scopi.

120. Ciò vale anche per il motore di ricerca della Google, ma non si deve guardare solo agli esempi digitali. L’invenzione della stampa, ad esempio, ha moltiplicato le possibili violazioni della proprietà intellettuale, eppure sarebbe assurdo sostenere che, date tali possibilità, i quotidiani, ad esempio, dovrebbero essere vietati o che, quanto meno, dovrebbero essere vietati gli annunci o le inserzioni pubblicitarie ivi contenuti (62). La logica e le conseguenze del «contributory infringement» divengono evidenti quando si rammenti che in una delle cause più celebri avviate negli Stati Uniti sul fondamento di tale dottrina, applicata al diritto d’autore, si tentava di vietare la produzione e la vendita di videoregistratori (63).

121. Le pretese dei titolari dei marchi porrebbero gravi ostacoli a qualsiasi sistema per la fornitura di informazioni. Chiunque creasse o gestisse un sistema di questo tipo dovrebbe menomarlo fin dall’inizio per eliminare la mera possibilità di violazioni da parte di terzi; si propenderebbe quindi per una tutela eccessiva, al fine di ridurre i rischi di responsabilità civile o addirittura di costose controversie.

122. Ci si chiede quante parole dovrebbe rimuovere la Google dall’AdWords per essere sicura che non venga commessa alcuna contraffazione. Ci si chiede inoltre nel caso in cui l’uso di parole chiave possa contribuire a violazioni di marchio, in quale misura la Google sarebbe obbligata a rimuovere tali parole dal proprio motore di ricerca. Non è esagerato dire che, se si imponesse alla Google tale obbligo illimitato, la natura di Internet e dei motori di ricerca non sarebbe più quella che conosciamo.

123. Ciò non significa che non si possa tenere conto dei timori dei titolari dei marchi, ma solo che se ne deve tenere conto al di fuori dell’ambito della tutela dei marchi. Le norme in materia di responsabilità sono più appropriate, in quanto non modificano radicalmente la natura decentralizzata di Internet conferendo ai titolari dei marchi un potere generale – e sostanzialmente assoluto – di controllo sull’uso nel cyberspazio di parole chiave coincidenti con i loro marchi. Invece di poter vietare, attraverso la tutela dei marchi, qualsiasi possibile uso – compresi, come si è rilevato, molti usi legittimi e perfino auspicabili – i titolari dei marchi dovrebbero indicare casi specifici in cui sorge la responsabilità della Google nel contesto di un danno causato indebitamente ai loro marchi. Essi dovrebbero rispondere alle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità civile che, in questo settore, devono essere stabilite in base alla legge nazionale.

124. Nel contesto di un’eventuale responsabilità si può tenere conto di aspetti particolari del ruolo della Google – quale la procedura con cui essa consente agli inserzionisti di selezionare parole chiave nell’AdWords. Ad esempio, la Google fornisce agli inserzionisti informazioni opzionali che possono aiutarli a massimizzare l’esposizione dei loro annunci. Come hanno rilevato alcune delle parti, può accadere che le informazioni sulle parole chiave che coincidono con marchi di impresa includano anche (in quanto parole chiave correlate) informazioni sulle espressioni che denotano una contraffazione (64). In base a tali informazioni, gli inserzionisti possono decidere di selezionare tali espressioni quali parole chiave al fine di attirare gli utenti di Internet. Può accadere che, in tal modo, la Google contribuisca ad indirizzare gli utenti di Internet verso siti pirata.

125. In tale situazione, la Google può incorrere in una responsabilità per avere contribuito a una violazione di marchio. Anche se si tratta di un processo automatico, nulla impedisce alla Google di escludere dalle informazioni fornite agli inserzionisti solo quelle relative alle associazioni con espressioni che denotano chiaramente una contraffazione. Le condizioni in cui potrebbe sorgere la responsabilità della Google, tuttavia, costituiscono una questione che deve essere risolta in base al diritto nazionale. Esse non sono previste dalla direttiva 89/104 né dal regolamento n. 40/94 e, pertanto, esulano dall’ambito delle presenti cause.

B –    Sulla terza questione del primo e del terzo rinvio, e sulla seconda questione del secondo rinvio: se l’esenzione di responsabilità per le attività di hosting si applichi al contenuto presentato nell’AdWords dalla Google

126. Nell’AdWords, la Google presenta due tipi di contenuti: i testi degli annunci e i relativi collegamenti. Sono entrambi il risultato di un processo automatico con cui, seguendo determinate istruzioni, gli inserzionisti redigono il testo e inseriscono il collegamento desiderato.

127. Come si è rilevato, può sorgere la responsabilità della Google, ai sensi della legge nazionale, quando il contenuto determini una violazione di marchio. Inoltre, la responsabilità della Google non è limitata alle violazioni di marchio; essa può sorgere in qualsiasi ambito civile o penale.

128. La questione è se, in forza dell’art. 14 della direttiva 2000/31, la Google sia esente da tale responsabilità (65). Questa esenzione si applica quando: i) venga prestato un servizio della società dell’informazione; ii) tale servizio consista nella memorizzazione di informazioni, fornite dal destinatario del servizio, su richiesta di quest’ultimo; e iii) il prestatore del servizio non sia effettivamente a conoscenza del carattere illecito delle informazioni, o di fatti che rendono manifesta tale illegalità, e agisca tempestivamente per rimuoverle non appena al corrente della loro illiceità.

129. I titolari dei marchi, sostenuti dalla Francia, hanno asserito, in relazione alle prime due condizioni, che: i) la messa a disposizione di collegamenti ipertestuali e di motori di ricerca – e, quindi, la messa a disposizione del motore di ricerca della Google e del servizio AdWords ad esso associato – non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31 e ii) l’attività pubblicitaria inerente all’AdWords non può costituire un’attività di hosting ai sensi dell’art. 14 della medesima direttiva. Per quanto riguarda la terza condizione, essi non hanno sostenuto che la Google è effettivamente a conoscenza di violazioni di marchio o che tali violazioni siano manifeste – circostanze che, in ogni caso, spetterebbe al giudice del rinvio valutare (66). Esaminerò separatamente i due argomenti dei titolari dei marchi.

i)      Se la direttiva 2000/31 sia applicabile alla fornitura di collegamenti ipertestuali e motori di ricerca e, di conseguenza, alla fornitura dell’AdWords

130. La direttiva 2000/31 si applica ai servizi della società dell’informazione. Questi ultimi sono definiti all’art. 1, n. 2, della direttiva 98/34 come «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi» (67).

131. Non vi è nulla nella definizione dei servizi dell’informazione che consenta di escludere dal suo ambito di applicazione la fornitura di collegamenti ipertestuali e di motori di ricerca, vale a dire, il motore di ricerca e l’AdWords della Google. L’espressione «prestato normalmente dietro retribuzione» può sollevare dubbi per quanto riguarda il motore di ricerca della Google, ma, come si è rilevato, esso viene messo a disposizione gratuitamente con l’aspettativa di ottenere un ritorno economico attraverso l’AdWords (68). Poiché entrambi i servizi vengono prestati anche «a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», essi soddisfano tutti i requisiti necessari per essere considerati servizi della società dell’informazione.

132. Dalla genesi legislativa, tuttavia, emerge un quadro più complesso (69), come dimostra la prima relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva 2000/31, secondo cui:

«la Commissione continuerà, conformemente a quanto disposto dall’articolo 21 [della direttiva 2000/31], a seguire ed analizzare rigorosamente ogni nuovo sviluppo della situazione, incluse le disposizioni di diritto nazionale, la giurisprudenza e le prassi amministrative connesse alla responsabilità giuridica degli intermediari e prenderà in considerazione qualsiasi futura esigenza di adattare il quadro attuale alla luce di tali sviluppi, in risposta ad esempio all’esigenza di limitare ulteriormente la responsabilità giuridica per altre attività quali la fornitura di hyperlink e di motori di ricerca».

133. Tale relazione è stata redatta dalla Commissione ai sensi dell’art. 21 della direttiva 2000/31, secondo cui essa deve esaminare «la necessità di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca». L’art. 21 è suscettibile di due interpretazioni: quella secondo cui la fornitura di collegamenti ipertestuali e di motori di ricerca non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva, e la Commissione deve valutare se sia necessario far rientrare tale fornitura nell’ambito di applicazione della direttiva; oppure quella secondo cui tali servizi rientrano già nell’ambito di applicazione della direttiva, e le proposte della Commissione devono riguardare l’adeguamento delle norme alle loro specifiche esigenze.

134. A mio parere, l’interpretazione corretta è la seconda. Né la direttiva 2000/31 né la direttiva 98/34 sono reticenti laddove escludono espressamente molte attività del settore dei servizi della società dell’informazione (70); la fornitura di collegamenti ipertestuali e di motori di ricerca, nonostante l’esplicito riferimento di cui all’art. 21 della direttiva 2000/31, non figura fra tali esclusioni espresse. In ogni caso, la fornitura di servizi di collegamento ipertestuale e di motori di ricerca rientra chiaramente nella nozione di servizi di società dell’informazione e, soprattutto – come indicherò in appresso –, la loro inclusione è compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2000/31.

135. La stessa Commissione ha cambiato parere in ordine all’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, dato che nelle presenti cause ha sostenuto che l’esenzione di cui all’art. 14 è applicabile all’AdWords. In ogni caso, il parere della Commissione, come enunciato nella sua relazione, non può in alcun caso condizionare la Corte, e i titolari dei marchi non hanno praticamente dedotto altri argomenti oltre alla detta relazione.

136. Pertanto, l’argomento dei titolari dei marchi dev’essere respinto e sia il motore di ricerca che l’AdWords della Google devono essere considerati servizi della società dell’informazione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31.

ii)    Se l’attività pubblicitaria inerente all’AdWords costituisca un’attività di hosting ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31

137. La questione decisiva è quindi se le attività della Google possano essere qualificate hosting ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31, vale a dire, se l’AdWords sia un servizio consistente nella memorizzazione, a richiesta di un destinatario del servizio, di informazioni fornite dal medesimo destinatario.

138. Come si è rilevato, l’AdWords ha un certo contenuto – vale a dire, il testo degli annunci e i loro collegamenti – che viene fornito dai destinatari del servizio (gli inserzionisti) e memorizzato a loro richiesta. Ne consegue che risultano soddisfatte tutte le condizioni per rientrare nella nozione di hosting, quale definita all’art. 14 della direttiva 2000/31.

139. Tuttavia, i titolari dei marchi sostengono che l’hosting comporta un’operazione puramente tecnica. Poiché include l’hosting in un’attività pubblicitaria, l’AdWords esula dall’ambito di applicazione dell’art. 14 della direttiva 2000/31.

140. È ragionevole chiedere perché l’attività pubblicitaria dovrebbe avere tale effetto. Resta il fatto che i servizi della società dell’informazione hanno un determinato contenuto, sia per fini pubblicitari sia per qualsiasi altra attività rientrante fra detti servizi. Raramente i servizi della società dell’informazione consistono in attività esclusivamente tecniche e normalmente sono abbinati ad altre attività che ne garantiscono il sostegno economico.

141. Tuttavia, le presenti cause vertono su un contesto pubblicitario particolare, distinto dall’attività di hosting. È per tale motivo che mi trovo d’accordo con i titolari dei marchi – anche se ciò non comporta automaticamente che ne condivida gli argomenti –, secondo i quali l’esenzione di responsabilità di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31 non dovrebbe trovare applicazione nel caso dell’AdWords. Questa tesi si fonda sullo scopo perseguito dall’art. 14 e dalla direttiva 2000/31 nel suo complesso.

142. A mio parere, lo scopo della direttiva 2000/31 consiste nel creare un dominio pubblico aperto e gratuito su Internet. Essa persegue tale scopo limitando la responsabilità di coloro che trasmettono o memorizzano informazioni, ai sensi degli artt. 12‑14 della medesima direttiva, ai casi un cui tali soggetti fossero a conoscenza di attività illecite (71).

143. Per il conseguimento di tale scopo è decisivo l’art. 15 della direttiva 2000/31, che vieta agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi dell’informazione un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, o di verificarne attivamente la liceità. Ritengo che l’art. 15 di detta direttiva non si limiti ad imporre un obbligo negativo agli Stati membri, ma sia l’espressione stessa del principio secondo cui i prestatori di servizi che intendano beneficiare di un’esenzione di responsabilità devono rimanere neutri rispetto alle informazioni che trasmettono o memorizzano.

144. Questo punto è meglio illustrato dal confronto con il motore di ricerca della Google, che è neutro rispetto alle informazioni che trasmette (72). I suoi risultati naturali sono il prodotto di algoritmi automatici che applicano criteri oggettivi per generare siti di probabile interesse per l’utente di Internet. La presentazione di tali siti e l’ordine in cui vengono visualizzati dipende dalla loro pertinenza alle parole chiave immesse, e non dall’interesse della Google in specifici siti o dal suo rapporto con i medesimi. È vero che la Google ha un interesse – e anche pecuniario – a presentare all’utente di Internet i siti maggiormente pertinenti; tuttavia, essa non ha alcun interesse a portare all’attenzione di detto utente un sito specifico.

145. Ciò non vale per il contenuto presentato nell’AdWords. La visualizzazione da parte della Google di annunci discende dal suo rapporto con gli inserzionisti. Di conseguenza, l’AdWords non è più un veicolo neutro di informazioni: la Google ha un interesse diretto a che gli utenti di Internet selezionino i collegamenti degli annunci pubblicitari (a differenza di quanto accade per i risultati naturali presentati dal motore di ricerca).

146. Pertanto, l’esenzione di responsabilità per gli host di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31 non va applicata al contenuto presentato nell’AdWords. La questione se sussista tale responsabilità deve essere risolta, come si è rilevato, in primo luogo in base alla legge nazionale.

C –    Sulla prima questione del terzo rinvio: se i titolari possano vietare l’uso nell’AdWords di parole chiave che coincidono con i loro marchi

147. Sono giunto in precedenza alla conclusione che gli usi fatti dalla Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa non costituisce un violazione degli stessi e che la sussistenza di tale violazione non può dipendere dagli usi successivi da parte di terzi. Rimane da esaminare solo la questione se l’uso di tali parole chiave da parte degli inserzionisti, nel momento in cui le selezionano nell’AdWords, costituisca una violazione.

148. Tale interrogativo si riduce alla questione se sussista un uso nel commercio. Come detto, tale condizione implica che l’uso non sia privato, ma rientri in un’«attività commerciale diretta ad un vantaggio economico» (73).

149. Come si è già osservato, quando la Google consente agli inserzionisti di selezionare parole chiave che riproducono marchi, lo fa in relazione al proprio servizio AdWords. Essa vende tale servizio agli inserzionisti; pertanto, questi ultimi non fanno altro che agire come consumatori.

150. Si può dire che gli inserzionisti acquistano il servizio AdWords per utilizzarlo nel contesto delle loro attività commerciali, e che di tali attività fanno parte gli annunci visualizzati successivamente. Tuttavia, questa visualizzazione (e l’uso del marchio che essa può comportare o meno) è diversa dalla selezione di parole chiave, non solo in quanto avviene in un secondo tempo, ma anche perché è la sola diretta ad un pubblico di consumatori, gli utenti di Internet (74). Non vi è tale pubblico allorché gli inserzionisti selezionano le parole chiave. Pertanto, la selezione delle parole chiave non costituisce un’attività commerciale, ma un uso privato da parte degli inserzionisti.

151. Tale uso privato da parte degli inserzionisti è l’altra faccia dell’uso da parte della Google – che si è già qualificato lecito – consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare parole chiave che coincidono con marchi di impresa. Sarebbe contraddittorio escludere una violazione nel primo caso e constatarla nel secondo. Ciò equivarrebbe ad affermare che la Google dovrebbe poter consentire la selezione di parole chiave che a nessuno è consentito selezionare.

152. Si deve ricordare ancora una volta che la selezione nell’AdWords, da parte degli inserzionisti, di parole chiave che coincidono con marchi di impresa può avere luogo per molti scopi leciti (usi puramente descrittivi, pubblicità comparativa, recensione dei prodotti e così via). Se si considerasse che tale selezione costituisce, di per sé, una violazione di marchio, risulterebbero preclusi tutti i suddetti usi legittimi (75).

153. Né i titolari dei marchi vengono privati di qualsiasi difesa contro la selezione di parole chiave che coincidono con i loro marchi. Essi possono intervenire quando gli effetti siano realmente dannosi, vale a dire quando gli annunci vengono presentati agli utenti di Internet. Benché la Corte non sia stata interrogata in merito all’uso del marchio negli annunci, si deve osservare che i titolari dei marchi possono inibire tale uso se esso comporta un rischio di confusione. Anche se non sussiste alcun rischio del genere, detto uso può essere vietato laddove pregiudichi altre funzioni del marchio, come quelle connesse alla tutela dell’innovazione e dell’investimento. Tuttavia, l’uso negli annunci, o sui siti pubblicizzati, non è l’oggetto delle presenti cause.

154. Come ho forse sottolineato fin quasi all’eccesso nelle presenti conclusioni, è importante non consentire che il legittimo scopo di evitare determinate violazioni di marchio porti a vietare tutti gli usi dei marchi nel contesto del cyberspazio.

III – Conclusione

155. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dalla Cour de cassation dichiarando che:

1)      La selezione da parte di un operatore economico, mediante un accordo di posizionamento a pagamento su Internet, di una parola chiave che, se utilizzata in una ricerca, comporta la visualizzazione di un collegamento che propone il rinvio a un sito gestito da detto operatore economico al fine di offrire in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da terzi per prodotti identici o simili, senza l’autorizzazione del titolare del marchio, non costituisce di per sé una violazione del diritto esclusivo garantito a quest’ultimo dall’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

2)      L’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 e l’art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio non può vietare al prestatore di un servizio di posizionamento a pagamento di mettere a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati o di predisporre in base al contratto di posizionamento collegamenti pubblicitari a siti creati e visualizzati in modo favorevole, sulla base di tali parole chiave.

3)      Nel caso in cui si tratti di marchi notori, il loro titolare non può opporsi a tale uso in forza degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

4)      Si deve escludere che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento fornisca un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio ai sensi dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

1 – Lingua originale: l’inglese.

2 – Parafrasando Matteo 7:7.

3 – Alla luce del contesto particolare delle presenti conclusioni, ovvero la pubblicità su Internet, mi riferirò a tale tipo di pubblicità come «annunci» per differenziarli dalla pubblicità ordinaria.

4 – Utilizzerò il termine «titolari» per indicare anche i possessori di licenze concesse dai titolari del marchio, in forza delle quali i primi sono autorizzati ad utilizzare il marchio di cui trattasi.

5 – Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

6 – Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

7 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

8 – Le parti hanno fornito documenti a sostegno delle rispettive tesi sulla questione se gli utenti di Internet distinguano effettivamente tra risultati naturali e annunci.

9 – Nei sistemi pubblicitari della Microsoft e della Yahoo! le inserzioni pubblicitarie vengono distinte dai risultati naturali allo stesso modo, salvo il fatto che vengono evidenziate con colori diversi e viene utilizzata la dicitura «liens sponsorisés».

10 – Benché la prima questione del terzo rinvio menzioni gli inserzionisti che «opzionano» parole chiave, sembra più appropriato – dato che non esiste alcuna esclusiva – impiegare l’espressione «selezionano».

11 – Nella procedura di selezione delle parole chiave, quale descritta, l’inserzionista può aver ricevuto informazioni sulle ricerche effettuate nel motore di ricerca Google utilizzando i marchi della LV e le parole chiave correlate, e quest’ultima possibilità includeva l’uso di tali termini associati ad espressioni indicanti una contraffazione. I titolari dei marchi sostengono che fornire questo tipo di informazioni equivarrebbe a suggerire agli inserzionisti di selezionare come parole chiave tali espressioni associate.

12 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).

13 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18).

14 – Ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104. V. sentenza 12 giugno 2008, causa C‑533/06, O2 Holdings e O2 (UK) (Racc. pag. I‑4231, punto 34). Tuttavia, tale questione viene discussa più frequentemente in base all’art. 5, n. 2, in quanto i terzi tentano spesso di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio utilizzando segni che non sono identici al marchio ma presentano forti analogie con esso, il che induce ad esaminare se tali rappresentazioni creino un «nesso nella mente del pubblico» con il marchio (v. sentenza 18 giugno 2009, causa C‑487/07, L’Oréal e a., Racc. pag. I‑5185, punto 36).

15 – Vale a dire, se sussista un uso per prodotti o servizi identici o simili a quelli tutelati dal marchio, questione esaminata infra nelle presenti conclusioni. La rappresentazione del marchio è una condizione preliminare dell’esistenza di un uso; tuttavia, da tale rappresentazione non deriva necessariamente che sussista una delle condizioni per constatare che l’uso di cui trattasi costituisce una violazione, e in particolare che esso comporta un rischio di confusione da parte del consumatore sull’origine del prodotto o del servizio (v. sentenza L’Oréal e a., cit., punto 37, e, per quanto riguarda il «rischio di confusione» ai sensi dell’art. 4 della direttiva 89/104, sentenza 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 26).

16 – È evidente il parallelo tra l’art. 5 della direttiva 89/104 e l’art. 9 del regolamento n. 40/94 (v. sentenza SABEL, cit., punto 13). Pertanto, per entrambe le disposizioni vale la medesima interpretazione delle condizioni per constatare l’esistenza di una violazione (v. ordinanza 19 febbraio 2009, causa C‑62/08, UDV, Racc. pag. I‑1279, punto 42).

17 – Dall’ordinanza di rinvio non risulta chiaramente se, come la LV sostiene e la Google nega, gli stessi annunci utilizzino i marchi.

18 – Si presume, dal momento che la Cour de cassation parla di «contrefaçons» (contraffazioni), che i siti menzionati nel primo rinvio pregiudiziale vendano effettivamente prodotti contraffatti.

19 – La responsabilità derivante da concorso nella violazione di marchio è stata individuata attraverso l’elaborazione giurisprudenziale del Lanham Act del 1946, che disciplina le controversie in materia di marchi negli Stati Uniti, anche se non è espressamente prevista in tale legge. V. 15 U.S.C. § 1051 e segg.; sentenza Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 US 844, 853‑55 (1982). Dopo la sentenza Ives, negli Stati Uniti i ricorsi concernenti il «contributory infringement» sono fondati sul Lanham Act, anziché sulle norme in materia di responsabilità extracontrattuale. V., ad esempio, sentenze Optimum Technologies, Inc. v. Henkel Consumer Adhesives, Inc., 496 F.3d 1231, 1245 (11th Cir. 2007); Rolex Watch USA v. Meece, 158 F.3d 816 (5th Cir. 1998); Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concessions Services, Inc., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992). Anche negli Stati Uniti, tuttavia, la responsabilità derivante da concorso nella violazione di marchio è considerata strettamente connessa alla disciplina della responsabilità. Nell’applicare i termini impiegati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella sentenza Ives, i giudici «hanno considerato la violazione di marchio come una forma di illecito e hanno fatto riferimento alla common law per orientare la [loro] ricerca dei confini esatti della responsabilità» (sentenza Hard Rock Cafe, 955 F.2d, 1148). Di conseguenza, i giudici distinguono tra «contributory infringement» e violazione diretta e di regola richiedono la prova di elementi aggiuntivi tratti dalle norme in materia di atti illeciti nel contesto della responsabilità derivante da concorso. V., ad esempio, sentenza Optimum Technologies, 496 F.3d, 1245.

20 – V., per quanto riguarda la Francia e i paesi del Benelux, Pirlot de Corbion, S. «Référencement et droit des marques: quand les mots clés suscitent toutes les convoitises», Google et les nouveaux services en ligne, dir. A. Strowel e J.‑P. Triaille, Larcier, 2009, pag. 143.

21 – V. sentenze O2 Holdings e O2 (UK) (cit., punto 57); 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I‑10273); 16 novembre 2004, causa C‑245/02, Anheuser‑Busch (Racc. pag. I‑10989); 6 ottobre 2005, causa C‑120/04, Medion (Racc. pag. I‑8551); 25 gennaio 2007, causa C‑48/05, Adam Opel (Racc. pag. I‑1017), e 11 settembre 2007, causa C‑17/06, Céline (Racc. pag. I‑7041). Tali cause riguardavano sia l’art. 5, n. 1, lett. a) (uso per prodotti identici), sia l’art. 5, n. 1, lett. b) (uso per prodotti simili) della direttiva 89/104, dal che discende che tali condizioni si applicano in forza di entrambe le disposizioni.

22 – La procedura di selezione della Google consente agli inserzionisti di inserire le parole chiave che intendono selezionare. Esso fornisce, in via opzionale, informazioni sulle ricerche effettuate nel motore di ricerca Google utilizzando tali parole chiave o parole chiave correlate. Secondo i titolari dei marchi, ciò equivale a suggerire agli inserzionisti di selezionare parole chiave correlate utilizzate frequentemente nelle ricerche (v. supra, nota 11). Poiché le questioni sollevate si incentrano sul fatto che si possono selezionare parole chiave che riproducono marchi, farò riferimento all’uso consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare le parole chiave – a prescindere dalla circostanza che le parole chiave vengano scelte autonomamente dagli inserzionisti o vengano «suggerite» dall’AdWords.

23 – V. sentenza L’Oréal e a. (cit., punto 63), in cui la Corte ha dichiarato che fra tali altre funzioni rientra quella di garantire la qualità di prodotti o servizi o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità degli stessi. L’esistenza di queste altre funzioni era già stata menzionata in alcune delle cause citate alla nota 21 in relazione all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 (uso che implica prodotti identici), ma le medesime non sono state precisate (v. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa L’Oréal e a., paragrafo 50). Tuttavia, tali altre funzioni mancano nei casi relativi all’art. 5, n. 1, lett. b) (uso che implica prodotti simili). Pertanto, nello stabilire un criterio comune a entrambe le disposizioni, la Corte ha limitato le condizioni per la constatazione di una violazione di marchio alla funzione essenziale di garantire l’origine di prodotti e servizi.

24 – V. sentenze Céline (cit., punto 17) e Arsenal Football Club (cit., punto 40).

25 – V. sentenza Céline (cit., punto 23) (oltre al caso più semplice della mera apposizione del segno sui prodotti). Nella sentenza Céline, la Corte ha dichiarato che l’uso di un segno che riproduce un marchio per designare un’impresa è un uso relativo a prodotti o servizi solo quando è collegato alla loro commercializzazione, e non quando detto segno viene utilizzato unicamente per designare l’impresa.

26 – In tal senso, l’affermazione contenuta nell’ordinanza di rinvio, secondo cui «il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento non fa uso della parola chiave che riproduce o imita il marchio al fine di contraddistinguere i propri prodotti e servizi», dev’essere interpretata nel senso che non viene creata un’associazione per il pubblico.

27 – V. supra, nota 21.

28 – V. sentenza O2 Holdings e O2 (UK) (cit., punti 57‑59).

29 – V. supra, nota 24.

30 – V. supra, nota 25.

31 – Vale a dire, se l’art. 5, n. 3, lett. d), includa i messaggi commerciali gratuiti e automatizzati del motore di ricerca della Google, o presupponga un servizio a pagamento, quale l’AdWords.

32 – V. supra, nota 28.

33 – Sentenze O2 Holdings e O2 (UK) (CIT., punto 59); 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I‑3819, punto 17), e Medion (punto 26).

34 – V. sentenza 22 giugno 2000, causa C‑425/98, Marca Mode (Racc. pag. I‑4861, punti 33 e 39).

35 – La Corte, tuttavia, può procedere essa stessa a tale valutazione quando i fatti siano sufficientemente chiari per formulare determinate distinzioni (v. sentenza Céline, cit., punti 21 e 25‑28) o per pronunciarsi direttamente sulla questione (v. sentenza Arsenal Football Club, cit., punti 56‑60). Nelle presenti cause, come si vedrà, ricorrono tali circostanze.

36 – V. supra, nota 8.

37 – V. sentenze L’Oréal e a. (cit., punto 34); Marca Mode (cit., punto 36); 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (Racc. pag. I‑12537, punto 27), e 10 aprile 2008, causa C‑102/07, adidas e adidas Benelux (Racc. pag. I‑2439, punto 40). V. anche, per quanto riguarda l’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104, sentenza 27 novembre 2008, causa C‑252/07, Intel Corporation (Racc. pag. I‑8823, punto 26).

38 – Sentenza L’Oréal e a. (cit., punto 50). Benché la Corte si sia pronunciata in tal senso solo in relazione al vantaggio indebito, questa conclusione vale anche per il pregiudizio causato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio.

39 – V. sentenza L’Oréal e a. (cit., punti 63 e 64).

40 – V. supra, nota 23.

41 – V. sentenza L’Orèal e a. (cit., punto 50).

42 – V. supra, nota 39.

43 – V. sentenza L’Oréal e a. (cit., punto 59).

44 – V. sentenza Arsenal Football Club (cit., punto 54): «il titolare [del marchio] non potrebbe vietare l’uso di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato se tale uso non [può] pregiudicare i suoi interessi specifici in quanto titolare del marchio d’impresa, considerate le funzioni di quest’ultimo».

45 – La Corte ha preso in considerazione tali obiettivi di pubblico interesse, al di fuori del contesto dei marchi, nelle sentenze 25 marzo 2004, causa C‑71/02, Karner (Racc. pag. I‑3025, punto 50), e 10 luglio 2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood (Racc. pag. I‑7411, punto 68).

46 – V. sentenza Arsenal Football Club (cit.,punti 51‑54).

47 Segnatamente gli usi che non soddisfano i requisiti per una violazione di marchio come esposti nella giurisprudenza della Corte, v. nota 21 supra.

48 – Sentenza 14 maggio 2002, causa C‑2/00, Hölterhoff (Racc. pag. I‑4187, punti 16 e 17).

49 – Sentenza Arsenal Football Club (cit., punto 54).

50 – La Corte avrebbe potuto applicare l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 agli usi con finalità puramente descrittive nella sentenza Hölterhoff. Secondo tale disposizione, il titolare del marchio non può vietare ai terzi l’uso nel commercio, inter alia, di «indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione», purché l’uso sia conforme agli «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale» (v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Hölterhoff, paragrafi 47‑61). La Corte ha invece scelto di applicare un’esclusione generale dalla tutela dei marchi.

51 – Sentenza L’Oréal e a. (cit., punto 62). Benché la controversia vertesse su marchi notori, la Corte ha formulato una distinzione basata sui fatti rispetto agli usi puramente descrittivi di cui alla sentenza Hölterhoff.

52 – Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17) come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (GU L 149, pag. 22).

53 – V. sentenza O2 Holdings e O2 (UK) (cit., punti 41‑45).

54 – V. sentenze O2 Holdings e O2 (UK) (cit., punti 38‑40), e L’Oréal e a. (cit., punto 68).

55 – Si ritiene che la pubblicità comparativa non comporti di per sé il fatto di trarre un indebito vantaggio ai sensi dell’art. 3, lett. f), della direttiva 84/450; nella sentenza L’Oréal e a. la Corte ha rilevato che sussisteva tale indebito vantaggio solo in ragione dell’esistenza di imitazioni, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, lett. g), della direttiva.

56 – L’uso da parte della Google consistente nel consentire agli inserzionisti di selezionare parole chiave che coincidono con marchi di impresa presenta analogie con gli usi puramente descrittivi: nell’offrire tale possibilità, la Google descrive come funziona il suo servizio AdWords ogniqualvolta tali parole chiave vengono inserite nel suo motore di ricerca. Tuttavia, mentre nella causa Hölterhoff il tipo di prodotti utilizzato per la descrizione era identico (un taglio di gemme contraddistinto da un marchio utilizzato per descriverne un altro), tale ipotesi non ricorre nei casi in esame (marchi associati a una gamma di prodotti e servizi vengono utilizzati per descrivere le modalità di funzionamento del sistema di pubblicità gestito dalla Google). Ciò dimostra che l’uso è più che puramente descrittivo: esso offre la possibilità di esporre annunci nel contesto del motore di ricerca.

57 – Si è rilevato che Internet avrebbe potuto essere progettato in modo diverso con un maggiore controllo centralizzato, che filtrasse i contenuti e i protocolli chiusi (v., ma in chiave critica, J. Boyle, The Public Domain, Yale University Press 2008, pag. 80).

58 – Vale a dire rimuovendo le restrizioni alla concorrenza e quelle inerenti ai marchi per consentire le importazioni parallele da parte dei distributori (v. sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grunding, Racc. pag. 458), e stabilendo il principio dell’esaurimento, che consente la vendita di prodotti usati (v., ad esempio, sentenza 17 ottobre 1990, causa C‑10/89, HAG II, Racc. pag. I‑3711, punto 12).

59 – V. supra, nota 19.

60 – Le condizioni per constatare un’infrazione presuppongono un uso individuale, v. supra, nota 21. Ad esempio, nella sentenza Céline, la Corte ha distinto i diversi usi da parte della medesima impresa: v. supra, nota 25.

61 – Le pretese dei titolari dei marchi si riflettono nelle questioni poste, che si incentrano sul fatto di mettere a disposizione per la selezione parole che coincidono con marchi di impresa – possibilità che è anteriore ed autonoma rispetto ad eventuali contraffazioni da parte di terzi.

62 – Infatti, la situazione di cui alle presenti cause presenta alcune analogie con quella degli annunci pubblicati sui quotidiani: di regola la tutela dei marchi non si applica nei loro confronti (per quanto riguarda i quotidiani), ma a determinate condizioni possono far sorgere una responsabilità civile.

63 – Sentenza Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 US 417 (1984). Emergono con chiarezza da un’altra causa statunitense le possibili conseguenze di un’interpretazione estensiva del « contributory infringement ». V., ad esempio, sentenza Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996), in cui il ricorrente tentava, citando in giudizio il locatore, di far chiudere un negozio di baratto in cui veniva venduto materiale incompatibile con i diritti d’autore, e Perfect 10, Inc. v. Visa International Service Association, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007), in cui il ricorrente tentava di far dichiarare le società di carte di credito responsabili per l’acquisto online di materiale illecito da parte di loro clienti.

64 – V. supra, nota 11.

65 – Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Prima relazione in merito all’applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) COM(2003) 702 def., punto 4.6: «Le limitazioni della responsabilità giuridica stabilite dalla direttiva si estrinsecano in modo orizzontale, il che significa che esse vertono sulla responsabilità tanto civile quanto penale per tutti i tipi di attività illegali intraprese da terzi».

66 – L’esenzione di cui all’art. 14 della direttiva 2000/31 si applica solo alla responsabilità per i contenuti inseriti da terzi, e non all’attività di servizi dell’host, che è autonomo rispetto a tali contenuti. Pertanto, la direttiva 2000/31 non prevede un’esenzione generale da tutti gli obblighi che vincolano l’attività di servizi nel cui ambito viene fornito l’hosting.

67 – L’art. 1, n. 2, della direttiva 98/34, riprodotto supra, definisce in prosieguo tali condizioni in modo più preciso.

68 – In ogni caso, ciò non riguarderebbe l’AdWords, che è un servizio a pagamento.

69 – È stato osservato, in relazione all’esenzione di responsabilità per le attività di «memorizzazione temporanea» di cui all’art. 13 della direttiva 2000/31, che «coloro che hanno partecipato alla discussione sanno» che tale esenzione non era intesa a trovare applicazione nei confronti della Google (J.‑P. Triaille, «La question des copies “cache” et la responsabilité des intermédiaires Copiepresse c. Google, Field v. Google», in Google et les nouveaux services en ligne, op. cit, pag. 261). Tuttavia, in merito all’esenzione di responsabilità per le attività di hosting di cui all’art. 14 della direttiva si è anche affermato che, sebbene i gestori dei motori di ricerca non siano espressamente menzionati nelle leggi che hanno recepito la stessa nell’ordinamento giuridico francese, un’applicazione per analogia di tali disposizioni è auspicabile ed equa, alla luce del ruolo fondamentale svolto per Internet da tali gestori e del fatto che essi non controllano le informazioni fornite, e si è aggiunto che tale analogia è «ampiamente accettata» dalla dottrina e dalla giurisprudenza francesi (S. Pirlot de Corbion, op. cit, pag. 127). A differenza delle leggi che hanno recepito la direttiva nell’ordinamento giuridico francese, il Digital Millennium Copyright Act degli Stati Uniti prevede un’esenzione specifica per i motori di ricerca (ancorché limitata al diritto d’autore e non specificamente riferita alla memorizzazione temporanea o all’hosting).

70 – V. il richiamo di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva 98/34 a un elenco di attività escluse contenuto nell’allegato 5 della stessa, e all’elenco di cui all’art. 1, n. 5, della direttiva 2000/31 relativo alle materie escluse dall’ambito di applicazione di detta direttiva.

71 – Il quarantaseiesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/31 enuncia quanto segue: «Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale». V., per quanto riguarda la legittimità di tali procedure nazionali, la decisione del Consiglio costituzionale francese n. 2009‑580 del 10 giugno 2009.

72 – A mio parere, sarebbe compatibile con la direttiva 2000/31 che il motore di ricerca della Google beneficiasse di un’esenzione di responsabilità. Si può sostenere che il motore di ricerca della Google non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 14 di tale direttiva in quanto non memorizza informazioni (i risultati naturali) su richiesta dei siti che le forniscono. Tuttavia, ritengo che tali siti possano essere considerati i destinatari di un servizio (gratuito) fornito dalla Google, vale a dire il servizio consistente nel rendere accessibili le informazioni che riguardano i medesimi agli utenti di Internet, il che significa che al motore di ricerca della Google si può applicare l’esenzione di responsabilità prevista per le attività di «memorizzazione temporanea» di cui all’art. 13 di detta direttiva. Se necessario, la ratio della direttiva 2000/31 autorizzerebbe anche un’applicazione per analogia dell’esenzione di responsabilità di cui agli artt. 12‑14 della medesima direttiva.

73 – V. supra, nota 24.

74 – Tutti gli usi descritti all’art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 presuppongono l’esistenza di tale pubblico di consumatori, con una sola eccezione, quella di cui all’art. 5, n. 3, lett. a): l’apposizione del segno su un prodotto. Tale eccezione dev’essere considerata precauzionale e non va interpretata estensivamente in modo che trovi applicazione a situazioni in cui non vi sia alcuna apposizione di un marchio su un prodotto.

75 – Può essere interessante ricordare, nel contesto del terzo rinvio, che gli inserzionisti in questione gestiscono siti che, secondo quanto riferito, sono in concorrenza con i titolari dei marchi e che tali siti, di per sé, non ledono i marchi. Pertanto, i titolari dei marchi intendono inibire ai siti di altre imprese l’uso dell’associazione ai loro marchi quale mezzo di concorrenza (nello stesso modo in cui tali imprese possono porsi in concorrenza pagando per posizionare i loro annunci accanto a quelli dei concorrenti). Tale risultato sembra difficilmente compatibile con il ruolo dei marchi nel «sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire e mantenere» (sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 47).