ARREST VAN HET HOF
22 juni 1999 (1)
„Richtlijn 89/104/EEG — Merkenrecht — Verwarringsgevaar — Auditieve
gelijkenis”
In zaak C-342/97,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG (ex artikel 177) van
het Landgericht München I (Duitsland), in het aldaar aanhangig geding tussen
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH
en
Klijsen Handel BV,
om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de
Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE,
samengesteld als volgt: P. J. G. Kapteyn, president van de Vierde en de Zesde
kamer, waarnemend voor de president, J.-P. Puissochet en P. Jann,
kamerpresidenten, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann
(rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón en M. Wathelet, rechters,
advocaat-generaal: F. G. Jacobs
griffier: R. Grass
gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:
— Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, vertegenwoordigd door J. Kroher,
advocaat te München,
— Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door W. A. Rehmann, advocaat te
München,
— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door
B. J. Drijber, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door
B. Wägenbaur, advocaat te Hamburg en te Brussel,
gezien het rapport ter terechtzitting,
gehoord de mondelinge opmerkingen van Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH,
vertegenwoordigd door J. Kroher, Klijsen Handel BV, vertegenwoordigd door
W. A. Rehmann, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, lid van haar
juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, ter terechtzitting
van 22 september 1998,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 oktober
1998,
het navolgende
Arrest
- 1.
- Bij beschikking van 11 september 1997, ingekomen bij het Hof op 1 oktober
daaraanvolgend, heeft het Landgericht München I krachtens artikel 234 EG (ex
artikel 177) vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1,
sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1;
hierna: „richtlijn”).
- 2.
- Die vragen zijn gerezen in een geding tussen de Duitse vennootschap Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (hierna: „Lloyd”) en de Nederlandse
vennootschap Klijsen Handel BV (hierna: „Klijsen”) over het gebruik van het merk
Loint's voor schoenen in het economisch verkeer in Duitsland door Klijsen.
- 3.
- De richtlijn, die in Duitsland is omgezet bij het Gesetz über den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 (BGBl. I, 1994, blz. 3082),
bepaalt in artikel 5 onder het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat
de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
(...)
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het
merk.”
- 4.
- Een in wezen identieke bepaling staat in artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat
aanvullende, op oudere rechten gebaseerde weigerings- of nietigheidsgronden
aangeeft voor de procedure van inschrijving van een merk.
- 5.
- Lloyd vervaardigt schoenen, die zij sinds 1927 verkoopt onder het merk Lloyd. Zij
is houdster van verschillende in Duitsland ingeschreven woord- en beeldmerken,
alle gebaseerd op de naam Lloyd.
- 6.
- Klijsen vervaardigt ook schoenen, die zij sinds 1970 in Nederland en sinds 1991 in
Duitsland verkoopt onder het merk Loint's. Zij worden verkocht in winkels die
gespecialiseerd zijn in gemakkelijke schoenen; meer dan 90 % van de verkopen
betreffen damesschoenen. Klijsen heeft het internationale merk Loint's in 1995
laten inschrijven in de Benelux en verzocht om uitbreiding van de bescherming tot
Duitsland. Verder heeft zij in 1996 in de Benelux het woord-beeldmerk Loint's
laten inschrijven, waarvan de bescherming zich eveneens tot Duitsland is uitgebreid.
- 7.
- In het hoofdgeding vordert Lloyd, Klijsen te verbieden het teken Loint's voor
schoeisel en toebehoren in Duitsland in het economisch verkeer te gebruiken, en
haar te gelasten bij het Deutsche Patentamt mee te werken aan de beëindiging van
de bescherming van het merk Loint's voor Duitsland. Zij stelt ter zake, dat het
merk Loint's kan worden verward met het merk Lloyd wegens de auditieve
gelijkenis, wegens het gebruik voor dezelfde producten alsook wegens de bijzondere
onderscheidingskracht van het merk Lloyd, dat geen beschrijvende bestanddelen
bevat, grote bekendheid geniet en gedurende een zeer lange periode veelvuldig, op
eenvormige wijze en op grote schaal is gebruikt.
- 8.
- Klijsen concludeert tot afwijzing van deze vorderingen, op grond dat er geen enkel
gevaar van verwarring van de twee merken is. Zij betoogt met name, dat niet is
aangetoond, dat de producten van Lloyd een hoge bekendheidsgraad genieten.
Bovendien hebben deze laatste geen raakvlakken met haar producten, aangezien
Lloyd nauwelijks op de markt van het vrijetijdsschoeisel actief is, terwijl Klijsen
uitsluitend dergelijk schoeisel vervaardigt. Ten slotte is in de sector schoenen niet
het auditieve verwarringsgevaar van belang, doch alleen het verwarringsgevaar ten
aanzien van het letterbeeld.
- 9.
- Van oordeel dat de oplossing van het hoofdgeding afhangt van de uitlegging van
de richtlijn, heeft de verwijzende rechter met name het volgende opgemerkt:
— Gelet op de Duitse rechtspraak tot dusver moet het verwarringsgevaar
waarschijnlijk worden bevestigd. Hij betwijfelt evenwel, of deze rechtspraak
onder vigeur van de richtlijn kan worden gehandhaafd.
— Er kan hooguit sprake zijn van een auditief verwarringsgevaar.
— Blijkens een onderzoek in november 1995 was 36 % van de totale bevolking
van 14 tot 64 jaar bekend met het merk Lloyd. Bij een onderzoek in april
1996 had 10 % van de mannen vanaf 14 jaar op de vraag „Welke merken
mannenschoenen kent u?” het merk Lloyd genoemd.
— Hij betwijfelt, of een op een bekendheidsgraad van 36 % bij het
belanghebbende publiek gebaseerd groter onderscheidend vermogen grond
kan opleveren voor verwarringsgevaar, mede gelet op het gevaar van
associatie. Dienaangaande wijst hij erop, dat blijkens een onderzoek in 1995
33 schoenmerken een bekendheidsgraad van meer dan 20 %, 13 een
bekendheidsgraad van 40 % of meer, en 6 merken een bekendheid van
70 % of meer bleken te bezitten.
— In casu moeten de producten als identiek worden beschouwd, aangezien het
productassortiment van de twee partijen bestaat uit schoenen en de tendens
thans is meer producten onder een merk op de markt te brengen.
— Ook al worden met elkaar overeenstemmende tekens vrijwel nooit
gelijktijdig door de kopers van schoenen waargenomen, kan bij de
beoordeling van het verwarringsgevaar niet een „onoplettende koper” als
maatstaf worden genomen.
- 10.
- Gelet op deze overwegingen heeft het Landgericht München I besloten, de
behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen
te stellen:
„1) Is het voldoende voor het bestaan van verwarringsgevaar, wegens
overeenstemming van het teken met het merk en de identiteit van de door
het merk en het teken aangeduide waren of diensten, dat het merk en het
teken elk uit één lettergreep bestaan, de beginklank en de enige tweeklank
aan het begin ervan identiek zijn en de — enige — slotmedeklinker van het
merk in het teken op soortgelijke wijze (t in plaats van d) terugkeert in een
groep medeklinkers van drie letters, waaronder een s; kortom, is er strijd
tussen de benamingen .Lloyd‘ en .Loint's‘ voor schoenen?
2. Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan het bepaalde in
de richtlijn, dat het verwarringsgevaar het gevaar van associatie met het
merk inhoudt?
3. Kan bij een bekendheidsgraad van 10 % in de belanghebbende kringen
reeds een groter onderscheidend vermogen en dus een grotere objectieve
beschermingsomvang worden aangenomen?
Kan dit bij een bekendheidsgraad van 36 % het geval zijn?
Zou een dergelijke uitgebreide beschermingsomvang tot een ander
antwoord op de eerste vraag leiden, zo deze door het Hof ontkennend werd
beantwoord?
4. Heeft een merk reeds een groter onderscheidend vermogen, omdat het geen
beschrijvende bestanddelen bevat?”
- 11.
- Volgens de vaste rechtspraak over de in artikel 234 EG vastgelegde taakverdeling,
waaraan de advocaat-generaal in de punten 8 tot en met 13 van zijn conclusie heeft
herinnerd, is de taak van het Hof ertoe beperkt, de nationale rechter de
uitleggingsgegevens te verschaffen die hij nodig heeft om het bij hem aanhangige
geschil op te lossen, terwijl het aan de nationale rechter is, de regels van
gemeenschapsrecht zoals uitgelegd door het Hof, toe te passen op het concrete
geval (zie in deze zin arrest van 8 februari 1990, Shipping and Forwarding
Enterprise Safe, C-320/88, Jurispr. blz. I-285, punt 11). Het is dus de taak van de
nationale rechter te beslissen, of er tussen de twee in het hoofdgeding aan de orde
zijnde merken verwarring kan ontstaan in de zin van de richtlijn.
- 12.
- Met zijn vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende
rechter dus te vernemen
— welke criteria bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van
artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn moeten worden toegepast;
— wat de betekenis is van de bepaling in de richtlijn, dat het verwarringsgevaar
„het gevaar van associatie” met het oudere merk inhoudt, en
— welke gevolgen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten
worden gehecht aan het feit, dat een merk een sterk onderscheidend
vermogen heeft.
- 13.
- De verwijzende rechter wil dus weten, of reeds bij auditieve gelijkenis tussen de
betrokken merken verwarringsgevaar kan worden aangenomen, en of het enkele
feit dat een merk geen beschrijvende bestanddelen bevat, volstaat om er een
grotere onderscheidingskracht aan te verlenen.
- 14.
- Lloyd stelt voor, de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Haars inziens
behoort een bijzonder onderscheidend vermogen niet stelselmatig te worden
beoordeeld naar bekendheidspercentages zoals die bij onderzoek zijn gebleken. Of
een merk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, hangt af van een
kwalitatieve beoordeling van alle factoren die de bekendheid van een merk
uitmaken, waaronder de oorspronkelijke mate van onderscheidend vermogen, de
duur en de omvang van het gebruik van het merk, het kwaliteitsimago van het
merk bij de betrokken kringen alsook de bekendheidsgraad. Bovendien heeft een
merk zonder beschrijvende bestanddelen in haar opvatting van huis uit een grotere
zeggingskracht dan merken die een zwakker onderscheidend vermogen hebben of
die in hogere mate vrij beschikbaar moeten blijven, waarbij de vraag van de
gelijksoortigheid van de waren een belangrijke rol speelt bij de bepaling van het
verwarringsgevaar.
- 15.
- Volgens Klijsen dient niet te worden uitgegaan van de afzonderlijke combinatie van
klinkers, doch van de totaalindruk die de twee merken oproepen, daarbij rekening
houdend met alle relevante factoren van het geval, in het bijzonder de wijze
waarop de merken op de markt concreet wordt waargenomen. Haars inziens
nemen de betrokken kringen de merken visueel waar, daar schoenen slechts
worden gekocht na te zijn gepast. Juist vanwege de concrete situatie bij de aankoop
van schoenen kan een omzichtige en redelijk oplettende consument niet in
verwarring raken. Een bijzonder onderscheidend vermogen kan niet alleen berusten
op een abstract bepaalde bekendheidsgraad. Er dient integendeel rekening te
worden gehouden met alle factoren die de respectieve merken concreet
kenmerken. Uit het enkele feit dat een merk geen beschrijvende bestanddelen
bevat, kan niet een bijzonder onderscheidend vermogen worden afgeleid.
- 16.
- Volgens de Commissie is het niet de taak van het Hof te bepalen, of de
benamingen Lloyd en Loint's voor schoenen auditief voldoende overeenstemmen
om verwarringsgevaar te scheppen. Verwijzend naar het arrest van 11 november
1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22 en 23), stelt de Commissie,
dat voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van
de richtlijn niet alleen beslissend is, of de merken auditief met elkaar
overeenstemmen. Voorts wijst zij erop, dat het onderscheidend vermogen van een
merk niet alleen afhangt van de mate van bekendheid ervan, doch ook moet
worden beoordeeld op basis van de vraag, of en in hoeverre de bestanddelen ervan
beschrijvend en weinig suggestief zijn.
- 17.
- Volgens de rechtspraak van het Hof is er sprake van verwarringsgevaar in de zin
van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer het publiek kan menen dat de
betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval,
van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in deze zin arrest
SABEL, reeds aangehaald, punten 16-18, en arrest van 29 september 1998, Canon,
C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29). Reeds uit de tekst van artikel 5, lid 1, sub b,
vloeit voort, dat het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip
verwarringsgevaar is, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan (zie in
deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punten 18 en 19).
- 18.
- Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te
worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het
concrete geval (zie in deze zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22).
- 19.
- Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen
de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van
de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking
hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of
diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen
de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt
tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin
wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het
verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer
afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate
van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van
soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten (zie arrest Canon, reeds
aangehaald, punt 17).
- 20.
- Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de
onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds
aangehaald, punt 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun
bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een
ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest
Canon, reeds aangehaald, punt 18).
- 21.
- Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus
verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn zijn, wanneer
de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk
een grote onderscheidingskracht heeft (zie in deze zin arrest Canon, reeds
aangehaald, punt 19).
- 22.
- Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of
het een grotere onderscheidingskracht heeft, moet de nationale rechter globaal
beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het
is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en
dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te
onderscheiden (zie in deze zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-0000, punt 49).
- 23.
- Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de
eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan
niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven,
het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur
van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming
voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat
de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde
onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel
en industrie en van andere beroepsverenigingen (zie arrest Windsurfing Chiemsee,
reeds aangehaald, punt 51).
- 24.
- Derhalve is niet in algemene zin te zeggen — bijvoorbeeld aan de hand van
bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de
belanghebbende kringen —, wanneer een merk een grote onderscheidingskracht
heeft (zie in deze zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52).
- 25.
- Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele,
auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de
totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het
bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en
dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 5, lid 1, sub b, van
de richtlijn, dat „(...) bij het publiek verwarring kan ontstaan (...)”, speelt de indruk
die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten
achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het
verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als
een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie in deze zin arrest
SABEL, reeds aangehaald, punt 23).
- 26.
- Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld
geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken
soort producten (zie in deze zin arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en
Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31). Er dient evenwel rekening mee te
worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid
heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt
bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening
mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument
kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.
- 27.
- Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen,
moet de nationale rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige
gelijkenis ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende
elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken
waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer
worden gebracht.
- 28.
- Mitsdien moet op de vragen worden geantwoord, dat niet valt uit te sluiten, dat de
enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5,
lid 1, sub b, van de richtlijn kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van
de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het
oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht
van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote
onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het
merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als
afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren
of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze
beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met
name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of
het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is
ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet
— bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad
van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen.
Kosten
- 29.
- De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof
gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de
partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen.
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door het Landgericht München I bij beschikking van
11 september 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht:
Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken
verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG
van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken
waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is,
hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk
te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet
globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of
diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde
onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere
ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden
gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het
merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving
bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk
een grote onderscheidingskracht heeft, is niet — bijvoorbeeld aan de hand van
bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de
belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen.
|
KapteynPuissochet
Jann
Mancini Moitinho de Almeida
Gulmann
Edward Sevón
Wathelet
|
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 1999.
De griffier
De president
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias