Asunto T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa F1-LIVE — Marcas comunitaria figurativa anterior F1 y nacionales e internacional denominativas F1 Formula 1 — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Octava)
de 11 de diciembre de 2014

1.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa F1-LIVE — Marca figurativa F1 Formula 1 y marcas denominativas F1

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Coexistencia de marcas anteriores — Reconocimiento de un cierto grado de carácter distintivo de una marca nacional

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, considerando 5 y art. 8, aps. 1, letra b), y 2, letra a), inciso ii); Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1, letra b); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 3, ap. 1, letra b)]

3.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Escaso carácter distintivo de la marca anterior — Relevancia

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1.      Existe, para los consumidores medios de la Unión Europea, un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, entre, por una parte, el signo figurativo F1‑LIVE, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para productos y servicios comprendidos en las clases 16, 38 y 41 del Arreglo de Niza, y, por otra parte, las marcas denominativas F1 registradas anteriormente en Alemania para servicios comprendidos en la clase 41, en el Reino Unido para productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 38, y, como marca internacional con efectos en Dinamarca, en Alemania, en España, en Francia, en Italia y en Hungría, para productos y servicios de las clases 16, 38 y 41, y la marca comunitaria figurativa F1 Formula 1 registrada anteriormente para productos y servicios comprendidos en las mismas clases.

Si bien existen elementos diferenciadores desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual entre las marcas en conflicto, existe también cierto grado de similitud global, debido a la inclusión del elemento denominativo de la marca anterior en la marca figurativa para la que se solicitó el registro.

En particular del hecho de que el público pertinente guarde en su memoria sólo una imagen imperfecta de las marcas controvertidas, de modo que su elemento común, el elemento «f 1», genera cierta similitud entre ellas, y de la interpretación de los distintos factores que deben tenerse en cuenta, dado que los productos de que se trata son idénticos o muy similares, resulta que no puede excluirse el riesgo de confusión en la percepción de los consumidores. Dicho de otro modo, existe riesgo de que los consumidores vinculen las dos marcas, ya que éstos interpretarán que la marca solicitada constituye una variante de la marca anterior F1 por ser una reproducción idéntica de ésta y, por lo tanto, de su origen comercial.

(véanse los apartados 29, 30, 45 y 52)

2.      Para no infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.

Por consiguiente, no puede reconocerse que el elemento común a las marcas controvertidas sea genérico, descriptivo y carezca de todo carácter distintivo, en defecto de lo cual quedaría en entredicho la validez de la marca anterior en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria, lo que supondría la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Ciertamente, cuando se formula una oposición basada en la existencia de una marca nacional anterior contra el registro de una marca comunitaria, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y, por lo tanto, el Tribunal están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a esa marca nacional en la marca cuyo registro se solicita y a apreciar, en su caso, el grado del carácter distintivo de ese signo.

Sin embargo, tales comprobaciones no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional registrada y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, ni con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, interpretado en relación con el apartado 2, letra a), inciso ii), de ese mismo artículo.

En efecto, esa declaración perjudicaría a las marcas nacionales idénticas a un signo que se considera que carece de carácter distintivo, ya que el registro de tal marca comunitaria constituiría una situación que podría eliminar la protección nacional de esas marcas. Así, la citada declaración no respetaría el sistema establecido por el Reglamento nº 40/94, que se basa en la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, como enuncia el considerando 5 de dicho Reglamento, ya que la validez de una marca internacional o nacional únicamente puede ser cuestionada debido a su falta de carácter distintivo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104 y de la Directiva 2008/95 sobre las marcas.

(véanse los apartados 33 a 37)

3.      Si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, éste sólo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate.

(véase el apartado 49)