Processo T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno

(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária F1‑LIVE — Marcas figurativa comunitária anterior F1 e nominativas nacionais e internacional F1 Formula 1 — Motivos relativos de recusa — Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 40/94 [atuais artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 207/2009]»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Oitava Secção) de 11 de dezembro de 2014

1.      Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marca figurativa F1‑LIVE — Marca figurativa F1 Formula 1 e marcas nominativas F1

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

2.      Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Coexistência de marcas anteriores — Reconhecimento de um certo grau de caráter distintivo de uma marca nacional

[Regulamento n.° 40/94 do Conselho, considerando 5 e artigo 8.°, n.^os 1, alínea b), e 2, línea a), ii); Diretiva 2008/95 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 3.°, n.° 1, alínea b); Diretiva 89/104 do Conselho, artigo 3.°, n.° 1, alínea b)]]

3.      Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Caráter distintivo fraco da marca anterior — Incidência

[Regulamento n 40/94 do Conselho, artigo 8.°, n.° 1, alínea b)]

1.      Existe, para os consumidores médios da União Europeia, um risco de confusão, na aceção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, entre, por um lado, o sinal figurativo F1‑LIVE, cujo registo enquanto marca comunitária é pedido para produtos e serviços das classes 16, 38 e 41 na aceção do Acordo de Nice, e, por outro, as marcas nominativas F1 registadas anteriormente na Alemanha para serviços da classe 41, no Reino Unido para produtos e serviços d classes 16 e 38 e, enquanto marca internacional que produz efeitos na Dinamarca, na Alemanha, em Espanha, em França, em Itália e na Hungria, para produtos e serviços das classes 16, 38 e 41, e a marca figurativa comunitária F1 Formula 1 registada anteriormente para produtos e serviços das mesmas classes.

Embora existam elementos de diferenciação visual, fonética e conceptual entre as marcas em conflito, existe igualmente um certo grau de semelhança global, devido à inclusão do elemento nominativo da marca anterior na marca figurativa para a qual foi pedido o registo.

Resulta em particular do facto de o público relevante só guardar na memória uma imagem imperfeita das marcas em causa, pelo que o seu elemento comum, o elemento «f1», gera uma certa semelhança entre as mesmas, e da interdependência dos diferentes fatores a ter em consideração, por os produtos em causa serem idênticos ou muito semelhantes, que o risco de confusão no espírito dos consumidores não pode ser excluído. Por outras palavras, existe um risco de que as duas marcas sejam associadas no espírito dos consumidores, com estes a interpretar a marca pedida como uma variante da marca anterior F1 devido à reprodução idêntica desta última e, portanto, da sua origem comercial.

(cf. n.^os 29, 30, 45, 52)

2.      Para não violar o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, deve reconhecer‑se um certo grau de caráter distintivo a uma marca nacional invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca comunitária.

Por conseguinte, não pode reconhecer‑se que o elemento comum às marcas em causa é genérico, descritivo e desprovido de qualquer caráter distintivo, sem o qual seria posta em causa a validade da marca anterior no quadro de um processo de registo de uma marca comunitária, o que teria como consequência a violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Na verdade, quando uma oposição, baseada na existência de uma marca nacional anterior, é apresentada contra o registo de uma marca comunitária, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e, por conseguinte, o Tribunal Geral são obrigados a verificar de que modo o público relevante apreende o sinal idêntico a essa marca nacional na marca cujo registo é pedido e a apreciar, sendo esse o caso, o grau do caráter distintivo desse sinal.

Contudo, as referidas verificações não podem redundar no reconhecimento da falta de caráter distintivo de um sinal idêntico a uma marca nacional registada e protegida, uma vez que tal reconhecimento não seria compatível com a coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais nem com o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, interpretado conjuntamente com o n.° 2, alínea a), ii), desse mesmo artigo.

Com efeito, esse reconhecimento lesaria as marcas nacionais idênticas a um sinal considerado desprovido de caráter distintivo, pois o registo de tal marca comunitária constituiria uma situação suscetível de eliminar a proteção nacional dessas marcas. Assim, o referido reconhecimento não respeitaria o sistema instituído pelo Regulamento n.° 40/94, que assenta na coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais, como enuncia o considerando 5 deste regulamento, dado que a validade de uma marca internacional ou nacional unicamente pode ser posta em causa devido à falta de caráter distintivo no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado‑Membro em causa de harmonia com o disposto no artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da Primeira Diretiva 89/104 e da Diretiva 2008/95 em matéria de marcas.

(cf. n.^os 33‑37)

3.      Embora o caráter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração para apreciar o risco de confusão na aceção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, mais não é do que um elemento entre outros a que se deve atender no momento dessa apreciação. Assim, mesmo em presença de uma marca anterior com fraco caráter distintivo, pode existir um risco de confusão, designadamente, em virtude de uma semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços em causa.

(cf. n.° 49)