Mål T‑59/08

Nute Partecipazioni SpA och

La Perla Srl

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – De äldre nationella figurmärkena la PERLA – Relativt registreringshinder ­– Skadlig inverkan på renomméet – Artiklarna 8.5 och 52.1 a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 8.5 och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)”

Sammanfattning av domen

1.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Bevis som innehavaren måste lägga fram

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

2.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

3.      Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

4.      Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Registrering i strid med artikel 8.5 i förordning nr 40/94

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.5 och 52.1 a)

1.      För att åtnjuta skyddet enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken ska innehavaren av det äldre varumärket styrka att användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det räcker med ett av dessa tre slags intrång för att artikel 8.5 i förordningen ska vara tillämplig.

Innehavaren av det äldre varumärket måste inte styrka att varumärket har utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång enligt artikel 8.5 i förordningen. Om det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att ett intrång kommer att ske, kan innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte vara tvungen att vänta till dess intrånget faktiskt skett innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden.

När innehavaren av det äldre varumärket har styrkt antingen att dess varumärke utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång eller att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden, ankommer det på innehavaren av det yngre varumärket att styrka att det finns skälig anledning att använda detta varumärke.

(se punkterna 31–34)

2.      För att avgöra om användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, ska man göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt det äldre varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och hur närliggande dessa varu- eller tjänsteslag är. När det gäller fastställandet av hur känt det äldre varumärket är respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, förhåller det sig så att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Dessutom är det så att ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Vid en sådan helhetsbedömning kan man i förekommande fall även beakta risken för urvattning eller nedsvärtning av det äldre varumärket.

(se punkterna 42 och 43)

3.      Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så att det, för att en otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och renommé ska anses föreligga enligt denna bestämmelse, varken krävs att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller, mera allmänt, för varumärkesinnehavaren. Den fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett varumärke som uppvisar likheter med ett känt varumärke ska anses som en otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga eller renommé, när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, för att utnyttja den kommersiella ansträngning som innehavaren av det äldre varumärket gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket.

(se punkt 45)

4.      Det har styrkts att innehavaren av ordmärket NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, vilket registrerats som gemenskapsvarumärke för ”pärlor” i klass 14 i Niceöverenskommelsen drar otillbörlig fördel, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, av det renommé som tillkommer figurmärket la PERLA, vilket tidigare registrerats i Italien för ”baddräkter, sportkläder och allmän beklädnad” i klass 25 i Niceöverenskommelsen, eller att det åtminstone finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden.

Det har nämligen visats att det äldre varumärket la PERLA har ett renommé för intima underkläder och baddräkter och detta renommé kan till och med anses vara mycket gott. De motstående varumärkena liknar dessutom varandra i viss grad och de varor som omfattas av det äldre varumärket, det vill säga damkläder, och de varor som omfattas av det yngre varumärket, det vill säga pärlor, kan hänföras till närliggande marknadssegment.

Slutligen kan pärlor användas vid framställning av baddräkter och andra damkläder. Det är inte uteslutet att konsumenter av smycken, och närmare bestämt pärlor, känner till de intima underkläder och de baddräkter som innehavaren av det äldre varumärket saluför.

(se punkterna 36 och 56–58)