Zadeva C-235/09

DHL Express France SAS, nekdanja DHL International SA,

proti

Chronopost SA

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija))

„Intelektualna lastnina – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 98(1) – Prepoved dejanj, s katerimi se krši znamka, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti – Ozemeljski obseg – Prisilni ukrepi, ki spremljajo tako prepoved – Učinek na ozemlje držav članic, ki niso država članica sodišča, ki odloča“

Povzetek sodbe

1.        Znamka Skupnosti – Spori glede kršitve in veljavnosti znamk Skupnosti – Sankcije v primeru kršitve ali grožnje kršitve – Prepoved nadaljevanja kršitve ali grožnje kršitve – Prepoved, ki zajema celotno ozemlje Evropske unije – Omejitev ozemeljskega obsega prepovedi

(Uredba Sveta št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 3288/94, členi 93, od (1) do (4), 94(1) in 98(1))

2.        Znamka Skupnosti – Spori glede kršitve in veljavnosti znamk Skupnosti – Sankcije v primeru kršitve ali grožnje kršitve – Prepoved nadaljevanja kršitve ali grožnje kršitve – Prisilni ukrepi, ki spremljajo prepoved – Učinek v državah članicah, ki niso država članica sodišča, ki odloča

(Uredba Sveta št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 3288/94, člen 98(1), in Uredba Sveta št. 44/2001)

1.        Člen 98(1) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 3288/94, je treba razlagati tako, da obseg prepovedi, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti, ki je pristojno na podlagi členov 93, od (1) do (4), in 94(1) te uredbe, glede nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka Skupnosti, načeloma zajema celotno ozemlje Evropske unije.

Sodišče za znamke Skupnosti je namreč pristojno za odločanje o dejanjih kršitve znamke, ki so bila storjena ali bi lahko bila storjena na ozemlju ene, ali več, ali celo vseh držav članic. Njegova pristojnost lahko zato obsega celotno ozemlje Unije.

Izključna pravica imetnika znamke Skupnosti, določena z Uredbo št. 40/94, načeloma obsega celotno ozemlje Unije, na katerem znamke Skupnosti uživajo enotno varstvo in učinkujejo.

Poleg tega je cilj člena 98(1) Uredbe št. 40/94 enotno varstvo pravice, podeljene z znamko Skupnosti, pred nevarnostjo kršitve na vsem ozemlju Unije.

Zaradi zagotavljanja tega enotnega varstva mora torej prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka, ki jo izreče pristojno sodišče za znamke Skupnosti, načeloma obsegati celotno območje Unije.

Ozemeljski obseg prepovedi je mogoče v nekaterih primerih omejiti. Izključna pravica imetnika znamke Skupnosti iz člena 9(1) Uredbe št. 40/94 je namreč podeljena zato, da ta imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot take, kar pomeni, da si zagotovi možnost izpolnjevanja funkcij te znamke. Izvrševanje te pravice mora biti zato pridržano za primere, ko okoliščina, da tretja oseba uporablja znak, vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke. Iz tega je razvidno, da izključna pravica imetnika znamke Skupnosti in posledično ozemeljski obseg te pravice ne smeta presegati tega, kar ta pravica imetniku omogoča za varstvo njegove znamke, in sicer prepoved zgolj take uporabe, ki bi lahko vplivala na funkcije znamke. Dejanja ali prihodnja dejanja toženca – torej osebe, ki sporno uporablja znamko Skupnosti – ki ne pomenijo posega v funkcije znamke Skupnosti, tako ne smejo biti prepovedana.

Če sodišče za znamke Skupnosti ugotovi, da so dejanja, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila znamka Skupnosti, omejena zgolj na eno državo članico ali na del ozemlja Unije zlasti zato, ker je predlagatelj prepovedi omejil ozemeljski obseg svojega ukrepanja v okviru izvajanja svojega pooblastila za prosto določanje obsega ukrepa, ki ga uvaja, ali zato, ker je toženec predložil dokaz, da uporaba zadevnega znaka ne vpliva ali ne bi mogla vplivati na funkcije znamke – predvsem iz lingvističnih razlogov – mora torej to sodišče omejiti ozemeljski obseg prepovedi, ki jo izreče.

(Glej točke 38, 39, 43, 44, od 46 do 48 in 50 ter točko 1 izreka.)

2.        Člen 98(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 3288/94, je treba razlagati tako, da prisilni ukrep – kot je periodična denarna kazen, ki jo na podlagi nacionalnega prava odredi sodišče za znamke Skupnosti, da bi zagotovilo, da se upošteva prepoved, ki jo je izreklo glede nadaljevanja dejanj, s katerimi je znamka kršena ali bi lahko bila kršena – učinkuje v državah članicah, ki niso država članica tega sodišča in ki so zajete v ozemeljskem obsegu take prepovedi, pod pogoji iz poglavja III Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah glede priznanja in izvršitve sodnih odločb. Kadar nacionalno pravo ene od teh drugih držav članic ne vsebuje nobenega prisilnega ukrepa, podobnega tistemu, ki ga je izreklo navedeno sodišče, mora cilju tega ukrepa pristojno sodišče te države članice slediti z uporabo upoštevnih določb notranjega prava te države, s katerimi je mogoče v enaki meri zagotoviti upoštevanje navedene prepovedi.

Ta obveznost uresničitve cilja navedenega ukrepa je podaljšek obveznosti, naložene sodiščem za znamke Skupnosti, da sprejmejo prisilne ukrepe, kadar izdajo odločbo o prepovedi nadaljevanja dejanj, s katerimi je kršena ali bi lahko bila kršena znamka. Brez teh medsebojno povezanih obveznosti take prepovedi ne bi mogli spremljati ukrepi, katerih cilj je zagotoviti, da se ta upošteva, tako da v veliki meri ne bi imela odvračilnega učinka.

(Glej točki 57 in 59 ter točko 2 izreka.)