Vec T‑508/13

Government of Malaysia

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva HALAL MALAYSIA – Nezapísaná skoršia obrazová ochranná známka HALAL MALAYSIA – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia práv k označeniu nadobudnutých v súlade s právom členského štátu pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva – Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Používanie skoršej ochrannej známky ako značky – Režim žaloby podľa common law týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) – Neexistencia ‚goodwill‘“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 18. novembra 2015

1.      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku – Podmienky – Výklad s prihliadnutím na právo Únie – Posúdenie so zreteľom na kritériá stanovené vnútroštátnym právom, ktorým sa spravuje predmetné označenie

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 4)

2.      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku – Označenie, ktoré priznáva jeho majiteľovi právo zakázať použitie neskoršej ochrannej známky – Dôkazné bremeno

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 4)

3.      Vnútroštátne právo – Odkaz na vnútroštátne právo – Právo Spojeného kráľovstva – Režim žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off)

4.      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku – Označenie, ktoré priznáva jeho majiteľovi právo zakázať použitie neskoršej ochrannej známky – Obrazová ochranná známka HALAL MALAYSIA

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 4)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 20 – 22)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 22, 23)

3.      Z vnútroštátnej judikatúry vyplýva, že označenie určené na označovanie tovarov alebo služieb môže v zmysle práva uplatniteľného na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia nadobudnúť na trhu dobrú povesť.

Okrem toho z vnútroštátnej judikatúry vyplýva, že označenie, ktoré slúži na označenie tovarov alebo služieb, môže nadobudnúť dobrú povesť na trhu podľa práva uplatniteľného na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia aj napriek tomu, že ho používalo viacero subjektov. Z toho vyplýva, že táto „extenzívna“ forma žaloby uznaná vnútroštátnou judikatúrou umožňuje týmto subjektom vlastniť práva k označeniu, ktoré nadobudlo na trhu dobrú povesť.

Verejnoprávne subjekty môžu byť tiež chránené žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania označenia v rozsahu, v akom ich činnosti môžu vytvoriť „goodwill“. Ak totiž uvedené subjekty používajú určité označenie, ktoré im výlučne patrí, môžu sa odvolávať na „goodwill“ súvisiaci s uvádzaním výrobkov a služieb označených týmto označením na trh. Rovnako ak tieto subjekty používajú akékoľvek označenie spoločne s inými subjektmi, na „goodwill“ sa môžu odvolávať tak tieto verejné subjekty, ako aj dotknuté subjekty.

V prípadoch, keď skoršie označenie používa viacero subjektov, vlastníctvo „goodwill“ treba posúdiť vzhľadom na okolnosti veci. V dôsledku toho na určenie, či subjekt, ktorý podal námietku proti zápisu značky ako ochrannej známky Spoločenstva, je jediným vlastníkom „goodwill“, treba posúdiť silu príťažlivosti značky pre klientelu.

(pozri body 34, 35, 38, 39)

4.      V rozsahu, v akom označenie, ktoré je skoršie ako prihlasovaná obrazová ochranná známka HALAL MALAYSIA, slúži na označenie tovarov a služieb, ktoré certifikuje, môže ako značka nadobudnúť „goodwill“ požadovaný právom Spojeného kráľovstva v súvislosti s trestným činom neoprávneného používania označenia.

Vzhľadom na certifikačný systém namietateľa týkajúci sa kontroly, či výrobky spĺňajú požiadavky šárie, na jeho funkciu týkajúcu sa preskúmania výrobných postupov vyvinutých tretími osobami, ktoré sa chceli stať oprávnenými používateľmi jeho značky, a vzhľadom na jeho funkciu kontroly používania značky oprávnenými používateľmi, aby sa uistil, že sú dodržané normy kvality, ktoré stanovil, treba namietateľa považovať za majiteľa „goodwill“.

Keď si totiž spotrebitelia výrobkov a používatelia služieb všimnú značku udelenú namietateľom, sú informovaní o ich súlade s režimom halal podľa kontrolného systému garantovaného v Malajzii. Okrem toho značka označuje verejný charakter pochádzajúci od vlády, ktorý o tom informuje spotrebiteľa, čo posilňuje jej výlučné vlastníctvo namietateľom, a nie vlastníctvo, na ktorom sa podieľa s ostatnými subjektmi, a to ani s tými, ktoré sú oprávnené ju používať.

Existencia „goodwill“ požadovaného Spojeným kráľovstvom v súvislosti s trestným činom neoprávneného používania označenia však tak v jeho „extenzívnej“, ako aj „klasickej“ forme nebola preukázaná.

(pozri body 36, 42 – 44)