CONCLUSÕES DA ADVOGADA‑GERAL
ELEANOR SHARPSTON
apresentadas em 5 de julho de 2012 (1)
Processo C‑149/11
Leno Merken BV
contra
Hagelkruis Beheer BV
[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Gerechtshof te ’s‑Gravenhage (Países Baixos)]
«Marca comunitária — Regulamento n.° 207/2009 sobre a marca comunitária — Utilização séria — Lugar da utilização»
1. A proteção da marca é, na sua essência, territorial. Isso é assim porque a marca é um direito de propriedade que protege um sinal num território definido. Na União Europeia, a proteção das marcas coexiste a nível nacional e comunitário. O titular de uma marca nacional pode exercer os direitos associados a essa marca no território do Estado‑Membro no qual a marca é protegida pela legislação nacional. O titular da marca comunitária pode fazer o mesmo no território dos 27 Estados‑Membros porquanto a marca produz efeitos em todo esse território (2).
2. O artigo 15.°, n.° 1, de Regulamento (CE) n.° 207/2009 (3) do Conselho (a seguir «regulamento») prevê que a marca comunitária será sujeita a sanções se, num prazo de cinco anos a contar do registo, não tiver sido «utilizad[a] seriamente [...] na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada», exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização (4).
3. Embora o âmbito de proteção da marca comunitária esteja legalmente definido por referência ao território dos 27 Estados‑Membros, não se pode necessariamente dar a mesma resposta à questão de saber em que lugar deve essa marca ser objeto de utilização séria. No caso em apreço, o Tribunal de Justiça é chamado a determinar a extensão territorial na qual a marca tem de ser utilizada para observar se foi preenchida a condição prevista no artigo 15.°, n.° 1, do regulamento que prevê que a marca tem de ter sido «utilizad[a] seriamente» e, em especial, se é suficiente utilizar a marca no território de um único Estado‑Membro.
Enquadramento jurídico
Direito das marcas da União Europeia
Regulamento
4. São marcas comunitárias as «marcas de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no» regulamento (5). Podem constituir «marcas comunitárias todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas» (6).
5. De acordo com o segundo considerando do regulamento, «a realização de um mercado dessa natureza e o reforço da sua unidade implicam não só a eliminação dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços e a instituição de um regime que assegure não haver falseamento da concorrência, mas também a criação de condições jurídicas que permitam às empresas adaptar à partida as suas atividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da Comunidade». O segundo considerando refere ainda que:
«Entre os instrumentos jurídicos de que as empresas deverão dispor para o efeito, são particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender a fronteiras.»
6. O terceiro considerando refere que, para atingir os objetivos comunitários acima referidos, «parece adequado prever um regime comunitário de marcas que confira às empresas o direito de adquirirem, segundo um procedimento único, marcas comunitárias que gozem de proteção uniforme e produzam efeitos em todo o território da Comunidade». Este é o princípio do caráter unitário da marca comunitária, que «deverá ser aplicável salvo disposição em contrário do [...] regulamento».
7. O sexto considerando reconhece a liberdade de as empresas registarem uma marca como marca nacional ou como marca comunitária, salientando que «[c]om efeito, não parece justificável obrigar as empresas a depositarem as suas marcas como marcas comunitárias». De acordo com este considerando, «as marcas nacionais continuam a ser necessárias às empresas que não pretendem que as suas marcas sejam protegidas à escala comunitária».
8. De acordo com o décimo considerando «[a]penas se justificará proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efetivamente utilizadas».
9. O artigo 1.°, n.° 2, dispõe:
«A marca comunitária tem caráter unitário. A marca comunitária produz os mesmos efeitos em toda a Comunidade: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»
10. O registo de uma marca como marca comunitária confere ao seu titular determinados direitos exclusivos. Esses direitos estão enumerados, em especial, no artigo 9.°, que prevê o seguinte:
«1. A marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:
a) Um sinal idêntico à marca comunitária para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;
b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca comunitária e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
c) Um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca comunitária foi registada, sempre que esta goze de prestígio na Comunidade e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.
[…]»
11. O artigo 15.° prevê que o titular deve utilizar a marca comunitária:
«1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.
São igualmente consideradas como ‘utilização’, na aceção do primeiro parágrafo:
a) A utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;
b) A aposição da marca comunitária nos produtos ou na respetiva embalagem na Comunidade apenas para efeitos de exportação.
2. A utilização da marca comunitária com o consentimento do titular é considerada como feita pelo titular.»
12. O artigo 42.°, sob a epígrafe «Exame da oposição», refere:
«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.
3. O n.° 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alínea a), do artigo 8.°, partindo‑se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado‑Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»
13. O artigo 51.° é intitulado «Causas de extinção» e prevê:
«1. Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional em ação de contrafação:
a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização […];
[…]»
14. De acordo com o artigo 112.°, o titular pode requerer a transformação da marca comunitária numa marca nacional:
«1. O requerente ou o titular de uma marca comunitária pode requerer a transformação do seu pedido ou da sua marca comunitária em pedido de marca nacional:
a) Na medida em que o pedido de marca comunitária seja recusado, retirado ou considerado retirado;
b) Na medida em que a marca comunitária deixe de produzir efeitos.
2. A transformação não ocorre:
a) Quando o titular da marca comunitária tenha perdido os seus direitos por falta de uso dessa marca, a não ser que no Estado‑Membro para o qual a transformação foi pedida a marca comunitária tenha sido utilizada em condições que constituam uso real nos termos da legislação do referido Estado‑Membro;
[…]»
Diretiva
15. De acordo com o nono considerando da diretiva, «importa exigir que as marcas registadas sejam efetivamente usadas sob pena de caducidade»; esta exigência aplica‑se «a fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas».
16. O artigo 10.°, sob a epígrafe «Uso da marca», prevê:
«1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado‑Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente diretiva, salvo justo motivo para a falta de uso.
[…]»
17. O artigo 11.°, n.° 2, dispõe:
«Um Estado‑Membro pode prever que o registo de uma marca não possa ser recusado em virtude da existência de uma marca anterior invocada em oposição que não satisfaça as condições de uso exigidas nos n.os 1 e 2 ou, consoante for o caso, no n.° 3 do artigo 10.°»
18. O artigo 4.°, n.° 2, da diretiva esclarece que as «marcas anteriores» incluem marcas comunitárias.
Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos)
19. A Convenção Benelux em matéria de propriedade intelectual (marcas e desenhos ou modelos) (a seguir «Convenção Benelux») estipula, designadamente, as condições de obtenção e manutenção de uma marca Benelux e os direitos associados a esta marca.
20. A marca Benelux é obtida através de registo. No que respeita à determinação da ordem de precedência dos pedidos de registo (7), o artigo 2.3, alínea b), da Convenção Benelux prevê que devem ser tomados em consideração os direitos sobre «marcas idênticas ou semelhantes apresentadas para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, se existir um risco de confusão, no espírito do público, que compreenda o risco de associação com a marca anterior» (8). O titular dessa marca anterior pode, de acordo com o artigo 2.14., n.° 1, deduzir oposição ao registo da marca.
21. De acordo com o artigo 2.46, o artigo 2.3 «é [igualmente] aplicável às marcas comunitárias em relação às quais seja validamente invocada a antiguidade no território do Benelux em conformidade com o [Regulamento sobre a marca comunitária] […]».
Processo principal e questões prejudiciais
22. A Leno Merken BV (a seguir «Leno») e a Hagelkruis Beheer BV (a seguir «Hagelkruis») são empresas envolvidas num litígio que tem por objeto o pedido de registo, apresentado por esta última em 27 de julho de 2009, do sinal nominativo «OMEL» como marca Benelux para determinados serviços das classes 35, 41 e 45 da Classificação de Nice (9). A Leno deduziu oposição a este registo em 18 de agosto de 2009, alegando que é titular da marca comunitária «ONEL», registada em 2 de outubro de 2003 para determinados serviços das classes 35, 41 e 42 da Classificação de Nice (10). A oposição baseou‑se nos argumentos expostos numa carta de 26 de outubro de 2009, à qual a Hagelkruis respondeu em 2 de dezembro de 2009.
23. Em 6 de novembro de 2009, a Hagelkruis solicitou à Leno provas da utilização séria da marca comunitária «ONEL». A Leno respondeu a esse pedido em 19 de novembro de 2009.
24. Em 15 de janeiro de 2010, o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual (a seguir «IBPI») julgou a oposição da Leno improcedente e decidiu que o pedido de registo da marca «OMEL» como marca Benelux apresentado pela Hagelkruis devia ser deferido.
25. A Leno interpôs recurso dessa decisão para o Gerechtshof te ’s‑Gravenhage (Tribunal de Recurso Regional de Haia). É pacífico perante este Gerechtshof que: i) «ONEL» e «OMEL» são marcas semelhantes; ii) as marcas foram registadas para serviços idênticos ou pelo menos semelhantes; iii) entre «ONEL» e «OMEL» existe um risco de confusão no espírito do público na aceção do artigo 2.3, alínea b), da Convenção Benelux; e que iv) a Leno utilizou seriamente a «ONEL» nos Países Baixos. A divergência entre a Leno e a Hagelkruis diz respeito à questão de saber se a Leno tem de provar a utilização séria da «ONEL» em mais do que um único Estado‑Membro para poder deduzir oposição ao registo da «OMEL» pretendido pela Hagelkruis.
26. O órgão jurisdicional de reenvio submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1. O artigo 15.°, n.° 1, do [Regulamento] deve ser interpretado no sentido de que, para efeitos de apreciação da ‘utilização séria’ de uma marca comunitária, é suficiente [a sua utilização] dentro das fronteiras de um único Estado‑Membro, desde que [esta utilização], tratando‑se de uma marca nacional, seja considerada [uma ‘utilização séria’] nesse Estado‑Membro [v. Declaração Conjunta n.° 10 relativa ao artigo 15.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993 e as diretivas relativas ao processo de oposição no IHMI]?
2. Em caso de resposta negativa à primeira questão, [a utilização] acima descrit[a] de uma marca comunitária num único Estado‑Membro não pode, em caso algum, ser [considerada utilização séria] na Comunidade, na aceção do artigo 15.°, n.° 1, do [Regulamento]?
3. Caso [a utilização] de uma marca comunitária num único Estado‑Membro não deva, em caso algum, ser considerad[a] [utilização séria] na Comunidade, que requisitos devem ser impostos, a par dos outros fatores, ao âmbito territorial do uso de uma marca comunitária, para efeitos da apreciação [da utilização séria] na Comunidade?
4. Ou deverá o artigo 15.° do [Regulamento] — ao contrário do acima exposto — ser interpretado no sentido de que, na apreciação [da utilização séria] na Comunidade, se deve abstrair totalmente das fronteiras do território dos Estados‑Membros individuais [e, por exemplo, basear‑se em quotas de mercado (mercado do produto/mercado geográfico)]?»
27. Foram apresentadas observações escritas pela Leno, pela Hagelkruis, pelos Governos belga, dinamarquês, alemão, húngaro, neerlandês e do Reino Unido, e pela Comissão Europeia.
28. Na audiência realizada em 19 de abril de 2012, a Leno, a Hagelkruis, os Governos dinamarquês, francês e húngaro, e a Comissão apresentaram alegações orais.
Apreciação
Observações preliminares
29. Com as quatro questões prejudiciais que submeteu, o Gerechtshof te ’s‑Gravenhage pede essencialmente ao Tribunal de Justiça que determine a extensão do território no qual o titular da marca comunitária deve utilizar a marca para evitar as sanções previstas no regulamento e, deste modo, manter os direitos exclusivos associados à marca.
30. A proteção de que uma marca comunitária beneficia deixa de se justificar se esta não for efetivamente utilizada (11). Se o simples registo da marca como marca comunitária fosse suficiente para beneficiar da proteção em todo o território dos 27 Estados‑Membros, as empresas poderiam pedir proteção para marcas que não utilizam e que não tencionam utilizar. Ao atuar deste modo, poderiam privar os concorrentes da oportunidade de utilizarem essa marca ou uma semelhante aquando da introdução no mercado interno de produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes aos abrangidos pela marca. É por este motivo que o titular de uma marca comunitária deixa de poder invocar direitos de monopólio exclusivos associados à marca se esta não tiver sido objeto de utilização séria na Comunidade durante cinco anos a contar do registo.
31. O despacho de reenvio contém poucos elementos sobre o registo da «ONEL» como marca comunitária ou sobre as circunstâncias que levaram à conclusão de que a marca foi objeto de utilização séria nos Países Baixos (12). De acordo com o despacho de reenvio, a Leno alegou, sem ter sido contestada, que se a «ONEL» fosse uma marca neerlandesa, se teria considerado que foi objeto de utilização séria nos Países Baixos. Não foram fornecidas ao Tribunal de Justiça informações pormenorizadas sobre o mercado para os serviços abrangidos pela «ONEL» ou sobre a utilização específica dessa marca nos Países Baixos. Assim, abordarei em termos gerais a questão da extensão do território no qual deve ser demonstrada a utilização da marca comunitária.
Significado de «utilizado seriamente a marca na Comunidade» no artigo 15.°, n.° 1, do regulamento
32. O Tribunal de Justiça já examinou anteriormente o significado do conceito «utilizado seriamente», sobretudo em relação às marcas nacionais ou às marcas Benelux (13). As marcas nacionais devem ser objeto de «uso sério […] no Estado‑Membro» (14). Em contrapartida, o titular da marca tem de ter «utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade» (15). Embora estes tipos de marca existam ao abrigo de diferentes jurisdições, considero que a função desempenhada pela condição que impõe que o titular tenha «utilizado seriamente» a marca é a mesma. Destina‑se a garantir que o registo não contém marcas que, em vez de melhorar, constituam obstáculos à concorrência no mercado porque limitam o âmbito dos sinais que podem ser registados como marcas por outros, não têm nenhum fim comercial e não ajudam, na prática, a distinguir produtos ou serviços no mercado relevante e a associá‑los ao titular da marca.
33. Se uma marca comunitária não for utilizada de forma consistente com a sua função, a proteção da marca em todo o território dos 27 Estados‑Membros deve desaparecer. Aplica‑se o mesmo princípio a uma marca nacional, embora a perda da proteção esteja obviamente limitada ao território do Estado‑Membro no qual a marca estava registada. Assim, não vejo razões pelas quais o Tribunal de Justiça não deve interpretar o conceito de «utilizado seriamente» do artigo 15.°, n.° 1, do regulamento de uma forma que corresponda, em termos gerais, ao significado que deu ao mesmo conceito na diretiva (16).
34. A redação dos artigos 10.°, n.° 1, da diretiva e 15.°, n.° 1, do regulamento também não difere pelo facto de o primeiro indicar «no Estado‑Membro», enquanto o último indica «na Comunidade». Isto parece sugerir que a questão de saber se uma marca comunitária foi objeto de utilização séria depende da apreciação dos critérios relevantes numa dimensão geográfica que transcende a dimensão do contexto em que é demonstrada a utilização séria da marca nacional.
Irrelevância da utilização fora da Comunidade
35. A expressão «na Comunidade» constante do artigo 15.°, n.° 1, do regulamento significa claramente que a utilização da marca comunitária fora do território dos 27 Estados‑Membros não pode contribuir para demonstrar que a marca foi objeto de utilização séria para evitar as sanções previstas no regulamento (17). Esta interpretação do artigo 15.°, n.° 1, é consistente com o princípio de que a proteção da marca comunitária está limitada a esse território.
36. Além disso, se a interpretação contrária fosse correta, não teria havido motivo para o legislador referir expressamente no artigo 15.°, n.° 1, alínea b) que a aposição da marca comunitária nos produtos ou na respetiva embalagem apenas para efeitos de exportação «[é] igualmente [considerada] como ‘utilização’, na aceção do primeiro parágrafo».
Irrelevância do conceito «utilizado seriamente a marca na Comunidade»
37. A redação do artigo 15.°, n.° 1, do regulamento não distingue os diferentes tipos de utilização séria da marca em função do lugar, que não seja «na Comunidade», em que ocorre essa utilização. A disposição centra‑se na questão de saber se o titular «utiliz[ou] seriamente a marca na Comunidade», que considero ser um conceito indivisível. Isto significa que «utilizado seriamente a marca» e «na Comunidade» não são condições cumulativas que devem ser examinadas separadamente.
38. O Tribunal de Justiça já aceitou que «a importância territorial da utilização é apenas um dos fatores que deve ser tido em conta, entre outros, para determinar se esta [utilização] é ou não séria» (18). O lugar da utilização é, assim, um fator a considerar na apreciação da questão de saber se a marca foi objeto de utilização séria na Comunidade. Não se trata de uma condição independente que se aplica juntamente com a condição de utilização séria (19), nem do fator único ou dominante que determina o que constitui utilização séria na Comunidade.
39. Só por esta razão, considero que a utilização da marca comunitária no interior das fronteiras de um único Estado‑Membro não é, por si só, necessariamente suficiente para constituir uma utilização séria dessa marca uma vez que a extensão territorial da utilização é apenas um dos fatores que devem ser tomados em consideração na apreciação.
Extensão territorial da utilização na aceção do artigo 15.°, n.° 1, do regulamento
— A aplicação do critério utilizado pelo Tribunal de Justiça no acórdão PAGO
40. Diversas partes que apresentaram observações referiram que o Tribunal Geral já decidiu no acórdão HIWATT que «[a utilização séria] supõe que a marca esteja presente numa parte substancial do território no qual é protegida», ou seja, da Comunidade (20). Este é o mesmo critério que foi utilizado no acórdão PAGO (21) para determinar se uma marca goza de prestígio na Comunidade (22).
41. Na minha opinião, o acórdão PAGO referia‑se a uma questão diferente. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça decidiu que para uma marca comunitária gozar de prestígio na Comunidade, para efeitos de obter a proteção adicional ao abrigo do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do regulamento, deve gozar de prestígio numa parte substancial do território da Comunidade para que o seu titular possa exercer o direito descrito nessa disposição (23). Esse território pode corresponder ao território de um Estado‑Membro. No presente processo, pelo contrário, o Tribunal de Justiça é chamado a determinar a extensão do território no qual a marca comunitária deve ser utilizada para evitar sanções como a extinção.
42. Parto, por conseguinte, do princípio de que a interpretação feita no acórdão PAGO não pode ser diretamente transposta para o contexto da extinção da marca comunitária e da condição da utilização séria.
— A utilização da marca comunitária deve ser suficiente para manter ou criar quotas de mercado no mercado interno
43. O Tribunal de Justiça decidiu no acórdão Sunrider que a marca nacional é objeto de uma utilização séria «quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços» (24). Deve ser «quantitativamente suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca» (25). A questão de saber se uma marca foi objeto de utilização séria deve ser determinada com base em todos os factos e circunstâncias do caso, incluindo as características do setor económico e do mercado em questão, a natureza dos produtos e serviços protegidos pela marca, e o alcance e a frequência da utilização (26).
44. Portanto, fundamentalmente, as marcas são usadas em mercados. O mercado relevante da marca comunitária é o mercado interno que, de acordo com o artigo 26.°, n.° 2, TFUE, compreende «um espaço sem fronteiras internas no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada».
— A extensão do território no qual a marca comunitária deve ser utilizada para respeitar a condição prevista no artigo 15.°, n.° 1, do regulamento
45. A marca comunitária permite às empresas adaptarem as suas atividades à escala do mercado interno. Com efeito, a marca comunitária foi criada para as empresas que pretendem explorar ou prosseguir atividades a nível comunitário e que pretendem fazê‑lo imediatamente ou a curto prazo. A marca comunitária permite aos comerciantes, aos consumidores, aos produtores e aos distribuidores identificar produtos e serviços no mercado e distingui‑los dos produtos de outros em toda a Comunidade. Isto é consistente com os objetivos gerais da proteção da marca comunitária, que consistem em estimular e permitir o exercício sem entraves de uma atividade económica em todo o mercado interno, mediante a comunicação de informações sobre os produtos ou serviços abrangidos pela marca (27).
46. Para este efeito, as marcas comunitárias são protegidas em todo o território da Comunidade, sem distinções com base nas fronteiras territoriais entre Estados‑Membros.
47. O artigo 15.° do regulamento prevê que, para preservar essa proteção, a marca comunitária deve ser «utilizad[a] seriamente [...] na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada». Se a marca não for utilizada, o seu titular poderá perder, de acordo com o artigo 42.°, n.° 2, do regulamento, o direito de deduzir oposição em relação a um pedido de registo de uma marca semelhante para serviços idênticos ou semelhantes (28). O princípio também se aplica se o titular de uma marca nacional anterior deduzir oposição ao registo da marca comunitária: nessa circunstância, o artigo 42.°, n.° 3, do regulamento prevê que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado‑Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida. Em meu entendimento, deve aplicar‑se o mesmo princípio, mutatis mutandis, quando uma oposição a uma marca nacional se basear numa marca comunitária anterior, ou seja, pode ser pedido ao titular desta última que demonstre a utilização séria na Comunidade (29). O caráter unitário da marca comunitária significa que esta deve gozar de proteção em termos idênticos nos processos de oposição que envolvem o registo de marcas nacionais e de marcas comunitárias.
48. Para determinar se está preenchida a condição da utilização séria na Comunidade, considero que o órgão jurisdicional nacional deve examinar todas as formas de utilização da marca no mercado interno. Nesse contexto, a definição geográfica do mercado relevante é todo o território dos 27 Estados‑Membros. As fronteiras entre Estados‑Membros e as respetivas dimensões dos seus territórios não são pertinentes para esta questão. O que é relevante é a presença comercial dessa marca e, consequentemente, a presença dos produtos ou serviços abrangidos pela marca no mercado interno.
49. No caso em apreço, considero que a utilização feita da marca no mercado neerlandês faz parte dessa apreciação e pode contribuir para determinar se a marca penetrou no mercado interno no que respeita aos serviços abrangidos pela marca. Contudo, a utilização ou a não utilização fora dos Países Baixos também é relevante.
50. A este respeito, existe uma diferença entre marcas nacionais e marcas comunitárias. Para determinar se a marca nacional foi utilizada seriamente, só exemplos de utilizações efetuadas no território do Estado‑Membro no qual a marca está registada são relevantes, ainda que o titular a utilize noutros locais. Por outro lado, a apreciação da utilização da marca comunitária na aceção do artigo 15.°, n.° 1, do regulamento deve ter em conta exemplos de utilizações efetuadas em todo o mercado interno. A questão de saber se uma marca comunitária foi usada num ou em vários Estados‑Membros é irrelevante. O que é relevante é o impacto da utilização no mercado interno: mais concretamente, saber se esta utilização é suficiente para manter ou criar uma quota de mercado nesse mercado para os produtos e serviços abrangidos pela marca e se essa utilização contribui para a presença comercialmente relevante dos produtos e serviços nesse mercado (30). A questão de saber se essa utilização se traduz num êxito comercial efetivo não é relevante (31).
51. O Tribunal de Justiça decidiu no acórdão La Mer que a questão de saber se uma utilização é quantitativamente suficiente «depende de vários fatores e de uma apreciação do caso vertente que compete, em cada caso, ao órgão jurisdicional nacional». Podem ser tomados em consideração «[a]s características desses produtos ou serviços, a frequência ou a regularidade do uso da marca, o facto de a marca ser utilizada para comercializar a totalidade dos produtos ou serviços idênticos da empresa titular ou simplesmente alguns deles, ou ainda as provas que o titular tem de apresentar relativas ao uso da marca» (32). O Tribunal de Justiça considerou que «não é possível determinar a priori, de forma abstrata, qual o limite quantitativo que deve ser considerado para determinar se o uso tem ou não caráter sério»; um limite quantitativo «não [permitiria] ao órgão jurisdicional nacional apreciar a totalidade das circunstâncias do litígio que lhe é submetido» (33). Considero que este raciocínio deve aplicar‑se à apreciação global da utilização séria, incluindo, na medida em que tal seja adequado, à apreciação da extensão da utilização territorial da marca.
52. Na minha opinião, a apreciação casuística daquilo que constitui uma utilização séria implica que sejam averiguadas as características do mercado interno para os produtos e serviços concretos envolvidos. Exige também que se tome em consideração que essas características poderem variar ao longo do tempo.
53. A oferta ou a procura em determinadas partes do mercado interno, ou o respetivo acesso a este, podem ser limitadas em função, por exemplo, de obstáculos linguísticos, de custos de transporte ou de investimento, ou de gostos e hábitos dos consumidores. A utilização de uma marca numa área na qual o mercado está especialmente concentrado pode, assim, desempenhar um papel mais significativo na apreciação do que a utilização da mesma marca numa parte do mercado na qual a oferta e a procura desses produtos ou serviços são reduzidas ou encontram‑se numa fase embrionária.
54. Também é concebível que a utilização local da marca comunitária produza ainda assim efeitos no mercado interno ao assegurar, por exemplo, que os produtos sejam conhecidos — de uma forma comercialmente relevante — pelos intervenientes num mercado que tem dimensões superiores às do território no qual a marca é utilizada (34).
55. Não considero, portanto, que a utilização num território que corresponde a um único Estado‑Membro se opõe necessariamente a que a utilização seja qualificada de «séria» na Comunidade. Ao mesmo tempo, não considero, por exemplo, que a utilização da marca num sítio Internet que é acessível em todos os 27 Estados‑Membros seja, por definição, uma utilização séria na Comunidade.
56. Interpretar neste sentido a condição que impõe que o titular deve ter «utilizado seriamente a marca na Comunidade» garante que empresas de todos os tipos tenham liberdade para optarem por registar a marca como uma marca nacional ou uma marca comunitária (35). A marca comunitária e a sua coexistência com marcas nacionais foram criadas com o objetivo de satisfazer as necessidades de todos os intervenientes no mercado, e não apenas as necessidades das pequenas empresas que operam num único Estado‑Membro ou numa pequena parte do mercado interno, ou das grandes empresas que estão ativas em todo ou numa parte considerável do mercado interno. Devem poder beneficiar da proteção da marca comunitária todos os tipos de empresas que pretendam proteger as suas marcas em todo o território dos 27 Estados‑Membros e que tenham o objetivo de utilizar a marca de uma forma que irá manter ou criar uma quota de mercado no mercado interno relevante.
57. No caso em apreço, considero que a decisão do órgão jurisdicional nacional sobre a questão de saber se a condição da utilização séria prevista no artigo 15.°, n.° 1, do regulamento foi satisfeita não se pode basear apenas numa apreciação de exemplos de utilizações da «ONEL» nos Países Baixos. Pelo contrário, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todas as utilizações no mercado interno, que incluem obviamente as utilizações nos Países Baixos, e ponderar cada utilização à luz das características específicas do mercado e da quota de mercado do titular nesse mercado. Se o órgão jurisdicional nacional concluir, por exemplo, que o mercado interno para os serviços abrangidos pela «ONEL» está especialmente concentrado nos Países Baixos e eventualmente em territórios vizinhos, poderá ser dado um peso especial à utilização da marca apenas nos Países Baixos. Ao mesmo tempo, o órgão jurisdicional nacional deve alargar o seu exame de modo a incluir formas de utilização que podem não ser relevantes para apreciar a utilização séria de uma marca nacional neerlandesa tais como, por exemplo, utilizações de uma marca comunitária que divulguem os serviços de uma forma comercialmente significativa para potenciais clientes de fora dos Países Baixos.
58. Ao fazer essa apreciação, o órgão jurisdicional nacional deve também ter em consideração que estes não são factos estáticos que devem ser demonstrados e apreciados. Pelo contrário, podem evoluir ao longo do tempo, incluindo durante os cinco anos subsequentes ao registo da marca.
59. Considero, portanto, que a utilização séria da marca na Comunidade, na aceção do artigo 15.°, n.° 1, do regulamento é uma utilização que, tendo sido tomadas em consideração as características específicas do mercado relevante, é suficiente para manter ou criar uma quota de mercado nesse mercado relativamente aos produtos e serviços abrangidos pela marca comunitária.
60. Tendo chegado a esta conclusão, não considero que a Declaração Conjunta ou as diretivas relativas ao processo de oposição — documentos que evidentemente não são vinculativos para o Tribunal de Justiça — são necessárias para efetuar a análise. Em meu entender, a redação do artigo 15.°, n.° 1, lido à luz do seu contexto, e objeto e finalidade, é suficientemente clara. Em todo o caso, nem a Declaração Conjunta nem as diretivas relativas ao procedimento de oposição, parecem contrariar a minha conclusão.
— A extensão territorial da utilização da marca comunitária e a transformação desta numa marca nacional em caso de não utilização
61. Por último, ao contrário de algumas das partes que apresentaram observações, considero que a minha interpretação do artigo 15.°, n.° 1, do regulamento não põe em causa o efeito útil do artigo 112.°, n.° 2, alínea a), do mesmo regulamento. O artigo 112.° também não é decisivo para distinguir a condição da utilização séria da marca comunitária da condição da utilização séria da marca nacional.
62. O artigo 112.° descreve as circunstâncias em que a marca comunitária pode ser transformada numa marca nacional. A transformação é excluída quando «o titular da marca comunitária tenha perdido os seus direitos por falta de uso dessa marca». O artigo 112.°, n.° 2, alínea a), prevê uma exceção a esta regra se «no Estado‑Membro para o qual a transformação foi pedida a marca comunitária [tiver] sido utilizada em condições que constituam uso real nos termos da legislação do referido Estado‑Membro».
63. A falta de utilização é, portanto, distinguida, por um lado, da utilização séria na Comunidade e, por outro, da utilização séria da marca nacional ao abrigo da legislação de um Estado‑Membro. Se a utilização num único Estado‑Membro puder, depois de todos os outros factos terem sido tomados em consideração, constituir uma utilização séria na Comunidade, não haverá fundamento para a extinção da marca e não se verificam as circunstâncias em que a transformação fica excluída. Em determinadas circunstâncias, a mesma utilização de uma marca preenche as condições tanto da utilização séria da marca comunitária como da utilização séria da marca nacional. Nesse caso, o artigo 112.° não será aplicável. Em contrapartida, se um órgão jurisdicional nacional entender, depois de tomar em consideração todos os factos do caso, que a utilização num Estado‑Membro foi insuficiente para constituir uma utilização séria na Comunidade, poderá ainda ser possível converter a marca comunitária numa marca nacional, através da aplicação da exceção prevista no artigo 112.°, n.° 2, alínea a).
Conclusão
64. À luz das considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões suscitadas pelo Gerechtshof te ’s‑Gravenhage nos seguintes termos:
«O artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, deve ser interpretado no sentido de que i) a utilização de uma marca comunitária dentro das fronteiras de um único Estado‑Membro não é, por si só, necessariamente suficiente para constituir uma utilização séria dessa marca, mas ii) é possível que, após a tomada em consideração de todos os fatores relevantes, a utilização da marca comunitária no interior da área correspondente ao território de um único Estado‑Membro possa constituir uma utilização séria na Comunidade.
A utilização séria na Comunidade na aceção do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009 é uma utilização que, depois de tomadas em consideração as características específicas do mercado relevante, é suficiente para manter ou criar uma quota de mercado nesse mercado para os produtos e serviços abrangidos pela marca comunitária.»